Esame preliminare internazionale

Generalità

L’esame internazionale può essere richiesto ai sensi del capitolo II del PCT (A31.1 PCT) al fine di ottenere un parere preliminare, non vincolante, sulle questioni:

• di novità (l’invenzione non presenta uno stato della tecnica secondo la R64.1 PCT (A33.2 PCT)),
• di attività inventiva (l’invenzione non è ovvia per un tecnico del settore considerando lo stato della tecnica della R64.1 PCT (A33.3 PCT)) e di applicazione industriale (l’invenzione può essere prodotta o utilizzata in qualsiasi tipo di industria (A33.4 PCT)).

La procedura di esame internazionale rimane confidenziale (fatta eccezione per il fatto che tale esame è stato richiesto) (A38 PCT e R94 PCT).

Richiesta di esame internazionale

Condizioni preliminari

Condizioni

Per presentare una richiesta di esame preliminare, è necessario:

• che uno dei depositanti (A31.2.a PCT e R54.2 PCT) alla data di presentazione della richiesta di esame (es. cessione registrata dall’IB, R92bis.1.a.i PCT): sia domiciliato in uno degli Stati contraenti vincolati dal capitolo II; o sia cittadino di uno degli Stati contraenti vincolati dal capitolo II; e che la domanda sia stata depositata presso un Ufficio Ricevente (RO) di uno Stato contraente vincolato dal capitolo II (A31.2.a PCT e R54.2 PCT). Se l’IB è RO, si considera che agisca per il RO dello Stato contraente del suo domicilio o di cui è cittadino (R54.3 PCT).

Stati vincolati dal capitolo II

Attualmente, tutti i membri del PCT sono vincolati dal capitolo II (vedi Allegato A della Guida del Depositante) il che riduce notevolmente l’impatto di tali condizioni (cioè nessuna riserva ai sensi dell’A64.1 PCT).

Sanzione

Se tali condizioni non sono comunque soddisfatte, la richiesta di esame è considerata come non presentata (R54.4 PCT).

Indicazioni nel modulo di richiesta di esame

Se le indicazioni relative al domicilio o alla cittadinanza del depositante fornite nel modulo di richiesta di esame preliminare non confermano il diritto del depositante a presentare tale richiesta di esame, l’IPEA ne informa il depositante e l’IB: la richiesta è considerata come non presentata (R61.1.b PCT unitamente a R54.4 PCT).

È tuttavia possibile correggere il modulo di richiesta di esame fornendo la prova che attesti la cittadinanza o il domicilio del depositante (istruzioni amministrative 614): l’IPEA considererà che la richiesta sia stata effettuata correttamente alla data della prima presentazione della richiesta di esame se le prove sono ritenute soddisfacenti.

Competenza

Principio

La richiesta di esame internazionale deve essere presentata presso un’IPEA competente (A31.6.a PCT).

Le IPEA sono designate dall’assemblea (A32.3 PCT unitamente a A16.3 PCT):

• Austria, Australia, Brasile, Canada, Cina, Egitto, UEB, Spagna, Finlandia, India, Israele, Giappone, Repubblica di Corea, Russia, Svezia, USA, Istituto nordico dei brevetti.

Limitazione della competenza da parte del RO

Ogni RO (ad eccezione dell’IB) indica l’elenco delle IPEA competenti (A32.2 PCT e R59.1 PCT).

Se il RO è l’IB, le IPEA competenti sono l’unione delle IPEA che sarebbero state competenti se la domanda fosse stata depositata in ogni possibile RO (R59.1.b PCT unitamente a R35.3.a PCT).

Un RO può limitare le IPEA possibili in funzione del tipo (es. lingua) della domanda (R59.1.a PCT unitamente a R35.2.a.ii PCT).

Limitazione della competenza da parte dell’IPEA

L’IPEA può limitare la propria competenza, ad esempio, in funzione dell’ISA che ha effettuato la ricerca (A32.3 PCT insieme A16.3.b PCT).

Domanda presso un’amministrazione non competente

Se la domanda di esame è presentata presso un’amministrazione che non è competente a essere IPEA (al di fuori dell’IB), tale amministrazione appone sulla domanda di esame la data di ricezione (R59.3.a PCT) e trasmette tale domanda all’IB.

Una volta che questa domanda di esame è presso l’IB (o se è arrivata direttamente tramite il depositante, R59.3.b PCT) o se l’amministrazione non competente decide di farlo essa stessa (R59.3.f PCT), la domanda viene inviata all’IPEA competente. Questo invio segue la logica seguente (R59.3.c PCT):

• se una sola IPEA è competente, l’IB o l’amministrazione non competente trasmette la domanda di esame a tale amministrazione e ne informa il depositante. Oppure
• se più IPEA possono essere competenti,
  • l’IB o l’amministrazione non competente invita il depositante a indicare l’IPEA alla quale la domanda di esame deve essere trasmessa. Il depositante deve rispondere entro il termine che scade più tardi tra (insieme R54bis.1.a PCT):
    • 3 mesi dalla data di trasmissione al depositante del RRI, o
    • 22 mesi dalla data di priorità,
    • 15 giorni dall’invito.
  • in caso di risposta del depositante, l’IB o l’amministrazione non competente trasmette la domanda all’IPEA indicata (R59.3.e PCT);
  • in caso contrario, la domanda è considerata come mai presentata (R59.3.e PCT).

La data apposta dall’amministrazione non competente o dall’IB sarà considerata come la data effettiva di ricezione della domanda di esame da parte dell’IPEA (R59.3.e PCT).

Termine

Principio

La domanda di esame deve essere presentata prima della scadenza del termine che scade più tardi tra (R54bis.1.a PCT):

• 19 mesi per i paesi con riserve (A39.1.a PCT)
• altrimenti:
  • 3 mesi dalla data di trasmissione al depositante del RRI, o
  • 22 mesi dalla data di priorità.

In mancanza, la domanda di esame è considerata non presentata (R54bis.1.b PCT).

Eccezioni

Per i seguenti Stati (che hanno emesso una riserva ai sensi dell’A22.1 PCT), la domanda di esame internazionale deve essere presentata prima della scadenza del termine di 19 mesi dalla priorità (A39.1.a PCT) affinché l’entrata in fase nazionale sia posticipata a 30 mesi (e non 20 mesi):

• Lussemburgo,
• Uganda,
• Repubblica Unita di Tanzania.

Forma della domanda

La domanda di esame deve essere redatta sul modulo PCT/IPEA/401 (stampato o stampato da computer, A31.3 PCT insieme R53.1.a PCT insieme istruzioni amministrative 102).

Questo modulo è disponibile presso l’IB, il RO o l’IPEA (R53.1.b PCT)

Rappresentanza da parte di un rappresentante

La rappresentanza da parte di un rappresentante non è mai obbligatoria davanti all’IPEA.

Tuttavia, se il depositante lo desidera, può essere rappresentato da:

• lo stesso rappresentante che per il deposito o qualsiasi rappresentante abilitato ad agire davanti al RO (R90.1.a PCT);
• da un rappresentante abilitato ad agire davanti all’IPEA (R90.1.c PCT).

Inoltre, il rappresentante designato presso il RO può designare un rappresentante secondario al fine di compiere gli atti presso l’IPEA (R90.1.d PCT).

Rappresentante comune

Come per il deposito, in caso di pluralità di depositanti e se nessun rappresentante comune è stato costituito, è necessario designare un rappresentante comune.

Se nessun rappresentante comune è designato dai depositanti (R90.2.a PCT), il primo depositante che è abilitato a depositare una domanda presso l’Ufficio ricevente è considerato come il rappresentante comune (R90.2.b PCT).

Contenuto della domanda

La domanda di esame deve contenere:

• una petizione (R53.2.a.i PCT); preferibilmente redatta come indicato nella R53.3 PCT: « Richiesta di esame preliminare internazionale ai sensi dell’articolo 31 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti – Il sottoscritto richiede che la domanda internazionale specificata di seguito sia sottoposta a un esame preliminare internazionale conformemente al Trattato di cooperazione in materia di brevetti », indicazioni riguardanti il depositante (R53.2.a.ii PCT e R53.4 PCT) e, se del caso, il rappresentante (R53.2.a.ii PCT e R53.5 PCT):
  • si applicano le stesse regole previste per il deposito (R4 PCT);
  • in caso di pluralità di depositanti, è sufficiente che tale indicazione sia fornita per almeno uno di essi per rendere valida la domanda di esame (R60.1.a-bis PCT);
• indicazioni riguardanti la domanda internazionale alla quale si riferisce (R53.2.a.iii PCT e R53.6 PCT):
  • il nome del depositante
  • l’indirizzo del depositante,
  • il titolo dell’invenzione,
  • la data del deposito internazionale (se il depositante la conosce) e
  • il numero della domanda internazionale o, in mancanza, il nome dell’ufficio ricevente presso il quale la domanda internazionale è stata depositata.
• se del caso, una dichiarazione relativa alle modifiche (R53.2.a.iv PCT);
  • tale dichiarazione deve indicare se le modifiche devono essere prese in considerazione per l’esame (in tal caso deve essere allegata una copia delle modifiche) o se devono essere prese in considerazione altre modifiche secondo l’A34 PCT (R53.9 PCT);
  • tale dichiarazione può indicare, se rimane ancora tempo al depositante per presentare modifiche, che il depositante desidera differire l’esame (R53.9.b PCT);
  • l’IPEA differirà quindi il suo esame finché tali modifiche non saranno state ricevute (A34.1 PCT insieme a R69.1.c PCT).
• e una firma (R53.2.b PCT) di tutti i depositanti (R53.8.a PCT):
  • ma non sussiste alcuna irregolarità se solo uno dei depositanti firma (R60.1.a-ter PCT);
  • un rappresentante o un rappresentante comune può firmare la domanda di esame al posto dei depositanti (R90.3 PCT). Una procura generale (R90.5.a PCT) o particolare (R90.4.a PCT) può essere richiesta dall’IPEA (o si può rinunciarvi, R90.4.d PCT e R90.5.c PCT).
  • alcuni Uffici riceventi possono accettare « sigilli » al posto delle firme (R2.3 PCT). Questo può essere il caso, in particolare, per l’ufficio cinese, giapponese o coreano (Guida del depositante §5.091).

Lingua della domanda di esame

La domanda di esame deve essere presentata (A31.3 PCT insieme a R55.1 PCT):

• nella lingua di deposito della domanda internazionale,
• se del caso, nella lingua di pubblicazione,
• se né la lingua di deposito né la lingua di pubblicazione sono accettate dall’IPEA, in una lingua della traduzione della domanda internazionale (vedi oltre).

Lingua della domanda internazionale

Domanda come depositata

Una traduzione della domanda internazionale è richiesta quando né la lingua di deposito né la lingua di pubblicazione sono accettate dall’IPEA.

Tale traduzione deve essere in una lingua di pubblicazione (R55.2.a.ii PCT) e in una lingua accettata dall’IPEA (R55.2.a.i PCT).

Tale requisito si applica anche alle parti o agli elementi mancanti forniti dopo la data di deposito (R55.2.a-bis PCT).

La presentazione di tale traduzione non è obbligatoria (R55.2.b PCT):

• se l’ISA è l’IPEA e
• se una traduzione è stata presentata all’ISA ai fini della ricerca.

Se nessuna traduzione viene presentata, l’IPEA invita il depositante a fornire la traduzione richiesta entro un termine minimo di 1 mese (R55.2.c PCT). Se nessuna traduzione viene presentata, la domanda di esame è considerata come mai presentata (R55.2.d PCT).

Modifiche

Le modifiche apportate in virtù dell’A19 PCT (e qualsiasi lettera che accompagna tali modifiche) devono essere parimenti tradotte allo stesso modo, se il depositante desidera che tali modifiche siano prese in considerazione (R55.3.b.ii PCT).

Se nessuna traduzione viene presentata, l’IPEA invita il depositante a fornire la traduzione richiesta entro un termine minimo di 1 mese (R55.3.c PCT). Se nessuna traduzione viene presentata, le modifiche non sono prese in considerazione per l’esame (R55.3.d PCT).

Elezione degli Stati

Una domanda di esame vale come elezione di tutti gli Stati designati e che sono vincolati dal capitolo II (cioè tutti, R53.7 PCT).

Tasse

Tassa di trattamento

Principio

La tassa di trattamento (R57.1 PCT) è fissata dall’IB nel Tariffario delle tasse (R57.2 PCT): 200 franchi svizzeri.

Termine

Essa è riscossa dall’IPEA a favore dell’IB (R57.1 PCT) entro un termine (R57.3 PCT):

• di 1 mese dalla data di ricezione effettiva della domanda di esame da parte dell’IPEA (la data della domanda di esame può essere anteriore se questa è presentata all’IB o a un’amministrazione non competente, cfr. sopra).
• di 22 mesi dalla priorità (non applicabile se l’IPEA è anche ISA e desidera intraprendere l’esame contemporaneamente alla ricerca, R57.3.c PCT).

Le tasse sono considerate pagate entro i termini se il pagamento è ricevuto prima che l’IPEA invii la notifica di mancato pagamento (vedi sotto, R58bis.1.c PCT).

Riduzione

È possibile ottenere una riduzione del 90 % della tassa di trattazione se il depositante è cittadino o residente :

• in un paese il cui reddito nazionale pro capite è inferiore a 3000$ degli Stati Uniti (Barème de taxes, punto 5.a) o
• in un paese classificato nella categoria dei paesi meno avanzati dalle Nazioni Unite (Barème de taxes, punto 5.b).

Tutti i depositanti (anche se non fanno parte del sistema PCT) devono soddisfare questo criterio per beneficiare della riduzione (Barème de taxes, punto 5).

Attualmente, l’OMPI indica che i seguenti Stati ne beneficiano (riduzione della tassa al 90 % per il PCT) :

Tassa per l’esame preliminare

Principio

La tassa per l’esame preliminare è stabilita dall’IPEA a proprio favore (R58.1.a PCT e R58.1.b PCT).

Termine

Deve essere pagata presso l’IPEA (R58.1.c PCT) entro un termine (R58.1.b PCT insieme a R57.3 PCT) :

• di 1 mese a decorrere dalla data di ricezione effettiva della richiesta di esame da parte dell’IPEA (la data della richiesta di esame può essere anteriore se questa è presentata all’IB o a un’amministrazione non competente, cfr. sopra).
• di 22 mesi a decorrere dalla priorità (non applicabile se l’IPEA è anche ISA e desidera intraprendere l’esame contemporaneamente alla ricerca, R58.1.b PCT insieme a R57.3.c PCT).

Le tasse si considerano pagate entro i termini se il pagamento è ricevuto prima che l’IPEA invii la notifica di mancato pagamento (vedi sotto, R58bis.1.c PCT).

Riduzione

Una riduzione di questa tassa può applicarsi ai cittadini di alcuni Stati sottosviluppati, ma ciò dipende dalle disposizioni particolari applicabili alle IPEA.

Mancato pagamento

Notifica

In caso di mancato pagamento (R58bis.1.a.ii PCT) o di pagamento insufficiente (R58bis.1.a.i PCT) entro i termini, l’IPEA invita il depositante a pagare entro 1 mese dalla data dell’invito (R58bis.1.a PCT).

Tale termine è prorogabile (guida del depositante §10.047).

Una tassa per pagamento tardivo può essere richiesta dall’IPEA (R58bis.1.a PCT):

• 50 % dell’importo non pagato (R58bis.2.a.i PCT);
• senza essere inferiore alla tassa di trattamento (R58bis.2.a.ii PCT);
• senza essere superiore al doppio della tassa di trattamento (R58bis.2.b PCT).

Sanzione

In caso di mancato pagamento, la domanda di esame è considerata come non presentata e l’IPEA lo dichiara (R58bis.1.b PCT).

Rimborso

Tassa di trattamento

L’IPEA rimborserà la tassa di trattamento (R57.4 PCT) se la domanda di esame è ritirata prima di essere inviata all’Ufficio internazionale, o se la domanda di esame è considerata come non presentata (depositante non abilitato o domanda presentata troppo tardi).

Tassa di esame preliminare

Ogni IPEA decide liberamente il rimborso della tassa di esame preliminare.

Rinuncia a una domanda di esame preliminare

Amministrazione competente

Il depositante può ritirare la propria domanda inviando una dichiarazione all’IB (A37.3.a PCT e R90bis.4.b PCT). Tuttavia, se tale dichiarazione è trasmessa all’IPEA, quest’ultimo annota la data di ricezione sulla dichiarazione e la trasmette all’IB: tale data sarà considerata come quella di consegna all’IB (R90bis.4.c PCT).

L’IB la notifica agli uffici eletti interessati e all’IPEA (A37.3.b PCT).

Termine

Tale dichiarazione deve essere ricevuta dall’IB entro il termine di 30 mesi dalla priorità (R90bis.4.a PCT).

Tassa

Il ritiro non comporta alcun costo (guida del depositante §11.060).

Firma

La dichiarazione di ritiro deve essere firmata da tutti i depositanti (R90bis.5 PCT).

Tale firma può essere sostituita dalla firma:

• del rappresentante (R90.3.a PCT);
• del rappresentante comune designato dagli altri depositanti (R90.3.c PCT).

Tuttavia, il depositante considerato come rappresentante comune non può firmare tale dichiarazione (R90.3.c PCT insieme R90bis.5 PCT): in tal caso, tutti i depositanti devono firmare.

Procura

Una procura è sempre richiesta in questo caso dall’amministrazione competente (R90.4.e PCT): nessuna rinuncia da parte dell’amministrazione è possibile.

Effetti

Il ritiro di tutte le elezioni degli Stati eletti comporta il ritiro della domanda di esame preliminare (A37.2 PCT): l’IPEA pone quindi fine al trattamento della domanda internazionale (R90bis.6.c PCT).

Se la domanda di esame per uno Stato eletto viene ritirata dopo il termine dell’A22 PCT, la domanda è considerata ritirata per tale Stato (A37.4.a PCT, salvo che uno Stato abbia disposto diversamente, guida del depositante §11.061): tali disposizioni sono utili solo per gli Stati con un termine diverso per gli Stati designati e un termine per gli Stati eletti, cioè quelli che hanno presentato una riserva all’A22.1 PCT: Lussemburgo, Uganda, Repubblica Unita di Tanzania (poiché per questi il termine non è di 30 mesi, ma di 20 mesi).

Trattamento della domanda di esame e correzione delle irregolarità

Ricezione da parte dell’IPEA

Al ricevimento, l’IPEA notifica al depositante la data di ricezione della domanda di esame (R61.1.b PCT).

L’IPEA verifica quindi le condizioni a cui la stessa deve rispondere (R61.1.a PCT).

Correzione delle irregolarità di forma, di lingua o di contenuto

Principio

Se vengono riscontrate irregolarità (relative alla forma o al contenuto della domanda), invita il depositante (R60.1.a PCT) a correggere tali irregolarità entro un termine minimo di un mese.

Il termine può essere prorogato fintanto che la decisione non è stata presa (R60.1.a PCT).

In caso di risposta

In caso di risposta, la domanda di esame corretta si considera ricevuta alla prima data di ricezione (R60.1.b PCT).

Tuttavia, se l’irregolarità non consente l’identificazione della domanda internazionale, la domanda si considera ricevuta alla data della correzione (R60.1.b PCT) e l’IPEA informa il depositante di questa nuova data (R61.1.b PCT).

In caso di mancata risposta

Se non viene fornita alcuna risposta entro i termini, la domanda è considerata come mai presentata (R60.1.c PCT) e l’IPEA lo dichiara (R60.1.c PCT nonché R61.1.b PCT) al depositante e all’IB.

Invio all’IB e notifica agli uffici eletti

L’IPEA invia la domanda di esame o una copia all’IB (R61.1.a PCT).

L’IB notifica quindi agli uffici eletti la loro elezione (A31.7 PCT e R61.2 PCT): il depositante viene informato di tale circostanza.

Pubblicazione nella Gazzetta

L’IB pubblica nella gazzetta le indicazioni relative alla domanda di esame e l’elenco degli Stati eletti (R61.4 PCT e istruzioni amministrative 431).

Esame preliminare internazionale

Data di inizio dell’esame

Principio

Normalmente, l’IPEA inizia l’esame (A34.1 PCT unitamente a R69.1.a PCT):

• se il termine per presentare una domanda di esame è scaduto (R54bis.1.a PCT, cioè max 22 mesi dalla priorità e 3 mesi dalla notifica del RRI) e
• non appena ha a disposizione:
  • la domanda di esame,
  • la tassa di trattamento e la tassa di esame preliminare,
  • il RRI con il parere scritto.

Inizio differito

Irregolarità

Naturalmente, se la richiesta di esame presenta irregolarità come indicato in precedenza, l’esame viene differito finché le irregolarità sono presenti (R60.1.c PCT).

Caso delle modifiche A19 PCT

Se sono state apportate modifiche in risposta al RRI e una dichiarazione indica che tali modifiche devono essere prese in considerazione per l’esame, l’IPEA differirà il suo esame finché tali modifiche non saranno state ricevute (A34.1 PCT insieme R69.1.c PCT).

Pertanto, il depositante ha interesse a includere una copia delle modifiche nella richiesta di esame (R53.9.a.i PCT) anche se l’IB le comunicherà infine (R62.1.ii PCT).

Inizio anticipato (procedura integrata)

Se l’IPEA è anche ISA, l’IPEA può decidere (salvo contrordine del depositante, es. desidera depositare modifiche in virtù dell’A34 PCT) di integrare l’esame nella ricerca (R69.1.b PCT).

In questo caso, il parere scritto del RRI (R43bis.1 PCT) non è obbligatorio se l’IPEA non ha osservazioni da fare (A34.2.c PCT e R69.1.b-bis PCT).

Documento di priorità

Una copia del documento di priorità deve essere consegnata all’IPEA (R66.7.a PCT): se questo è già stato consegnato all’IB, l’IB ne trasmette una copia all’IPEA.

Se questa copia non viene consegnata, l’IPEA può redigere il suo rapporto come se la priorità non fosse rivendicata (R66.7.a PCT), ma ciò non ha alcuna incidenza sulle fasi nazionali: il depositante deve avere l’opportunità di consegnare agli uffici eletti il documento di priorità entro un termine ragionevole (R17.1.c PCT).

Se la copia viene consegnata, ma in una lingua non accettata dall’IPEA e se l’IPEA ritiene che la rivendicazione di priorità sia essenziale per la brevettabilità, l’IPEA può chiedere al depositante una traduzione entro un termine di 2 mesi, altrimenti il rapporto può essere redatto come se la priorità non fosse rivendicata (R66.7.b PCT).

Stato della tecnica

Lo stato della tecnica ai fini dell’esame comprende tutto ciò che è stato reso accessibile (A33.2 PCT e R64.1 PCT):

• al pubblico;
• in qualsiasi luogo del mondo;
• mediante divulgazione scritta.

Altre divulgazioni o diritti nazionali anteriori possono comunque essere menzionati dal rapporto di ricerca (es. divulgazione orale) (R64.2 PCT e R64.3 PCT).

Base dell’esame

Principio

L’esame internazionale riguarda in genere il contenuto della domanda internazionale (R66.1.a PCT).

Presa in considerazione delle modifiche A19 PCT / A34 PCT

Per l’esame, è anche possibile prendere in considerazione (R66.1.c PCT e R66.1.d PCT):

• le modifiche apportate in virtù dell’A19 PCT,
• le modifiche effettuate in virtù dell’A34 PCT, ai fini dell’esame (es. in seguito a un parere scritto).

Tuttavia, questa presa in considerazione non è obbligatoria se l’IPEA ha iniziato a redigere il suo parere scritto o il suo rapporto di esame (R66.4bis PCT).

Presa in considerazione delle correzioni di errori evidenti

L’UEB deve inoltre prendere in considerazione gli errori evidenti della R91.1 PCT (R66.1.d-bis PCT).

Tuttavia, tale presa in considerazione non è obbligatoria se l’UEB ha iniziato a redigere il proprio parere scritto o la propria relazione d’esame (R66.4bis PCT).

Oggetti / rivendicazioni esclusi dall’esame

Una rivendicazione che non è stata oggetto di ricerca non deve essere sottoposta a esame internazionale (R66.1.e PCT).

Il primo parere scritto lo menziona (R66.2.a.vi PCT) così come la relazione finale (R70.2.d PCT).

Ricerca complementare

Dal 1° luglio 2014, l’UEB effettua una ricerca complementare al fine di individuare lo stato della tecnica che è stato pubblicato o è diventato accessibile dopo la data in cui è stata redatta la relazione di ricerca internazionale (R66.1ter PCT).

Tale ricerca complementare è menzionata nella relazione d’esame (R70.2.f PCT).

Comunicazione tra l’UEB e il depositante

Parere scritto

Principio

Un « parere scritto » è una notifica inviata dall’UEB al fine di comunicare al depositante le proprie osservazioni sulla domanda.

Il parere scritto deve:

• essere motivato (R66.2.b PCT);
• invitare il depositante a presentare una risposta scritta (R66.2.c PCT);
• fissare un termine per la risposta (R66.2.d PCT, normalmente di 2 mesi).

L’UEB può formulare più pareri scritti se il tempo lo consente (R66.4.a PCT), in particolare se il depositante risponde entro breve termine (R66.4.b PCT).

Se l’UEB non ha osservazioni, non invia alcun parere scritto (A34.2.c PCT) e la relazione d’esame finale viene redatta direttamente (guida del depositante §10.066).

Finzione di primo parere scritto

Il parere scritto redatto dall’ISA può essere considerato come il primo parere scritto redatto dall’UEB (R43bis.1.c PCT): il depositante è quindi invitato a rispondere a tale parere scritto prima della scadenza del termine per presentare una domanda di esame (R43bis.1.c PCT, ovvero max 22 mesi dalla priorità e 3 mesi dalla comunicazione del RRI).

Tale procedura non si applica se l’UEB lo ha dichiarato (R66.1bis.b PCT): ad esempio, questa procedura si applica all’OEB/UEB se l’ISA era anch’essa l’OEB (JO 2005, 493).

Contenuto dei pareri scritti

Nei pareri scritti, l’UEB deve indicare (R66.2.a PCT):

• se la domanda contiene un oggetto riguardo al quale non è tenuta a effettuare un esame (A34.4 PCT),
• se una delle rivendicazioni non sembra essere nuova, inventiva o suscettibile di applicazione industriale,
• se la forma o il contenuto della domanda è scorretto,
• se una modifica va oltre la descrizione dell’invenzione così come depositata,
• se sono emersi problemi di chiarezza,
• se un’invenzione non è stata oggetto di ricerca,
• se manca l’elenco dei nucleotidi che consente di effettuare un esame significativo,
• se la formulazione delle dipendenze multiple non è autorizzata dalla legislazione nazionale che disciplina l’UEB.

Risposta al parere scritto

Il depositante può, in risposta (A34.2.d PCT):

• presentare, ad esempio, modifiche (A34.2.b PCT);
• esporre argomentazioni (R66.3.a PCT).

Tale risposta deve essere indirizzata direttamente all’IPEA (R66.3.b PCT).

Ciò vale per la risposta al primo parere scritto, ma anche per quelli successivi (R66.4.a PCT).

Comunicazioni informali

È importante notare che tali precisazioni possono essere fornite verbalmente (almeno in via ufficiosa), o per iscritto con l’IPEA (A34.2.a PCT).

L’IPEA può rivolgersi al depositante in modo informale (R66.6 PCT) per telefono, per iscritto o tramite colloqui. Può concedere più di un colloquio se il depositante lo richiede, o se lo ritiene opportuno.

Modifica ai sensi dell’A34.2.b PCT

Definizione

Una modifica è qualsiasi cambiamento (esclusi errori evidenti) apportato alla descrizione, alle rivendicazioni e ai disegni (R66.5 PCT).

Autorità competente

L’autorità competente per ricevere modifiche ai sensi dell’A34.2.b PCT è l’IPEA (R66.1.d PCT).

Termine

Le modifiche effettuate ai sensi dell’A34.2.b PCT possono essere presentate (R66.1.b PCT):

• contemporaneamente alla richiesta di esame;
• se il tempo a disposizione lo consente, finché il rapporto di esame non è stato redatto (così come R66.3 PCT per la risposta al primo parere scritto, R66.4 PCT per una risposta ai pareri scritti successivi).

Elementi nuovi

Le modifiche effettuate ai sensi dell’A34.2.b PCT non possono andare oltre la divulgazione dell’invenzione così come depositata (A34.2.b PCT).

Se una tale modifica viene rilevata dall’IPEA, quest’ultimo lo segnalerà nel parere scritto successivo e nel rapporto di esame: il rapporto finale sarà redatto come se tale modifica non fosse stata apportata (R70.2.c PCT).

Forma

Descrizione e disegni

Una modifica della descrizione e dei disegni deve essere apportata presentando un foglio sostitutivo del foglio (o dei fogli) contenente la modifica (R66.8.a PCT).

Una lettera deve accompagnare tali fogli sostitutivi indicando la differenza nonché la base e, preferibilmente, le ragioni di tale modifica (R66.8.a PCT).

Tali modifiche possono essere apportate su una copia del foglio così come depositato (es. cancellazioni, piccole modifiche) se la chiarezza e le possibilità di riproduzione non vengono compromesse (R66.8.b PCT).

Rivendicazioni

Gli stessi requisiti delle modifiche A19 PCT sono richiesti (R66.8.c PCT unitamente a R46.5 PCT).

Il depositante è tenuto a presentare fogli di sostituzione contenenti una serie completa delle rivendicazioni al fine di sostituire tutte le rivendicazioni così come depositate (R66.8.c PCT unitamente a R46.5.a PCT).

Le modifiche possono consistere in una soppressione, un’aggiunta, una modifica del testo. Le rivendicazioni devono essere numerate con cifre arabe consecutive (istruzioni amministrative 205.a).

Le modifiche devono essere indicate in una lettera di accompagnamento (R66.8.c PCT unitamente a R46.5.b PCT e istruzioni amministrative 205.b). Per ciascuna delle rivendicazioni, è necessario indicare se:

• la rivendicazione non è modificata;
• la rivendicazione è soppressa; la rivendicazione è nuova;
• la rivendicazione sostituisce una o più rivendicazioni così come sono state depositate;
• la rivendicazione è il risultato della divisione di una rivendicazione così come è stata depositata;
• la rivendicazione sostituisce una o più rivendicazioni così come sono state modificate precedentemente;
• la rivendicazione è il risultato della divisione di una rivendicazione così come è stata modificata precedentemente.

In caso di assenza di tale lettera di accompagnamento o di assenza di indicazione delle modifiche, l’IPEA può rifiutarsi di considerare tali modifiche (R70.2.c-bis PCT). Lo stesso vale per un ufficio nazionale (guida del depositante §11.047A).

La serie di rivendicazioni depositata per ultima sostituisce le rivendicazioni precedenti (R66.8.c PCT).

Lingua

Come la domanda di esame, le modifiche o qualsiasi lettera devono essere presentate:

• nella lingua di deposito della domanda internazionale (R12.2.a PCT),
• se del caso, nella lingua di pubblicazione (R55.3.a PCT),
• se né la lingua di deposito né la lingua di pubblicazione sono accettate dall’IPEA, in una lingua della traduzione della domanda internazionale (R55.3.b.i PCT).

Se una modifica o la lettera di accompagnamento non è presentata nella lingua corretta, può essere richiesta una traduzione entro un termine minimo di un mese (R55.3.c PCT).

Se nessuna traduzione è presentata entro i termini, le modifiche non sono prese in considerazione ai fini dell’esame internazionale (R55.3.d PCT).

Tassa

Non esiste una tassa per depositare una modifica (guida del depositante §10.071).

Menzione delle modifiche nel rapporto di esame

Il rapporto di esame indica su quale base è redatto (R70.2.a PCT).

È allegato ai rapporti di esame (R70.16 PCT):

• l’ultimo insieme di rivendicazioni modificate (e accettate, salvo se l’IPEA ritiene che l’ultimo insieme di rivendicazioni contenga elementi che vanno oltre l’invenzione così come depositata);
• i fogli di sostituzione della descrizione.

Unità di invenzione

Tasse aggiuntive

Principio

In caso di problema di unità dell’invenzione, l’IPEA deve inviare un primo parere (R66.2.a.iii PCT) indicando che non ritiene vi sia unità, attendere la risposta del depositante.

Solo successivamente (W6/99, R68.1 PCT), e se la domanda è ancora non unitaria per l’IPEA, tale amministrazione può invitare il depositante a pagare tasse aggiuntive (A34.3.a PCT) entro 1 mese dalla data dell’invito (R68.2.iii PCT):

• indicando almeno una possibilità di limitazione (R68.2.i PCT);
• motivando il proprio punto di vista (R68.2.ii PCT);
• indicando il numero di tasse aggiuntive da pagare (R68.2.iv PCT).

L’IPEA può anche decidere di non inviare tale invito, ma in tal caso deve effettuare l’esame per l’intera domanda e indicare nel rapporto perché ritiene comunque che non vi sia unità (R68.1 PCT).

Tali tasse sono pagate direttamente all’IPEA (R68.3.b PCT).

Ogni IPEA è libera di fissare l’importo delle tasse aggiuntive (R68.3.a PCT).

Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento delle tasse aggiuntive richieste, l’IPEA non effettua l’esame sulle rivendicazioni non coperte dalle tasse: viene esaminata solo l’invenzione principale indicata dall’IPEA o dal depositante (A34.3.c PCT insieme a A34.3.a PCT) (il più delle volte si tratta della prima, ma non vi è obbligo, R68.5 PCT).

La legislazione nazionale di ogni stato contraente può prevedere che le parti non esaminate siano considerate ritirate a meno che non venga pagata una tassa particolare (A34.3.b PCT).

Riserva

Principio

Ogni depositante può pagare le tasse aggiuntive con riserva, ossia allegando una dichiarazione motivata volta a dimostrare che la domanda soddisfa il requisito di unità dell’invenzione (R68.2.v PCT insieme a R68.3.c PCT) o che il numero di tasse richieste è eccessivo.

Riesame

In tal caso, un organo di riesame dell’IPEA esamina tale riserva (R68.3.c PCT): tale organo è composto da almeno un’altra persona diversa dall’esaminatore che ha preso la decisione iniziale (R68.3.d PCT).

Se la riserva è giustificata, la tassa aggiuntiva viene rimborsata in tutto o in parte (R68.3.c PCT).

Tassa di riserva

Una tassa di riserva può essere eventualmente richiesta dall’IPEA (R68.3.e PCT), tassa da pagare entro 1 mese dalla data dell’invito a pagare le tasse (R68.2.v PCT): in difetto, l’IPEA può considerare che la riserva non sia stata presentata e l’IPEA lo dichiara (R68.3.e PCT).

Se la riserva è giustificata, la tassa di riserva viene rimborsata integralmente (R68.3.e PCT).

Rapporto di esame preliminare internazionale

Termine

Il rapporto di esame deve essere redatto (massimo dei seguenti termini) entro un termine (A35.1 PCT insieme a R69.2 PCT):

• di 28 mesi dalla priorità;
• di 6 mesi dal momento previsto (R69.1 PCT) per iniziare l’esame;
• di 6 mesi dalla data di ricezione da parte dell’IPEA della traduzione della domanda (se necessaria).

Contenuto

Il rapporto d’esame comprende (A35.1 PCT e A35.2 PCT insieme R70 PCT) in particolare:

• una dichiarazione che indica se ogni rivendicazione sia considerata o meno nuova, inventiva e suscettibile di applicazione industriale (R70.6.a PCT);
• una spiegazione di tale dichiarazione, soprattutto se negativa (R70.8 PCT);
• le citazioni dei documenti pertinenti (R70.7.a PCT):
  • i passaggi specifici devono essere menzionati (R70.7.b PCT insieme R43.5.e PCT);
• la classificazione internazionale della domanda (R70.5.a PCT insieme R43.3.a PCT).

Lingua

La lingua del rapporto è (R70.17 PCT):

• se una traduzione della domanda è stata fornita all’IPEA (in virtù R55.2 PCT) in tale lingua;
• altrimenti nella lingua di pubblicazione.

Inoltre, il rapporto è tradotto in inglese (A36.2.a PCT insieme R72.1.a PCT) dall’IB. Se uno Stato eletto richiede che gli venga consegnata una traduzione degli allegati del rapporto, è il depositante a doverla fornire (A36.2.b PCT insieme R74 PCT).

Trasmissione del rapporto d’esame e del parere scritto

Trasmissione

L’IPEA trasmette al depositante e all’IB, lo stesso giorno (A36.1 PCT insieme R71.1 PCT), una copia del rapporto d’esame e dei suoi allegati.

L’IB trasmette quindi agli uffici eletti il rapporto (A36.3.a PCT insieme R73.1 PCT e R73.2 PCT), nonché eventualmente una traduzione in inglese se richiesta dagli uffici eletti. Una copia di tale traduzione viene inviata anche al depositante (R72.2 PCT).

Tale trasmissione non viene effettuata prima della scadenza di un termine di 30 mesi dalla priorità (R73.2.a PCT), salvo in caso di apertura anticipata della fase nazionale e che l’IB sia in possesso del rapporto d’esame (R73.2.b.i PCT).

In caso di apertura anticipata della fase nazionale quando l’IB non è in possesso del rapporto d’esame, l’IB trasmette semplicemente il parere scritto dell’ISA (R73.2.b.ii PCT), nonché eventualmente una traduzione in inglese se richiesta dagli uffici eletti (R72.2bis PCT).

Osservazioni del depositante

Relative alla traduzione

Se il depositante ritiene che la traduzione effettuata dall’IB sia errata, il depositante può inviare osservazioni a qualsiasi Stato eletto e invia una copia di tali osservazioni all’IB (R72.3 PCT).

Relative al merito

Ogni altra osservazione deve essere indirizzata durante la fase nazionale all’ufficio eletto (guida del depositante §10.079).

Copia dei documenti citati

Il depositante o un ufficio eletto può ottenere, su richiesta, per 7 anni dalla data del deposito, una copia dei documenti citati nel rapporto d’esame richiedendola all’IPEA (A36.4 PCT insieme R71.2 PCT).