Prova della contraffazione

Generalità

Principio

La prova della contraffazione può essere fornita con ogni mezzo (L615-5 CPI).

Onere della prova

L’onere della prova della contraffazione spetta al titolare dei diritti secondo il principio « actori incumbit probatio » (9 CPC, poiché la contraffazione è una questione di fatto) (Tribunale di grande istanza di Parigi, 3ª sez., 2ª sottosez., 29 novembre 2013, o anche Corte d’appello di Parigi, Polo 5, 2ª sez., 21 dicembre 2012).

L’onere della prova può essere eccezionalmente invertito, su richiesta del tribunale, nel caso di un procedimento per l’ottenimento di un prodotto (L615-5-1 CPI): il tribunale può chiedere al convenuto di provare che il procedimento utilizzato per ottenere un prodotto è diverso dal procedimento brevettato (questa richiesta è a discrezione del tribunale, Tribunale di grande istanza di Parigi, 3ª sez., 1ª sottosez., 9 marzo 2005).

Verbale d’acquisto

È possibile richiedere a un ufficiale giudiziario di redigere un verbale d’acquisto.

Avvertenza

Attenzione, è rischioso chiedere all’ufficiale giudiziario di effettuare personalmente l’acquisto, pena la nullità della prova, poiché tale iniziativa potrebbe essere considerata dolosa (ossia provocazione della contraffazione, Corte d’appello di Parigi, 4 dicembre 1862 o C. Cass. civ. 1, 20 marzo 2014, n°12-18518).

Inoltre, l’ufficiale giudiziario non può agire senza dichiarare la propria qualità (art. 17 del decreto n°56-222 del 29 febbraio 1956). Pertanto, in caso di verbale d’acquisto, se l’ufficiale giudiziario compie personalmente gli atti, è necessario che dichiari la propria qualità al momento dell’acquisto o dell’apertura del conto su Internet (Corte d’appello di Parigi, Polo 5, 1ª sez., 27 febbraio 2013).

Tuttavia, il giudice delle istanze può validamente autorizzare l’ufficiale giudiziario a non rivelare la propria vera identità (e a ritardare la notifica dell’ordinanza al venditore) solo dopo aver effettuato le constatazioni pertinenti (C. Cass., 2ª sez. civ., 4 settembre 2014, n°13-22971).

Descrizione dell’acquisto effettuato da un terzo

Principio

Tuttavia, sembra possibile inviare un terzo a effettuare l’acquisto, mentre l’ufficiale giudiziario constata che questo terzo è entrato nel negozio a mani vuote ed è uscito con il prodotto (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3ª sez., 1ª sottosez., 31 maggio 2011). L’ufficiale giudiziario può quindi redigere un verbale descrittivo di tale prodotto e metterlo sotto sigillo per un utilizzo successivo (Corte d’appello di Parigi, Polo 5, 1ª sez., 7 novembre 2012).

Il terzo può essere il titolare del brevetto?

È del tutto possibile che il terzo sia lo stesso titolare del brevetto o uno dei suoi dipendenti: non è richiesta l’imparzialità degli acquirenti (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 20 marzo 2014).

Saisie-contraffazione camuffata?

Un accertamento d’acquisto non è necessariamente una saisie-contrefaçon camuffata (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch. 7 novembre 2012), poiché si tratta di semplici constatazioni materiali e non di indagini camuffate.

Infatti, l’ordinanza del 2 novembre 1945 relativa allo statuto degli ufficiali giudiziari dispone:

Essi possono, su commissione della giustizia o su richiesta di privati, effettuare constatazioni puramente materiali, escludendo qualsiasi parere sulle conseguenze di fatto o di diritto che ne possono derivare

Interesse di tali constatazioni

Tale constatazione non è necessariamente molto interessante da un punto di vista commerciale. Infatti, spesso si cerca di evitare di citare in giudizio i venditori che potrebbero servire successivamente per smerciare prodotti « non contraffatti ».

Tuttavia, se l’indirizzo del fabbricante è indicato sulla confezione o su un foglietto illustrativo, ciò può essere molto utile.

Constatazione dell’ufficiale giudiziario (al di fuori della saisie-contrefaçon)

Constatazione « fisica »

Può accadere che si desideri far redigere una constatazione da un ufficiale giudiziario in una fiera, un mercato, ecc. in cui un contraffattore espone i suoi prodotti.

Ciò può sembrare una buona idea, soprattutto perché l’articolo L615-5 CPI dispone che la contraffazione può essere provata con ogni mezzo.

Tuttavia, è necessario prestare la massima attenzione affinché tale constatazione non si trasformi in una saisie-contrefaçon camuffata (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 maggio 2014). In particolare, l’ufficiale giudiziario:

• deve rimanere in un luogo pubblico e non presso gli stand dei contraffattori;
• non deve svolgere indagini (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 30 sett. 2022, RG n° 21/00511);
• non deve interrogare le persone presenti;
• può effettuare solo constatazioni materiali;
• deve rispettare la vita privata (non può ascoltare una conversazione che il contraffattore ha con un cliente presso lo stand).

In mancanza, il verbale dell’ufficiale giudiziario non sarà ammesso.

Constatazione su Internet

È del tutto possibile che l’ufficiale giudiziario constati fatti su un sito web, ad esempio.

Tuttavia, è necessario effettuare tale constatazione con particolare rigore e formalismo. Ad esempio, è opportuno indicare:

• le diverse versioni dei software utilizzati
• i riferimenti del computer (es. numero di serie, ecc.)
• il fatto che l’antivirus sia aggiornato,
• il fatto che la cache dei browser sia stata svuotata,
• l’indirizzo IP utilizzato;
• ecc.

Insomma, le constatazioni su Internet richiedono una competenza particolare da parte dell’ufficiale giudiziario.

A titolo di esempio, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e ch., 15 settembre 2016, RG n°2013/22133 ha invalidato delle constatazioni con il pretesto che l’ufficiale giudiziario non aveva rispettato la norma Afnor NFZ67-147.

Anche se non tutte le giurisdizioni condividono questo parere (es. « Considerato infatti che la norma Afnor NFZ67-147 […] non ha carattere obbligatorio e costituisce solo un insieme di raccomandazioni di buone pratiche« , Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 27 febbraio 2013), è necessario essere particolarmente prudenti.

Inoltre, è opportuno notare che le giurisdizioni francesi sembrano inclini ad accettare constatazioni dell’ufficiale giudiziario basate sul sito http://www.archive.org (the Wayback Machine) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 4 ottobre 2019, RG n°17/10064).

Esperienza privata

È del tutto possibile realizzare in modo non contraddittorio perizie private su prodotti accusati di contraffazione, ma tali perizie non possono fondare interamente la decisione dei giudici (violazione del « principio di lealtà della prova » poiché questa perizia non è contraddittoria, C. Cass. com., n°11-28205, 29 genn. 2013).

Tuttavia, esse possono convincere un giudice ad autorizzare misure complementari.

Sequestri per contraffazione

Principio

Materialità della contraffazione

Il sequestro per contraffazione (L615-5 CPI) è un’azione straordinaria rispetto al diritto comune, il cui obiettivo è stabilire la materialità della contraffazione (es. riproduzione dei mezzi tecnici, oggetti delle rivendicazioni del brevetto invocato, o eventualmente l’attuazione di mezzi equivalenti).

Inoltre, il sequestro può consentire di chiedere al giudice di ordinare al sequestrato di fornire, eventualmente sotto astreinte, un documento la cui esistenza (ma non il contenuto) è stata provata dal sequestro per contraffazione.

Origine della contraffazione

Il sequestro per contraffazione può anche consentire di « procedere a qualsiasi constatazione utile al fine di stabilire l’origine, la consistenza e l’estensione della contraffazione » (R615-2 CPI).

Per impedire la contraffazione?

Il sequestro per contraffazione non ha lo scopo di fermare la contraffazione: pertanto, non è possibile sequestrare tutte le scorte del presunto contraffattore (C. Cass. com. n°83-14146, 4 gennaio 1985) o gli strumenti di produzione.

Storico

Il decreto « relativo agli autori di scoperte utili » del 31 dicembre 1790 istituiva un sequestro-confisca (cioè che consentiva un sequestro reale dei mezzi di produzione e dei prodotti) ed è stato iscritto nella legge. Una « cauzione » poteva essere richiesta in contropartita di tale sequestro.

Ma di fronte a forti opposizioni, questo sequestro è stato rapidamente abrogato (decreto aggiuntivo del 25 maggio 1791).

Il 5 luglio 1844, tali disposizioni sono state reintrodotte nella legge, ma l’obiettivo di questo sequestro è più la conservazione della prova che la confisca dei mezzi di produzione (si veda il Manuale dell’inventore, Blétry frères, 4ª edizione, 1881 che dettaglia questa legge).

Effetto sorpresa

Il sequestro è autorizzato su richiesta del titolare (cioè l’ordinanza non è emessa in modo contraddittorio, il sequestrato non viene avvisato (L615-5 CPI).

Ciò è logico poiché l’avvisare priverebbe il sequestro della sua efficacia: il sequestrato non può invocare il fatto di non essere stato avvisato in anticipo.

Differenti tipi di sequestro possibili: sequestri reali / sequestri descrittivi

È possibile chiedere al giudice di ordinare (L615-5 CPI):

• un sequestro-contraffazione reale dei prodotti (senza descrizione),
• un sequestro descrittivo con o senza prelievo di campioni (ossia sequestro reale con una descrizione).

Il sequestro reale può rivelarsi indispensabile se l’oggetto non può essere facilmente descritto. In tal caso, il giudice deve autorizzare un sequestro solo di un numero limitato di pezzi (C. Cass. com., n°83-14146, 4 gennaio 1985).

Può essere opportuno proporre il pagamento di un prezzo (o almeno una proposta di pagamento) al momento del sequestro di un campione o del sequestro reale al fine di evitare qualsiasi cauzione.

È inoltre necessario prevedere nell’ordinanza che almeno uno dei campioni sequestrati possa essere consegnato al richiedente. In caso contrario e se un campione fosse effettivamente consegnato a quest’ultimo, si riterrà che l’ufficiale giudiziario abbia commesso un errore.

La descrizione effettuata dall’ufficiale giudiziario fa fede (propiis verbis) fino all’iscrizione di falso (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 10 dicembre 2004).

Si ritiene che le fotocopie e le fotografie siano modalità di descrizione (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 24 novembre 2004).

Ad esempio, non ha il diritto di chiedere alla parte sequestrata la consegna di documenti se nessun sequestro reale è stato autorizzato (C. Cass. com., 19 dicembre 2006, n°05-14431).

Luogo del sequestro

Principio

Il sequestro può essere effettuato in qualsiasi luogo in cui esistano prove della contraffazione (L615-5 CPI).

In particolare, il sequestro può essere realizzato:

• nei locali del contraffattore;
• in locali non appartenenti al contraffattore (es. il detentore, purché non vi sia intenzione di nuocere, Cour d’appel de Paris, ch. 04, 25 ottobre 2000);
• nei locali delle dogane (C. Cass. com., 26 ott. 1999, n°96-20488);
• nelle mani dell’ufficiale giudiziario a seguito di un accertamento d’acquisto (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 26 aprile 2013);
• nei locali di un ufficiale giudiziario che possieda alcuni pezzi sequestrati in occasione di un precedente sequestro-contraffazione (C. Cass. com., n°07-15075, 8 luglio 2008);
• presso la cancelleria di un tribunale (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 20 dicembre 2000).

Caso di un nuovo sequestro

Tuttavia, se il precedente sequestro fosse stato annullato, è possibile effettuare un nuovo sequestro presso l’ufficiale giudiziario o presso la cancelleria solo degli oggetti sequestrati « realmente » (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 20 dicembre 2000), ossia è impossibile sequestrare nuovamente il verbale, le descrizioni effettuate, le fotografie, le fotocopie (C. Cass. com., n°01-10807, 1° luglio 2003).

Più luoghi e luoghi ancora sconosciuti

Una descrizione può essere richiesta in più luoghi contemporaneamente, eventualmente nella stessa istanza (Cour d’appel de Paris, ch 04, 30 maggio 2001).

L’istanza può anche chiedere l’autorizzazione a proseguire la descrizione-contraffazione in tutti i luoghi dipendenti dalle stesse persone che esercitano la loro attività nel luogo iniziale della descrizione (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, sect. 02, 21 settembre 2001), senza ulteriori precisazioni.

In questo caso, la descrizione non deve essere chiusa per poter proseguire in altri luoghi (C. Cass. com., 21 gennaio 2004, n°02-14525)

Soggetto che può richiedere una descrizione-contraffazione

Una descrizione-contraffazione può essere richiesta da qualsiasi persona che abbia qualità per agire in contraffazione (L615-5 CPI).

Pertanto, il titolare del brevetto può agire, così come il licenziatario esclusivo (se la sua licenza è stata iscritta nel RNB anteriormente alla richiesta di descrizione, Cour d’appel de Rennes, 2e ch. com., 24 febbraio 2009).

Il fatto che il richiedente abbia appena acquisito i suoi diritti (es. acquisto di un portafoglio di brevetti) non gli impedisce di richiedere una descrizione-contraffazione per atti anteriori all’acquisizione degli stessi (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., ordinanza di référé, 17 dicembre 2015, RG n°15/12229).

Il fatto che il brevetto in questione sia oggetto di una controversia relativa alla sua titolarità non impedisce al titolare attuale di richiedere una descrizione-contraffazione (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., ordinanza di référé, 11 febbraio 2016, RG n°15/15073).

Soggetto che può presentare l’istanza

L’istanza deve essere presentata da un avvocato (articolo 813 CPC, comma 1).

Questi deve essere competente ad agire dinanzi al TGI di Parigi (quindi essere iscritto all’ordine degli avvocati di Parigi, es. essere avvocato postulante, Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., ordinanza, 6 giugno 2014 ; Provini et al c. Christophe P. et al)

Giudice competente

Se nessun procedimento è in corso

Il giudice competente, per i brevetti, e per presentare un’istanza di descrizione-contraffazione, è il presidente del Tribunal de Grande Instance di Parigi (L615-5 CPI insieme a D631-2 CPI insieme a D211-6 del codice dell’organizzazione giudiziaria).

Se un procedimento è in corso

Se un procedimento è in corso, il giudice competente è il presidente della sezione davanti alla quale la causa è stata distribuita (812 codice di procedura civile, 3° comma, e Cour d’appel de Bordeaux, 1re ch. civ., sect. A, 3 febbraio 2014, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, camera 2, 1° luglio 2016 RG 15/15933 che ha convalidato la sentenza di primo grado) : se il presidente del TGI firma l’istanza, la descrizione potrà essere annullata.

Alcuni avevano sostenuto che il fatto di richiedere una descrizione-contraffazione durante un procedimento fosse contrario alla direttiva 2004/48 e agli ADPIC, ma la corte d’appello di Parigi non è d’accordo con questa interpretazione (Cour d’appel de Paris, 29 giugno 2021, pôle 5, ch. 1, RG n°20/07030).

Condizioni

Brevetto / Domanda di brevetto

Brevetto in vigore ?

La descrizione-contraffazione non sembra poter essere richiesta sulla base di un brevetto scaduto (C. Cass. com., n°09-72946, 14 dicembre 2010).

Tale principio può sembrare sorprendente, poiché l’articolo L615-5 CPI indica che qualsiasi persona che possa agire in contraffazione può richiedere una descrizione (e sapendo che è possibile agire in contraffazione con un brevetto scaduto, purché esistano atti di contraffazione non prescritti).

Brevetto estero ?

A priori, nulla impedisce che il titolare di un brevetto estero possa richiedere una descrizione-contraffazione in Francia per stabilire la prova di atti di contraffazione (articolo 7 della direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 o dell’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles e/o dell’articolo 24 della Convenzione di Lugano).

Ciò può tuttavia sembrare in leggera contraddizione con l’articolo L615-5 CPI, poiché tale articolo presuppone una controversia futura in Francia …

Inoltre, ci si può chiedere se la misura provvisoria dell’articolo 7 della direttiva 2004/48/CE possa essere una descrizione-contraffazione. Infatti, esistono molte discussioni che indicano come una descrizione sia una misura probatoria o conservativa. Innanzitutto, attiro l’attenzione del lettore sul fatto che la più alta giurisdizione francese (CCass 14 marzo 2018, RG n°16-19731) ha considerato che la descrizione 145 (che non è certamente una descrizione-contraffazione) fosse effettivamente una misura conservativa. Inoltre, la direttiva 2004/48/CE parla di « misure provvisorie … per conservare gli elementi di prova pertinenti« . Pertanto, si può davvero parlare di misura provvisoria? Comincia a somigliare molto a una misura probatoria.

Domanda di brevetto

Nulla osta a che il titolare di una domanda di brevetto richieda una descrizione-contraffazione dal momento in cui la domanda di brevetto è stata pubblicata o è stata notificata al soggetto descritto (L615-5 CPI, poiché l’azione in contraffazione è aperta in questo caso secondo L615-4 CPI – Cour d’appel de Paris, ch. 04 sect.A, 25 aprile 2001).

Del resto, questo caso è esplicitamente menzionato nell’R615-2 CPI (è richiesta una copia certificata conforme).

Prove necessarie ?

Posizione del giudice francese

L’articolo L615-5 CPI non impone alcuna prova o alcun inizio di prova e il giudice non sembra poterla rifiutare (« ha il diritto di far procedere« ), poiché proprio questo è lo scopo della descrizione (Cass. com., n°97-12699, 29 giugno 1999).

Il richiedente non deve nemmeno ricordare le descrizioni precedentemente effettuate (Cass. com., n°04-10105, 12 luglio 2005).

Tuttavia, nella pratica, la situazione può essere diversa e i giudici sono restii a ordinare una descrizione sulla semplice richiesta di un titolare di brevetto (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 3e ch., 28 gennaio 2014, « trattandosi di una misura di eccezionale gravità poiché autorizza la descrizione-contraffazione e l’accesso a documenti di una società in modo non contraddittorio, è opportuno che la domanda non si basi su semplici affermazioni o allegazioni non supportate da un minimo di documenti« ).

Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce infine la situazione: i testi non prevedono alcun inizio di prove, poiché proprio la descrizione (in questo caso una descrizione fondata sull’articolo 145 del codice di procedura civile, ma ciò si applica, a mio avviso, direttamente alle descrizioni-contraffazione) ha lo scopo di raccoglierle (C. Cass com, 10 febbraio 2015, n°14-11909).

Interazione con il diritto comunitario

Ci si può tuttavia interrogare sulla conformità della legge francese con la direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004: infatti, l’articolo 7 di tale direttiva dispone che le misure possono essere ordinate « su richiesta di una parte che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili a sostegno delle proprie allegazioni« .

La legge francese non affronta questo punto…

Si entra quindi nel dibattito senza fine sull’esistenza o meno dell’effetto diretto orizzontale delle direttive in Francia, dibattito che non svilupperemo qui, poiché una tesi completa può essere scritta sull’argomento.

E soprattutto, se dovessimo riconoscere tale effetto diretto, ci si potrebbe chiedere se queste misure siano effettivamente i sequestri…

Costituzione di garanzia

Il giudice può richiedere la costituzione di una garanzia da parte del richiedente il sequestro nell’ipotesi in cui il sequestro si riveli abusivo o nel caso in cui venga autorizzato un sequestro reale (L615-5 CPI).

Tale garanzia deve essere versata prima dell’inizio del sequestro (R615-2-1 CPI).

Tale garanzia può essere una fideiussione bancaria o un deposito effettuato presso la Cassa Depositi e Prestiti (L518-19 Codice monetario e finanziario).

Ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario deve essere ovviamente territorialmente competente: non può eseguire l’ordinanza al di fuori della propria circoscrizione (ordinanza n°45-2592 del 2 novembre 1945, art 1 unitamente a decreto n°56-222 del 29 febbraio 1956, art 5).

È necessario prestare attenzione poiché l’ordinanza autorizza spesso l’esecuzione dell’ordinanza « da qualsiasi ufficiale giudiziario di propria scelta« : questa formulazione può essere interpretata da alcuni magistrati come « un solo ufficiale giudiziario« . Pertanto, la presenza di due ufficiali giudiziari può comportare la nullità del sequestro (Corte d’appello di Rennes, 2ª ch. com., 24 febbraio 2009).

Tuttavia, se solo uno degli ufficiali giudiziari è strumentale, ciò non pone problemi (gli altri essendo presenti per assistere il primo, Tribunale di grande istanza di Parigi, 3ª ch., 4ª sez., 12 maggio 2016, RG n°14/17816 o C. Cass. com n°13-23416, 3 maggio 2016).

Scelta dell’esperto

Al momento del sequestro, l’ufficiale giudiziario può farsi assistere da esperti (L615-5 CPI) per aiutarlo a comprendere gli aspetti tecnici propri dei brevetti.

È comunemente ammesso che:

• possono essere designati come esperto:
  • un esperto presso un tribunale;
  • un Consulente in Proprietà Industriale:
    • anche quello del richiedente C. Cass. com., n°03-15871, 8 marzo 2005, poiché la deontologia della professione impone alla stessa « dignità, coscienza, indipendenza e probità« ;
    • eventualmente accompagnato da un « consulente tirocinante » (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 3 dicembre 2008) che è soggetto alle stesse regole deontologiche;
    • è preferibile evitare che tale consulente abbia svolto perizie nello stesso fascicolo, poiché alcuni giudici sembrano essere molto pignoli… (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 27 marzo 2018, n° 17/18710);
  • un ingegnere diplomato in un settore specifico (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 6 dicembre 2006);
  • un tecnico impiegato presso una società cliente del richiedente (Tribunal de grande instance de Paris, 5 maggio 2009);
• non possono essere designati come esperto:
  • il richiedente stesso o il dipendente del richiedente (C. Cass. com., n°02-20330, 28 aprile 2004) (ai sensi dell’articolo 6-1 CEDH)
    • anche qualora tale dipendente intervenisse come rappresentante di più parti (C. Cass. com., n°07-15075, 8 luglio 2008);
    • anche qualora la sua presenza fosse stata specificamente autorizzata dal giudice (C. Cass. com., n°07-15075, 8 luglio 2008);
  • una parte non indipendente (C. Cass. com., n° 97-21404 97-22141 97-22392 97-22430, 6 luglio 2000).

Se a priori nulla osta alla designazione dell’avvocato del richiedente come esperto (C. Cass. com., 18 apr. 2000, n°97-19631), ciò sembra comunque rischioso, poiché alcuni verbali sono già stati annullati per il fatto che l’avvocato non aveva dichiarato la propria qualità (Cour d’appel de Rennes, 2e ch. com., 10 gennaio 2006). Pertanto, in generale, è opportuno evitare…

Il numero degli esperti non può essere limitato nell’ordinanza, poiché non esiste alcuna restrizione nella legge (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 6 dicembre 2006). Tuttavia, è necessario che la presenza degli esperti sia stata richiesta e autorizzata nell’ordinanza.

Altre persone che assistono l’ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario può farsi assistere da qualsiasi persona, se l’ordinanza lo autorizza (ad es. forza pubblica, fabbro, ecc. Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 30 maggio 2007): la presenza non autorizzata di una persona costituisce una nullità di forma e un vizio deve essere invocato per chiedere la nullità del sequestro.

Tuttavia, la presenza di un collaboratore dell’ufficiale giudiziario non necessita di essere esplicitamente menzionata, poiché è un subordinato dell’ufficiale giudiziario (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 30 maggio 2007).

Se deve essere eseguito un compito tecnico (ad es. smontaggio di una macchina), l’ordinanza può autorizzare la presenza di tecnici/meccanici: diversamente dall’esperto, sembra possibile designare come tecnico un dipendente del richiedente (purché il verbale specifichi che tale dipendente si limita ai suoi atti tecnici, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 19 dicembre 2012).

Presentazione di una richiesta

Identificazione del titolare e dei suoi diritti

Il titolare deve fornire al presidente del TGI di Parigi le prove che il suo brevetto esiste ed è in vigore (vedi supra).

Devono quindi essere allegati:

• una copia del brevetto o della domanda di brevetto (R615-2 CPI, comma 2):
  • una copia certificata è necessaria per le domande di brevetto non pubblicate (R615-2 CPI, comma 2);
  • questa copia non è necessariamente una copia certificata dell’INPI quando la domanda è pubblicata o quando si è in presenza di un brevetto (C. Cass. com., n°89-20521, 16 luglio 1991);
• l’estratto del pagamento delle tasse annuali (C. Cass. com. n°07-14709, 29 gennaio 2008), salvo se il brevetto è stato concesso da meno di un anno (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., ordinanza, 6 giugno 2014; Provini et al c. Christophe P. et al);
• se del caso « la catena dei diritti dei titolari successivi del brevetto » (C. Cass. com. n°07-14709, 29 gennaio 2008).

Se il richiedente è il titolare di una licenza esclusiva, è importante produrre i documenti che giustificano l’aver messo in mora il titolare dei diritti (R615-2 CPI, comma 3) nonché il suo contratto di licenza (R615-2 CPI, comma 2).

In caso di titolare « persona giuridica », è necessario prestare attenzione:

• alla designazione della società (numero di RCS e forma sociale, C. Cass. com. n°07-14709, 29 gennaio 2008): una persona giuridica errata non è un semplice errore materiale e non può quindi essere corretto;
• al potere del rappresentante della società che richiede questo sequestro (C. Cass. com. n°07-14457, 3 giugno 2008): è necessario che questi possa impegnare la società.

Tuttavia, i giudici hanno anche considerato che l’assenza di queste menzioni (e non menzioni errate come precedentemente) fosse solo un vizio di forma per il quale è necessario fornire la prova di un pregiudizio (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 26 maggio 2016, 3e ch., 4e sect., ordinanza di revoca del provvedimento cautelare, RG n°16/03162).

Non è necessario che l’ordinanza riporti il nome del richiedente e la designazione della richiesta poiché l’ordinanza fa corpo unico con la richiesta (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 26 maggio 2016, 3e ch., 4e sect., ordinanza di revoca del provvedimento cautelare, RG n°16/03162).

Firma della richiesta da parte dell’avvocato

La richiesta deve essere firmata dall’avvocato patrocinante.

Tuttavia, per alcuni si tratta di un vizio di forma: in assenza di pregiudizio, il sequestro non sarà annullato (Corte d’appello di Aix-en-Provence, 2e ch., 5 dicembre 2013 o Corte d’appello di Parigi, 19 gennaio 2016, Pôle 5, 1re ch., RG n°14/10676).

È da notare che ciò è strano poiché la Corte di Cassazione indicava che si trattasse di una nullità di sostanza (C. Cass. com., 14 novembre 2006, n°04-14865 o C. Cass. 2e civ., 24 febbraio 2005, n°03-11718)…

Identificazione del giudice delle istanze sull’ordinanza

Il giudice firmatario dell’ordinanza deve essere precisamente identificato (una formula del tipo « Noi, presidente, [… ] » non è sufficiente, C. Cass. crim. n°09-80599, 22 settembre 2009).

Infatti, gli articoli 454 CPC e 458 CPC sottolineano che l’assenza del nome del giudice rende nulla l’ordinanza (se la firma è chiara, ciò può essere sufficiente C. Cass. com., 21 marzo 2000, n°97-18914).

Il giudice firmatario, se non è il presidente, si presume abbia ricevuto delega dal presidente del TGI per decidere sull’istanza che gli è stata presentata (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 28 febbraio 2001).

Identificazione dell’oggetto sequestrato

L’istanza deve consentire all’ufficiale giudiziario di identificare il prodotto da sequestrare o il procedimento da descrivere (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 10 dicembre 2004): è possibile fare riferimento alle rivendicazioni del brevetto.

Se l’ufficiale giudiziario descrive o sequestra oggetti che potrebbero costituire contraffazione di altri diritti (brevetti, marchi, ecc., Cour d’appel de Paris, ch. 04, 23 settembre 1998) o se l’ufficiale giudiziario sequestra oggetti non conformi all’ordinanza (C. Cass. com., 31 maggio 2005, n°03-12162), l’ufficiale giudiziario eccede i suoi poteri, salvo se tale sequestro (rispettivamente tale descrizione) intervenga, in via incidentale, durante il sequestro (rispettivamente la descrizione) dell’oggetto indicato nell’ordinanza: questa prova potrà allora essere utilizzata in un’altra azione per contraffazione o concorrenza sleale.

Autorizzazione all’avviamento, allo smontaggio, ecc.

In generale, è opportuno considerare tutte le possibilità nell’istanza: se l’ordinanza non consente esplicitamente l’avviamento di una macchina o il suo smontaggio, l’ufficiale giudiziario non è autorizzato a farlo di propria iniziativa (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 dicembre 2004).

Richiesta di sequestro di vari documenti

Il richiedente può chiedere che « ogni documento attinente » alla contraffazione possa essere sequestrato (L615-5 CPI, comma 2).

Questa terminologia molto ampia comprende:

• documenti tecnici, come fascicoli di fabbricazione,
• elenchi di magazzino,
• stampe pubblicitarie,
• cataloghi,
• manuali d’uso,
• il fascicolo di richiesta di AIC (Cour d’appel de Paris, ch.14, 16 gennaio 1998), anche se alcuni elementi riservati conviene siano mascherati.

Inoltre, è possibile chiedere di autorizzare « ogni constatazione utile al fine di stabilire l’origine e l’entità della contraffazione » (R615-2 CPI, comma 4). Nulla consente di affermare che il sequestro per contraffazione debba limitarsi alla ricerca di prove della materialità della contraffazione (Cour d’appel de Paris, 29 giugno 2021, pôle 5, ch. 1, RG n°20/07030).

Pertanto, è possibile sequestrare documenti contabili e commerciali (fatture, corrispondenza, ecc.).

È possibile che questi documenti (es. fatture) facciano emergere elementi che non hanno nulla a che vedere con l’oggetto del sequestro. Il fatto di sequestrarli non costituisce di per sé un problema: il sequestrato avrebbe dovuto chiedere la rimozione di tali informazioni all’ufficiale giudiziario (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 28 ottobre 2010 o Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 14 gennaio 2011).

Domanda di sequestro degli strumenti della contraffazione

È possibile richiedere il sequestro reale o descrittivo delle macchine utilizzate per produrre gli oggetti « contraffatti » (L615-5 CPI, comma 3).

Tuttavia, non bisogna dimenticare che tale sequestro mira a costituire una prova e non serve a impedire al presunto contraffattore di continuare le sue attività.

Identificazione del sequestrato ?

Non è necessario indicare nella richiesta il nome del sequestrato se questo è sconosciuto al richiedente, purché la localizzazione del sequestro sia precisa.

Inoltre, è opportuno evitare di designare il sequestrato come « presunto contraffattore« , ma piuttosto come « detentore degli oggetti asseritamente contraffatti« .

Identificazione dei mezzi di ricorso ?

Secondo alcuni giudici, l’articolo 680 CPC che impone l’indicazione delle vie di ricorso e dei relativi termini non riguarda a priori le sentenze e non le ordinanze.

Tuttavia, altri giudici ritengono che tale indicazione sia necessaria e che la formula « Ci si riserva di riferire in caso di difficoltà » non sia sufficiente (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 11 aprile 2008).

In ogni caso, questa assenza di via di ricorso non costituisce una nullità di fondo (C. Cass. com., 14 gennaio 2003, n°01-01759) e un pregiudizio deve essere sollevato dalla parte lesa: è piuttosto improbabile che un pregiudizio possa essere sollevato, poiché un ricorso potrà essere presentato con il giudizio di merito (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 12 gennaio 2005).

Svolgimento del sequestro

Carattere facoltativo

Il richiedente che ha ottenuto un’ordinanza che consente un sequestro non è obbligato a eseguirla o a eseguire tutte le sue misure (Cour d’appel de Paris, ch. 04, sect. B, 29 marzo 2002).

Ufficiale giudiziario

L’articolo L615-5 CPI dispone che « qualsiasi ufficiale giudiziario » può realizzare il sequestro (a scelta del richiedente): tuttavia, tale ufficiale giudiziario deve agire nei limiti della sua competenza territoriale (cioè il suo circondario).

Luogo del sequestro

Il sequestro per contraffazione deve svolgersi all’indirizzo esatto indicato nell’ordinanza.

Se per sfortuna l’inizio delle operazioni comincia a 10 m da tale indirizzo, è opportuno annullare il sequestro per eccesso di potere dell’ufficiale giudiziario (Tribunal de Grande Instance de Paris, 11 settembre 2014).

Presentazione dell’ufficiale giudiziario e degli esperti

Prima di iniziare il sequestro, l’ufficiale giudiziario deve (a pena di nullità):

• presentarsi (C. Cass. soc., 5 luglio 1995, n°92-40050), e
• presentare i diversi esperti al sequestrato (Cour d’appel de Paris, ch04, sect. A, 14 maggio 2002).

Notificazione dell’ordinanza e della richiesta al sequestrato

Significato dell’ordinanza e del ricorso

È necessario notificare al sequestrato l’ordinanza (copia della minuta o la copia esecutiva) e il ricorso affinché questi sia in grado di verificare l’estensione dei poteri dell’ufficiale giudiziario (articolo 495 CPC e R615-2-1 CPI comma 2).

La notifica dell’una non comporta la notifica dell’altra (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 9 novembre 2007).

Il fatto che il sequestrato lasci entrare l’ufficiale giudiziario nei suoi locali e lo lasci procedere al sequestro non costituisce prova della notifica dell’ordinanza (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 9 novembre 2007).

In caso di difetto di notifica, si incorre nella nullità del sequestro e possono essere dovuti danni e interessi (R615-2-1 CPI):

• alcuni ritengono che si tratti di un vizio di forma e che il sequestrato debba pertanto giustificare un pregiudizio causato da tale irregolarità (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 9 novembre 2007),
• altri ritengono che si tratti di un vizio di sostanza (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 17 marzo 2016, RG n°14/12684).

Tuttavia, in caso di assenza della parte sequestrata, nulla sembra impedire di procedere al sequestro, ma è allora indispensabile la presenza delle forze dell’ordine (L142-1 Code des procédures civiles d’exécution) e deve essere effettuata una notifica dell’ordinanza mediante deposito di un avviso di passaggio presso il domicilio della persona (la copia potendo essere ritirata presso lo studio dell’ufficiale giudiziario, articolo 655 codice di procedura civile): peraltro, non conosco alcuna decisione che convalidi tale meccanismo.

Consegna di una copia

La notifica dell’ordinanza deve consistere nella consegna di una copia e non nella semplice esibizione della stessa (C. Cass. com., 19 dicembre 1977 n° 76-12389).

Persona a cui viene effettuata la notifica

La notifica dell’ordinanza deve essere effettuata al detentore degli oggetti ritenuti in contraffazione (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 9 maggio 2001) e non al presunto contraffattore (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 27 maggio 2016, RG n°13/01235).

Nel caso di una società, è necessario notificare al suo rappresentante legale, a un « procuratore » di quest’ultimo o a qualsiasi altra persona abilitata a tal fine (articolo 654 del codice di procedura civile), cioè, secondo la giurisprudenza:

• al gerente e non al capo produzione presente (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 16 giugno 2000);
• a una segretaria che non ha sollevato obiezioni e che ha potuto chiamare la direzione per riferire (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 2 ottobre 2013 ; Filmop c. Dit et al);
• o a qualsiasi persona che indichi di essere abilitata (poiché l’ufficiale giudiziario non deve verificare tale punto, C. Cass. 2e civ., 29 maggio 1991, n°90-10713) anche se questa persona è esterna alla società (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 18 giugno 2004).

Termine ragionevole ?

Storicamente, la giurisprudenza richiedeva che l’ufficiale giudiziario concedesse un « termine ragionevole » al sequestrato tra la notifica dell’ordinanza e l’inizio delle operazioni (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect, 6 ottobre 2009), anche se alcune giurisdizioni ritengono che, in assenza di prescrizione legale, le operazioni di sequestro possano iniziare immediatamente (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 22 febbraio 2006).

È stato considerato ragionevole un termine di 5 minuti, sapendo che l’ordinanza era di sole 4 pagine (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 2 ottobre 2013 ; Filmop c. Dit et al).

Tale notifica e il fatto che sia stato concesso un termine ragionevole al sequestrato per prenderne conoscenza deve essere annotato nel verbale di sequestro o in un atto separato (ma una notifica preventiva non è necessaria, Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 30 gennaio 1998).

Tuttavia, in una recente decisione della Corte di Cassazione, i giudici sembrano ritenere che sia sufficiente la menzione del fatto che tale formalità sia avvenuta prima delle operazioni (C. Cass. civ. 1, 19 marzo 2015, n°13-25311) : attendiamo con impazienza la reazione delle giurisdizioni di grado inferiore.

Notifica di altri documenti ?

Se è stata richiesta una garanzia dal giudice, l’atto di deposito cauzionale deve essere parimenti presentato (R615-2-1 CPI).

A priori, non è necessario consegnare i documenti allegati alla richiesta presentati al giudice. Tuttavia, una copia del brevetto invocato non guasta, al fine di permettere al sequestrato di sapere quale oggetto è interessato.

Limiti dei poteri dell’ufficiale giudiziario durante il sequestro

Principio

È a causa del carattere eccezionale del sequestro e del carattere non contraddittorio dell’ordinanza che l’autorizzazione concessa dal presidente nell’ordinanza deve essere interpretata in modo restrittivo (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 30 marzo 2007).

Ricerca della prova

L’ufficiale giudiziario è abilitato a ricercare le prove della contraffazione esaminando tutti gli oggetti o documenti presenti nei luoghi. È il solo a poter condurre attivamente questa perquisizione (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 21 dicembre 2007).

Divieto di interrogatori

Se l’ufficiale giudiziario può ricercare le prove, non ha un diritto specifico per interrogare il sequestrato (es. per ottenere confessioni (Tribunal de grande instance de Paris, 22 marzo 2022, RG n°18/4575) o per ottenere precisazioni sul funzionamento di un procedimento, Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 16 febbraio 2007).

Tuttavia, l’ufficiale giudiziario può porre qualsiasi domanda necessaria all’adempimento della sua missione (Cour d’appel d’Orléans, ch. com, 29 gennaio 2009) : confine, in pratica, difficile da definire…

Confine tanto più difficile da definire in quanto la giurisprudenza autorizza, in caso di completo silenzio del sequestrato, a ricorrere contro l’ordinanza di sequestro per modificarla e, in virtù della R615-4 CPI, e dell’articolo 11 CPC, ingiungere, eventualmente sotto pena di astreinte, di rispondere o di comunicare un documento.

Sequestro di campioni autorizzati

L’ordinanza può autorizzare il sequestro di un certo numero di campioni.

Il sequestro di un numero superiore di campioni potrà essere considerato come un superamento dei poteri conferiti dall’ordinanza all’ufficiale giudiziario.

Tuttavia, il sequestro di un numero di campioni inferiore al numero autorizzato non costituisce un superamento del potere conferito dall’ordinanza, poiché questa situazione è piuttosto favorevole al soggetto sottoposto a sequestro (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 9 maggio 2014).

Redazione del verbale di sequestro

Identificazione dell’ufficiale giudiziario e timbro

Nome, cognome, firma, nome della SCP, indirizzo della SCP e qualifica di associato dell’ufficiale giudiziario devono apparire chiaramente sul verbale di sequestro (648 CPC) sotto pena di nullità dello stesso (Cour d’Appel de Paris, 4e ch., 15 settembre 2000).

Tuttavia, tale irregolarità sembra essere un’irregolarità di forma e il soggetto sottoposto a sequestro dovrà pertanto giustificare un pregiudizio causato da tale irregolarità (articolo 649 CPC insieme a 114 CPC): tale pregiudizio può essere l’impossibilità di verificare la qualifica di ufficiale giudiziario (Cour d’Appel de Paris, 4e ch., 15 settembre 2000).

Lo stesso vale per il timbro dell’ufficiale giudiziario che deve apporre su ciascuno dei documenti del verbale di sequestro (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sec.t, 30 settembre 2008): l’irregolarità di forma può essere corretta in qualsiasi momento.

Identificazione del soggetto sottoposto a sequestro

L’ufficiale giudiziario ha il potere di chiedere alle persone presenti sul luogo del sequestro di giustificare la propria identità (e eventualmente quella della persona giuridica detentrice dei prodotti ritenuti in contraffazione), purché ciò sia precisato nell’ordinanza sotto il richiamo dell’R615-2 CPI (poiché alcune giurisprudenze lo negano anche quando tale verifica sia effettuata da un commissario di polizia, Cour d’appel de Paris, ch04, 21 settembre 2001).

Redazione del verbale e descrizione

Non esiste alcun requisito riguardante il formato del testo: può essere dattiloscritto, manoscritto o entrambi (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 10 dicembre 2004).

Il fatto che l’ufficiale giudiziario utilizzi il termine « contraffatto » non costituisce necessariamente un errore, soprattutto se lo stesso soggetto sottoposto a sequestro utilizza tale termine (Tribunal de grande instance de Paris, 30 settembre 2009).

Il fatto che l’ufficiale giudiziario riprenda direttamente e faccia proprie nel verbale le constatazioni manoscritte dell’esperto o del consulente in proprietà industriale può comportare la nullità del sequestro (« inversione dei ruoli« , Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1er sect., 26 ottobre 2010). È tuttavia necessario precisare che la ripresa da parte dell’ufficiale giudiziario delle dichiarazioni dell’esperto è possibile, purché l’ufficiale distingua chiaramente queste ultime dalle proprie dichiarazioni (valore di testimonianza) (C. Cass. com., 21 marzo 2000, n°97-18914).

In particolare, e al fine di evitare che il giudice ritenga che l’ufficiale giudiziario sia stato influenzato dall’esperto, è opportuno evitare che il vocabolario utilizzato nella parte descrittiva sia troppo « tecnico » o costituisca un’interpretazione (es. « questi due bordi formano un’ala mediana« , C. Cass. civ. ch. com, 29 settembre 2015, n°14-12430).

Inoltre, se l’ufficiale giudiziario non è in grado di effettuare la descrizione (es. oggetto molto complesso e da analizzare in laboratorio), non è tenuto a farlo (« ad impossibilia nemo tenetur » Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 10 settembre 2004), ma è necessario evitare che l’ufficiale giudiziario descriva cose che, evidentemente, non possono essere state descritte se non dall’esperto (es. descrizione di un oggetto non visibile o di un procedimento mentre la macchina non è stata messa in funzione).

L’ufficiale giudiziario ha la possibilità di riportare le dichiarazioni del soggetto sottoposto a sequestro (se si tratta di una dichiarazione spontanea), ma non ha alcun obbligo di farlo, nemmeno quando il soggetto desideri riportare una protesta.

Assistenza della forza pubblica

È possibile richiedere che l’ufficiale giudiziario possa avvalersi dell’assistenza della forza pubblica (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 11 aprile 2008), anche prima dell’inizio delle operazioni e anche senza resistenza da parte del soggetto sottoposto a sequestro (C. Cass. com, n°90-17782, 30 giugno 1992).

Introduzione di un oggetto sul luogo

Al fine di introdurre nei locali del soggetto sottoposto a sequestro un oggetto « contraffatto », è indispensabile ottenere un’autorizzazione espressa nell’ordinanza (C. Cass. com, n°08-20486, 29 settembre 2009).

Inoltre, per poter mostrare l’oggetto introdotto e interrogare le persone presenti al fine di raccogliere le loro dichiarazioni spontanee riguardo agli atti di contraffazione contestati, l’ufficiale giudiziario sembra dover essere stato « espressamente e precisamente autorizzato » (C. Cass. civ 1, n°08-10656, 2 aprile 2009).

In caso contrario, tale introduzione costituisce una nullità di fondo (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 19 giugno 2014): non è necessario dimostrare alcun pregiudizio per poter annullare i sequestri.

La situazione sarebbe diversa se l’oggetto fosse stato scoperto in loco (C. Cass. com. n°08-18598, 7 luglio 2009).

Se viene concessa un’autorizzazione all’ufficiale giudiziario per introdurre un oggetto sul luogo, ma è l’esperto a introdurlo, ciò non sembra costituire un problema, poiché l’esperto opera sotto il controllo dell’ufficiale giudiziario (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 28 febbraio 2014).

Documenti riservati

Approccio storico

Il sequestro non deve consentire di spiare il concorrente e accedere a segreti industriali (C. Cass. com., n°07-15075, 8 luglio 2008).

Un simile sviamento della procedura può essere sanzionato con il risarcimento dei danni (C. Cass. com., 12 febbraio 2013, n°11-26361).

Inoltre, il carattere confidenziale dei documenti sequestrati non costituisce un motivo per opporsi al sequestro (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, ch. 03, 4 luglio 1997). Il soggetto sequestrato può tuttavia notificare all’ufficiale giudiziario che tali documenti sono confidenziali o esulano dall’ambito dell’ordinanza. In questa ipotesi, l’ufficiale giudiziario deve, per prudenza, porli sotto sequestro provvisorio senza trasmetterli al titolare del brevetto.

Il soggetto sequestrato o il sequestrante può quindi adire il presidente del Tribunale di Grande Istanza di Parigi (ricorso ex articolo R615-4 CPI) o il giudice dell’ordinanza (reclamo di rettifica per modificare l’ordinanza) affinché decida sull’accessibilità di tali documenti al titolare del brevetto (Corte d’appello di Lione, ch. 01, 23 settembre 1999).

Al fine di decidere, il giudice può avvalersi di un esperto per distinguere, tra le informazioni e i documenti confidenziali, quelli necessari alla prova della contraffazione da quelli estranei (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, ch. 03, 4 luglio 1997).

La difficoltà di questa perizia consiste nel fatto che non può essere totalmente contraddittoria a causa del segreto che circonda tali documenti: pertanto, per evitare qualsiasi problema, è opportuno autorizzare i consulenti delle parti, vincolati alla riservatezza, a essere presenti durante la perizia (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, ch. 03, 31 ottobre 2000).

Approccio legato alla legge « segreto commerciale »

La legge sul segreto commerciale del 2018 ha in qualche modo influenzato il sequestro per contraffazione senza rimettere in discussione l’approccio storico.

Infatti, il giudice può (ma non è un obbligo) disporre d’ufficio (cioè direttamente nell’ordinanza) il sequestro provvisorio dei documenti sequestrati (R153-1 del codice di commercio insieme a R623-51 CPI).

Ovviamente, se il ricorrente non lo propone, è abbastanza probabile che il giudice non lo aggiunga nell’ordinanza.

Mi chiederete quindi perché il ricorrente dovrebbe richiederlo?

Ottima domanda, poiché a prima vista sembra sfavorirlo.

In realtà non lo penso. Infatti, richiederlo consente di modificare il regime di revoca del segreto: mentre nell’approccio storico il ricorrente doveva intervenire per convincere il giudice a revocare il segreto, in questo caso è la parte sequestrata a dover convincere il giudice (R153-3 del codice di commercio) che i documenti sono effettivamente confidenziali entro un termine di un mese (R153-1 del codice di commercio insieme a R623-51 CPI).

Interazione tra l’esperto e il soggetto sequestrato

Se un esperto può assistere l’ufficiale giudiziario nella sua missione (v. supra, per la qualità di tale esperto), non deve accadere che i ruoli siano invertiti (C. Cass. com. n°08-11235, 3 marzo 2009): l’esperto non può chiedere direttamente al soggetto sequestrato di fornire documenti o rispondere a determinate domande.

Interazione tra l’esperto e l’ufficiale giudiziario

L’esperto può ovviamente discutere con l’ufficiale giudiziario: quest’ultimo non deve lasciarsi influenzare dalle osservazioni tecniche dell’esperto. In ogni caso, deve distinguere chiaramente nel suo verbale le osservazioni dell’esperto dalle proprie constatazioni (Tribunale di grande istanza di Parigi, 5 maggio 2009 o Tribunale di grande istanza di Parigi, 30 settembre 2009).

Margini di discrezionalità lasciati al soggetto sottoposto a sequestro

Il soggetto sottoposto a sequestro si trova nel proprio ambiente: può far entrare nella sua azienda qualsiasi persona desideri (es. avvocato, consulente in PI).

Inoltre, il soggetto sottoposto a sequestro non è tenuto a essere collaborativo:

• non deve aprire le porte dei locali,
• non deve aiutare il richiedente il sequestro,
• non è obbligato a rispondere alle domande e può vietare ai propri dipendenti di rispondere.

Tuttavia, tale discrezionalità trova un limite quando il giudice lo ordina o quando l’ufficiale giudiziario richiede la comunicazione di un oggetto o di un documento sufficientemente preciso (10 Code Civil, 11 CPC, R615-4 CPI).

Incidenti durante il sequestro

Una resistenza da parte del soggetto sottoposto a sequestro (es. interruzione della corrente elettrica, impedimento fisico, ecc.) costituisce un illecito sanzionabile.

Prolungamento delle operazioni

Il sequestro non deve essere limitato a un solo giorno: l’ufficiale giudiziario può proseguire le operazioni per tutto il tempo necessario, anche lasciando trascorrere alcuni giorni tra le giornate in cui il sequestro ha luogo (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch03, sect. 03, 25 giugno 2002).

Per quanto riguarda lo svolgimento del sequestro prima delle 6 e dopo le 21, è preferibile prevedere tale opzione nell’ordinanza, poiché normalmente non è possibile salvo autorizzazione del giudice (L141-1 Code des procédures civiles d’exécution, nessuna deroga è possibile se i locali sono utilizzati anche come abitazione).

Anche se l’ordinanza lo autorizza, deve esserci una valida ragione per proseguire le operazioni durante la notte. In caso contrario, il sequestro potrà essere annullato (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch. 1, 29 giugno 2022, RG n° 21/06171).

Se la persona cui è stata notificata l’ordinanza non è presente durante il prolungamento delle operazioni, non sembra necessario notificare nuovamente l’ordinanza o indicare nel verbale che l’ordinanza è stata consegnata alla persona presente durante il prolungamento affinché prenda conoscenza dei poteri dell’ufficiale giudiziario (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 18 giugno 2015 che contraddice l’ordinanza del Tribunal de Grande Instance de Paris, 7 maggio 2014 emessa nello stesso procedimento).

Fallimento del sequestro

Può accadere che il richiedente il sequestro faccia « un buco nell’acqua« .

In tal caso, può benissimo richiedere una nuova ordinanza per effettuare un nuovo sequestro-contraffazione negli stessi luoghi, sperando di avere più fortuna la volta successiva (C. Cass. com., 8 luglio 2008, n°07-15075).

Tuttavia, in caso di troppi sequestri ingiustificati, il richiedente espone la propria responsabilità civile.

Consegna del verbale di sequestro

Al termine del sequestro, l’ufficiale giudiziario deve consegnare una copia del verbale di sequestro al detentore degli oggetti sequestrati (R615-2-1 CPI, comma 2) (e non al contraffattore) e menzionarlo nello stesso verbale o in un atto separato.

In caso di impossibilità di notificarlo, l’ufficiale giudiziario deve indicarlo nel verbale e lasciare un avviso di passaggio (656 CPC).

La giurisprudenza ammette che l’ufficiale giudiziario possa impiegare alcuni giorni (breve termine) per finalizzare il verbale e notificarlo successivamente al sequestrato (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 13 gennaio 2012): è necessario prestare attenzione a indicare correttamente la data della consegna per evitare di incorrere nella nullità. Questa consegna successiva è possibile poiché il codice non prevede alcun termine (Cour d’appel de Paris, 4 marzo 2016, RG n°15/10592).

La consegna può avvenire contro la firma del sequestrato, ma ciò non è obbligatorio (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 13 gennaio 2012).

Se è opportuno allegare le fotocopie al verbale, le fotografie possono essere notificate al sequestrato con un atto successivo dell’ufficiale giudiziario prima di essere allegate al secondo originale (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 12 novembre 2003).

L’assenza di consegna costituisce un’irregolarità di forma che richiede la dimostrazione di un pregiudizio (Cour d’appel de Rennes, 2e ch. com., 10 gennaio 2006 o Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 3 luglio 2009).

Azioni di merito

Termine

Se viene effettuato un sequestro per contraffazione, è necessario introdurre un’azione di merito entro un termine di 20 giorni lavorativi o di 31 giorni civili (L615-5 CPI, comma 5, in combinato disposto con R615-3 CPI).

Calcolo dei termini

Per quanto riguarda il calcolo dei termini :

• la data di inizio di tale termine è la data del sequestro (640 CPC) e non la data dell’ordinanza (C. Cass. civ. 1, 19 marzo 2015, n°13-25311) ;
  • più precisamente, la data del sequestro è la data di chiusura del verbale di sequestro da parte dell’ufficiale giudiziario (C. Cass. com. n°76-12414 2 maggio 1978).
• non si deve prendere in considerazione la data del sequestro per conteggiare il numero di giorni (641 CPC) ;
• il termine è prorogato in caso di fine settimana o di giorni festivi (642 CPC) ;
• il termine scade l’ultimo giorno del termine a mezzanotte (642 CPC) ;
• la data di fine del termine è :
  • la notifica dell’atto di citazione o della citazione e non la presentazione alla giurisdizione (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 12 febbraio 1997 o Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 15 dicembre 2006) ;
  • la trasmissione da parte dell’ufficiale giudiziario all’entità straniera richiesta dell’atto di citazione accompagnato da una traduzione nella lingua straniera in applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n°1393/2007 del 13 novembre 2007 (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 5 dicembre 2008) ;
  • la querela con costituzione di parte civile (C. Cass. crim., 29 febbraio 2000, n°99-82048), ma dalla riforma del 2007 che sottopone la costituzione di parte civile a un termine di tre mesi (85 CPP), ci si può interrogare sull’interesse di questa opzione.

In caso contrario, l’intero sequestro-contraffazione è annullato (compreso il sequestro descrittivo, L615-5 CPI, comma, per analogia Cour d’appel de Paris, 30 settembre 2022, Pôle 5, Chambre 2, n° RG 21/00511).

Pluralità di sequestri

In caso di pluralità di sequestri, ciascuno fa decorrere un termine (C. Cass. com., 3 giugno 2003, n°01-14214).

Azione di merito già esistente

È del tutto possibile richiedere un sequestro mentre un’azione di merito è già pendente.

In primo grado, tale istanza deve essere presentata al presidente della sezione adita e non al presidente del Tribunale di Grande Istanza di Parigi (C. Cass. com. n°05-19782, 26 marzo 2008, poiché si applica l’articolo 812 CPC) indicando che un’azione è già pendente (494 CPC e 813 CPC).

Se il sequestro è richiesto in appello, la domanda deve essere presentata al primo presidente (C. Cass. com., 14 settembre 2010, n°09-16854 e 958 CPC).

Naturalmente, se un’azione di merito era già stata avviata, non sussiste l’obbligo di citare in giudizio nel merito (C. Cass. com n°91-18049, 26 ottobre 1993) e non è necessario riassumere.

Sembrerebbe comunque necessario:

• indicare nella richiesta di sequestro che una procedura di merito è già pendente (C. Cass. com. n°05-19782, 26 marzo 2008);
• fornire un nuovo set di conclusioni dopo il sequestro (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 30 settembre 2008, il che è sorprendente poiché la legge tace su questo punto).

Soggetto da citare in giudizio

Non esiste alcun obbligo di citare in giudizio il detentore degli oggetti sequestrati (infatti, il sequestro presso un trasportatore può aver rivelato il nome del vero contraffattore, Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 15 giugno 1999): pertanto, può essere citato in giudizio qualsiasi terzo.

Validità della citazione in giudizio

Tuttavia, è necessario che tale citazione in giudizio sia valida (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 20 giugno 2001).

Se la citazione in giudizio era valida, ma diventa inefficace (ad es. per mancata consegna entro quattro mesi di una copia della citazione alla cancelleria, 757 CPC), è parimenti prevista la nullità del sequestro.

Tuttavia, se il richiedente il sequestro sbaglia giurisdizione, si considera che il termine sia comunque stato rispettato (Cour d’appel de Douai, 12 febbraio 2008), poiché la causa viene rinviata alla giurisdizione competente, nella stessa istanza.

Caso di un sequestro richiesto sulla base di più titoli

In questa ipotesi, sembra necessario che la citazione in giudizio riguardi tutti i titoli sulla base dei quali è stato richiesto il sequestro (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 24 novembre 2000).

Più citazioni in giudizio

Se il titolare desidera intraprendere più azioni contro diversi contraffattori, è sufficiente che una sola di queste azioni rispetti il termine di citazione in giudizio sopra menzionato (C. Cass. civ. ch. com., 7 luglio 2015, n°14-12733).

Non è quindi necessario che tutte le azioni siano intraprese entro il termine di citazione in giudizio.

Utilizzo della prova

La prova derivante dal sequestro-contraffazione può essere utilizzata :

• nel corso del giudizio di merito avviato (L615-5 CPI) ;
• in una procedura estera (anche se il verbale di sequestro non ha necessariamente la forza probante di un atto autentico) (Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 4 ottobre 2019, RG n°18/23117) ;
• nei confronti di un terzo rispetto al sequestro (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. réunies, 12 febbraio 1999) ;
• da un terzo nello stesso giudizio ;
• in un altro giudizio, che oppone le stesse parti sulla base dello stesso brevetto.

Un sequestro eseguito sulla base di un disegno e modello può servire a provare la contraffazione di un brevetto di cui il richiedente è titolare (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch. , 13 novembre 2009).

Naturalmente, la forza probante del sequestro è importante quando oggetti o campioni sono stati effettivamente sequestrati o ancora fotografie scattate, poiché anche se l’ufficiale giudiziario si sbaglia nella qualificazione nel suo verbale (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 13 giugno 1997), il giudice potrà correggere l’eventuale errore da sé.

Tuttavia, se gli oggetti sequestrati sono aperti, manipolati (es. sacchetto aperto e poi richiuso), potranno perdere il loro valore probante (Cour d’appel Paris, ch. 04, 18 maggio 2001).

Allo stesso modo, se le dichiarazioni precise e circostanziate della persona incontrata sul luogo del sequestro non possono valere come ammissione di un rappresentante legale della società, esse non hanno meno valore di informazioni (Cour d’appel de Paris, ch04, 21 settembre 2001).

Destino degli oggetti sequestrati

Nel quadro di un sequestro reale, gli oggetti sequestrati restano naturalmente di proprietà del sequestrato (il sequestro avendo come unico scopo la conservazione della prova e non la confisca).

I rischi di perdita o deterioramento dell’oggetto sequestrato gravano sul sequestrante (T. civ. Seine, 5 dicembre 1872).

Se l’azione per contraffazione è infine giudicata infondata, è possibile chiedere la revoca dei prelievi di campioni o del sequestro reale e la restituzione degli oggetti posti sotto sigillo (C. Cass. com., n°01-14945 23 aprile 2003). Questa revoca si estende alle copie dei documenti realizzati (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 2 maggio 2007) e a ogni fotografia realizzata.

Naturalmente, la restituzione degli oggetti sequestrati fa nascere un credito del sequestrato nei confronti del sequestrante: la restituzione del prezzo pagato, se del caso.

Spese del sequestro

Le spese del sequestro (spese dell’ufficiale giudiziario, fotografo, fabbro, ecc.) sono a carico del sequestrante e sono sostenute ai sensi dell’articolo 700 CPC (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 9 marzo 2010).

Diversi ricorsi

Iscrizione di falso

Forza probante del verbale di sequestro

Un verbale di sequestro ha il valore di un atto autentico (Cour d’appel de Paris, ch. 04 sect. A, 15 gennaio 2003) e ha quindi un’importante forza probante.

Iscrizione di falso e reato di falso

La procedura di iscrizione di falso consente di cercare di ribaltare la presunzione della prova.

Questa iscrizione di falso non significa necessariamente che l’ufficiale giudiziario abbia commesso un reato di falso in scrittura dell’articolo 441-4 del Codice penale (ossia messa in discussione dell’ufficiale giudiziario per una frode da parte di quest’ultimo).

In questo contesto, il falso risiede solamente nell’inesattezza delle constatazioni dell’ufficiale giudiziario e non nella mala fede.

Esempi di errori che giustificano un’iscrizione di falso

Un’iscrizione di falso può essere sollevata quando l’ufficiale giudiziario :

• « valuta » dei fatti anziché constatarli ;
• indica che il brevetto è riprodotto (ruolo del giudice) ;
• utilizza termini tecnici che presumono la contraffazione.

Prova del falso

La prova del falso può essere fornita dimostrando che l’ufficiale giudiziario non era in grado di constatare i fatti materiali che ha dichiarato di aver constatato (Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 ottobre 2000) ad esempio utilizzando le fotografie allegate (Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 marzo 1999).

Procedura di iscrizione

Per effettuare un’iscrizione di falso, è possibile procedere :

• in via incidentale in una procedura di merito esistente (i.e. incidente di falso degli articoli 306 CPC a 312 CPC) ;
• in via principale (articolo 314 CPC).

L’iscrizione di falso comporta una comunicazione al pubblico ministero (303 CPC) e eventualmente un’audizione dell’ufficiale giudiziario (304 CPC) e/o un’istruttoria (308 CPC).

Se un’iscrizione di falso viene effettuata, ma non ha successo, può essere inflitta un’ammenda civile fino a 3000€ e il ricorrente può eventualmente essere condannato al pagamento di danni e interessi (305 CPC).

Conseguenza

Nella maggior parte dei casi, il giudice ordina che vengano escluse solo le parti del verbale errate (Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 marzo 1999).

Ricorso aperto per il richiedente se non viene accolta la richiesta

L’ordinanza su richiesta può essere impugnata con appello « se non viene accolta la richiesta » (articolo 496 CPC) : ciò comprende quindi il caso in cui il giudice respinga integralmente la richiesta e il caso in cui il giudice autorizzi solo una parte della richiesta.

Il termine per l’appello è di quindici giorni (articolo 496 CPC) a decorrere dalla data di pronuncia dell’ordinanza (C. Cass. 2e civ., 16 maggio 1990, n°89-10243).

Il ricorso viene esaminato dapprima dal giudice della richiesta (ricorso grazioso) e, se questi non intende modificare la propria ordinanza, trasmette il ricorso alla corte d’appello (952 CPC).

Riféré revoca

Terzo interessato

Qualsiasi terzo interessato (es. il sequestrato, il contraffattore, il titolare di un segreto industriale, ecc.) può chiedere al giudice che ha concesso l’ordinanza (496 CPC) di revocarla (il giudice dell’istruzione è quindi incompetente, poiché una nullità del sequestro non è una nullità della procedura (il sequestro essendo distinto dalla procedura di merito) o un incidente che pone fine all’istanza, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 12 dicembre 2012).

Il giudice può revocare la propria ordinanza, ma può anche modificarla o lasciarla invariata (497 CPC).

Pertanto, il terzo può in particolare chiedere:

• la revoca pura e semplice dell’ordinanza;
• il sequestro di alcuni documenti (1961 codice civile) (R615-4 CPI);
• una misura di selezione dei documenti (Cour d’appel de Toulouse, ch. 02, 5 aprile 2000);
• il pagamento del prezzo dei documenti sequestrati;
• ecc.

Questo procedimento di urgenza serve a contestare solo le condizioni di concessione dell’ordinanza e non le condizioni di svolgimento del sequestro (Cour d’appel de Paris, ch. 14, 6 dicembre 1999) o la validità del brevetto o la contraffazione (solo il giudice del merito è competente, L615-17 CPI).

La revoca può quindi basarsi su:

• la competenza del giudice (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 14 giugno 2000),
• la titolarità del brevetto,
• la mancanza di giustificazione dei diritti del richiedente il sequestro (C. Cass. com., n°07-14709, 29 gennaio 2008),
• la contestazione seria sul diritto di sfruttamento del brevetto (es. un sequestro presso un licenziatario che sosteneva che la contraffazione contestata rientrasse nell’ambito della sua licenza, C. Cass. com., n°92-20704, 13 dicembre 1994);
• la mancanza di lealtà (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., ordinanza di urgenza, 29 marzo 2013);
• l’esaurimento del diritto (C. Cass. com, n°08-12139, 9 giugno 2009);
• ecc.

Richiedente il sequestro

Lo stesso richiedente il sequestro può introdurre il procedimento di urgenza per la revoca, per risolvere una difficoltà sorta durante il sequestro o per chiedere una misura atta a completare la prova (R615-4 CPI) (es. può chiedere la rimozione dei sigilli apposti dall’ufficiale giudiziario durante il sequestro, poiché i documenti sono stati indicati come confidenziali, Cour d’appel de Lyon, ch. 01, 23 settembre 1999).

Procedura

Il dibattito diventa allora contraddittorio (cfr. Accordi TRIPS, articolo 50, 4°).

Il référé-rétractation è un référé e non una procedura « nella forma dei référé » (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 2e ch., 27 aprile 2011 nel senso che non conosce il merito, ossia la nullità dei verbali di sequestro).

Tuttavia, non si tratta di un référé « completo » (« adito come in materia di référé« , C. Cass. com., n°80-12276, 24 settembre 1981): questa procedura non è soggetta alle condizioni di merito degli articoli 808 CPC e 809 CPC (urgenza, assenza di contestazione seria, esistenza di un turbamento manifestamente illecito o rischio di danno imminente) (C. Cass. com., n°99-10076, 9 ottobre 2001).

Non esiste un vero e proprio termine per proporre un référé rétractation (C. Cass. 2e civ., n°01-11536, 17 ottobre 2002).

La rétractation può intervenire anche qualora la causa sia già pendente dinanzi al tribunale (C. Cass. 2e civ., n°89-18207, 26 novembre 1990).

Nuovo provvedimento

Il fatto che un provvedimento sia stato revocato non significa che il titolare non possa richiedere immediatamente un nuovo provvedimento (C. Cass. com., n°07-15075, 8 luglio 2008).

Appello

È inoltre ammesso ricorso contro l’eventuale revoca del provvedimento (490 CPC).

Il termine per l’appello è di quindici giorni (490 CPC).

Conseguenza della revoca su un sequestro effettuato

Può accadere che il provvedimento di sequestro venga revocato dopo le operazioni di sequestro.

In tal caso, il verbale di sequestro e i documenti sequestrati non possono più essere utilizzati (Cour d’appel de Paris, 23 settembre 2014).

Richiesta di nullità del sequestro

Principio

Quando le regole che disciplinano il sequestro non sono state rispettate, è possibile chiedere la nullità del sequestro.

Tale richiesta di nullità del sequestro può riguardare (C. Cass. 1re civ., n°11-18045, 14 novembre 2012):

• il fatto che il ricorrente non abbia agito nel merito nei termini prescritti (nullità di diritto incorsa anche in assenza di pregiudizio, L615-5 CPI);
• le condizioni dello svolgimento del sequestro:
  • le nullità di merito che sono incorse anche in assenza di pregiudizio (articolo 117 CPC, l’ufficiale giudiziario che ha compiuto determinati atti non ne aveva il potere);
  • le nullità di forma che sono incorse solo se il ricorrente può dimostrare un pregiudizio;
• le condizioni di concessione del provvedimento (competenza del giudice, prova, titolarità, ecc.) (vedi supra)
  • se per un certo periodo non era possibile chiedere la nullità del sequestro per un problema relativo alla concessione del provvedimento, la Corte di Cassazione ha convalidato tale richiesta di nullità dinanzi ai giudici di merito (C. Cass. com, 17 marzo 2015, n°13-15862).

Focus sulle nullità di fondo

Una nullità di fondo può essere:

• il fatto che il giudice che ha concesso l’ordinanza non sia competente (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 14 giugno 2000);
• la richiesta deve essere firmata dall’avvocato postulante (C. Cass. com., 14 novembre 2006, n°04-14865 o C. Cass. 2e civ., 24 febbraio 2005, n°03-11718);
  • contra Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e ch., 5 dicembre 2013 o Cour d’appel de Paris, 19 gennaio 2016, Pôle 5, 1re ch., RG n°14/10676.
• il fatto che il titolo non sia stato presentato contestualmente alla richiesta (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 12 maggio 2004);
• il fatto che il richiedente non sia abilitato a chiedere un sequestro:
  • il richiedente non è il titolare (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 15 aprile 2005) anche se, stranamente, la Corte di cassazione indica che ciò non costituisce un vizio se la cessione non è iscritta (C. Cass. com., n°92-14435, 24 maggio 1994);
  • il richiedente non ha pubblicato una cessione o una licenza al RNB (C. Cass. com., 31 ott. 2006, n°05-11149);
  • il richiedente è licenziatario semplice e non esclusivo;
  • il difetto di potere del rappresentante della società (es. potere conferito all’amministratore delegato di rappresentare la società in giudizio votato dall’assemblea generale, ma gli statuti non sono stati aggiornati e pubblicati al RCS, C. Cass. com., 3 giugno 2008, n°07-14457);
  • il richiedente non esiste (es. società non ancora iscritta, denominazione errata, C. Cass. com., 29 gennaio 2008, n°07-14709, il titolare è scomparso a seguito di una cancellazione dal RCS, Tribunal de Grande Instance Paris, 3e ch., 2e sect., 6 aprile 2007);
  • il titolo non esiste (ha cessato di produrre i suoi effetti, Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 5 maggio 1999 o è decaduto, Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 12 maggio 2004), ma la sua successiva annullazione non rende nullo il sequestro (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 18 giugno 2004);
  • il titolo non è opponibile (es. domanda non pubblicata, Cour d’appel de Paris, ch. 04 sect.À, 25 aprile 2001, rivendicazioni modificate non notificate Tribunal de Grande Instance Paris, 3e ch., 2e sect., 6 aprile 2007);
• il fatto che l’ufficiale giudiziario abbia effettuato un sequestro al di fuori della sua competenza territoriale (C. Cass. 2e civ., 6 giugno 2013, n°12-17771);
• il fatto che non sia stata costituita alcuna garanzia nonostante la richiesta del giudice;
• il fatto che l’ufficiale giudiziario effettui un nuovo sequestro dopo la chiusura delle operazioni (C. Cass. com., 21 gennaio 2004, n°02-14525);
• il fatto che l’ufficiale giudiziario ecceda l’autorizzazione conferita dall’ordinanza (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 10 marzo 2004), es. interrogatorio, sequestro di scorte senza autorizzazione,
• il fatto che il richiedente sia presente (v. supra, C. Cass. 1re civ., 6 luglio 2000, n°97-21404);
• ecc.

La nullità del sequestro per irregolarità di sostanza è pronunciata d’ufficio, senza che sia necessario giustificare un pregiudizio (119 CPC). Il giudice può rilevarla d’ufficio se presenta un carattere di ordine pubblico (120 CPC).

Inoltre, è possibile che l’irregolarità di sostanza comporti solo una nullità parziale (es. per la parte in cui l’ufficiale giudiziario ha ecceduto i suoi poteri, Cour d’appel de Paris, ch. 04, 23 settembre 1998).

Non è possibile sanare un’irregolarità di sostanza prima della pronuncia della sentenza mediante il meccanismo dell’articolo 121 CPC (C. Cass. com., 31 ott. 2006, n°05-11149).

Anche se alcune giurisprudenze avevano indicato che occorreva sollevare un’eccezione di nullità del sequestro prima di ogni difesa nel merito, pena l’inammissibilità (C. Cass. com. n°98-19503, 25 aprile 2001), sembra in realtà possibile chiedere la nullità di un sequestro (vizio di sostanza) in qualsiasi momento (C. Cass. com. n°08-18732, 19 gennaio 2010), poiché non si tratta di un’eccezione di procedura ai sensi degli articoli 73 CPC e 74 CPC. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 28 marzo 2012).

Tale nullità può essere richiesta anche in appello poiché non costituisce una domanda nuova, ma un mezzo nuovo (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 23 settembre 1998).

Focus sulle nullità di forma

Una nullità di forma sanziona l’inosservanza di un requisito previsto dalla legge o dall’ordinanza.

Chi invoca un’irregolarità di forma deve far valere un pregiudizio (114 CPC) personale (e non un pregiudizio nei confronti di un terzo, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 23 ottobre 2015, RG n°14/06720).

L’esistenza o l’assenza di pregiudizio rientra nella valutazione sovrana del giudice di merito (C. Cass. 2e civ., 25 gennaio 2000, n°97-12620).

Tuttavia, il pregiudizio deve essere preciso e non può consistere semplicemente nel fatto che il sequestrato non potesse conoscere il contenuto delle autorizzazioni conferite dall’ordinanza (C. Cass. 2e civ., 29 maggio 1991, n°90-10713).

Una nullità di forma può essere :

• la mancata consegna dell’ordinanza (vedi supra, C. Cass. 2e civ., n°90-10713, 29 maggio 1991) ;
• la presenza non autorizzata di una persona durante il sequestro per assistere l’ufficiale giudiziario (escluso il praticante dell’ufficiale giudiziario, ad es. un fabbro, Tribunale di grande istanza di Parigi, 3e ch., 1re sect., 30 maggio 2007) ;
• la mancata consegna della prova di costituzione della garanzia (C. Cass. com., 14 marzo 1888) ;
• l’omissione, nella presentazione del ricorso, e se un giudizio di merito è pendente, dell’indicazione della giurisdizione adita (Corte d’appello di Parigi, ch. 04 sect. A, 27 novembre 2002) ;
• il fatto che, se l’ordinanza precisa la qualifica dell’esperto (ad es. consulente in PI), tale qualifica non sia stata rispettata ;
• il fatto che il pagamento del prezzo prescritto non sia stato effettuato (Corte d’appello di Parigi, Pôle 5, 1re ch., 25 novembre 2009) ;
• il fatto che il primo originale, il secondo originale e la copia notificata non siano identici
  • ma un vizio potrà essere raramente invocato se la differenza tra gli originali è minima (Corte d’appello di Parigi, ch. 04 sect. A, 15 gennaio 2003) ;
• il fatto che il verbale non menzioni il nome del sequestrato (648 CPC) ;
• il fatto che il verbale non menzioni la data del sequestro (648 CPC), il che causa un pregiudizio alla persona citata in giudizio poiché non può verificare i termini di citazione (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3e ch., 1re sect., 17 dicembre 2003), salvo se la persona citata in giudizio era presente durante il sequestro (Corte d’appello di Parigi, Pôle 5, 2e ch., 18 giugno 2010) ;
• il fatto che alcune fotografie allegate al verbale non rechino il visto dell’ufficiale giudiziario (Tribunale di grande istanza di Parigi, 3e ch., 1re sect., 30 settembre 2008) ;
• il difetto di identificazione dell’ufficiale giudiziario (vedi supra, 649 CPC e C. Cass. com., n°95-15804, 20 ottobre 1998), anche se l’ordinanza è firmata in modo illeggibile dall’ufficiale giudiziario (C. Cass. com., 19 dicembre 2006, n°05-14431) ;
  • il vizio può essere l’impossibilità per il sequestrato di verificare se la persona fisica che si è presentata presso di lui avesse effettivamente il titolo di ufficiale giudiziario (Corte d’appello di Parigi, 4e ch., sect. A, 10 marzo 2004) ;
• la mancata pubblicazione da parte dell’INPI della traduzione delle rivendicazioni (Corte d’appello di Parigi, ch. 14, 12 dicembre 1997), sapendo che la notifica della traduzione prima di iniziare il sequestro sana tale irregolarità ;
• il difetto di consegna al sequestrato del verbale di sequestro previsto dall’articolo R615-2-1 CPI ;
  • il vizio può essere l’incapacità del sequestrato di proporre un’istanza di revoca davanti al giudice del sequestro ;
• ecc.

Le nullità derivanti da irregolarità di forma devono essere richieste in limine litis (cioè prima di qualsiasi eccezione di merito o di inammissibilità) (74 CPC e 112 CPC – C. Cass. com., 25 aprile 2001, n°98-19503), ma possono essere richieste, eventualmente, anche dopo una richiesta di perizia (poiché non costituisce una difesa di merito), altrimenti sono inammissibili.

Un’irregolarità di forma può inoltre comportare una nullità parziale.

Un vizio di forma può essere sanato in qualsiasi momento (115 CPC).

Giudice competente

La nullità del sequestro si richiede dinanzi al TGI di Parigi (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 9 marzo 2010) o dinanzi alla Corte d’appello di Parigi, in appello: i motivi di nullità costituiscono una difesa nel merito e non un’eccezione di procedura (C. Cass. com., 19 gennaio 2010, n°08-18732), non è quindi necessario sollevare la nullità in limite litis).

Come ogni difesa nel merito, il giudice competente non è il giudice dell’istruzione ma il giudice del merito (Tribunal de Grande Instance de Paris, ordinanza del giudice dell’istruzione, 29 ottobre 2015, RG n°15/01383).

Soggetti che possono richiedere la nullità

Tale azione non è riservata al sequestrato e può quindi essere richiesta da qualsiasi persona che abbia un interesse legittimo (ad eccezione della nullità legata al difetto per il ricorrente di aver agito nel merito, poiché l’articolo L615-5 CPI lo riserva al sequestrato).

Appello

L’appello della decisione di nullità del sequestro è ammesso con la sentenza nel merito, anche se tale nullità fosse trattata come incidente e decisa prima della decisione sul merito (Cour d’appel de Paris, ch. 04, sect. A, 14 marzo 2001).

Effetti della nullità

L’effetto della nullità di un sequestro è la scomparsa della prova, che non può più essere utilizzata (9 CPC e C. Cass. com., 1º luglio 2003, n°01-10807), anche se è ammesso che i campioni e gli oggetti realmente sequestrati possano essere nuovamente sequestrati nelle mani dell’ufficiale giudiziario (C. Cass. com., n°07-15075, 8 luglio 2008) o della cancelleria (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 20 dicembre 2000).

Abuso e sviamento della procedura

È stata considerata una descrizione per contraffazione dissimulata una descrizione richiesta ai sensi dell’articolo 145 CPC laddove, in modo evidente, una descrizione per contraffazione sarebbe stata più appropriata (Cour d’appel de Paris, ch. 04, sect. A, 27 marzo 2002): l’esistenza di una misura istruttoria più specifica e prevista nel codice della proprietà industriale esclude a priori il ricorso al testo più generale del Codice di Procedura Civile (C. Cass. 1e civ, n°11-20531, 28 novembre 2012).

Un accertamento d’acquisto non è necessariamente una descrizione per contraffazione dissimulata (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch. 7 novembre 2012), poiché si tratta di semplici constatazioni materiali e non di indagini dissimulate. Tuttavia, in caso di accertamento d’acquisto, e se l’ufficiale giudiziario effettua egli stesso gli atti, è necessario che dichiari la propria qualità al momento dell’acquisto / dell’apertura del conto su Internet (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 27 febbraio 2013 o C. Cass. civ. ch. civ 1, 20 marzo 2014, n°12-18518) salvo se l’ufficiale giudiziario agisca in virtù di un’ordinanza del giudice delle istanze e questa lo autorizzi a non dichiarare la propria vera identità se non dopo aver effettuato le constatazioni pertinenti (C. Cass., 2e ch. civ., 4 settembre 2014, n°13-22971).

La descrizione non deve consentire di spiare il concorrente e di accedere a segreti di fabbrica (C. Cass. com., n°07-15075, 8 luglio 2008). Un tale sviamento della procedura può essere sanzionato con il risarcimento dei danni (C. Cass. com., 12 febbraio 2013, n°11-26361).

Inoltre, può configurarsi un abuso se il richiedente la descrizione dà un’eccessiva e inutile pubblicità alla stessa (es. decisione di effettuare la descrizione in una fiera, in modo ostentato, per screditare i concorrenti presso la clientela, Cour d’appel d’Orléans, ch. com., 10 luglio 2003).

In caso di descrizioni ripetute senza una ragione particolare, il richiedente potrà essere sanzionato (C. Cass. com., n° 96-10576, 27 gennaio 1998).

Concorrenza sleale in parallelo

In caso di procedura per concorrenza sleale in parallelo, ci si può chiedere se sia possibile utilizzare il quadro della descrizione per contraffazione per trovare le prove necessarie alla procedura.

Se alcune giurisdizioni hanno già accettato un’istanza motivata dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale (purché i fatti contestati siano distinti, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 8 novembre 2011), ciò sembra sorprendente.

Tuttavia, se il titolare preferisse sostenere due istanze distinte (per prudenza) su due basi diverse (concorrenza sleale e contraffazione), sarebbe necessario richiedere le due descrizioni (descrizione « 145 » e descrizione per contraffazione) allo stesso giudice: al presidente del tribunale di Grande Instance di Parigi (normalmente la descrizione 145 si richiede al presidente del tribunale di commercio, C. Cass. com., n°11-23216, 20 novembre 2012).

Diritto all’informazione

In via accessoria, è possibile richiedere numerose informazioni relative alla contraffazione. È quindi possibile ottenere informazioni sull’origine della contraffazione, sulle reti di distribuzione utilizzate, ecc. (L615-5-2).

Tale diritto all’informazione è concesso dal giudice (di merito o in via d’urgenza), eventualmente sotto pena di astreinte.

Non è necessario che un’azione di merito sia già stata avviata o che una contraffazione sia già stata giudicata per poter richiedere l’accesso alle informazioni che consentono di « determinare l’origine e le reti di distribuzione dei prodotti o procedimenti » (a seguito della nuova formulazione dell’L615-5-2): è del tutto possibile richiederlo al giudice dell’istruzione (ad esempio, tramite un’eccezione).

Inoltre, è del tutto possibile avvalersi di tale diritto anche se il brevetto in questione fosse scaduto (ma solo se i fatti oggetto di tale richiesta non siano prescritti, C. Cass, ch. com., 21 ottobre 2014, n°13-15435).

Misure istruttorie complementari

È inoltre possibile richiedere « ogni misura istruttoria complementare » (L615-5-1-1 CPI) anche se non è stata richiesta alcuna descrizione per contraffazione.

In generale, sembra che il TGI di Parigi abbia qualche timore riguardo a questo nuovo articolo e conceda molto raramente le misure richieste.