Attività inventiva

Definizione dell’attività inventiva

Per essere brevettabile, un’invenzione deve implicare un’attività inventiva (A52(1) CBE).

Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per un uomo del mestiere, essa non deriva in modo evidente dallo stato della tecnica propria dell’attività inventiva (A56 CBE).

Stato della tecnica opponibile

Per la definizione dello stato della tecnica, si prega di fare riferimento a La definizione dello stato della tecnica opponibile.

La prova di una divulgazione

Per quanto riguarda la prova di una divulgazione, si prega di fare riferimento alla pagina Prove di una divulgazione.

Apprezzamento dell’attività inventiva

Combinazione di documenti

È del tutto possibile combinare diversi documenti (raramente più di due, Linee guida G-VII 6) se questa combinazione è evidente per l’uomo del mestiere (T2/81): ad esempio, uno dei due documenti fa esplicitamente riferimento all’altro.

Le eccezioni a questo principio possono verificarsi in caso di problemi parziali, per i quali ciascuno dei problemi deve essere trattato separatamente (Linee guida G-VII 6).

È inoltre possibile combinare due modalità di realizzazione di un medesimo documento se nulla allontana l’uomo del mestiere da questa combinazione (i.e. « teach away », T95/90).

Una sinergia tra i componenti di una combinazione non è sufficiente, da sola, a stabilire un’attività inventiva, a meno di stabilire che l’effetto non è evidente (T1639/21). Concretamente, ciò significa che anche se una combinazione produce un effetto tecnico superiore alla somma degli effetti individuali dei suoi componenti, questo effetto deve essere imprevedibile per l’uomo del mestiere.

Approccio « problema-soluzione »

L’UEB ha sviluppato un approccio volto a determinare, quasi scientificamente, se l’invenzione è inventiva.

Questo approccio non ha carattere obbligatorio, ma è ampiamente raccomandato (T465/92, Linee guida G-VII 5).

Questo approccio è costituito da 5 fasi:

• determinazione del dominio tecnico dell’invenzione per limitare lo stato della tecnica;
• determinazione dell’uomo del mestiere;
• determinazione dello stato della tecnica più vicino;
• determinazione del problema tecnico oggettivo;
• determinazione dell’evidenza dell’invenzione.

Fase 1: Campo tecnico e limitazione dello stato della tecnica

Come determinare se un campo tecnico deve essere considerato per l’approccio problema-soluzione?

Un campo tecnico è considerato pertinente per il campo tecnologico dell’invenzione:

• se questo campo rappresenta lo stesso campo tecnico di quello dell’invenzione;
• se questo campo tecnico rappresenta le conoscenze generali dell’uomo del mestiere (T195/84);
• se questo campo è un sottocampo del campo dell’invenzione (cioè un campo tecnico specifico più ristretto) e se l’applicazione principale nota dell’invenzione è in questo sottocampo (T955/90);
• se questo campo è un campo « vicino », cioè:
  • se problemi identici o analoghi a quelli incontrati nel campo dell’invenzione si pongono, e che normalmente l’uomo del mestiere dovrebbe conoscere (T176/84);
  • se i materiali utilizzati sono apparentati o quando è stato dibattuto nel grande pubblico del problema tecnico che si pone nei due campi (T560/89).

Si deve notare che il campo tecnico che presenta il maggior numero di caratteristiche con l’invenzione non è necessariamente quello da considerare (anche se generalmente è adatto, Linee guida G-VII 5.1).

Inoltre, uno stato della tecnica citato dal depositante stesso non è necessariamente pertinente per valutare l’attività inventiva (T28/87).

Inoltre, il solo fatto che la descrizione faccia riferimento a un documento di un campo tecnico lontano non permette di considerare questo campo tecnico come vicino (T28/87).

Fase 2: Campo tecnico e persona esperta

La persona esperta è quella del campo tecnico dell’invenzione (Linee guida G-VII 3) (cioè, del suo problema tecnico e non della sua soluzione, T422/93).

Ad esempio, se il problema tecnico è « trovare un materiale elastico che non si rompa facilmente », la persona esperta sarà uno specialista nel campo dei materiali anche se questo materiale è destinato alla fabbricazione di nastri di trasporto (T32/81).

La persona esperta si intende (Linee guida G-VII 3) :

• un praticante normalmente qualificato, esperto nel suo campo ;
• che possiede le conoscenze generali nel campo in questione ;
• e che ha una conoscenza onnisciente di tutti gli elementi dello stato della tecnica (come limitato precedentemente),
• e avere a sua disposizione i mezzi e la capacità per procedere a lavori ed esperimenti correnti.

Come vediamo, la persona esperta è una pura finzione della mente.

Questa finzione è tanto più marcata poiché è ammesso che la persona esperta non è necessariamente una sola persona: può così essere un team multidisciplinare (ad esempio, per risolvere più problemi concatenati, T141/87 e Linee guida G-VII 3).

Se questa persona esperta è spesso una persona con una formazione media (cioè non è un premio Nobel, T60/89) che consulta lo stato della tecnica alla ricerca di un componente con la stessa funzione (T142/84), può tuttavia essere un dottorando se il campo tecnico lo richiede (ad esempio, sequenziamento del DNA, T412/93, Linee guida G-VII 3.1).

Fase 3: Determinazione dello stato della tecnica più vicino

Principio: stesso obiettivo o stessi effetti

Per determinare questo stato della tecnica più vicino (cioè quello che costituisce il punto di partenza più promettente per effettuare uno sviluppo ovvio che conduca all’invenzione, Linee guida G-VII 5.1), è necessario che:

• questa divulgazione miri a raggiungere lo stesso obiettivo o a ottenere gli stessi effetti dell’invenzione (T482/92, T2255/10) ;
• o almeno che appartenga allo stesso campo tecnico dell’invenzione (o a un campo strettamente correlato).

Se generalmente questa divulgazione è quella che corrisponde a un uso simile e che richiede il minor numero di modifiche strutturali e funzionali per giungere all’invenzione rivendicata (T606/89), questa non è una regola (T1666/16): è quindi necessario dare più peso al problema di origine, alla destinazione d’uso e agli effetti ottenuti rispetto al numero di caratteristiche comuni nella scelta dello stato della tecnica più vicino (T1019/13).

Unicità dello stato della tecnica più vicino?

Data la formulazione « più vicino », potremmo essere tentati di concludere che questo stato della tecnica sia necessariamente unico.

Non è così: può esserci più di uno stato della tecnica più vicino (T405/14) o può esistere un dubbio riguardo allo stato della tecnica più vicino (T1148/15).

La domanda pertinente, quando si tratta di scegliere un punto di partenza, è quindi essenzialmente quella di sapere se esso permette di sollevare o meno un’obiezione realistica.

Un documento scelto come stato della tecnica più vicino non può essere escluso semplicemente perché un altro apparentemente più promettente è disponibile.

Stessi effetti esplicitamente o intrinsecamente?

Può capitare che un documento cerchi di risolvere un problema completamente diverso dall’invenzione (es. effetto antifornfora di uno shampoo) ma che contenga tutte le caratteristiche che permettono di risolvere quello dell’invenzione (es. del silicone avente un effetto condizionante noto).

In questa ipotesi, può essere scelto come documento dello stato della tecnica più vicino (T2304/16).

Pertanto, non è obbligatorio cercare esplicitamente l’effetto tecnico nei documenti dello stato della tecnica: il semplice fatto che lo stato della tecnica abbia intrinsecamente l’effetto è sufficiente.

Identificazione dello scopo dell’invenzione

La determinazione dello scopo dell’invenzione non deve essere fatta sulla base di una selezione soggettiva, ma deve prendere in considerazione ciò che è rivendicato (T2255/10).

Caso del miglior punto di partenza

Non è escluso, anche quando un documento D1 che si interessa dello stesso problema tecnico generale (PG) esiste, considerare che un altro documento D2, che si interessa di un problema simile (PS), costituisca una scelta migliore, o almeno una scelta altrettanto plausibile, a condizione che appaia immediatamente all’uomo del mestiere che ciò che è insegnato in questo documento D2 può essere adattato allo scopo dell’invenzione in modo semplice e utilizzando solo le sue conoscenze generali (T1841/11).

Tuttavia, in questa situazione, non è possibile argomentare che l’uomo del mestiere non sarebbe stato motivato a risolvere il problema generale PG partendo da D2, poiché l’approccio problema-soluzione presuppone che l’uomo del mestiere desideri risolvere PG fin dall’inizio del processo inventivo.

Giustificazione dello stato della tecnica più vicino

Ci si può chiedere se lo stato della tecnica più vicino debba essere giustificato o possa essere messo in discussione.

In questo caso, alcune decisioni affermano che non c’è bisogno di giustificazione (T1112/19) e che tutti i documenti possono essere utilizzati indifferentemente.

Focus su uno stato della tecnica più vicino in un altro dominio

Può capitare che l’analisi precedente conduca a selezionare un documento di un dominio tecnico diverso come stato della tecnica più vicino.

Sotto questa ipotesi, non bisogna dimenticare che uno stato della tecnica più vicino che non si interessa allo stesso scopo o allo stesso effetto dell’invenzione non può condurre l’uomo del mestiere in modo evidente verso l’invenzione rivendicata (T473/15).

Fase 4: Determinazione del problema tecnico oggettivo

Introduzione

Il problema tecnico oggettivo è il problema che deriva, per l’uomo del mestiere, dalla domanda come depositata rispetto allo stato della tecnica oggettivo (T13/84).

Questo problema deve quindi essere coerente con la domanda.

Come formularlo?

Una volta identificato il documento dello stato della tecnica più vicino, è necessario esaminare le differenze tecniche (che siano strutturali o funzionali) tra questa divulgazione e le rivendicazioni.

Queste differenze tecniche permettono di formulare un problema che l’uomo del mestiere dovrebbe porsi per adattare lo stato della tecnica più vicino al fine di ottenere gli effetti tecnici che costituiscono l’apporto dell’invenzione (Linee guida G-VII 5.2): questo problema non è necessariamente quello presentato dalla domanda (potrebbe essere meno ambizioso).

I test post-pubblicazione non sono presi in considerazione per definire il problema tecnico oggettivo (T852/20, G2/21 contra T1989/19).

In linea di principio, qualsiasi effetto prodotto dall’invenzione può essere utilizzato come base per formulare il problema tecnico, se l’effetto può essere dedotto dalla domanda così come è stata depositata (T386/89).

Naturalmente, il problema tecnico oggettivo non è il problema tecnico iniziale posto dalla domanda e potrebbe non essere esplicitamente formulato nella domanda: è quindi possibile riformularlo (T13/84) anche in una fase avanzata (ad esempio in fase di ricorso, T162/86).

Il problema tecnico riformulato può anche basarsi su nuovi effetti se l’uomo del mestiere può vedere che questi effetti erano implicitamente contenuti nel problema tecnico iniziale (T1329/04)

Al contrario, è necessario evitare un ragionamento a posteriori introducendo nel problema tecnico elementi di soluzione tecnica (T229/85) anche se questo problema fosse posto dalla descrizione stessa (T686/18). Allo stesso modo, è importante non introdurre nella formulazione del problema un contributo del brevetto nell’identificazione di una problematica (ad esempio, la risoluzione di un problema che si verifica solo raramente e che non era mai stato identificato dallo stato della tecnica, T605/20).

Inoltre, se il richiedente desidera introdurre il problema tecnico riformulato nella descrizione, è necessario tenere conto dell’A123(2) CBE (Linee guida G-VII 11).

Impossibilità di formulare

Può capitare in alcuni casi che la formulazione delle rivendicazioni sia così ampia che la formulazione del problema tecnico è impossibile di fronte alla molteplicità dei casi di implementazione possibili.

In questo caso, l’invenzione non può dimostrare attività inventiva (T1766/16).

Caso dell’effetto bonus

Piccola difficoltà aggiuntiva: il caso dell’ « effetto bonus ».

Si parla di effetto bonus quando si ottiene un effetto tecnico aggiuntivo, anche sorprendente, ma che si è obbligati a ottenere.

Ad esempio, se abbiamo solo un’opzione (o un numero dato di opzioni) per fabbricare una pillola e questa opzione procura necessariamente un effetto tecnico di uniformizzazione dei composti della pillola, questa uniformizzazione è un effetto bonus.

In questa ipotesi, non si deve tenere conto di questo effetto bonus nella formulazione del problema tecnico o nel ragionamento di attività inventiva (T1936/13).

Un effetto cruciale e inatteso — anche se non ricercato inizialmente — non può essere ignorato nella valutazione dell’attività inventiva (T1356/21, punto 3.4; vedere anche T1147/16).

Per alcune giurisprudenze, affinché un effetto tecnico sia qualificato come effetto bonus, deve essere dimostrato che non esiste nessun’altra alternativa per ottenere il primo effetto, o che il secondo effetto è puramente accidentale (T1356/21, confermando T192/82 e T227/89).

Il problema tecnico necessariamente tecnico?

Può capitare che alcuni esaminatori indichino « Il problema tecnico che esponete (es. semplificazione di un’interazione) non è tecnico e quindi non è un vero problema tecnico » (situazione vissuta)…

In mancanza di sapere cosa sia un « problema tecnico » (poiché nessuno osa darne una definizione precisa), è necessario analizzare la giurisprudenza. Così è un problema tecnico valido, un problema che permette:

• di ridurre i costi (T255/00, punto 2.1.2 – in realtà, penso che si debba considerare il problema come una diminuzione di un « vincolo » per analogia con la decisione T102/08) ;
• di aumentare la qualità audio (caratteristica soggettiva) (T255/00, punto 2.1.2) ;
• di semplificare un processo di fabbricazione (T551/09, punto 11) ;
• di creare un’interfaccia uomo-macchina interattiva e semplice da usare (T333/95, punto 4.2) ;
• di presentare semplicemente e semplificare la valutazione dei risultati di una ricerca di immagini (T634/00, punti 14 e 15) ;
• di migliorare l’aspetto di un bicchiere (T1852/09) ;
• di permettere un buon compromesso tra diverse caratteristiche (T672/21).

Così, è del tutto possibile che un problema tecnico sia soggettivo (es. rendere un oggetto più bello) (T1852/09 o T255/00).

Inoltre, il fatto che il problema tecnico sia motivato da scelte di un utente o da preferenze non tecniche non ha alcuna influenza sul fatto che il problema sia non tecnico (T634/00, punto 15).

Una caratteristica matematica senza effetto tecnico rilevante non può fondare un’attività inventiva (T746/22).

Problemi tecnici parziali

Quando le differenze tecniche identificate non partecipano tutte alla risoluzione di un medesimo problema tecnico (Linee guida G-VII 6 e T389/86), si parla di problemi tecnici parziali.

Ciò può accadere in particolare in caso di semplice « giustapposizione di caratteristiche » (cioè non esiste sinergia tra le diverse caratteristiche, Linee guida G-VII 7).

Ogni problema tecnico parziale sarà trattato separatamente, e un approccio « problema-soluzione » sarà svolto su ciascuno dei gruppi di caratteristiche che partecipano a questi problemi tecnici parziali (eventualmente con documenti dello stato della tecnica più vicino diversi) (Linee guida G-VII 6).

È sufficiente che uno di questi gruppi di caratteristiche implichi un’attività inventiva affinché l’oggetto della rivendicazione sia inventivo (Linee guida G-VII 6).

Prova dell’effetto tecnico

In alcuni casi particolari, gli esaminatori o i membri delle camere di ricorso possono dubitare del problema tecnico posto (dubitando dell’effetto allegato della caratteristica): questo è il caso in particolare in chimica, biologia, cosmetica, nel caso dei medicinali, ecc.

Ciò può verificarsi anche in altri settori se l’effetto tecnico rivendicato non è credibile (T339/13) o non è credibile sull’intera portata delle rivendicazioni (T279/17).

Si parla allora di plausibilità dell’effetto tecnico (T2015/20).

È quindi possibile fornire test comparativi (T1127/10, eventualmente su richiesta, T609/02), purché siano verificabili e riproducibili.

In particolare, se « la descrizione della procedura e la valutazione dei test comparativi […] sono entrambi difettosi e insufficientemente significativi per stabilire in modo credibile l’esistenza di un miglioramento« , questi test potrebbero non essere ammessi (T826/11).

È necessario fornire un’analisi della distribuzione statistica dei risultati, in particolare nel caso in cui (T826/11):

• i risultati sperimentali sono vicini e/o
• il pannello di tester o il campione è limitato in numero.

Non esiste alcun requisito riguardo alla data di fornitura di questi test: possono essere contenuti nella domanda ma possono anche essere forniti dopo il deposito, durante l’esame o durante un’opposizione (T2371/13).

L’onere della prova grava sulle spalle del titolare (T1265/17). In mancanza, l’esaminatore si baserà sulla plausibilità di questo effetto tecnico.

Fase 5: Determinazione dell’evidenza dell’invenzione

Approccio « would »

Una volta formulato il problema tecnico, ci si deve chiedere se, al fine di risolvere questo problema, la modifica dello stato della tecnica più vicino per arrivare all’invenzione sarebbe evidente.

Si considererà che questa modifica è evidente se lo stato della tecnica nel suo complesso contiene un insegnamento che avrebbe indotto l’uomo del mestiere a modificare lo stato della tecnica più vicino per arrivare all’invenzione (Linee guida G-VII 5.3, T90/84).

Questo incentivo o suggerimento può, ad esempio, essere:

• il secondo documento dello stato della tecnica propone di risolvere lo stesso problema tecnico o un problema simile;
• il secondo documento dello stato della tecnica suggerisce (anche implicitamente, T257/98) una tale modifica.

Se il documento dello stato della tecnica più vicino sconsiglia una soluzione (cioè « teach away » in inglese, T95/90), si considera che l’uomo del mestiere non cercherà di modificare questo documento in questo senso. Ciò può verificarsi anche se la soluzione dell’invenzione va contro l’insegnamento principale del documento dello stato della tecnica più vicino, alla luce dello scopo perseguito da questo stato della tecnica (T2201/10).

Può anche accadere che la distanza tra lo stato della tecnica più vicino e l’invenzione sia così grande da non permettere all’uomo del mestiere di superare ragionevolmente questa distanza (T1571/19).

Approccio « would » abusivo?

Può capitare che alcuni considerino che la caratteristica distintiva della vostra invenzione sia « evidente » e sia una « scelta chiara per l’uomo del mestiere » confrontato al vostro problema…

Ammetto che di fronte a un tale argomento, è difficile difendersi.

A titolo di illustrazione, l’UEB indica che un esaminatore può benissimo non citare alcun documento se considera che la caratteristica è di notorietà pubblica (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 1° ottobre 2007, riguardante i metodi nel campo delle attività economiche« , JO 2007, 592).

Fortunatamente, potete contestarlo (T766/91) : se una persona vi afferma che questa caratteristica fa parte delle conoscenze generali dell’uomo del mestiere o che la caratteristica è evidente, potete chiedergli di dimostrarlo (ammetto di non aver avuto molto successo davanti alle camere d’esame, ma bon… decisioni contrarie T1370/15 o T1090/12).

Approccio « could »: il problema della ricerca di un’alternativa o della selezione tra scelte evidenti

Un problema tecnico che si pone può benissimo essere la ricerca di un’alternativa (« soluzione sostitutiva« ) a una caratteristica nota (Linee guida G-VII 5.2, T12/07, T1968/08, T894/19).

Questo problema si pone se la differenza tecnica con lo stato della tecnica procura gli stessi effetti (o effetti simili) a una caratteristica di questo stato della tecnica (es. il problema tecnico è trovare un’alternativa all’uso di una molla – lo stato della tecnica divulgando la gomma che permette di ammortizzare gli urti, come la molla) (Linee guida G-VII 5.2).

In questa situazione, basta semplicemente provare che l’uomo del mestiere avrebbe potuto modificare (e non avrebbe modificato) lo stato della tecnica per arrivare alla soluzione rivendicata (T1419/10).

Approccio « could »: doppia selezione di valori senza effetto tecnico

Come abbiamo visto per la novità, può darsi che la novità rispetto a un documento risieda nel fatto che occorra realizzare una doppia selezione.

Tuttavia, se questa selezione non procura alcun effetto tecnico, l’invenzione non potrà essere considerata inventiva (T1984/15).

Approccio « could »: la selezione tra scelte evidenti

Indizi negativi

Complemento a una divulgazione incompleta

L’invenzione rappresenta una delle soluzioni che verrebbe facilmente e/o naturalmente in mente all’uomo del mestiere per colmare una lacuna/imprecisione di una divulgazione (Linee guida G-VII 14).

Utilizzo di un equivalente noto

es. sostituzione di una pompa elettrica con una pompa a benzina (Linee guida G-VIIA 1).

Utilizzo di un materiale noto per le sue proprietà note

es. utilizzo di un detergente per le sue proprietà di riduzione della tensione superficiale dell’acqua (Linee guida G-VIIA 1).

Giustapposizione di caratteristiche

Se le caratteristiche sono note indipendentemente, funzionano in modo normale senza produrre un effetto che superi la somma degli effetti noti precedentemente, è probabile che questa giustapposizione non sia inventiva (Linee guida G-VIIA 2).

Indizi positivi

Svantaggio prevedibile e pregiudizio

La semplice ottenzione di un effetto svantaggioso non implica alcuna attività inventiva (T119/82).

Tuttavia, se questo effetto svantaggioso non è in realtà altro che un pregiudizio (cioè un’opinione ampiamente diffusa, ma inesatta su un fatto tecnico), l’attività inventiva potrà essere riconosciuta (purché l’esistenza del pregiudizio sia provata, T60/82).

Effetto inatteso

L’ottenimento di un effetto tecnico inatteso può essere considerato come un indizio di attività inventiva (Linee guida G-VII 10.2).

Tuttavia, se non esistono alternative possibili ai mezzi differenzianti dell’invenzione, l’UEB considererà che ci si trova in una « situazione a senso unico » in cui l’uso del mezzo conduce in modo evidente a vantaggi prevedibili e quindi senza attività inventiva (T192/82).

Bisogno esistente da lungo tempo

Quando l’invenzione risolve un problema tecnico alla cui soluzione gli specialisti lavorano da lungo tempo o risponde a un bisogno esistente da lungo tempo, ciò può essere considerato come un indizio di attività inventiva (Linee guida G-VII 10.3).

Invenzione di problema

L’attività inventiva può essere riconosciuta quando l’invenzione risiede nell’identificazione di un problema che non era riconosciuto in precedenza nello stato della tecnica (T2/83, T1641/09, T1201/13).

Caso particolare delle invenzioni « miste »

Vi invito a guardare la pagina sulle invenzioni miste.