Principio

Una vez presentada la solicitud, el marco de la invención queda fijado.

Si posteriormente el titular intenta modificar sus reivindicaciones para cubrir una « nueva invención » en la que no había pensado en el momento de la solicitud (ej.: un producto de un competidor cercano a su invención), es normal denegarle esta modificación (Directrices H-IV 2.1).

Este es el principio del A123(2) CPE:

La solicitud de patente europea o la patente europea no podrá modificarse de manera que su objeto se extienda más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

Objeto de la solicitud

El « objeto » de la solicitud en el sentido del A123(2) CPE comprende:

  • los elementos que describen la invención (A83 CPE);
  • la presentación del problema planteado;
  • la solución;
  • las ventajas que aporta (R42(1) c) CPE).

Así, puede existir un problema de extensión en todos estos puntos, y no solo en las reivindicaciones, como suele admitirse.

Contenido de la solicitud tal como fue presentada

Forman parte

Divulgaciones explícitas

De la descripción

Por supuesto, las divulgaciones explícitas en la descripción forman parte del contenido de la solicitud (G11/91).

De las reivindicaciones

En cuanto a las reivindicaciones, forman parte de la solicitud si fueron presentadas en la fecha de la solicitud (G11/91).

Divulgaciones de los dibujos (bajo condiciones)

Los dibujos también forman parte de la divulgación de la solicitud (G11/91).

Los dibujos también pueden servir de base para una modificación si, a la luz del resto del documento (T676/90):

  • la divulgación es clara e inequívoca (Directrices H-V 6);
  • la divulgación no es una característica « negativa » (ausencia de… T170/87);
  • la divulgación no es una medida de los dibujos (T523/88, salvo si se indica una escala, T398/92);
  • El soporte de dicha modificación debe ser claramente percibido por el experto en la materia como intencionado (y no fortuito) y deliberado por parte del inventor para resolver el problema técnico (T398/00).

Cabe señalar que si los dibujos se presentan en color, el color puede utilizarse para comprender su significado y alcance (aunque el color sea una irregularidad de forma, T1544/08).

Divulgaciones implícitas

Los contenidos implícitos también forman parte del contenido de la solicitud (T1599/18).

Una divulgación es implícita si la característica objeto de la divulgación se impone al experto en la materia como la única y exclusiva posibilidad teniendo en cuenta las divulgaciones explícitas (es decir, consecuencia clara y inequívoca de lo que se menciona explícitamente, Directrices G-VI 6).

También se dice que la divulgación se deriva directamente y sin ambigüedad de la solicitud (T514/88).

A modo de ilustración, la divulgación de un par de zapatos no implica necesariamente la presencia de cordones (pueden existir cierres de velcro u otros sistemas de sujeción): por tanto, los cordones no son una divulgación implícita.

No obstante, la divulgación de un avión implica necesariamente la existencia de alas: las alas son entonces divulgaciones implícitas.

La decisión T1599/18 incluso indica que varias alternativas pueden ser divulgadas implícitamente: Así, esta decisión no considera que la noción « inequívoca » signifique que no haya varias opciones/alternativas/soluciones.

Documentos citados en la solicitud (bajo condiciones)

El contenido de los documentos citados en la solicitud forma parte de su contenido solo si (Directrices H-IV 2.3.1) se desprende claramente de la descripción de la invención tal como fue presentada (T689/90) que, de forma acumulativa:

  • se busca o podría buscarse protección para dichas características;
  • dichas características participan en la solución del problema técnico de la invención;
  • dichas características están incluidas (al menos implícitamente) en la descripción de la invención;
  • dichas características pueden ser identificadas de manera precisa en lo que divulga el documento de referencia;
  • el documento citado es accesible (T737/90):
    • en la OEP: en la fecha de presentación de la solicitud,
    • al público: en la fecha de publicación de la solicitud.

No forman parte

Resumen

El resumen no forma parte de la divulgación (T246/86 y Directrices F-II 2.2).

Documento de prioridad

Los documentos de prioridad no forman parte del contenido de la solicitud tal como fue presentada (T260/85 y Directrices H-IV 2.2.5).

Reivindicaciones presentadas tras la solicitud

Asimismo, las reivindicaciones presentadas tras la solicitud (y a diferencia de la descripción o los dibujos presentados tras la solicitud, Directrices H-IV 2.3.2) no forman parte del contenido de la solicitud tal como fue presentada (Directrices H-IV 2.3.3).

Análisis de la ampliación

Principio

Directamente y sin ambigüedad

Existe una extensión de la solicitud si la modificación no se deriva directamente y sin ambigüedad de la información contenida en la solicitud tal como fue presentada, incluso teniendo en cuenta elementos implícitos para el experto en la materia (Directrices H-IV 2.2).

Interpretación

Para identificar si la modificación provoca una extensión del contenido, es necesario considerar todas las interpretaciones razonables de la modificación (T1791/16).

 Si una reivindicación es ambigua u oscura, deben tenerse en cuenta todas las interpretaciones técnicamente razonables. Basta con que una de ellas contenga un objeto que se extienda más allá de la solicitud tal como fue presentada para deducir la presencia de materia añadida.

¿Una cuestión de alcance?

Algunas personas me han dicho ya que una modificación de las reivindicaciones debe analizarse, con respecto al A123(2) CBE, en términos de alcance de las reivindicaciones: ¿estaba respaldado el nuevo alcance de las reivindicaciones por la descripción?

Nada más falso: el alcance de las reivindicaciones no es en absoluto el criterio aquí…

En efecto, es perfectamente posible modificar las reivindicaciones sin modificar su alcance, aunque la modificación sea contraria a lo dispuesto en el A123(2) CBE (ej. modificación de una reivindicación inicial « dispositivo de metal… » por « dispositivo de metal, por ejemplo de aluminio, … »).

Utilización del A69 CBE

Cuando analizamos una extensión, podemos legítimamente preguntarnos si debe utilizarse el A69 CBE: ¿deben interpretarse las reivindicaciones a la luz de la descripción?

La respuesta es sí (T516/18), ya sea para tener una interpretación extensiva del alcance o restrictiva.

Utilizar la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones está permitido (T2475/18) e incluso es necesario si el experto en la materia, incluso con la voluntad de comprender, se enfrenta a características poco claras y/o incoherentes.

Modificación de los dibujos

Si los dibujos se modifican sobre la base de dibujos presentados que no estaban en el idioma del procedimiento, no existe una extensión más allá del contenido tal como fue presentado (T382/94).

Adición de características

Al añadir una característica en la solicitud, es necesario analizar si esta característica se deriva directamente y sin ambigüedad de la solicitud tal como fue presentada (Directrices H-IV 2.2 y T201/83).

No es necesario que esta característica tenga una contribución técnica (G1/93).

Si es así, debe considerarse que esta adición cumple con los criterios del A123(2) CBE.

Disclaimer

Si por razones jurídicas (ej.: evitar una excepción a la patentabilidad), se añade un disclaimer, este es aceptable si no modifica el contenido técnico de la divulgación (G1/03 y G2/03).

Adición de limitaciones no técnicas

Puede ocurrir que las reivindicaciones se limiten, durante el procedimiento, de manera no técnica (ej. restricción del método reivindicado únicamente a ciertos momentos, o únicamente a ciertos parámetros).

En este supuesto, las cámaras de recurso parecen considerar que estas limitaciones no están prohibidas por el A123(2) CBE (T1779/09): el principio parece aquí evitar que el titular caiga en la « tenaza » de los A123(2) CBE y A123(3) CBE.

Supresión/sustitución de características

La prueba de esencialidad o triple prueba

La supresión/sustitución de características de una reivindicación es posible si (Directrices H-V 3.1 y T331/87):

  • dicha característica no se presenta como esencial en la divulgación de la invención,
  • dicha característica no es indispensable, como tal, para la realización de la invención en relación con el problema técnico que esta se propone resolver, y
  • su supresión/sustitución no exige modificar realmente en consecuencia otras características.

Esta prueba se denomina con mayor frecuencia «prueba de esencialidad» o «triple prueba».

Hacia el fin de la prueba de esencialidad o triple prueba

Algunas decisiones cuestionan esta prueba (T1852/13 o T1462/14) o, al menos, afirman que esta prueba no define condiciones suficientes: pueden añadirse otras condiciones en función del caso concreto.

En efecto, se señala que la decisión T331/87 establece una prueba en un caso concreto y no afirma que esta prueba sea absoluta (« may not violate A123(2) EPC« ).

Para la cámara de recurso (T1852/13 o T172/17), el « Gold standard » (es decir, directa e inequívocamente) debe aplicarse siempre (y es mucho más restrictivo que la triple prueba).

Selección en dos listas

Listas no convergentes

El hecho de realizar una selección en varias listas no convergentes no es admisible con arreglo al A123(2) CBE (T727/00 o T686/99).

Una lista no convergente es una lista del tipo: « A o B o C o D« .

Además, una selección de dos compuestos en una lista única equivale a una selección de compuestos en dos listas idénticas y, por tanto, no es admisible (T1374/07).

Estas consideraciones siguen siendo válidas incluso si la descripción prevé una frase del tipo « cualquier combinación entre…« . En efecto, el número de combinaciones es a menudo demasiado elevado para que una combinación concreta se divulgue « directa e inequívocamente » (T1374/07).

Listas convergentes

La situación es más flexible si nos encontramos ante listas convergentes (T2237/10 contra T812/09).

Una lista convergente es una lista del tipo: « A o preferentemente B o aún más preferentemente C« .

No obstante, cualquier selección en listas de alternativas convergentes no es automáticamente conforme al A123(2) CPE. Según la presente decisión, al menos dos condiciones son necesarias:

  • la combinación no debe estar asociada a una contribución técnica no divulgada (T1621/16 y T1020/21)
  • la combinación debe estar respaldada por un indicador (ejemplos, modos de realización específicos…)

Combinación de modos de realización

El contenido de una solicitud no debe considerarse como un depósito del que se pueden extraer características propias de modos de realización distintos de la solicitud para combinarlas de manera que se cree artificialmente un modo de realización particular (T 296/96, T 1206/07 ; T 1239/08 ; T 1648/11, T 1799/12, T 1853/13).

En ausencia de la más mínima indicación relativa a la combinación particular de que se trate, la selección correspondiente de características no se desprende clara e inequívocamente, para el experto en la materia, del contenido de la solicitud tal como fue presentada (T 686/99).

Combinación de reivindicaciones

Podríamos pensar que la combinación de reivindicaciones no vulnera el A123(2) CPE.

En realidad, esto no es en absoluto evidente (T389/13).

La prueba que debe aplicarse se basa en lo que se desprendería directa e inequívocamente para el experto en la materia de la solicitud tal como fue presentada, lo que implica analizar las distintas características de las reivindicaciones dependientes en cuestión y sus relaciones, tal como se divulgan en la solicitud, ya sea explícitamente, por ejemplo mediante un vínculo directo, como una referencia a otras reivindicaciones, o implícitamente, analizando su función e interacciones.

Generalización intermedia

Se denomina « generalización intermedia » al hecho de extraer una característica de la descripción aislándola de su contexto (ej. un modo de realización dado, Directrices H-V 3.2.1).

Dicha generalización solo es posible si:

  • la característica extraída no está inextricablemente ligada a las demás características de dicho modo de realización (T714/00),
  • las características no extraídas de dicho modo de realización satisfacen la prueba de esencialidad mencionada anteriormente,
  • la divulgación general justifica el aislamiento de la característica extraída, conduciendo a una generalización, y su introducción en la reivindicación.

Esto puede ocurrir, en particular, cuando las características omitidas tienen su propia función, independientemente del resto del sistema (T461/05).

Reformulación del problema técnico

En teoría, el A123(2) CBE no es relevante en relación con la simple reformulación del problema técnico (T654/89). Se vuelve relevante si el solicitante desea añadir este problema técnico reformulado en la solicitud (Directrices G-VII 11).

Una reformulación del problema técnico es posible si el experto en la materia puede deducir el problema formulado de la solicitud tal como fue presentada y a la luz del estado de la técnica más cercano (T13/84 y Directrices H-V 2.4).

Caso de una divulgación de intervalos

Mezcla de los límites de intervalos

Puede ocurrir que una solicitud divulgue:

  • la presencia de un compuesto X en una solución (es decir, superior al 0 %);
  • el hecho de que preferentemente el compuesto X esté comprendido entre el 5 % y el 20 %;
  • el hecho de que aún más preferentemente el compuesto X esté comprendido entre el 8 % y el 15 %.

La cuestión que se plantea entonces es si esto es contrario a lo dispuesto en el A123(2) CBE al reivindicar:

  • entre el 5 % y el 15 %;
  • entre el 0 % y el 15 %;
  • etc.

La respuesta es « sí: numerosas decisiones han reconocido el derecho del solicitante a combinar intervalos entre sí (T2/81, T1170/02).

Por el contrario, está prohibido combinar los dos límites inferiores de los intervalos divulgados para crear un nuevo subintervalo (ej. aquí, entre el 5 % y el 8 %): el nuevo subintervalo no corresponde a una combinación de intervalos divulgados (T1170/02).

Utilización de un valor particular como límite

Puede ocurrir que se reivindique un intervalo [1; 1000] y que el valor de 200 se dé como ejemplo.

La cuestión que se plantea es si se puede reivindicar el intervalo [200;1000] o [1; 200].

En este caso, dependerá de lo que se indique en la solicitud, pero si la solicitud enseña que puede utilizarse cualquier amplitud, el experto en la materia entendería que el valor 200 puede servir como límite (T1556/16).

Exclusión de un límite

También puede plantearse la cuestión de la exclusión de un límite.

En efecto, si el intervalo [0;15%] se describe en la solicitud, ¿es posible reivindicar « inferior al 15 % » (es decir, estrictamente inferior al 15 %)?

No existe una respuesta firme en todos los ámbitos técnicos, pero esto ha sido autorizado en el ámbito de la química (T83/13): en efecto, en química, el experto en la materia no puede ver diferencia entre una concentración del 15 % y una concentración del 14,9999 %. Por lo tanto, la enseñanza técnica es la misma.

No obstante, cabe señalar la decisión T1990/10, que va en sentido contrario.

Adición de un estado de la técnica

La mención de un estado de la técnica en la descripción no plantea problemas de extensión más allá del contenido tal como fue presentado (T11/82 y Directrices F-II 4.3).