Opposizione

A partire dal 1° aprile 2020, l’INPI introduce una nuova procedura (L411-1 CPI): un’opposizione sui brevetti francesi la cui menzione di concessione è stata pubblicata nel BOPI a partire da tale data.

Esaminiamo nel dettaglio il suo funzionamento.

Composizione della divisione di opposizione

A questo stadio, non abbiamo elementi per saperlo: esaminatore? numero di membri?

L’unica cosa che sappiamo è che un esaminatore che ha istruito una domanda di brevetto non può istruire l’opposizione (R613-44-5 CPI).

Tuttavia, tale esaminatore può essere ascoltato nel quadro della procedura di opposizione (R613-4-5 CPI).

Qualità delle parti

Titolare

Anche se non è esplicitamente indicato nei testi, il titolare sembra essere parte della procedura… meno male!

Opponente

Qualsiasi persona

Qualsiasi persona può presentare un’opposizione (L613-23 CPI) senza considerazione di interesse ad agire (almeno, questa condizione non è prevista).

È del tutto possibile presentare opposizioni congiunte (R613-44 CPI) o avere più opposizioni sullo stesso brevetto (in tal caso, le opposizioni saranno riunite, R613-44-3 CPI).

L’opponente può essere una persona fisica o giuridica (R613-44 CPI).

Limitazione del termine « qualsiasi persona »

L’unica limitazione a questo principio è che il titolare stesso non può presentare opposizione al proprio brevetto (L613-23 CPI).

Prestanome

Pertanto, è del tutto possibile che l’opponente sia un prestanome (cioè una persona che maschera il « vero » opponente).

Rappresentanza

Per le persone che non hanno il domicilio o la sede in uno Stato membro dell’UE o dell’accordo sullo Spazio economico europeo, devono farsi rappresentare da un rappresentante (R613-44 CPI).

Nel caso di un’opposizione congiunta, può essere nominato un rappresentante comune (R613-44 CPI).

Trasferimento della qualità di opponente

A questo stadio, non abbiamo elementi per affermare che un trasferimento della qualità di opponente sia possibile.

Tuttavia, secondo i principi del diritto processuale civile, possiamo legittimamente ritenere che un trasferimento sia possibile in caso di:

• successione ereditaria;
• successione universale (es. fusione di persona giuridica);
• successione a titolo particolare (cioè cessione di un ramo d’azienda) se l’opposizione era stata presentata nell’interesse della parte ceduta.

Interveniente

Il principio di intervento noto secondo la CBE non è stato ripreso per l’opposizione francese.

Allo stesso modo, le osservazioni di terzi durante la procedura di opposizione non sembrano possibili.

Sospensione

Principio

La fase istruttoria o il termine di 3 mesi affinché la decisione sia emessa dopo la fase istruttoria sono sospesi (R613-44-10 CPI):

• se l’INPI viene informato che un’azione di rivendicazione di proprietà è in corso (è necessario che l’informazione provenga dalla persona che ha intrapreso l’azione);
• se un’azione di nullità è già pendente al momento della presentazione dell’opposizione;
• se l’INPI attende informazioni o elementi che potrebbero avere un’incidenza sull’esito dell’opposizione o sulla situazione delle parti;
• se le parti si accordano congiuntamente per sospendere la procedura (per una durata di quattro mesi rinnovabile due volte – solo durante la fase istruttoria).

Ogni decisione di sospensione è notificata alle parti (R613-44-10 CPI).

È molto sorprendente la condizione « azione di nullità già pendente ». Cosa succede se un’azione di nullità interviene dopo la presentazione dell’opposizione? Si rischia una certa collisione…

Ripresa a seguito di una sospensione

La procedura riprende se (R613-44-11 CPI):

• l’INPI viene informato che è intervenuta una decisione per l’azione di rivendicazione e che tale decisione non è suscettibile di ricorso;
• l’INPI viene informato che è intervenuta una decisione per l’azione di nullità e che tale decisione non è suscettibile di ricorso;
• Se una delle parti che avevano congiuntamente richiesto la sospensione chiede la ripresa.

Ci si può comunque porre la domanda, nei primi due casi, cosa succede se l’azione viene semplicemente abbandonata?

Alla ripresa della procedura di opposizione, se la portata del brevetto è stata modificata (tipicamente per un’azione di nullità per la quale vi è stata una limitazione giudiziale), l’opponente è invitato a precisare entro un termine stabilito la portata della sua opposizione (R613-44-11 CPI).

La ripresa della procedura è notificata senza indugio alle parti dall’INPI, con indicazione di una data di ripresa.

Ritiro dell’opposizione, rinuncia al brevetto e prosecuzione d’ufficio

Ritiro di tutte le opposizioni

Se tutte le opposizioni sono ritirate, la procedura di opposizione è chiusa d’ufficio (R613-44-12 CPI).

Ritiro da parte di uno degli opponenti

Finché rimane almeno un opponente, non c’è motivo di chiudere l’opposizione (R613-44-12 CPI).

Tuttavia, è difficile sapere cosa succede se uno degli opponenti che ha presentato un’opposizione congiunta decide di ritirarsi dall’opposizione.

Rinuncia, revoca, estinzione del brevetto

La procedura di opposizione è chiusa d’ufficio (R613-44-12 CPI) se:

• il titolare rinuncia alle rivendicazioni che sono oggetto dell’opposizione;
• il brevetto è dichiarato nullo con una decisione giudiziaria (es. azione di nullità in parallelo);
• gli effetti del brevetto sono cessati, salvo se l’opponente giustifichi un interesse legittimo all’ottenimento di una decisione di opposizione.

Prosecuzione d’ufficio della procedura

In Francia, l’INPI non ha il potere di proseguire d’ufficio la procedura di opposizione, anche se il brevetto fosse manifestamente nullo.

Aspetti formali

Termine per l’opposizione

Il termine per presentare opposizione è di 9 mesi (R613-44 CPI) a decorrere dalla pubblicazione nel BOPI della menzione di concessione.

La prosecuzione della procedura non è applicabile al termine di 9 mesi (L612-16 CPI). Tuttavia, non comprendo bene questa precisazione, visto che la prosecuzione della procedura è aperta al richiedente e non all’opponente…

Tassa di opposizione

Una tassa di opposizione sarà necessaria per presentare l’opposizione (R613-44-1 CPI): 600 € (decreto relativo alle tasse annuali in materia di brevetto pubblicato l’8 marzo 2020).

Forma dell’opposizione

L’opposizione deve contenere (R613-44-1 CPI):

• L’identità dell’opponente;
• I riferimenti del brevetto contro il quale è presentata l’opposizione;
• Una dichiarazione che precisi la portata dell’opposizione, indicando
  • le rivendicazioni interessate,
  • i motivi sui quali si fonda l’opposizione,
  • i fatti, e
  • i documenti invocati a sostegno di tali motivi;
• La giustificazione del pagamento della tassa annuale prescritta;
• Se del caso, la designazione del rappresentante e, salvo che abbia la qualità di consulente in proprietà industriale o di avvocato, la procura.

È necessario fornire tali documenti entro il termine per l’opposizione (R613-44-1 CPI) (ad eccezione della designazione del rappresentante, ma ne parliamo di seguito).

Deposito dell’opposizione

A questo stadio, non so quali mezzi saranno autorizzati per depositare l’opposizione.

Probabilmente il portale di procedura online…

Fatti (es. pubblicazioni) e prove prodotte tardivamente

Dalla formulazione degli articoli che trattano dell’opposizione (in effetti, l’opponente può presentare solo osservazioni nella procedura), sembrerebbe che l’unica occasione per l’opponente di presentare fatti e prove sia al momento della presentazione dell’opposizione.

Pertanto, qualsiasi documento tardivo (anche quelli che non erano accessibili all’opponente al giorno della presentazione dell’opposizione) probabilmente non può essere presentato successivamente.

Severo, no?

Soprattutto sapendo che il titolare può modificare le sue rivendicazioni. L’opponente non ha nemmeno il diritto di reagire a tali modifiche?

Argomenti presentati tardivamente

Tale punto non è assolutamente affrontato dal CPI.

Pertanto, non sappiamo se sia possibile presentare nuovi argomenti nel corso della procedura.

Nuovi motivi

Allo stesso modo, il CPI non si pronuncia riguardo ai nuovi motivi.

L’opponente può presentarne di nuovi? Cosa succede se il titolare modifica le sue rivendicazioni?

Avrete capito, non apprezzo molto il rigore nella redazione del CPI…

Ricevibilità dell’opposizione

Principio

Ogni opposizione presentata dopo il termine di 9 mesi è dichiarata irricevibile (R613-44-2 CPI).

Allo stesso modo, è irricevibile un’opposizione che non dettaglia, nei termini:

• l’identità dell’opponente,
• i riferimenti del brevetto,
• la portata dell’opposizione,
• la giustificazione del pagamento della tassa annuale.

Se alcuni motivi non sono sufficientemente motivati (es. mancano alcuni fatti o alcune prove), ma almeno uno è corretto, l’opposizione sarà comunque ricevibile: solo i motivi non motivati saranno scartati (non fondati, R613-44-2 CPI).

L’opponente è informato delle irregolarità e può contestarle (ciò non significa che possa correggerle, R613-44-2 CPI).

Se l’opponente non aveva nominato un rappresentante quando avrebbe dovuto, l’INPI lo avvisa e gli concede un termine per correggere: in difetto, l’opposizione è considerata irricevibile (R613-44-2 CPI).

Conseguenza dell’irricevibilità

La conseguenza principale è che l’opponente non potrà presentare la sua opposizione…

Certo!

Per quanto riguarda la questione se la tassa di opposizione venga rimborsata, sarei propenso a dire di no, poiché la tassa di opposizione non è elencata nell’articolo R411-17 CPI.

Conseguenza della ricevibilità

In caso di opposizione(i), l’INPI informa senza indugio il titolare (R613-44-6 CPI).

Impugnazione del brevetto

Misura / rivendicazioni impugnate

È possibile impugnare un brevetto sull’insieme delle sue rivendicazioni o solo su una parte (L613-23-1 CPI).

Motivi

I motivi di opposizione possibili sono (L613-23-1 CPI):

• L’oggetto del brevetto non è brevettabile, cioè:
  • non è considerato un’invenzione;
  • non è nuovo;
  • non è inventivo;
  • non ha un’applicazione industriale;
  • è escluso dalla brevettabilità (es. metodo chirurgico);
• Il brevetto non espone l’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché un tecnico del settore possa attuarla;
• L’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda così come è stata depositata o, quando il brevetto è stato concesso sulla base di una domanda divisionale, l’oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale così come è stata depositata.

In sintesi, si tratta degli stessi motivi che davanti all’UEB…

Fase istruttoria

Principio

La fase istruttoria inizia alla fine del termine di opposizione (R613-44-6 CPI).

In linea generale, la procedura è contraddittoria (R613-44-4 CPI): ogni documento di una delle parti viene trasmesso alle altre parti senza indugio.

Fase 1: Informazione e raccolta del parere del titolare

Viene concesso un termine al titolare per presentare osservazioni in risposta o proporre la modifica delle proprie rivendicazioni (R613-44-6 CPI).

Il titolare può modificare le rivendicazioni del proprio brevetto (L613-23-3 CPI):

• al fine di reagire a un motivo di opposizione sollevato dall’opponente;
• senza estendere il suo oggetto oltre la domanda iniziale (incluso, se del caso, la domanda madre in caso di divisione);
• senza estendere la portata della protezione del brevetto;
• assicurandosi che la nuova protezione sia:
  • brevettabile, cioè:
    • sia un’invenzione;
    • sia nuovo;
    • sia inventivo;
    • abbia un’applicazione industriale;
    • non sia escluso dalla brevettabilità (es. metodo chirurgico);
  • chiara e concisa;
  • sufficientemente descritta.

Ciò che è interessante qui è la mancanza di conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto delle condizioni di L613-23-3 CPI. Insomma, a questo stadio… Mi direte: sì, ma se non è sufficientemente descritto, l’INPI respingerà. Il vostro ragionamento è corretto:

• se all’opponente è consentito aggiungere questo motivo (il che non è chiaro);
• o se l’INPI è abilitato a prendere una decisione su un motivo non sollevato (neppure questo è chiaro).

Fase 2: Avviso di istruttoria da parte dell’INPI

Entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza del termine concesso al titolare del brevetto, viene notificato alle parti un avviso di istruttoria, redatto sulla base degli elementi forniti dalle parti e contenente l’analisi dell’INPI (R613-44-6 CPI).

Da ciò si può comprendere che l’INPI non può sollevare d’ufficio alcuni motivi?

Tale notifica invita le parti a presentare, entro un termine stabilito, osservazioni ed è accompagnata, se del caso, dalle osservazioni o proposte di modifica delle rivendicazioni presentate dal titolare (R613-44-6 CPI).

Fase 3: Dibattito scritto

Le parti presentano le proprie osservazioni (o modifiche per il titolare) entro il termine stabilito (R613-44-6 CPI).

Tali osservazioni sono trasmesse alle altre parti alla scadenza del termine (R613-44-6 CPI).

Ancora una volta, l’INPI concede un nuovo termine per la risposta (se sono state presentate osservazioni o modifiche) (R613-44-6 CPI).

Tali risposte sono trasmesse alle altre parti alla scadenza del termine (R613-44-6 CPI).

Fase 4: Dibattito orale

Le parti possono richiedere di presentare osservazioni orali (R613-44-6 CPI).

In tal caso, viene organizzata una procedura orale con le parti (R613-44-6 CPI).

Fine della procedura di istruttoria

La procedura di istruttoria si conclude (R613-44-8 CPI):

• il giorno della presentazione orale, se questa ha luogo;
• altrimenti alla scadenza del primo termine concesso se nessuna risposta è fornita dalle parti,
• altrimenti alla scadenza del secondo termine concesso.

La data di conclusione della procedura di istruttoria viene notificata alle parti (R613-44-8 CPI).

Decisione finale

Principio

La decisione, adottata al termine di una procedura contraddittoria, è emessa dal direttore dell’INPI (L613-23-2 CPI, L613-44-7 CPI).

Sarebbe stato auspicabile che il CPI indicasse gli elementi che possono fondare la decisione:

• i motivi sollevati inizialmente?
• nuovi motivi sollevati nel corso della procedura?
• motivi sollevati d’ufficio dall’ufficio?

Insomma…

Tale decisione ha gli stessi effetti di una sentenza ai sensi dell’articolo L111-3 del codice delle procedure civili di esecuzione (L613-23-2 CPI) ed è quindi esecutiva: ciò assume tutto il suo significato quando si sa che una parte può essere condannata a sostenere le spese dell’altra parte…

È inoltre opportuno notare che, secondo il principio SVR, l’assenza di risposta dell’INPI entro 3 mesi dopo la fase istruttoria (L613-23-2 CPI insieme a R613-44-6 CPI), l’opposizione si considera respinta.

La decisione può essere (L613-23-4 CPI):

• una revoca totale o parziale del brevetto;
• un mantenimento in forma modificata (ossia modificata dal titolare);
• un rigetto dell’opposizione.

Effetto della decisione di revoca

La decisione di revoca ha effetto assoluto (L613-23-6 CPI).

Le decisioni retroagiscono alla data di deposito della domanda di brevetto (L613-23-6 CPI).

Qui, non sono certo di essere in linea con l’approccio francese:

• perché l’articolo L613-23-6 CPI non precisa che le decisioni di mantenimento in forma modificata hanno anch’esse effetto assoluto? Avrebbero effetto solo tra le parti?
• perché aver scelto di retroagire alla data di deposito della domanda e non alla data di concessione? Si potrebbero immaginare argomentazioni contorte del tipo « Non vi è estensione di portata anche se l’INPI ha accettato una modifica in opposizione che lo comporta, poiché la retroattività alla data di deposito mi protegge »…

Caso della revoca parziale

Se la decisione è una decisione di revoca parziale, il titolare è rinviato davanti all’INPI per adattare il proprio insieme di rivendicazioni (L613-23-6 CPI).

Se l’insieme adattato non è conforme alla decisione di revoca parziale, il titolare è informato (R612-73 CPI) e dispone di un termine assegnato per correggere.

Il direttore generale dell’INPI ha il potere di respingere l’insieme di rivendicazioni modificate per difetto di conformità alla decisione di revoca parziale (L613-23-6 CPI) se il titolare non corregge correttamente il proprio insieme di rivendicazioni o non presenta osservazioni (R612-73 CPI).

Se le sue osservazioni non sono convincenti, sarà assegnato un nuovo termine: senza una correzione adeguata, l’insieme di rivendicazioni è respinto (L613-23-6 CPI e R612-73 CPI).

Onestamente, non so quali conseguenze abbia il respingimento del proprio insieme di rivendicazioni… il brevetto viene revocato totalmente? Non sembra…

Può essere presentato un ricorso in annullamento contro la decisione di rigetto dell’insieme di rivendicazioni (R612-73-3 CPI).

Pubblicazione del nuovo fascicolo di brevetto

Un fascicolo viene ripubblicato dall’INPI se (R613-44-9 CPI):

• la decisione divenuta definitiva mantiene il brevetto in una forma modificata;
• se l’insieme di rivendicazioni modificate presentato all’INPI dal titolare del brevetto è conforme alla decisione di revoca parziale divenuta definitiva.

Ripartizione e fissazione delle spese

Una parte può chiedere il rimborso delle proprie spese se l’equità lo richiede e nei limiti di una tariffa fissata per decreto (L613-23-5 CPI).

Ricorsi contro le decisioni di opposizione

È possibile proporre ricorsi in riforma contro le decisioni di opposizione (R411-19 CPI): la corte d’appello di Parigi (R411-19-1 CPI e D411-19-2 CPI).

Tali ricorsi sono sospensivi (L411-4 CPI).

I ricorsi devono essere proposti entro 1 mese dalla notifica della decisione (R411-21 CPI).

L’INPI non è parte nel ricorso, ma può presentare osservazioni scritte (R411-23 CPI).