Priorità

Testo applicabile

Sebbene simili, le regole applicabili alla priorità per le domande europee standard sono quelle della CBE (A87 CBE) e non quelle della CUP (A4 CUP) (J15/80).

Per le domande Euro-PCT, è necessario applicare il PCT (A150(2) CBE) che rinvia esplicitamente alla CUP (A8.2.a PCT) o più precisamente alla sua ultima versione (cioè l’atto di Stoccolma).

Rivendicazioni e correzione della priorità

Per sapere come rivendicare e correggere una priorità, si prega di consultare: i requisiti legati al deposito.

Condizioni di fondo da rispettare

Soggetti che possono rivendicare una priorità

Qualsiasi persona

In linea di principio, qualsiasi persona può rivendicare una priorità, indipendentemente dal fatto che sia domiciliata in uno Stato membro o meno.

Limitazione

Tuttavia, ciò non significa che non esistano alcune condizioni per rivendicare una priorità.

Le uniche persone che possono rivendicare la priorità sono (A87(1) CBE):

• il depositante della domanda anteriore;
• il suo avente causa.

È interessante notare che per molto tempo l’UEB richiedeva condizioni aggiuntive come una cessione scritta, l’identità dei depositanti, una cessione anteriore alla rivendicazione della priorità, ecc. Ma le decisioni della Grande Camera G1/22 e G2/22 hanno cambiato le cose: il diritto di rivendicare una priorità è presunto esistere non appena le condizioni formali per rivendicare la priorità sono soddisfatte.

La presunzione è confutabile, l’onere della prova ricade sulla parte che contesta la validità della priorità, ma questa parte dovrà presentare elementi fattuali seri.

Caso particolare di una cessione di priorità

Principio

Può accadere che una persona ceda la domanda iniziale insieme al suo diritto di priorità (es. deposito di una domanda provvisoria US da parte degli inventori, T407/15).

Legge applicabile alla cessione

Per valutare la validità della cessione, è necessario fare riferimento alla legge nazionale applicabile alla cessione (e non alla legge del paese di deposito della domanda iniziale) (T0517/14): ma la giurisprudenza dell’UEB non ha stabilito la regola per determinare questa legge applicabile (buona fortuna, eh?).

In particolare, non c’è alcuna ragione per cui l’A72 CBE (che prescrive una cessione scritta per una domanda di brevetto) si applichi a una cessione del diritto di priorità (T0517/14): la cessione può benissimo essere orale se la legge nazionale lo consente.

Pertanto, è necessario analizzare il caso specifico per determinare la legge applicabile. Ad esempio, può trattarsi di:

• la legge del contratto di lavoro per una cessione tra un dipendente e un datore di lavoro;
• la legge scelta dalle parti al momento della firma del contratto di cessione.

Cas ancora più particolare: una cessione parziale del diritto di priorità

Sembra del tutto possibile cedere solo una parte del diritto di priorità (T969/14).

Pertanto, se una domanda contiene due invenzioni (cioè A e B), è possibile cedere A mantenendo per sé il beneficio di B.

Se per sfortuna il cessionario deposita una domanda di brevetto che copre A e un pezzo di B, avrà effettivamente la data di priorità per A ma solo la data di deposito per B (T969/14).

Domande che consentono di rivendicare una priorità

Natura delle domande

L’A87(1) CBE precisa che la domanda può essere:

• una domanda di brevetto per invenzione,
• una domanda di modello di utilità o
• una domanda di certificato di utilità.

Le domande di disegni e modelli industriali (Geschmacksmuster) sono escluse da questo diritto (G3/93, J15/80, Direttive A-III 6.1).

Origini delle domande

La domanda prioritaria deve essere stata depositata:

• in uno Stato parte della CUP (A87(1) a) CBE);
• in un membro dell’OMPI (A87(1) a) CBE, dal 13 dicembre 2007, notiamo che un membro dell’OMC non è necessariamente uno Stato);
• presso l’UEB (« presso o per », A87(1) CBE) e A87(2) CBE, poiché la CBE è un accordo bilaterale (Direttive A-III 6.2).

Anche se è possibile prevedere alcuni accordi con paesi che non rispettano queste regole per estendere tale diritto (A87(5) CBE), finora non è stata effettuata alcuna comunicazione (Direttive A-III 6.2).

Ecco una tabella dei paesi membri con la loro data di adesione :

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STATO	OMC	PCT	PLT	CUP	CBE
Sudafrica	01/01/1995	16/03/2009		01/12/1947
Albania	08/09/2000	04/10/1995	17/05/2010	04/10/1995	01/03/2010
Algeria		08/03/2000		01/03/1966
Germania	01/01/1995	24/01/1978		01/05/2003	07/10/1977
Andorra				02/06/2004
Angola	23/11/1996	27/12/2007		27/12/2007
Antigua e Barbuda	01/01/1995	17/03/2000		17/03/2000
Arabia Saudita – Regno di	11/12/2005	03/08/2013		11/03/2004
Argentina	01/01/1995			10/02/1967
Armenia	05/02/2003	25/12/1991		25/12/1991
Australia	01/01/1995	31/03/1980	16/03/2009	10/10/2025
Austria	01/01/1995	23/04/1979		01/01/2009	01/05/1979
Azerbaigian		25/12/1995		25/12/1995
Bahamas				10/07/1973
Bahrein – Regno di	01/01/1995	18/03/2007	15/12/2005	29/10/1997
Bangladesh	01/01/1995			03/03/1991
Barbados	01/01/1995	12/03/1985		12/03/1985
Bielorussia		25/12/1991		25/12/1991
Belgio	01/01/1995	14/12/1981		07/07/1884	07/10/1977
Belize	01/01/1995	17/06/2000		17/06/2000
Benin	22/02/1996	26/02/1987		10/01/1967
Birmania	01/01/1995
Bhutan				04/08/2000
Bolivia – Stato Plurinazionale di	12/09/1995			04/11/1993
Bosnia-Erzegovina		07/09/1996	09/05/2012	01/03/1992
Botswana	31/05/1995	30/10/2003		15/04/1998
Brasile	01/01/1995	09/04/1978		07/07/1884
Brunei Darussalam	01/01/1995	24/07/2012		17/02/2012
Bulgaria	01/12/1996	21/03/1984		13/06/2021	01/07/2002
Burkina Faso	03/06/1995	21/03/1989		19/11/1963
Burundi	23/07/1995			03/09/1977
Cambogia	13/10/2004			22/09/1998
Camerun	13/12/2005	24/01/1978		10/05/1964
Canada	01/01/1995	02/01/1990		12/06/2025
Capo Verde	23/07/2008
Cile	01/01/1995	02/06/2009		14/06/1991
Cina	11/12/2001	01/01/1994		19/03/1985
Cipro	30/07/1995	01/04/1998		17/01/1966	01/04/1998
Colombia	30/04/1995	28/01/2001		06/09/1996
Comore		03/04/2005		03/04/2005
Congo	27/03/1997	24/01/1978		02/09/1963
Corea – Repubblica di	01/01/1995	10/08/1984		04/05/1980
Costa Rica	01/01/1995	03/08/1999		31/10/1995
Costa d’Avorio	01/01/1995	30/04/1991		23/10/1963
Croazia	30/11/2000	01/07/1998	28/04/2005	08/10/1991	01/01/2008
Cuba	01/01/1995	16/01/1996		17/11/2004
Danimarca	01/01/1995	01/12/1978	28/04/2005	01/10/1984	01/01/1990
Gibuti	01/01/1995			13/05/2001
Dominica	01/01/1995	07/08/1999		07/08/1999
Egitto	01/01/1995	06/09/2003		01/07/1951
El Salvador	01/01/1995	17/08/2006		19/02/1994
Emirati Arabi Uniti	10/04/1996	10/03/1999		19/02/1996
Ecuador	21/01/1996	07/05/2001		22/06/1999
Spagna	01/01/1995	16/11/1989		07/07/1884	01/10/1986
Estonia	13/11/1995	24/08/1994	28/04/2005	24/08/1994	01/07/2002
Stati Uniti d’America	01/01/1995	24/01/1978		30/05/1887
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	04/04/2003	10/08/1995	22/04/2010	08/09/1991	01/01/2009
Figi	14/01/1996
Finlandia	01/01/1995	01/10/1980	06/03/2006	20/09/2021
Francia	01/01/1995	25/02/1978	05/01/2010	07/07/1884	01/10/1977
Gabon	01/01/1995	24/01/1978		29/02/1964
Gambia	23/10/1996	09/12/1997		21/01/1992
Georgia	14/06/2000	25/12/1991		25/12/1991
Ghana	01/01/1995	26/02/1997		28/09/1976
Grecia	01/01/1995	09/10/1990
	02/10/2024	01/10/1986
Grenada	22/02/1996	22/09/1998		22/09/1998
Guatemala	01/01/1995	14/10/2006		18/08/1998
Guinea	01/01/1995	27/05/1991		05/02/1982
Guinea-Bissau	01/01/1995	12/12/1997		28/06/1988
Guinea Equatoriale		17/07/2001		26/06/1997
Guyana	01/01/1995			25/10/1994
Haiti	30/01/1996			01/07/1958
Honduras	01/01/1995	20/06/2006		04/02/1994
Hong Kong – Cina	01/01/1995
Ungheria	01/01/1995	27/06/1980	12/03/2008	01/01/1979	01/01/2003
Isole Salomone	26/07/1996
India	01/01/1995	07/12/1998		07/12/1998
Indonesia	01/01/1995	05/09/1997		24/12/1950
Iran		04/10/2013		16/12/1959
Iraq				24/01/1976
Irlanda	01/01/1995	01/08/1992	27/05/2012	04/12/2025	01/08/1992
Islanda	01/01/1995	23/03/1995		05/05/1962	01/11/2004
Israele	01/01/1995	01/06/1996		24/03/1950
Italia	01/01/1995	28/03/1985		07/07/1884	01/12/1978
Giamaica	01/01/1995			24/12/1999
Giappone	01/01/1995	01/10/1978		15/07/1899
Giordania	11/04/2000			17/07/1972
Kazakistan		25/12/1991	19/10/2011	25/12/1991
Kenya	01/01/1995	08/06/1994		14/06/1965
Kirghizistan	20/12/1998	25/12/1991	28/04/2005	25/12/1991
Kuwait	01/01/1995
Lesotho	31/05/1995	21/10/1985		28/09/1989
Lettonia	10/02/1999	07/09/1993	12/06/2010	07/09/1993	01/07/2005
Libano				01/09/2024
Liberia		27/08/1994		27/08/1994
Libia		15/09/2005		28/09/1976
Liechtenstein	01/09/1995		18/12/2009	14/07/1933	01/04/1980
Lituania	31/05/2001	08/07/1994	03/02/2012	22/05/1994	01/12/2004
Lussemburgo	01/01/1995	30/04/1978		30/06/2022	07/10/1977
Macao – Cina	01/01/1995
Madagascar	17/11/1995	24/01/1978		21/12/1963
Malesia	01/01/1995	16/08/2006		01/01/1989
Malawi	31/05/1995	24/01/1978		06/07/1964
Maldive	31/05/1995
Mali	31/05/1995	19/10/1984		01/03/1983
Malta	01/01/1995	01/03/2007		20/10/1967	01/03/2007
Marocco	01/01/1995	08/10/1999		30/07/2017
Mauritius	01/01/1995			24/09/1976
Mauritania	31/05/1995	13/04/1983		11/04/1965
Messico	01/01/1995	01/01/1995		07/09/2003
Moldova	26/07/2001	25/12/1991	28/04/2005
Monaco		22/06/1979		29/04/1956	01/12/1991
Mongolia	29/01/1997	27/05/1991		21/04/1985
Montenegro	29/04/2012	03/06/2006	09/03/2012	03/06/2006
Mozambico	26/08/1995	18/05/2000		09/07/1998
Myanmar (Birmania)	01/01/1995
Namibia	01/01/1995	01/01/2004		01/01/2004
Nepal	23/04/2004			22/06/2001
Nicaragua	03/09/1995	06/03/2003		03/07/1996
Niger	13/12/1996	21/03/1993		05/07/1964
Nigeria	01/01/1995	08/05/2005	28/04/2005	02/09/1963
Norvegia	01/01/1995	01/01/1980		01/07/1885	01/01/2008
Nuova Zelanda	01/01/1995	01/12/1992		29/07/1931
Oman	09/11/2000	26/10/2001	16/10/2007	14/07/1999
Uganda	01/01/1995	09/02/1995		14/06/1965
Uzbekistan		25/12/1991	19/07/2006	25/12/1991
Pakistan	01/01/1995			22/07/2004
Panama	06/09/1997	07/09/2012		19/10/1996
Papua Nuova Guinea	09/06/1996	14/06/2003		15/05/1999
Paraguay	01/01/1995			28/05/1994
Paesi Bassi	01/01/1995	10/07/1979	27/12/2010	07/07/1884	07/10/1977
Perù	01/01/1995	06/06/2009		11/04/1995
Filippine	01/01/1995	17/08/2001		27/09/1965
Polonia	01/01/1995	25/12/1990		10/11/2019	01/03/2004
	01/01/1995	24/11/1992		07/07/1984	01/01/1992
Qatar	13/01/1996	03/08/2011		05/07/2000
Repubblica araba siriana		26/06/2003		01/09/2024
Repubblica centrafricana	31/05/1995	24/01/1978		19/11/1963
Repubblica Democratica del Congo	01/01/1997			31/01/1975
Repubblica Dominicana	09/03/1995	28/05/2007
Repubblica Kirghisa	20/12/1998
Repubblica Democratica Popolare del Laos	02/02/2013	14/06/2006		08/10/1998
Repubblica Popolare Democratica di Corea		08/07/1980		10/06/1980
Repubblica Slovacca	01/01/1995	01/01/1993		01/01/1993
Repubblica Ceca	01/01/1995	01/01/1993			01/07/2002
Romania	01/01/1995	23/07/1979	28/04/2005	06/10/2020	01/03/2003
Regno Unito	01/01/1995	24/01/1978	22/03/2006	07/07/1884	07/10/1977
Russia	22/08/2012	29/03/1978	12/08/2009	01/07/1965
Ruanda	22/05/1996	31/08/2011		01/03/1984
Santa Lucia	01/01/1995	30/08/1996		09/06/1995
Saint Kitts e Nevis	21/02/1996	27/10/2005		09/04/1995
San Marino				04/03/1960	01/07/2009
Santa Sede				29/09/1960
Saint Vincent e Grenadine	01/01/1995	06/08/2002		29/08/1995
Samoa	10/05/2012	21/09/2013
São Tomé e Príncipe		03/07/2008		12/05/1998
Senegal	01/01/1995	24/01/1978		21/12/1963
Serbia		01/02/1997	20/08/2010	27/04/1992	01/10/2010
Seychelles		07/11/2002		07/11/2002
Sierra Leone	23/07/1995	17/06/1997		17/06/1997
Singapore	01/01/1995	23/02/1995		23/02/1995
Slovacchia			28/04/2005		01/07/2002
Slovenia	30/07/1995	01/03/1994	28/04/2005	25/06/1991	01/12/2002
Sudan		16/04/1984		16/04/1984
Sri Lanka	01/01/1995	26/02/1982		29/12/1952
Svezia	01/01/1995	17/05/1978	27/12/2007	01/07/1885	01/05/1978
Svizzera	01/01/1995	24/01/1978	01/07/2008	07/07/1884	07/10/1977
Suriname	01/01/1995			25/11/1975
Swaziland	01/01/1995	20/09/1994		12/05/1991
Tagikistan	02/03/2013	25/12/1991		25/12/1991
Taipei cinese	01/01/2002
Tanzania	01/01/1995	14/09/1999		16/06/1963
Ciad	19/10/1996	24/01/1978		19/11/1963
Thailandia	01/01/1995	24/12/2009		02/08/2008
Togo	31/05/1995	24/01/1978		10/09/1967
Tonga	27/07/2007			14/06/2001
Trinidad e Tobago	01/03/1995	10/03/1994		01/08/1964
Tunisia	29/03/1995	10/12/2001		07/07/1884
Turkmenistan		25/12/1991		25/12/1991
Turchia	26/03/1995	01/01/1996		10/10/2025	01/11/2000
Ucraina	16/05/2008	25/12/1991	28/04/2005	25/12/1991
Unione europea	01/01/1995
Uruguay	01/01/1995			18/03/1967
Vanuatu – Repubblica di	24/08/2012
Venezuela – Repubblica Bolivariana del	01/01/1995			12/09/1995
Vietnam	11/01/2007	10/03/1993		08/03/1969
Yemen				15/02/2007
Zambia	01/01/1995	15/11/2001		06/04/1965
Zimbabwe	05/03/1995	11/06/1997		18/04/1980

Stessa invenzione

Una domanda successiva DU contiene la stessa invenzione della domanda anteriore DA se (Direttive F-VI 2.2 e G2/98) l’esperto del ramo può, facendo ricorso alle sue conoscenze generali, dedurre direttamente e senza ambiguità dall’oggetto di DA l’oggetto di DU.

I disegni della domanda DA possono essere utilizzati (A88(4) CBE e T169/83).

Gli elementi menzionati nel riferimento allo stato della tecnica non possono essere presi in considerazione (Direttive F-VI 2.2).

Infine, è necessario che il contenuto di DA sia sufficientemente descritto e consenta la realizzazione dell’invenzione (T843/03).

Se la rivendicazione contiene una disclaimer ammissibile, ciò non ha incidenza sulla validità della priorità (Direttive F-VI 2.2).

Termine di 12 mesi a decorrere dalla prima domanda

Generalità

È possibile rivendicare la priorità di una domanda solo entro un periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima domanda (A87(1) CBE).

Se tale termine non viene rispettato, è possibile richiedere una restitutio in integrum (A122 CBE), ma solo entro un termine di 2 mesi a decorrere dalla scadenza del primo termine (R136(1) CBE, Direttive A-III 6.6).

Vera prima domanda

Una prima domanda è una domanda che è stata (Direttive F-VI 1.4):

• per la prima volta,
• depositata in uno Stato parte della CUP (o, probabilmente, ma senza certezza, un membro dell’OMPI),
• e riguardante la stessa invenzione di una domanda successiva.

Il principio è quindi il seguente:

Solo la domanda EP1 può rivendicare la priorità di D1, e EP1 non può rivendicare altre priorità.

Prima domanda parziale

La decisione G1/15 (che ha trattato il caso dei divisionali avvelenati) apre la strada a nuove difficoltà che cercheremo di comprendere qui.

Immaginiamo la seguente situazione (T282/12):

• una domanda US1 rivendica un intervallo del 5-33% e una domanda US2 rivendica un intervallo del 3-33%.
• una domanda EP è depositata rivendicando la domanda US2.
• uno stato della tecnica intercalare (tra la priorità US2 e il deposito EP) divulga il valore del 17%.

Lo stato della tecnica è opponibile?

Nella decisione T282/12, la Camera di ricorso ritiene che la logica di G1/15 debba applicarsi, per ragioni di coerenza, alle questioni della priorità: la domanda prioritaria US2 è la prima domanda solo per la parte dell’invenzione che non è la stessa di quella della domanda precedente US1.

La Camera giudica pertanto che per l’intervallo 5-33%, US2 non è la prima domanda, e il brevetto non beneficia della priorità, mentre per l’intervallo 3-<5%, US2 è effettivamente la prima domanda e il brevetto beneficia della priorità.

Finzione di prima domanda

Principio

Per finzione, è possibile considerare una domanda successiva come « prima domanda » (Direttive F-VI 1.4.1).

Per fare ciò, è necessario rispettare le condizioni dell’A87(4) CBE :

• la domanda successiva deve:
  • avere il medesimo oggetto della domanda precedente (vera prima domanda normalmente);
  • essere stata depositata nello o per lo stesso Stato della domanda precedente (o, probabilmente, ma senza certezza, un membro dell’OMPI),
• la domanda precedente deve, alla data di deposito della domanda successiva,
  • essere stata ritirata, abbandonata o respinta,
  • non essere stata sottoposta a ispezione pubblica,
  • non aver lasciato sussistere diritti,
  • non aver ancora servito come base per la rivendicazione del diritto di priorità.

La domanda precedente non può più allora servire come base per la rivendicazione del diritto di priorità.

In questo esempio, alla data di deposito di D2, nessun diritto sussiste per la domanda D1 e D1 non ha servito come base per un’altra rivendicazione di priorità.

Non ritirata, abbandonata o respinta

Può accadere che la domanda precedente, alla data di deposito della domanda successiva, non sia stata ritirata, abbandonata o respinta (Direttive F-VI 1.4.1).

In questo caso, la rivendicazione di priorità per la domanda successiva non è valida.

Essere stata sottoposta all’ispezione pubblica

Tale ispezione pubblica può essere, in particolare:

• la pubblicazione in virtù dell’A93(1) CBE;
• l’accesso al fascicolo in virtù dell’A128(1) CBE poiché il richiedente ha autorizzato un terzo ad accedervi;
• l’accesso al fascicolo in virtù dell’A128(2) CBE se il richiedente si è avvalso della sua domanda di brevetto europeo nei confronti di un terzo.

Lasciare sussistere dei diritti

Non è molto chiaro « quali diritti » siano coperti da questa espressione.

Si può pensare ai diritti che permettono a una domanda successiva di beneficiare della data di deposito di una domanda anteriore (al di fuori della priorità) (Direttive F-VI 1.4.1):

• le « continuation » o « continuation-in-part » americane;
• le divisionali;
• ecc.

In caso di dubbio, e se la rivendicazione di priorità è importante, l’UEB può invitare il richiedente a dimostrare che la domanda anteriore non ha lasciato sussistere alcun diritto (Direttive F-VI 1.4.1).

Nel caso presentato, la domanda D1 è una prima domanda per A, B e C, mentre D2 è una prima domanda per D.

Notiamo che EP1 sarà uno A54(2) CBE per EP2 a causa della pubblicazione (per A e B).

Infatti, nel caso della « continuation-in-part », gli elementi comuni con la domanda anteriore beneficiano della sua data di deposito.

Domanda anteriore fuori CUP/OMC

Se la domanda anteriore è depositata fuori CUP/OMC, la domanda anteriore non sarà una prima domanda (poiché non avrà fatto sorgere alcun diritto di priorità, il contrario sarebbe contrario allo spirito della CUP) e non ostacolerà quindi una rivendicazione di priorità di una domanda successiva in un paese della CUP/OMC.

Domanda anteriore fuori CUP ma in un territorio membro dell’OMC

Possiamo chiederci cosa accade se:

• la domanda anteriore è depositata fuori CUP ma in un territorio membro dell’OMC
• la domanda anteriore è ritirata, senza aver lasciato sussistere diritti
• una domanda successiva è depositata nello stesso territorio.

Intuitivamente, diremmo che la domanda successiva può essere considerata come una prima domanda ai sensi dell’A87(4) CBE.

Formalmente, ciò non è certo poiché la lettera dell’articolo indica « depositata nello o per lo stesso Stato » (Stato riferito agli Stati della CUP, i membri dell’OMC non sono necessariamente Stati, come Taiwan).

Personalmente, non penso che ciò costituisca un problema (cioè la domanda successiva può essere considerata come una prima domanda) poiché il fatto che l’A87(4) CBE menzioni solo gli Stati (e non un membro dell’Organizzazione mondiale del commercio come l’A87(1) CBE) sembra essere una svista del legislatore durante la modifica dell’articolo: del resto, l’articolo A87(5) CBE che fa riferimento all’A87(4) CBE menziona correttamente i membri dell’OMC.

Non avendo costituito la base per una rivendicazione di priorità

Il semplice fatto che una domanda abbia rivendicato la priorità della domanda anteriore (anche se non vi è stata alcuna pubblicazione) rende definitivo il fatto che la domanda anteriore sia una prima domanda.

Stesso richiedente

Se il richiedente non è lo stesso nella domanda (A87(4) CBE), possono accadere cose piuttosto sorprendenti.

Questa situazione è possibile solo se non vi è stata alcuna cessione del diritto di priorità da Z a W (T788/05).

Esaurimento del diritto di priorità

Nonostante una giurisprudenza (T998/99) che vietava di rivendicare più priorità di depositi aventi lo stesso oggetto nello stesso paese e depositati entro un termine di 12 mesi, oggi sembra che ciò sia possibile (T15/01 e T5/05).

Rivendicazione di priorità multiple

È del tutto possibile rivendicare priorità di domande riguardanti oggetti diversi. Ogni oggetto avrà allora una data diversa (A88(2) CBE).

Condizioni di forma da rispettare

Vedere l’articolo sulle esigenze connesse al deposito.

Traduzione del documento di priorità

Principio

Al momento del deposito e al momento della rivendicazione di una nuova priorità, non è necessario tradurre la domanda prioritaria.

Tuttavia, durante l’esame o in corso di opposizione (caso eccezionale « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 gennaio 2013, relativo alla regola 53(3) CBE modificata« , JO 2013, 150), può accadere che venga richiesta una tale traduzione: se la validità della rivendicazione di priorità è rilevante per stabilire se l’invenzione è brevettabile (cioè se viene trovato dallo Esaminatore un documento intercalare pertinente), allora una traduzione dovrà essere fornita in una delle lingue ufficiali dopo notifica dell’UEB e entro un termine perentorio (R53(3) CBE).

Tale termine perentorio è (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, in data 28 gennaio 2013, relativo alla regola 53(3) CBE modificata« , JO 2013, 150):

• in caso di domanda europea:
  • allineato al termine per la presentazione della richiesta di esame (R70(1) CBE) o al termine per confermare l’esame (R70(2) CBE) a seconda del caso specifico, se la validità della rivendicazione di priorità diventa rilevante nel momento in cui il rapporto di ricerca europea è completato.
  • impartito dalla divisione di esame, se la validità della rivendicazione di priorità diventa rilevante durante la procedura di esame.
• in caso di domanda euroPCT:
  • impartito dalla divisione di esame (se l’UEB è stato ISA o SISA)
• in caso di brevetto europeo:
  • impartito dalla divisione di opposizione, se la validità della rivendicazione di priorità diventa rilevante durante la procedura di opposizione.

L’A121 CBE è applicabile a tale termine per il richiedente, mentre l’A122 CBE è applicabile per il titolare.

Dichiarazione di traduzione integrale

È inoltre possibile fornire una dichiarazione che indichi che la domanda europea è una traduzione completa del documento di priorità (R53(3) CBE, secondo periodo).

Tale dichiarazione può essere fatta nel modulo di richiesta di rilascio (Linee guida A-III 6.8.6).

Sanzione

Se nessuna traduzione viene prodotta entro i termini, i documenti intercalari saranno considerati opponibili (cioè perdita del diritto di priorità, A90(5) CBE e R53(3) CBE, ultima frase).

Varie

Data di una rivendicazione

Principio

La data di ciascuna rivendicazione viene analizzata indipendentemente dalle altre.

Se una domanda EP depositata a t1 rivendica un oggetto A e la priorità depositata a t0 contiene l’oggetto A, allora la rivendicazione A possiede una data effettiva t0 (A89 CBE).

A e B

Se una domanda EP depositata a t2 rivendica un oggetto « A e B » e tale domanda rivendica due priorità (A a t0 e B a t1), allora la rivendicazione « A e B » possiede una data effettiva t2 (data di deposito della domanda EP).

Tale principio conoscerà un’eccezione se la priorità depositata a t1 menziona esplicitamente la priorità depositata a t0 indicando che le caratteristiche dei due documenti possono essere combinate in una maniera particolare (Linee guida F-VI 1.5).

A o B

L’uso della parola « o » indica infatti che la rivendicazione deve essere analizzata come due rivendicazioni.

Se una domanda EP depositata in t2 rivendica un oggetto « A o B » e tale domanda rivendica due priorità (A in t0 e B in t1), allora la rivendicazione « A o B » possiede due date effettive:

• t1 per B;
• t0 per A.

A e/o B

Una rivendicazione « A e/o B » contiene 3 oggetti: « A », « B » e « A e B ».

Designazione dello Stato della domanda prioritaria

È del tutto possibile designare nella domanda di brevetto europeo lo Stato in cui è stata depositata la domanda prioritaria (ossia priorità interna).

Ciò non è previsto dalla CUP, ma lo è nella CBE (A87(1) CBE).

È inoltre possibile nel PCT in funzione delle disposizioni nazionali applicabili per tale Stato (A8.2.b PCT).

Rinuncia a una priorità dopo la pubblicazione

Il fatto di rinunciare a una priorità dopo la pubblicazione di una domanda non ne modifica l’opponibilità o meno a un’altra domanda come stato della tecnica A54(3) CBE (Direttive G-IV 5.1).

Possono quindi verificarsi situazioni piuttosto « sorprendenti », come mostra lo schema seguente:

Pertanto, nessuna delle due domande EP1 e EP2 è nuova: esse si anteriorizzano reciprocamente ai sensi dell’A54(3) CBE.

Rivendicazione di una priorità non valida

Il fatto di rivendicare una priorità non protegge dall’opponibilità di tale domanda prioritaria.

Nella situazione seguente, la domanda prioritaria EP1 è opponibile ai sensi dell’A54(3) CBE nei confronti dell’oggetto A rivendicato da EP2, poiché la priorità non è valida.

Le opzioni possibili per evitare un simile problema sono:

• inserire un disclaimer nella rivendicazione di EP2 (G1/03);
• ritirare la domanda EP1 prima della sua pubblicazione (Direttive G-IV 5.1.1).

Priorità parziale

È del tutto possibile che una rivendicazione benefici di più date di priorità distinte per oggetti diversi (T571/10).

Ciò accade più frequentemente quando una rivendicazione propone un’alternativa, uno dei rami dell’alternativa essendo supportato dalla priorità mentre l’altro non lo è (o è supportato da un’altra priorità).

Tuttavia, non è necessario che le alternative siano enunciate come tali nella domanda, o che il termine « o » sia effettivamente utilizzato (T571/10): è sufficiente poter identificare concettualmente, mediante confronto dell’oggetto rivendicato con la divulgazione del documento di priorità, un numero limitato di oggetti alternativi chiaramente definiti.

La Grande Camera spiega al punto 6.4 della decisione G1/15 come stabilire se una priorità parziale sia valida per una rivendicazione generica di tipo « O »:

1. determinare l’oggetto divulgato nella domanda di priorità e che è pertinente rispetto allo stato della tecnica divulgato durante il periodo di priorità,
2. verificare se tale oggetto sia compreso nella rivendicazione della domanda che rivendica la priorità.

Se così è, la rivendicazione viene di fatto suddivisa concettualmente in due parti, la prima corrispondente all’invenzione divulgata direttamente e senza ambiguità nel documento di priorità, la seconda essendo la parte restante della rivendicazione di tipo « O », che non beneficia della priorità ma di per sé dà luogo a un diritto di priorità secondo l’A88(3) CBE.

Questo approccio è stato seguito nella decisione T260/14 o T1519/15.