Novità

Per essere brevettabile, un’invenzione deve essere nuova (A52 CBE).

Definizione di novità

Un’invenzione è nuova se non è divulgata dallo stato della tecnica (A54(1) CBE).

Per la definizione dello stato della tecnica, si prega di consultare La definizione dello stato della tecnica opponibile.

La prova di una divulgazione

Per quanto riguarda la prova di una divulgazione, si prega di consultare la pagina Prove di una divulgazione.

Utilizzo delle divulgazioni per attaccare la novità

Principio: nessuna combinazione

Per la novità, normalmente ci si deve limitare a un solo documento e, in questo documento, a una sola modalità di realizzazione (T291/85 e Direttive G-VI 1).

Infatti, se si potessero combinare tutte le divulgazioni in un solo documento (cioè indipendentemente dalla modalità di realizzazione), sarebbe facile prendere un grande catalogo e attingere gli insegnamenti tecnici desiderati un po’ a caso (T305/87, cesoie).

Eccezioni

Tuttavia, un insegnamento generale di un documento può essere utilizzato in un esempio particolare di tale documento (T1046/97), a meno che tale esempio non sia in contraddizione con il resto del documento (T332/87).

Una combinazione è inoltre possibile se:

• tale combinazione sia stata espressamente suggerita (T305/87) (e che questi fossero accessibili alla data di deposito, Direttive G-VI 8 e T153/85);
• tale combinazione potesse essere seriamente presa in considerazione dall’esperto del settore (T666/89), ad esempio se suggerita in modo non ambiguo.

Il contenuto che potrà essere combinato sarà allora il contenuto a cui si fa riferimento: non di più.

Naturalmente, è possibile utilizzare dizionari tecnici o opere di riferimento (anche posteriori alla domanda) per interpretare le rivendicazioni (Direttive G-VI 1).

Valutazione della novità in funzione della formulazione delle rivendicazioni da attaccare

Invenzione e intervallo di valori

Introduzione

Un’invenzione di selezione consiste nel selezionare (Direttive G-VI 8), in un insieme noto o un intervallo noto:

• elementi individuali,
• sottoinsiemi,
• sottointervalli di valori limitati che non sono stati menzionati esplicitamente.

Questa selezione non deve essere il risultato obbligatorio di un procedimento sufficientemente descritto nello stato della tecnica (T12/81).

Selezione in un elenco individualizzato

Una selezione non è nuova se, per la selezione in un elenco di elementi individualizzati, la selezione viene effettuata solo in un unico elenco (Direttive G-VI 8 i, es. selezione della gomma in un elenco comprendente una molla, la gomma, ecc.).

Tuttavia, se la selezione di elementi viene effettuata in due (o più) elenchi per formare una combinazione di caratteristiche (Direttive G-VI 8 i, selezione della gomma in un elenco comprendente una molla, la gomma, ecc., e del ferro in un elenco comprendente il rame, il ferro, ecc.),

Ci si può comunque interrogare sulla coerenza di questo approccio con la decisione T1374/07 che considera (per questioni di 123(2)) che una selezione di due composti in un unico elenco equivale a una selezione di composti in due elenchi identici…

Selezione in un elenco individualizzato breve

Tuttavia, se gli elenchi sono brevi (cioè pochi elementi), le precedenti giurisprudenze non si applicano poiché sarà molto più semplice per l’esperto del settore combinare (T2350/16).

Selezione di una sotto-gamma in una gamma divulgata

Approccio storico

Una selezione può essere nuova se, per la selezione di una sotto-gamma in una gamma di valori noti (T261/15, T279/89, Direttive G-VI 8 ii), cumulativamente le seguenti condizioni sono soddisfatte :

• la sotto-gamma selezionata è ristretta rispetto alla gamma di valori nota ;
• la sotto-gamma selezionata è sufficientemente distante da qualsiasi esempio specifico divulgato nello stato della tecnica e dai punti estremi della gamma di valori nota (T17/85).

Va notato per completezza che questo approccio è messo in discussione dalla decisione T1688/20 che considera valido solo il criterio dell’esistenza di una divulgazione diretta e non ambigua.

Può accadere che il documento dello stato della tecnica proponga una composizione di prodotti in cui ogni prodotto si trova in una gamma data e che l’invenzione rivendicata proponga un medesimo elenco di prodotti in sotto-gamme. Per stimare se le sotto-gamme sono ristrette, occorre :

• confrontare individualmente ogni sotto-gamma rispetto alla gamma corrispondente, se il tenore dei diversi prodotti non è correlato ;
• confrontare globalmente le sotto-gamme rispetto alle gamme divulgate, se il tenore dei diversi prodotti è correlato (T324/13).

Una selezione arbitraria o senza effetto tecnico?

Per lungo tempo, l’UEB ha considerato che fosse inoltre necessario che la selezione non fosse arbitraria e fosse realizzata con uno scopo particolare (cioè, in sostanza, che la selezione avesse un effetto tecnico).

Questo vecchio approccio non è più applicabile poiché l’effetto tecnico della selezione è rilevante solo per analizzare l’attività inventiva (T1130/09, T1233/05, T230/07, T1948/10).

Selezione di una sotto-gamma che si sovrappone a una gamma divulgata

Una selezione può essere nuova se, per la selezione di una sotto-gamma che si sovrappone parzialmente a una gamma di valori noti (T666/89, Direttive G-VI 8 ii), cumulativamente :

• la sotto-gamma selezionata è sufficientemente distante da qualsiasi esempio specifico divulgato nello stato della tecnica e dai punti estremi della gamma di valori nota (T17/85).
• i valori divulgati (estremi o valori intermedi divulgati) sono esclusi tramite disclaimer,
• l’esperto del ramo non avrebbe seriamente preso in considerazione di lavorare nella zona di sovrapposizione, poiché lo stato della tecnica conteneva una dichiarazione motivata che lo dissuadeva chiaramente dal selezionare detta gamma di valori, sebbene questa fosse stata divulgata (es. « è possibile lavorare nella gamma [0-100°C] ma le basse temperature danno risultati scadenti » T26/85).

La giurisprudenza T26/85 si applica per analogia a elenchi di elementi individualizzati (T17/85).

È importante notare che la giurisprudenza mette in discussione il criterio « preso seriamente in considerazione » (T989/22). Infatti, la camera non concepisce come conciliare questo criterio con la divulgazione diretta e senza equivoci.

Selezione di una gamma contenente un valore divulgato

Come nel paragrafo precedente, è necessario escludere il valore divulgato affinché la rivendicazione sia nuova.

Focus sul valore degli estremi e valori divulgati

Quando viene fornito un valore numerico (individualmente o in un elenco), questo deve essere inteso come una gamma di valori che copre il margine di errore della misurazione (Direttive G-VI 8.1).

Se non è indicato alcun margine, occorre considerare la gamma di valori che consente l’arrotondamento (es. [3,45 cm; 3,54 cm] per un’indicazione di 3,5 cm, Direttive G-VI 8.1).

A titolo di esempio, se una rivendicazione indica che un angolo deve essere strettamente superiore a 0°, comprendiamo senza difficoltà che può essere virtualmente impossibile distinguere tra 0° e 0,000001°. Pertanto, la divulgazione di 0° anticipa « un angolo deve essere strettamente superiore a 0° » (T386/17).

Invenzione d’uso

Un nuovo utilizzo di un prodotto noto è considerato nuovo ai fini del diritto dei brevetti (es. « Uso del prodotto X per… ») anche se tale nuovo utilizzo non richiede una realizzazione tecnica.

Si parla infatti di nuovo utilizzo e non di nuovo effetto tecnico: pertanto, se viene scoperto un nuovo effetto tecnico, ma questo « spiega » semplicemente un uso noto (es. un effetto deodorante), la rivendicazione non sarà nuova (T892/94 o T2243/16).

Disclaimer

Disclaimer divulgato

È possibile prevedere fin dal deposito una caratteristica negativa (Direttive H-V 3.5) se:

• non esiste un mezzo più chiaro e conciso per proteggere l’oggetto rivendicato, o
• una caratteristica positiva limiterebbe indebitamente l’ambito della rivendicazione.

Disclaimer non divulgato

Principio

In determinate condizioni, può essere possibile modificare specificamente le proprie rivendicazioni al fine di recuperare la novità. Tale modifica consiste in una formulazione negativa inserita nelle rivendicazioni per escludere uno stato della tecnica (Direttive H-V 4.1).

Il disclaimer è accettato se una delle seguenti condizioni è soddisfatta (G1/03):

• il disclaimer mira a ripristinare la novità escludendo uno stato della tecnica A54(3) CBE;
• il disclaimer mira a ripristinare la novità escludendo uno stato della tecnica A54(2) CBE sapendo che tale stato della tecnica è fortuito (es. problema tecnico totalmente diverso);
• il disclaimer mira a escludere una modalità di realizzazione esclusa dalla brevettabilità secondo A52 CBE a A57 CBE per motivi non tecnici (es. clonazione umana).

Il disclaimer deve inoltre rispettare le seguenti condizioni (G1/03):

• il disclaimer deve essere il più ristretto possibile per raggiungere lo scopo prefissato, pena la violazione dell’A123(2) CBE (sapendo che successivamente si applicherà la tenaglia A123(2) CBE – A123(3) CBE, T747/00), a meno che ciò non sia obbligatorio per evitare una mancanza di chiarezza (T10/01);
• il disclaimer non deve consentire di eludere un documento ai fini dell’attività inventiva;
• il disclaimer non deve consentire di eludere una tenaglia A123(2) CBE – A123(3) CBE (T1180/05);
• il disclaimer non deve consentire di escludere una modalità di realizzazione che non funziona;
• il disclaimer non deve consentire di ovviare a un’insufficienza di descrizione;
• il disclaimer deve essere chiaro e conciso (T286/06).

Per una rivendicazione contenente una caratteristica negativa, l’ambito più ampio è dato adottando la definizione tecnicamente più ristretta possibile dell’elemento escluso (T1553/19).

Disclaimer mediante una caratteristica positiva?

Come già detto in precedenza, un disclaimer deve essere una caratteristica negativa: deve sottrarre qualcosa dalla rivendicazione.

Pertanto, non è possibile aggiungere un disclaimer con una caratteristica positiva (T2502/13). Ad esempio, se uno stato della tecnica precisa che un materiale non è in plastica, non è possibile indicare che tale materiale è in plastica per distinguersi dallo stato della tecnica.

Sembra ovvio, ma è meglio dirlo 🙂

Categoria della rivendicazione

Applicazioni terapeutiche

Prima applicazione terapeutica

Cosa copre

La prima applicazione terapeutica è prevista dall’A54(4) CBE.

Questo articolo prevede che sia possibile rivendicare un prodotto non nuovo per un utilizzo come medicinale: la rivendicazione sarà allora nuova (se ovviamente l’utilizzo di tale prodotto come medicinale non era noto).

La rivendicazione sarà allora formulata come segue:

Prodotto X per uso come medicinale, in cui…

La formulazione del tipo « Utilizzo della sostanza X per il trattamento di una malattia » (Direttive G-VI 7.1) è vietata, poiché i metodi terapeutici sono esclusi dalla brevettabilità (A53 c) CBE).

Cosa non copre

Tuttavia, questa eccezione è limitata alle « sostanze o composizioni »: un semplice dispositivo terapeutico (es. un bisturi, una risonanza magnetica, ecc.) non beneficerà di questa eccezione (T2369/10).

Seconda applicazione terapeutica

Cosa copre

La seconda applicazione terapeutica è prevista dall’A54(5) CBE.

Questo articolo prevede che sia possibile rivendicare un prodotto (cioè sostanza o composizione (A54(5) CBE) attivo (G5/83) non nuovo per curare:

• una malattia particolare;
• una malattia che si cura abitualmente con questo prodotto, ma in modo nuovo (G2/08, dosaggio diverso).

La rivendicazione sarà allora nuova (se ovviamente l’utilizzo di tale prodotto per curare questa malattia non era noto).

La rivendicazione sarà allora formulata come segue (Direttive G-VI 7.1):

Prodotto X per uso nel trattamento della malattia Y, in cui…

Nota: le rivendicazioni di tipo svizzero (cioè « Utilizzo di una sostanza o composizione X per l’ottenimento di un medicinale destinato a un utilizzo terapeutico Z » o « Metodo per fabbricare un medicinale destinato a un utilizzo terapeutico Z, caratterizzato dal fatto che viene utilizzata la sostanza X« ) non sono più ammesse per le domande con data di deposito o data di priorità anteriore al 29 gennaio 2011 (G2/08).

Cosa non è coperto

Tuttavia, non è possibile utilizzare le disposizioni dell’articolo A54(5) CBE per proteggere un dispositivo, anche se si tratta di un dispositivo medico (es. membrana per dialisi, T773/10 o T2369/10).

Inoltre, l’utilizzo di una sostanza « non attiva » (es. un polimero che conferisce una struttura a una parete del corpo umano) non è possibile nell’ambito dell’A54(5) CBE (T2136/15).

Tuttavia, una sostanza può essere chimicamente inerte ed essere attiva ai sensi di T2003/08 qualora questa sostanza abbia un effetto terapeutico (es. produca un effetto benefico sul corpo umano, T264/17).

Procedimento

Non c’è molto da dire qui: tutte le caratteristiche del procedimento devono essere riprodotte.

Procedimento per + destinazione

Per questo tipo di rivendicazione, è opportuno considerare questa « destinazione » come una limitazione della rivendicazione (T201/14 o T1931/14).

La formulazione « per rifondere strati galvanici » non deve essere intesa come se il procedimento sia unicamente adatto alla rifusione degli strati galvanici, ma come una caratteristica funzionale (G2/88) che riguarda la rifusione degli strati galvanici e che definisce pertanto una delle fasi del procedimento rivendicato (T848/93, Direttive F-IV 4.13).

Tuttavia, bisogna prestare attenzione poiché un « procedimento per… » non implica necessariamente la presenza di una caratteristica funzionale, ma può esprimere solamente uno scopo/effetto da raggiungere (T1338/18).

Non è necessario che questa destinazione sia sufficientemente descritta per diventare una caratteristica funzionale (T1099/16).

Procedimento per + fabbricazione/ottenimento di un prodotto

A differenza di quanto menzionato per i « procedimenti per + destinazione », il procedimento che porta all’ottenimento di un prodotto deve essere interpretato nel senso che deve essere semplicemente adatto a tale utilizzo (T304/08).

È opportuno notare la decisione T268/13 che va in senso contrario: secondo essa, solo i procedimenti di fabbricazione che portano a tale prodotto possono essere distruttivi della novità.

Procedimento per + effetto

Il fatto di aggiungere un effetto tecnico (che è quindi normalmente inerente alle fasi positive del procedimento) non è limitativo (T848/93 o T1931/14).

Procedimento di fabbricazione di un prodotto nuovo e inventivo

Quando la rivendicazione di prodotto è brevettabile, non è utile esaminare la novità e il carattere inventivo di una rivendicazione di procedimento che conduce inevitabilmente alla fabbricazione di tale prodotto (T119/82, Direttive F-IV 3.8 e Direttive G-VII 13).

Prodotto

Non c’è molto da dire qui: tutte le caratteristiche del prodotto devono essere riprodotte.

Normalmente, una rivendicazione di prodotto conferisce una protezione assoluta (in qualsiasi contesto, G2/88).

Prodotto definito da un procedimento (« product by process »)

La formulazione di queste rivendicazioni è « Prodotto ottenibile con il procedimento Y » o equivalente (formulazione preferibile rispetto a « Prodotto ottenuto con il procedimento Y », T728/98).

Infatti, tale prodotto non deve essere considerato nuovo solo perché il procedimento di fabbricazione è nuovo: il prodotto in quanto tale deve soddisfare le condizioni di brevettabilità (Direttive F-IV 4.12 e T150/82).

Pertanto, una tale rivendicazione può essere anticipata da un prodotto fabbricato con un altro metodo (a condizione che non esista una caratteristica intrinseca del procedimento di fabbricazione che si ritrovi nel prodotto): l’onere della prova di un’eventuale differenza ricade comunque sul richiedente (T205/83).

Questo tipo di rivendicazione deve essere utilizzato solo se è impossibile definire il prodotto diversamente.

Prodotto per + destinazione

Normalmente, una rivendicazione di prodotto conferisce una protezione assoluta (in qualsiasi contesto, G2/88).

Pertanto, una rivendicazione « Prodotto per + destinazione » dovrebbe essere considerata equivalente alla rivendicazione « Prodotto » (Direttive G-VI 7): una sostanza X destinata a essere utilizzata come catalizzatore non sarà considerata nuova rispetto alla stessa sostanza nota come colorante.

Al contrario, se la destinazione dell’oggetto « nasconde » alcune caratteristiche tecniche, la situazione sarà diversa: ad esempio, « Dispositivo per mescolare metallo fuso » presuppone che tale dispositivo resista alle alte temperature.

In ogni caso, per analizzare questo tipo di rivendicazione, è opportuno trasformare le espressioni « dispositivo per + destinazione » in « dispositivo adatto a + destinazione » (Direttive F-IV 4.13).

Utilizzo

Le rivendicazioni di utilizzo devono essere analizzate come rivendicazioni di procedimenti (Direttive F-IV 4.16).

Utilizzo di un prodotto nuovo e inventivo

Quando la rivendicazione di prodotto è brevettabile, non è necessario esaminare la novità e il carattere inventivo di una rivendicazione di utilizzo di tale prodotto (T642/94, Direttive F-IV 3.8 e Direttive G-VII 13).

Utilizzo di un procedimento per + destinazione

Questo tipo di rivendicazione è equivalente a una rivendicazione relativa a tale procedimento (T684/02 e Direttive F-IV 4.16).

Caratteristiche non tecniche

Se una caratteristica è considerata non tecnica, è opportuno escluderla dall’analisi della novità (T619/98, G2/88, T959/98, T154/04).

Nel caso di un’invenzione che combina caratteristiche tecniche e non tecniche, non si può concludere che l’oggetto rivendicato non sia un’invenzione solo perché unicamente le caratteristiche non tecniche apportano un contributo allo stato della tecnica (T154/04).

Una caratteristica ha un carattere non tecnico in particolare se l’effetto di tale caratteristica è soggettivo (T1259/08). Personalmente, trovo questo approccio strano (almeno per l’analisi della novità), poiché una data caratteristica potrebbe assumere un carattere tecnico o meno a seconda della formulazione del suo effetto tecnico (es. lo zoom su un’immagine consente un effetto grafico gradevole ; lo zoom su un’immagine permette di distinguere meglio i dettagli, ecc.).

Esempi

Espressioni come « preferibilmente », « ad esempio », « quali », ecc. non sono limitative e vengono ignorate (Direttive F-IV 4.9).

Spiegazione di un effetto tecnico

Una nuova spiegazione di un effetto tecnico non conferisce novità (T892/94).