Domande divisionali

Una domanda divisionale (domanda figlia) è una domanda di brevetto che trae origine da un’altra domanda di brevetto precedente (domanda madre).

Gli effetti della divisione

Beneficio della data di deposito anteriore

La divisione di una domanda di brevetto francese consente di depositare una domanda di brevetto beneficiando della data di deposito di un’altra domanda francese, ovvero la domanda « madre » (L612-4 CPI, comma 2).

Costituzione del fascicolo

Al momento della divisione, il fascicolo della domanda divisionale è costituito dal fascicolo della domanda precedente (R612-35 CPI, comma 3).

Tuttavia, se la domanda divisionale è ristretta, solo la descrizione « ristretta » sarà accessibile in tale fascicolo (R612-35 CPI, comma 3).

L’utilità delle domande divisionali

La divisione è utile principalmente nell’ipotesi in cui una delle vostre domande contenga più invenzioni e l’esaminatore abbia sollevato un « difetto di unità d’invenzione » (L612-4 CPI, comma 2): alcune invenzioni hanno dovuto essere abbandonate affinché l’esame potesse proseguire, ma desiderate comunque proteggere tali invenzioni.

Il deposito di una domanda divisionale è la soluzione ideale in questa situazione.

Condizione per dividere una domanda di brevetto

Le condizioni di merito

Descrizione e disegni

In caso di divisione, sono aperte al richiedente due opzioni (R612-35 CPI, comma 2):

• ripresa della descrizione e dei disegni identici (le rivendicazioni possono essere modificate per limitarsi a un oggetto); limitare la descrizione e i disegni alla parte dell’invenzione coperta dalle nuove rivendicazioni;

Pertanto, non è possibile aggiungere alcun contenuto alla domanda.

Rivendicazioni

Le rivendicazioni devono essere sempre supportate dalla descrizione (L612-6 CPI, seconda frase).

Le condizioni di forma

Tipi di domanda madre

Qualsiasi domanda francese può essere divisa.

Una domanda di certificato di utilità non può essere divisa in domanda di brevetto (Directives d’examen de l’INPI, I-B III.2): è possibile solo una divisione in certificato di utilità.

Come mostra lo schema precedente, è del tutto possibile (Directives d’examen de l’INPI, I-B III):

• dividere più volte una stessa domanda; o realizzare divisioni in catena;

Domanda madre in esame

Alla luce della lettera di L612-4 CPI, R612-34 CPI e R612-35 CPI, solo una domanda di brevetto (ossia in esame) può essere divisa.

Pertanto, sembra possibile dividere:

• se un termine non è stato rispettato:
  • fino alla scadenza del termine in questione, poiché il ricorso in ripristino non ha effetto sospensivo (Direttive d’esame dell’INPI, I-E 3.3.1 d)),
  • a meno che il ripristino non vada a buon fine;
• se una domanda è respinta o dichiarata irricevibile:
  • fino alla scadenza del termine per il ricorso (500 CPC, 1 mese secondo R411-20 CPI) se non viene presentato alcun ricorso;
  • fino alla conclusione del ricorso se viene presentato un ricorso presso una Corte d’appello (L411-4 CPI, comma 2) a causa dell’effetto sospensivo di quest’ultimo (principio generale dell’articolo 539 CPC, confermato da Direttive d’esame dell’INPI, I-E 3.3.1 d)); se una scadenza per il pagamento di una tassa annuale relativa a una domanda non viene rispettata, esistono due scuole di pensiero (e francamente, non so quale scegliere): o la divisione è possibile solo fino alla scadenza normale del pagamento della tassa annuale (L613-22 CPI, secondo comma, « La decadenza ha effetto dalla data di scadenza della tassa annuale non pagata »); oppure la divisione è possibile finché il direttore dell’INPI non abbia constatato la decadenza dei diritti in una notifica (poiché, anche se la decadenza è retroattiva, la decisione del direttore non può influire su una situazione irrevocabilmente acquisita al momento della divisione, analogia con C. Cass, ch com., n°10-24326);
• se la domanda è ritirata:
  • prima che l’INPI riceva tutta la documentazione necessaria per il ritiro (dichiarazione, eventuali procure, ecc.) poiché è a questa data che il ritiro diventa effettivo e irrevocabile (Direttive d’esame dell’INPI, I-F);
  • a priori, una divisione nello stesso giorno sembra impossibile (ma non ho giurisprudenza in merito);
• se l’INPI decide di concedere un brevetto, una divisione è possibile fino al pagamento della tassa di concessione e di stampa del fascicolo del brevetto (R612-35 CPI).

Domanda madre da considerare

Divisione volontaria

Nell’ipotesi di una divisione a cascata (i.e. A è diviso in B, e B è diviso in C), per verificare se la domanda madre di C è in fase di esame (cfr. condizioni precedenti), occorre considerare la domanda A (Direttive d’esame dell’INPI, I-B III.2).

Questa interpretazione dell’INPI è molto sorprendente, poiché è esattamente l’opposto della posizione europea (sarei interessato a conoscere la base legale che consente all’INPI di adottare questa posizione)…

Questa posizione è addirittura in contraddizione con il fatto che si possano dividere le domande di brevetto « a cascata »: questa possibilità non avrebbe senso se la domanda veramente importante per la valutazione delle condizioni precedenti fosse la domanda « madre iniziale », no?

È opportuno notare che i giudici (Corte d’appello di Parigi, polo 5 ch.2, 22 novembre 2019, RG n°18/27433) hanno convalidato questa interpretazione dell’INPI. Infatti, secondo i giudici, il termine « brevetto » dell’articolo R612-34 CPI si riferisce al termine « domanda di brevetto iniziale » della stessa frase. Inoltre, secondo loro, il termine « domanda iniziale » è la domanda « radice » (poiché l’articolo L612-4 CPI prevede che le domande divisionarie beneficino della data di deposito della domanda madre).

Ammetto di essere ancora scettico…

Infatti:

• Sintatticamente in francese, nulla indica che il termine brevetto si riferisca al termine « domanda di brevetto iniziale ». È del tutto possibile che il termine « brevetto » significhi il brevetto che si otterrà (cioè quello della domanda divisionaria nel caso delle divisioni a cascata).
  • « Fino al pagamento della tassa annuale di concessione e di stampa del fascicolo del brevetto« : questa parte della frase indica solo una condizione temporale. « Il depositante può, di propria iniziativa, procedere al deposito di domande divisionarie della sua domanda di brevetto iniziale »: questa parte della frase indica solo l’oggetto che verrà diviso.
• Se il ragionamento della Corte d’appello fosse corretto, ciò significherebbe che le divisioni a cascata non sarebbero possibili, poiché sarebbe possibile dividere solo la domanda iniziale secondo l’articolo R612-34 CPI (tuttavia, le direttive dell’INPI prevedono espressamente questo caso… Direttive d’esame dell’INPI, I-B III.2).

Divisione forzata

È opportuno notare che l’articolo R612-34 CPI si applica solo alle divisioni su iniziativa del richiedente.

Pertanto, in caso di problema di unità d’invenzione, sembrerebbe che questo articolo non sia applicabile (e quindi, che il ragionamento della Corte d’appello nella decisione Kubota (Corte d’appello di Parigi, polo 5 ch.2, 22 novembre 2019, RG n°18/27433) non si applichi).

Se ci si riferisce all’articolo L612-4 CPI, vediamo che una domanda che non soddisfa il requisito di unità d’invenzione deve essere divisa.

Pertanto, non vedo come l’INPI potrebbe rifiutare una divisionaria « forzata », anche se questa domanda divisionaria è di seconda generazione e la domanda « iniziale » non è più in fase di esame.

Se la mia interpretazione è corretta, ciò significherebbe che esiste una discordanza tra le divisionarie « forzate » e le domande divisionarie « su iniziativa del titolare »… il che raramente è una buona idea…

Inoltre, ciò potrebbe incentivare i richiedenti a creare un problema di unità d’invenzione al momento del deposito della loro domanda divisionaria di prima generazione (o anche dopo la ricezione del rapporto di ricerca) al fine di riservarsi il diritto di dividere successivamente.

Condizioni classiche

In ogni caso, il deposito di una domanda divisionaria rimane il deposito di una domanda: pertanto, devono essere rispettate le condizioni di forma standard (descrizione, richiesta di concessione, ecc.) (R612-35 CPI, comma 1).

Indicazioni specifiche per la domanda divisionale

La richiesta di rilascio deve menzionare (Direttive d’esame dell’INPI, I-B III.1) :

• nella sezione natura della domanda: ossia « domanda divisionale » (R612-10 CPI 1°/ e Direttive d’esame dell’INPI, I-B II.3); il numero della domanda madre.

In caso contrario, la domanda è trattata come una domanda « normale » (e la domanda madre potrà essere una domanda opponibile ai sensi dell’L611-11 CPI comma 3) (Direttive d’esame dell’INPI, I-B III.1).

Richiedenti

I richiedenti della domanda divisionale devono essere esattamente quelli della domanda madre (R612-34 CPI e Direttive d’esame dell’INPI, I-B III.4), a meno che una cessione non sia stata iscritta, validamente, nel RNB.

Se il richiedente non coincide con le informazioni del RNB, il richiedente della divisione viene informato e può giustificare tale circostanza producendo la prova di una cessione non ancora iscritta nel RNB (Direttive d’esame dell’INPI, I-B III.4).

Inventori

Come per ogni domanda di brevetto, è possibile designare gli inventori entro un termine di 16 mesi dalla data di deposito effettiva (in questo caso, quella della domanda madre, R612-11 CPI, comma 2 in combinato disposto con R612-10 CPI, comma 1, 3°).

Tuttavia, per le domande divisionali, è sempre possibile designare gli inventori entro un termine di 2 mesi dalla comunicazione della R612-11 CPI (R612-35 CPI, comma 4).

Le tasse da pagare

Tasse di deposito e di ricerca

Termine

Le tasse di deposito e di ricerca devono essere pagate entro un termine di 1 mese dalla divisione (R612-35 CPI, comma 1 in combinato disposto con R612-5 CPI).

In caso contrario, la domanda è respinta (R612-45 CPI, comma 1, 2°).

Il depositante dispone di un termine di 2 mesi dalla data di ricezione della notifica di rigetto per pagare la tassa annuale corrispondente maggiorata di un supplemento (ossia 50 % della tassa annuale non pagata, Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI, Allegato) : se non viene fatto nulla, il rigetto diventa definitivo.

Tassa di deposito

L’importo della tassa di deposito è fissato (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI, Allegato) :

• 36 € per un deposito cartaceo ;
• 26 € per un deposito elettronico.

Tassa di ricerca

L’importo della tassa di ricerca è fissato (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI, Allegato) :

• 520 € per una ricerca standard ;
• 156 € per una ricerca se la domanda è una domanda con priorità estera accompagnata da un rapporto di ricerca riconosciuto « equivalente » dal DG dell’INPI, ossia :
  • con priorità di una domanda svizzera (decisione 92-286 del Direttore generale dell’INPI), se il contenuto è identico e se il rapporto di ricerca è fornito al momento del pagamento della tassa di ricerca ;
  • con priorità di una domanda olandese (decisione 92-287 del Direttore generale dell’INPI), se il contenuto è identico e se il rapporto di ricerca è fornito al momento del pagamento della tassa di ricerca ;
    
  • con priorità di una domanda belga (decisione 96-408 del Direttore generale dell’INPI) se il contenuto è identico e se il rapporto di ricerca è fornito al momento del pagamento della tassa di ricerca.

Tasse per rivendicazioni

Principio

Se il numero di rivendicazioni presentate supera le 10, è dovuta una tassa per ogni rivendicazione a partire dall’11ª (R411-17 CPI).

Tale tassa è di 40 € per ogni rivendicazione a partire dall’11ª (Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI, Allegato).

Termini

Se il richiedente non paga, viene inviata una notifica al richiedente (R612-46 CPI, comma 1) fissando un termine perentorio per pagare tale tassa.

In caso di inadempimento, la domanda è respinta (R612-46 CPI, comma 3).

Le tasse annuali

Al momento del deposito di una domanda divisionale francese, è necessario pagare le tasse annuali (R613-46 CPI).

Per quanto riguarda le scadenze già decorse, l’articolo R613-47 CPI prevede che la tassa annuale sia considerata validamente pagata se il pagamento avviene « entro e non oltre l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla data di ricezione dei documenti della domanda divisionale ».

La domanda è quindi: « le tasse già scadute beneficiano del termine di grazia di 6 mesi previsto dall’articolo L612-19 CPI comma 2? ».

Secondo le direttive dell’INPI (Direttive di esame dell’INPI, II-A 2), la risposta è inequivocabile: si applica il termine di 6 mesi a partire dalla fine del precedente termine di 4 mesi.

Personalmente sono più cauto: a mio avviso nulla nel codice consente di affermare ciò.

Se il termine di 4 mesi è un periodo durante il quale il pagamento « è considerato validamente effettuato » (finzione giuridica dell’articolo R613-47 CPI), la data di scadenza della tassa annuale (cioè la data in cui è dovuto il pagamento) non mi sembra modificata.

Pertanto, secondo la mia interpretazione del tutto personale, il termine di 6 mesi inizia dalla data di scadenza « normale » dell’annualità.

Vi lascio decidere quale delle due interpretazioni sia corretta.

Riduzioni delle tasse

È prevista una riduzione delle tasse annuali se il depositante è (L612-20 CPI insieme R613-63 CPI):

• una persona fisica;
  • la riduzione è di diritto e non è necessario alcun giustificativo;
• una PMI con meno di 1 000 dipendenti, il cui capitale non è detenuto per oltre il 25 % da un’entità che non soddisfa queste prime condizioni. È necessario fornire, entro il termine di 1 mese dalla data del deposito della domanda di brevetto, una richiesta di riduzione per iscritto e un’attestazione sull’onore di appartenenza a questa categoria, datata e firmata dal rappresentante legale (Direttive d’esame dell’INPI, II-B 2);

un organismo senza scopo di lucro (OSL) del settore dell’insegnamento o della ricerca:

• è necessario fornire, entro il termine di 1 mese dalla data del deposito della domanda di brevetto, una richiesta di riduzione per iscritto e una copia dello statuto (Direttive d’esame dell’INPI, II-B 2).

Qualora vi siano più richiedenti, tutti i richiedenti devono soddisfare queste condizioni (R613-63 CPI).

La riduzione è del 50 % per (R613-63 CPI insieme Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI, Art 2):

• la tassa di deposito;
• la tassa di ricerca
  • salvo se la domanda è una domanda con priorità estera accompagnata da un rapporto di ricerca riconosciuto « equivalente » dal DG dell’INPI;
• le tasse annuali per gli anni da 1 a 5.

La riduzione è del 25 % per (R613-63 CPI insieme Decreto del 24 aprile 2008 relativo alle tasse di procedura percepite dall’INPI, Art 2):

• le tasse annuali per gli anni 6 e 7.

Le tasse per le rivendicazioni non beneficiano di riduzione.

Alcuni elementi procedurali

Priorità

È possibile rivendicare una priorità se essa è stata rivendicata nella domanda madre (Direttive d’esame dell’INPI, I-B III.5).

Non è invece possibile aggiungere una priorità salvo se essa viene aggiunta (R612-24 CPI, comma 2 e 3):

• entro 4 mesi dal deposito della domanda madre;
• entro 16 mesi dalla priorità più antica (esistente o aggiunta).