La contraffazione letterale

Principio

La contraffazione letterale è una contraffazione in cui tutte le caratteristiche della rivendicazione sono riprodotte (la contraffazione si valuta in base alle somiglianze e non alle differenze, Cour d’appel de Paris, ch. 4, 9 giugno 2000).

In pratica, l’analisi di questa contraffazione è molto simile all’analisi che faremmo se dovessimo valutare la novità della rivendicazione rispetto all’oggetto considerato.

Eccezione al principio: un’aggiunta contraria allo scopo dell’invenzione

Attenzione, tuttavia, poiché non sarà considerato contraffazione un oggetto che riproduce tutte le caratteristiche della rivendicazione, ma possiede caratteristiche aggiuntive che vanno contro l’oggetto dell’invenzione (es. aggiunta di un componente costoso a un dispositivo sapendo che lo scopo dell’invenzione è ridurre i costi, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 2 ottobre 2013; Filmop c. Dit et al.): personalmente trovo questo ragionamento errato, ma è adottato dalle giurisdizioni francesi.

Contraffazione letterale ma un po’ diversa comunque…

L’immaginazione dei giudici francesi non ha limiti e bisogna riconoscerglielo…

In una causa « Pemetrexed » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 11 settembre 2020, RG n°2017/10421), i giudici hanno ritenuto che esistesse una contraffazione letterale perché:

  • la rivendicazione indicava « pemetrexed disodico » (mentre il prodotto sospettato di contraffazione conteneva pemetrexed diacido), ma l’esperto del settore, leggendo la descrizione, avrebbe compreso che la forma del pemetrexed non influisce sull’effetto desiderato del medicinale e che l’aggiunta del termine disodico non limiterebbe realmente le rivendicazioni.

Beh… Insomma…

Quindi ecco una contraffazione letterale « ma non troppo perché si capisce bene che…« 

La contraffazione per equivalenza

Principio

In questa teoria, una caratteristica strutturale essenziale delle rivendicazioni non è presente ed è sostituita da un nuovo mezzo.

Una caratteristica essenziale può benissimo trovarsi nel preambolo della rivendicazione (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 10 dicembre 2004).

Storico

In realtà, la contraffazione per equivalenza è una costruzione giurisprudenziale americana (US Supreme Court: Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, May 29, 1950).

Questa costruzione giurisprudenziale è stata poi importata in Europa, e in particolare in Francia.

Test in 3 tappe

Il test francese risiede in 3 tappe.

Affiché la contraffazione per equivalenza sia costituita, è necessario che, cumulativamente (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch. 14 marzo 2012):

  • la funzione del nuovo mezzo sia identica a quella della caratteristica non riprodotta; la funzione è l’effetto tecnico primario della caratteristica; ad esempio, la funzione di una serratura è chiudere una porta; il nuovo mezzo partecipa a un risultato della stessa natura (i.e. « la stessa funzione, in vista di un risultato della stessa natura ») (C. Cass. com., n°08-14741, 15 settembre 2009); il risultato è il vantaggio immateriale che la funzione procura; ad esempio, il risultato di una serratura è permettere di rendere sicuro l’accesso a un’abitazione; il risultato deve essere della stessa natura (quindi non necessariamente identico). Questo risultato può essere un po’ meno buono; la funzione della caratteristica non riprodotta (cioè, nel contesto della rivendicazione) non deve essere conosciuta (i.e. nuova) (Tribunale di grande istanza di Parigi, 3e ch., 2e sect., 6 luglio 2007 o C. Cass. com., n°08-14741, 15 settembre 2009 o Com., 20 novembre 2007, ricorso n°06-17915). La novità deve essere analizzata alla data di deposito del brevetto e non alla data della contraffazione (Cass. Com., 31 marzo 2004).

È necessario distinguere bene funzione e risultato (Cass. com., 27 giugno 2018, n°16-20.644).

Avrete notato che la definizione della funzione è fondamentale per questa analisi. Se si sceglie una funzione generica (probabilmente considerando la caratteristica fuori contesto), è probabile che essa sia identica e non nuova. Se si sceglie una funzione specifica (considerando il contesto dell’invenzione), questa funzione sarà probabilmente non identica.

Inoltre, è probabile che:

  • la funzione debba essere menzionata nella descrizione o derivare in modo evidente da essa; non deve emergere, a posteriori, dal cappello del titolare del brevetto; la caratteristica non deve essere stata aggiunta nel corso della procedura in risposta a una notifica (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A del 24 settembre 2003). I giudici ritengono che tale aggiunta avrebbe permesso di superare un’obiezione relativa alla brevettabilità e non possiede quindi un equivalente proteggibile.

È importante notare che il protocollo interpretativo dell’A69 CBE (articolo 2) riconosce esplicitamente la teoria degli equivalenti.

Caso particolare delle invenzioni di combinazione?

Nel quadro di un’invenzione di combinazione (i.e. che non è una semplice giustapposizione di mezzi), la Cour d’appel de Paris ha sembrato indicare che il ragionamento « funzione identica e nuova » non può essere applicato (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 28 maggio 1999).

Essa considera, infatti, che un ragionamento relativo all’effetto noto di un componente preso isolatamente è privo di pertinenza, poiché, appunto, lo scopo dell’invenzione è far cooperare i componenti dell’invenzione « per procurare un risultato d’insieme diverso dalla somma dei risultati che essi procurerebbero ciascuno isolatamente« .

Anche se a prima vista l’analisi sembra allettante, non condivido l’opinione della Corte.

Infatti, ogni « vera » invenzione (i.e. al di fuori di un’invenzione di giustapposizione, intendo dire) può essere vista come un’invenzione di combinazione: un’invenzione è un assemblaggio di elementi noti (se la rivendicazione è suddivisa in elementi sufficientemente piccoli) che cooperano tra loro per produrre un risultato inventivo e che supera la semplice somma dei risultati di ciascuno degli elementi.

La contraffazione per differenze secondarie o « varianti di esecuzione »?

In questo caso, alcune caratteristiche non essenziali non sono riprodotte o sono riprodotte diversamente.

Questa contraffazione può essere:

  • per soppressione di un mezzo non essenziale (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 19 novembre 2004, nel caso specifico il mezzo mancante era indicato come facoltativo nella rivendicazione 1); per sostituzione di un mezzo non essenziale (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3e ch., 16 gennaio 1998): oggi, si considera spesso che tale sostituzione possa essere vista anche come una « contraffazione per equivalenza » (vedi sopra); la caratteristica non deve essere stata modificata nel corso della procedura in risposta a una notifica. Infatti, i giudici ritengono in questo caso che tale caratteristica sia essenziale (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A del 24 settembre 2003, causa Marti Sala e Posimat contro Vasquali).

Avrete capito che non approvo realmente questa analisi della contraffazione, ma alcuni ritengono che una tale contraffazione esista (Cass. Com. 6 novembre 2012, ricorso n°11-19375) e quindi è opportuno menzionarla.

Infatti, non comprendo come potremmo considerare una caratteristica non essenziale se il redattore l’ha comunque inserita nella sua rivendicazione… La sicurezza dei terzi non è garantita da un simile approccio!

La contraffazione parziale?

Principio

Questo tipo di contraffazione sarebbe la contraffazione di solo una parte della rivendicazione (C. Cass. com. n°85-16725 del 28 aprile 1987, caso Marchal), anche se mancano alcune caratteristiche essenziali.

Critica e scomparsa di questo concetto

La dottrina ha reagito con stupore leggendo questa sentenza…

Questa teoria della « contraffazione parziale » sembra oggi essere messa in discussione dai giudici di merito e le rare giurisprudenze che menzionano « una contraffazione parziale » sembrano essere, in realtà, un abuso di linguaggio per riferirsi:

Per memoria, vi segnalo questa sentenza della Cour de cassation del 17 gennaio 1872 che afferma che non esiste contraffazione parziale se un elemento essenziale della rivendicazione non è riprodotto: insomma, la teoria della « contraffazione parziale » mi sembra davvero poco solida…

L’abbandono di questo approccio sembra confermato dalla sentenza della Cass. Com. 3 aprile 2012, ricorso n°10-21084.

La contraffazione per perfezionamento?

Si sente spesso dire che « perfezionare significa contraffare« …

Non è del tutto vero: il perfezionamento è effettivamente una contraffazione solo nell’unica ipotesi in cui esso consista:

  • nell’aggiungere mezzi a quelli rivendicati (contraffazione letterale) o
  • nel modificarne uno in modo molto lieve (eventualmente, contraffazione per equivalenza, vedi supra).