Priorità

Correzione o aggiunta di priorità

Principio

È possibile correggere una rivendicazione di priorità esistente o aggiungerne una inviando una comunicazione all’IB o all’Ufficio Ricevente (RO) (R26bis.1.a PCT).

Termine

Tale correzione o aggiunta può essere effettuata (R26bis.1.a PCT):

• entro un termine di sedici mesi dalla data più remota tra:
  • la data di priorità più antica prima della correzione/aggiunta e
  • la data di priorità più antica dopo la correzione/aggiunta;
• entro un termine di quattro mesi dalla data di deposito internazionale.

Inoltre, il termine si considera rispettato se la correzione è ricevuta entro un mese dalla dichiarazione del RO o dell’IB che indica che la rivendicazione di priorità è considerata come non presentata (R26bis.2.b PCT, solo per la correzione).

Fuori termine

Se una correzione o aggiunta perviene all’IB dopo la scadenza di tale termine, ma senza superare i 30 mesi dalla priorità, l’IB può pubblicare queste informazioni previo pagamento di una tassa (R26bis.2.e PCT).

Impatto della pubblicazione anticipata

Qualsiasi richiesta di correzione/aggiunta sarà considerata come non ricevuta se perviene dopo la richiesta del richiedente di pubblicazione anticipata della domanda (salvo se tale richiesta di pubblicazione anticipata sia ritirata prima del completamento dei preparativi tecnici, R26bis.1.b PCT, ossia 15 giorni prima della pubblicazione, guida del depositante, §9.013).

Contenuto

Ogni correzione o aggiunta di priorità deve essere conforme alla R4.10.a PCT e deve indicare, per la domanda anteriore:

• la data di deposito (R4.10.a.i PCT);
• il numero di deposito (R4.10.a.ii PCT);
• il luogo del deposito:
  • Lo Stato CUP o il membro dell’OMC in cui è stato effettuato il deposito (R4.10.a.iii PCT)
  • l’amministrazione incaricata del rilascio (se domanda regionale, R4.10.a.iv PCT) e almeno uno Stato membro della CUP o membro dell’OMC per il quale tale domanda è stata depositata (R4.10.b.ii PCT) se la domanda regionale non riguarda solo Stati di questo tipo;
  • il RO (se domanda internazionale, R4.10.a.v PCT).

Effetti sul calcolo dei termini

Ogni termine calcolato a partire dalla data di priorità e che non è ancora scaduto viene ricalcolato (R26bis.1.c PCT).

Rinuncia a una priorità

Amministrazioni competenti

Il depositante può rinunciare a una priorità inviando una dichiarazione a (R90bis.3.c PCT):

• all’IB;
• al RO;
• se è stata presentata una richiesta di esame (A39.1 PCT), all’IPEA.

Tale amministrazione trasmetterà all’IB la data di ricezione di tale rinuncia.

Termine

Tale dichiarazione deve essere ricevuta dall’amministrazione competente entro il termine di 30 mesi dalla priorità (R90bis.3.a PCT).

Tassa

La rinuncia non comporta alcun costo (guida del depositante §11.056).

Firma

La dichiarazione di ritiro deve essere firmata da tutti i depositanti (R90bis.5 PCT).

Tale firma può essere sostituita dalla firma:

• del rappresentante (R90.3.a PCT);
• del rappresentante comune designato dagli altri depositanti (R90.3.c PCT).

Tuttavia, il depositante considerato come rappresentante comune non può firmare tale dichiarazione (R90.3.c PCT insieme R90bis.5 PCT): in questo caso, tutti i depositanti devono firmare.

Procura

Una procura è sempre richiesta in questo caso dall’amministrazione competente (R90.4.e PCT): nessuna rinuncia da parte dell’amministrazione è possibile.

Effetti

Ricalcolo dei termini

In caso di ritiro della priorità, un certo numero di termini può essere influenzato (quelli che si calcolano a partire dalla data della priorità più antica).

Ogni termine influenzato e non ancora scaduto viene ricalcolato a partire dalla nuova data di priorità (R90bis.3.d PCT).

Ciò può, ad esempio, ritardare la pubblicazione (A21.2.a PCT), a condizione che la dichiarazione di ritiro pervenga all’IB prima del completamento dei preparativi tecnici per la pubblicazione (R90bis.3.e PCT).

Se il ritiro viene effettuato dopo la fine dei preparativi tecnici, un avviso di ritiro viene pubblicato nella gazzetta (R48.6.c PCT).

Per gli Stati designati / eletti

Il ritiro di una priorità non ha alcun effetto per gli uffici designati che hanno iniziato a trattare o esaminare la domanda nell’ambito di un’entrata in fase nazionale anticipata (R90bis.6.a PCT insieme A23.2 PCT o A40.2 PCT).

Ripristino del diritto di priorità

Ripristino da parte dell’Ufficio ricevente

Principio

Per le domande depositate a partire dal 1° aprile 2007, è possibile far ripristinare il proprio diritto di priorità dall’Ufficio ricevente se la priorità rivendicata è più vecchia di 12 mesi dalla data di deposito, ma senza superare i 14 mesi (R26bis.3.a PCT).

Condizioni di ripristino

Al fine di beneficiare del ripristino del diritto di priorità, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

• l’Ufficio ricevente (RO) non deve aver formulato riserve (R26bis.3.j PCT);
• la priorità rivendicata è più vecchia di 12 mesi dalla data di deposito, ma senza superare i 14 mesi (R26bis.3.a PCT);
• la rivendicazione di priorità, se mancante, deve essere aggiunta (R26bis.3.c PCT) entro un termine di 2 mesi dalla data di scadenza del termine di priorità (R26bis.3.c PCT unitamente a R26bis.3.e PCT);
• una richiesta deve essere presentata presso il RO (R26bis.3.b.i PCT unitamente a R26bis.3.e PCT):
  • entro un termine di 2 mesi dalla data di scadenza del termine di priorità,
  • prima di qualsiasi richiesta di pubblicazione anticipata, e
  • prima del completamento dei preparativi tecnici per la pubblicazione (entro 15 giorni prima della pubblicazione, guida del depositante §9.013);
• la richiesta deve indicare i motivi che non hanno permesso di depositare la domanda entro il termine di priorità (R26bis.3.b.ii PCT). Tali motivi devono consentire di giustificare, secondo la scelta del RO (R26bis.3.a PCT):
  • che è stata esercitata tutta la diligenza richiesta (R26bis.3.a.i PCT);
  • che l’inosservanza del termine non era intenzionale (R26bis.3.a.ii PCT).
• le prove e le eventuali dichiarazioni richieste dal RO devono essere fornite (R26bis.3.b.iii PCT unitamente a R26bis.3.f PCT);
• le eventuali tasse di ripristino devono essere pagate al RO (R26bis.3.d PCT) entro un termine di 2 mesi dalla data di scadenza del termine di priorità (R26bis.3.d PCT unitamente a R26bis.3.e PCT).

Stati che hanno formulato una riserva

I seguenti Stati hanno formulato una riserva ai sensi della R26bis.3.j PCT (ossia non consentono il ripristino quando agiscono come RO):

• BE Ufficio della proprietà intellettuale (Belgio)
• BR Istituto nazionale della proprietà industriale (Brasile)
• CO Superintendenza dell’industria e del commercio (Colombia)
• CU Ufficio cubano della proprietà industriale
• CZ Ufficio della proprietà industriale (Repubblica Ceca)
• DE Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi
• DZ Istituto nazionale algerino della proprietà industriale
• GR Organizzazione della proprietà industriale (OBI) (Grecia)
• ID Direzione generale della proprietà intellettuale (Indonesia)
• IN Ufficio brevetti (India)
• IT Ufficio italiano brevetti e marchi
• JP Ufficio brevetti del Giappone
• KR Ufficio coreano della proprietà intellettuale
• NO Ufficio norvegese dei brevetti
• PH Ufficio della proprietà intellettuale (Filippine)

Effetti

In caso di ripristino

Normalmente, il ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio ricevente (RO) produce effetti in tutti gli Stati designati/eleti, fatte salve le seguenti condizioni:

• questi non abbiano formulato riserve (R49ter.1.g PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT insieme a R49ter.1.g PCT per gli Stati eletti) (ovvero non siano vincolati dalla decisione del RO o semplicemente non consentano il ripristino):
  • BR Istituto nazionale della proprietà industriale (Brasile)
  • CA Ufficio della proprietà intellettuale del Canada
  • CN Ufficio statale della proprietà intellettuale della Repubblica popolare cinese
  • CO Superintendenza dell’industria e del commercio (Colombia)
  • CU Ufficio cubano della proprietà industriale
  • CZ Ufficio della proprietà industriale (Repubblica Ceca)
  • DE Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi
  • DZ Istituto nazionale algerino della proprietà industriale
  • ID Direzione generale della proprietà intellettuale (Indonesia)
  • IN Ufficio brevetti (India)
  • JP Ufficio brevetti del Giappone
  • KR Ufficio coreano della proprietà intellettuale
  • LT Ufficio lituano dei brevetti
  • MX Istituto messicano della proprietà industriale
  • NO Ufficio norvegese dei brevetti
  • PH Ufficio della proprietà intellettuale (Filippine)
  • TR Istituto turco dei brevetti
  • US Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti
• questi applichino un criterio altrettanto o meno rigoroso rispetto a quello applicato dal RO:
  • se il RO utilizza il criterio della « dovuta diligenza« , l’effetto si estende a tutti gli Stati designati/eleti (R49ter.1.a PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT insieme a R49ter.1.a PCT per gli Stati eletti);
  • se il RO utilizza il criterio della « inosservanza intenzionale« , l’effetto si estende a tutti gli Stati designati/eleti che applicano lo stesso criterio (R49ter.1.b PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT insieme a R49ter.1.b PCT per gli Stati eletti);
• questi non avrebbero concesso il ripristino (R49ter.1.c PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT insieme a R49ter.1.c PCT per gli Stati eletti) e sussistevano motivi per dubitare della validità del ripristino (R49ter.1.d PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT insieme a R49ter.1.d PCT per gli Stati eletti). Il depositante deve avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

In caso di mancato ripristino

Nessuno Stato è vincolato da una decisione di mancato ripristino (R49ter.1.e PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT insieme a R49ter.1.e PCT per gli Stati eletti).

Ripristino da parte dello Stato designato/eletto

Principio

Per le domande la cui entrata in fase nazionale è effettuata a partire dal 1° aprile 2007, è possibile ottenere il ripristino del proprio diritto di priorità presso l’ufficio designato/eletto se la priorità rivendicata risale a più di 12 mesi dalla data di deposito, ma senza superare i 14 mesi (R49ter.2.a PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT insieme a R49ter.2.a PCT per gli Stati eletti).

Condizioni per il ripristino

Al fine di beneficiare del ripristino del diritto di priorità, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni :

• lo Stato designato/eletto non deve aver formulato riserve (R49ter.2.h PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT unitamente a R49ter.2.h PCT per gli Stati eletti) ;
• la priorità rivendicata è più vecchia di 12 mesi dalla data di deposito, ma senza superare i 14 mesi (R49ter.2.a PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT unitamente a R49ter.2.a PCT per gli Stati eletti) ;
• una richiesta deve essere presentata presso lo Stato designato/eletto (R49ter.2.b.i PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT unitamente a R49ter.2.b.i PCT per gli Stati eletti) entro un termine di 1 mese dalla scadenza del termine per l’entrata in fase nazionale ;
• la richiesta deve indicare i motivi che non hanno permesso di depositare la domanda entro il termine di priorità (R49ter.2.b.ii PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT unitamente a R49ter.2.b.ii PCT per gli Stati eletti). Tali motivi devono consentire di giustificare, secondo la scelta dello Stato designato/eletto :
  • che è stata esercitata tutta la diligenza richiesta (R49ter.2.a.i PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT unitamente a R49ter.2.a.i PCT per gli Stati eletti) ;
  • che l’inosservanza del termine non era intenzionale (R49ter.2.a.ii PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT unitamente a R49ter.2.a.ii PCT per gli Stati eletti) ;
  • qualsiasi scusante prevista dalla legislazione nazionale, se questa è più favorevole rispetto alle condizioni precedenti (R49ter.2.f PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT unitamente a R49ter.2.f PCT per gli Stati eletti)
• le prove e le eventuali dichiarazioni richieste dallo Stato designato/eletto devono essere fornite (R49ter.2.b.ii PCT unitamente a R49ter.2.c PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT unitamente a R49ter.2.b.ii PCT unitamente a R49ter.2.c PCT per gli Stati eletti) ;
• le eventuali tasse di ripristino devono essere pagate allo Stato designato/eletto (R49ter.2.b.iii PCT unitamente a R49ter.2.d PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT unitamente a R49ter.2.b.iii PCT unitamente a R49ter.2.d PCT per gli Stati eletti).

In caso di rifiuto, il depositante deve avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni (R49ter.2.e PCT per gli Stati designati, R76.5 PCT unitamente a R49ter.2.e PCT per gli Stati eletti).

Stati che hanno effettuato una riserva

Gli Stati seguenti hanno effettuato una riserva secondo la R49ter.2.h PCT (per gli Stati designati, R76.5 PCT insieme a R49ter.2.h PCT per gli Stati eletti) :

• BR Istituto nazionale della proprietà industriale (Brasile)
• CA Ufficio della proprietà intellettuale del Canada
• CN Ufficio statale della proprietà intellettuale della Repubblica popolare cinese
• CO Superintendenza dell’industria e del commercio (Colombia)
• CU Ufficio cubano della proprietà industriale
• CZ Ufficio della proprietà industriale (Repubblica ceca)
• DE Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi
• DZ Istituto nazionale algerino della proprietà industriale
• ID Direzione generale della proprietà intellettuale (Indonesia)
• IN Ufficio brevetti (India)
• JP Ufficio brevetti del Giappone
• KR Ufficio coreano della proprietà intellettuale
• LT Ufficio lituano dei brevetti
• MX Istituto messicano della proprietà industriale
• NO Ufficio norvegese dei brevetti
• PH Ufficio della proprietà intellettuale (Filippine)
• TR Istituto turco dei brevetti
• US Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti

Problema della priorità interna

Principio

Nel rivendicare una priorità di una domanda nazionale o internazionale in una domanda PCT, si pone la questione della priorità interna.

Infatti, per lo Stato X per il quale viene rivendicata una domanda nazionale dello Stato X, la domanda internazionale non rivendica una priorità ai sensi della CUP (infatti l’A4.A.1 CUP indica che la priorità è per « gli altri Stati »).

L’A8.2.b PCT indica chiaramente che, per queste situazioni, la legge nazionale X prevale sulle disposizioni della CUP.

Ad esempio, possono verificarsi le seguenti situazioni :

• la legge interna X non prevede una priorità interna ;
• la legge interna X indica che il deposito di una domanda con rivendicazione di priorità di una domanda X ha l’effetto di ritirare la domanda nazionale (es. Germania, Guida del depositante, allegato B1, DE)
  • di conseguenza, in virtù della R4.9.b PCT, è possibile ritirare alcune designazioni al deposito (DE, JP, KR).

Caso della proroga del termine di priorità

Inoltre, è necessario prestare particolare attenzione alle date di deposito della domanda prioritaria e della domanda internazionale che rivendica la priorità.

Ad esempio, se una domanda « US provisional » viene depositata il 14 luglio 2000 presso l’USPTO, e successivamente una domanda PCT viene depositata presso l’INPI il 15 luglio 2001, la priorità CUP è valida (in virtù della proroga concessa in caso di giorno festivo A4.C.3 CUP ma anche in virtù della R80.5.i PCT).

Ma per quanto riguarda la priorità interna, tali disposizioni non sono applicabili ed è molto probabile che l’USPTO rifiuti la priorità sostenendo che il deposito della domanda PCT è stato effettuato dopo il termine di priorità interna previsto dalla legislazione nazionale (A8.2.b PCT), essendo l’USPTO aperto il 14 luglio 2001.