Esclusioni dalla brevettabilità

Esistono alcune invenzioni (benché tecniche) che sono state volontariamente escluse dalla brevettabilità.

Elementi contrari all’ordine pubblico e al buon costume

Principio

L’articolo L611-17 CPI dispone che:

Non sono brevettabili le invenzioni la cui utilizzazione commerciale sarebbe contraria alla dignità della persona umana, all’ordine pubblico o al buon costume, tale contrarietà non potendo derivare dal solo fatto che tale utilizzazione è vietata da una disposizione legislativa o regolamentare.

Criteri di esclusione

Un esempio può essere le mine antiuomo o uno strumento di tortura.

Tale esclusione mira a proteggere la dignità della persona umana e i valori fondamentali della società (Direttive d’esame dell’INPI I-C VII-2.2).

Criteri che non implicano necessariamente un’esclusione

Tuttavia, non è perché uno degli usi dell’invenzione deve essere escluso che l’invenzione debba essere esclusa completamente dalla brevettabilità (gli altri usi essendo « accettabili », Direttive d’esame dell’INPI I-C VII-2.2): se la descrizione menziona un uso escluso dalla brevettabilità, sarà possibile chiederne la soppressione (L612-12 CPI e R612-4 CPI 1°).

A titolo di esempio, un metodo per scassinare casseforti può essere sconvolgente se utilizzato da ladri, ma accettabile se utilizzato da un fabbro.

Inoltre, non è perché un’invenzione è vietata da una disposizione legislativa o regolamentare che deve essere esclusa dalla brevettabilità (L611-17 CPI).

Varietà vegetali, razze animali e procedimenti essenzialmente biologici

L’articolo L611-19 CPI I esclude dalla brevettabilità:

• le razze animali;
• le varietà vegetali; i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali e animali; i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare in essi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali ottenuti da tali procedimenti

Varietà vegetali

Definizione

Una varietà vegetale è (L611-19 CPI I insieme al regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, art 5) un insieme vegetale di un unico taxon botanico del rango più basso conosciuto, che è:

• omogeneo (cioè che può essere definito da certi caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi),
• distinto (cioè che può essere distinto da altri insiemi vegetali per certi caratteri), e
• stabile (cioè che possiede la capacità di essere riprodotto senza cambiamenti).

Tuttavia, è brevettabile una data pianta (es. pianta geneticamente modificata), sapendo che la fattibilità tecnica dell’invenzione non è limitata a una varietà vegetale (es. la modificazione del DNA può funzionare per diverse varietà) (vedi Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-2.4.a e L611-19 CPI II).

Motivo di questa esclusione

Le varietà vegetali possiedono già un sistema di protezione particolare: le ottenzioni vegetali definite dalla convenzione UPOV (vedi Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-2.4.a).

Varietà ottenute direttamente mediante un procedimento

Se la brevettabilità di una varietà vegetale è esclusa, ci si può interrogare sulla brevettabilità di un procedimento che consenta di ottenere direttamente tale varietà vegetale.

Sappiamo che il prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento brevettato è anch’esso protetto (L613-3 CPI c)). Pertanto, questo espediente permetterebbe di aggirare astutamente l’esclusione della brevettabilità delle varietà vegetali.

A mia conoscenza, le giurisdizioni italiane non si sono ancora pronunciate su questo spinoso problema.

Razze animali

Purtroppo, non esiste una definizione di « razza animale » (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-2.4.b) ed è quindi difficile definire i limiti di questa esclusione.

Tuttavia, è brevettabile un animale (es. animale geneticamente modificato), sapendo che la fattibilità tecnica dell’invenzione non è limitata a una razza animale (es. la modifica del DNA può funzionare per più razze, es. un roditore, un mammifero, ecc., Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-2.4.b e L611-19 CPI II).

Procedimenti essenzialmente biologici

Un procedimento essenzialmente biologico (L611-19 CPI I) è un procedimento che fa « esclusivamente ricorso a fenomeni naturali come l’incrocio o la selezione« .

Esclusione

Pertanto, i metodi di incrocio sessuale di genomi completi e di selezione di animali (es. di cavalli, Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-2.4.c) o di piante sono esclusi dalla brevettabilità.

Non-esclusione

Un metodo tecnico che prevede un intervento significativo dell’uomo non sarà escluso (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-2.4.c), ad esempio gli OGM (Sito dell’INPI).

Ad esempio, un metodo di stimolazione della riproduzione di un vegetale è brevettabile (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-2.4.c).

Prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici

Non è vietato rivendicare i prodotti ottenuti mediante tali procedimenti (L611-19 CPI III).

Procedimenti microbiologici e prodotti ottenuti mediante tali procedimenti non esclusi

Definizione

Per « procedimenti microbiologici » si intende (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-2.4.c):

• i procedimenti industriali che implicano l’uso di una materia biologica,
• i procedimenti che producono una materia biologica, ad esempio mediante l’ingegneria genetica (ossia OGM), o
• i procedimenti che comportano un intervento su tale materia

La materia biologica è qualsiasi « materia che contiene informazioni genetiche e può riprodursi o essere riprodotta in un sistema biologico » (L611-10 CPI, in fine).

Pertanto, la materia biologica può essere, ad esempio:

• i batteri,
• i lieviti,
• i funghi,
• le alghe,
• i protozoi,
• le cellule umane, animali e vegetali,
• i virus,
• i plasmidi,
• o qualsiasi organismo generalmente unicellulare, invisibile a occhio nudo, che può essere moltiplicato e manipolato in laboratorio.

Caso particolare dei procedimenti di modificazione genetica

Non sono invece brevettabili:

• i procedimenti di modificazione genetica dell’essere umano (L611-18 CPI);
• i procedimenti di modificazione genetica degli animali (L611-19 CPI) se provocano in essi sofferenze senza utilità medica sostanziale.

Pertanto, i procedimenti di modificazione genetica delle piante e degli animali (senza sofferenza inutile) sono brevettabili (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII-2.4.a e I-C VII-2.4.c).

Metodi chirurgici o terapeutici o di diagnosi

L’articolo L611-16 CPI dispone che :

Non sono brevettabili i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Esclusione

Lo scopo dell’esclusione di tali metodi è quello di non ostacolare l’esercizio della medicina.

Metodi di trattamento chirurgici

Definizione

Per « metodo di trattamento chirurgico » si intende qualsiasi metodo, eseguito su un corpo umano o animale vivente, indipendentemente dal suo scopo (es. estetico o medico, Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.2.a).

Esclusione

Se, in una rivendicazione, una sola fase è una fase chirurgica, la rivendicazione nel suo insieme deve essere respinta (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.2.b).

Inoltre, se l’unica applicazione di un procedimento descritta nella descrizione è un’applicazione chirurgica, il procedimento deve essere respinto (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 29 ottobre 1997).

Non esclusione

Se il metodo comprende una fase di sacrificio dell’animale, la rivendicazione non è esclusa dalla brevettabilità (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.2.b).

Inoltre, un metodo che non consiste unicamente nel descrivere la modalità di utilizzo da parte del professionista del dispositivo (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.2.b) non costituisce un metodo escluso dalla brevettabilità :

• un procedimento di comando di un generatore ad alta frequenza che alimenta una pinza elettro-chirurgica, in cui il corpo umano interviene solo per fornire il parametro di regolazione dell’apparecchio ;
• un procedimento di circolazione o pompaggio di liquidi organo-biologici.

Omissione della fase chirurgica

In particolare, quando la fase chirurgica non è il cuore dell’invenzione, ma serve solo a supportarla (es. acquisizione di un’immagine medica in seguito all’iniezione di un prodotto in una vena), sembra possibile escludere tale fase mettendola al participio passato (es. « il prodotto di contrasto essendo stato iniettato »).

Metodi di trattamento terapeutico

Principio

I metodi terapeutici (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.1.a) comprendono :

• i trattamenti curativi che permettono o mirano alla guarigione di una malattia o di un disfunzionamento organico ;
• i trattamenti profilattici (cioè che proteggono da una malattia).

Inoltre, trattamenti estetici o cosmetici possono essere brevettabili (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.1.c). Tuttavia, non deve esserci un legame inscindibile tra l’effetto terapeutico e l’effetto estetico (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.1.c).

Utilizzo posologico ?

Dopo alcune incertezze riguardanti una possibile assimilazione degli utilizzi posologici con i metodi terapeutici, i giudici hanno indicato (Cour d’appel de Paris, 30 gennaio 2015) che gli utilizzi posologici sono effettivamente brevettabili come indicato dalla Grande Camera di ricorso dell’UEB (G2/08).

Naturalmente, per essere brevettabile, un tale utilizzo posologico deve fornire un « insegnamento tecnico » (o effetto tecnico).

Metodo di diagnosi

Definizione

Un metodo di diagnosi è un metodo che comprende tutte le seguenti fasi (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.3) :

• la fase di indagine, che implica la raccolta di dati sul corpo umano ;
• il confronto di tali dati con i valori normali ;
• la constatazione di uno scarto significativo (sintomo) durante tale confronto ;
• l’attribuzione di tale scarto a un quadro clinico particolare, ossia la fase di decisione deduttiva in medicina umana o veterinaria (la diagnosi a finalità curativa stricto sensu). Non è necessario che questa fase porti alla deduzione della malattia di origine : essa consiste semplicemente nel determinare la natura di una condizione medica o veterinaria particolare al fine di identificare o scoprire una patologia (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.3).

Precisione sull’esclusione

Inoltre, è necessario che le fasi tecniche (ossia le fasi che non sono puramente intellettuali) siano applicate al corpo umano o animale, richiedendo la presenza di quest’ultimo (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.3). Non è tuttavia richiesto un contatto fisico diretto con il corpo (radiografia, ecografia, ecc.).

Se il metodo rivendicato consente una diagnosi a partire da sostanze (tessuti, liquidi corporei) estratte dal corpo umano o animale, tale metodo non deve essere escluso dalla brevettabilità (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.3).

Non-esclusioni generali

Prodotti

Secondo la lettera dell’articolo L611-16 CPI, gli strumenti e apparecchiature chirurgiche (protesi, sonde, bisturi, ecc.), terapeutiche (farmaci, ecc.) o di diagnosi (software, apparecchi di imaging, ecc.) possono essere brevettati senza problemi: sono infatti i metodi ad essere esclusi (Direttive d’esame dell’INPI, I-C VII.2.1.3).

Altri metodi

Gli altri metodi (ossia diversi da quelli chirurgici, terapeutici o di diagnosi) sono brevettabili.