Differenza tra azione di nullità ed eccezione di nullità

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, esaminiamo un punto di procedura civile che sarà utile per la trattazione successiva.

L’azione (in questo caso, di nullità) è una procedura avviata dinanzi a un’autorità giudiziaria per ottenere il rispetto o il riconoscimento di un diritto o di un interesse legittimo (in questo caso, il riconoscimento che il brevetto è nullo). 

Un’eccezione di nullità è, in diritto, un argomento sollevato ancor prima di affrontare il merito della causa, che mira ad annullare un atto del procedimento o, eventualmente, l’intero procedimento, a causa della violazione da parte di una delle parti di una disposizione essenziale del diritto (nel caso che ci interessa, l’esistenza del brevetto). In caso di accoglimento dell’eccezione di nullità, l’atto (in questo caso il brevetto) viene escluso dal dibattimento e non può più costituire fondamento della decisione.

Non riuscite ancora a cogliere la differenza?

Ecco allora la spiegazione « non giuridica » che talvolta fornisco:

  • un’eccezione di nullità è una sorta di jolly:
    • « Fermi, signor giudice, perché il cattivo titolare del brevetto in realtà non ha un brevetto, dato che quest’ultimo è nullo »;
    • Non si tratta di una domanda, ma di una constatazione che renderà priva di oggetto l’azione di contraffazione;
    • Non verrà emessa alcuna decisione sulla nullità del brevetto, ma una decisione constaterà l’assenza di fondamento dell’azione di contraffazione;
  • un’azione riconvenzionale di nullità è una vera domanda:
    • « Signor giudice, prima di dichiararmi responsabile di contraffazione, le chiedo di constatare che il suo brevetto è nullo »;
    • Tale domanda di nullità renderà priva di oggetto anche l’azione di contraffazione,
    • Verrà emessa una decisione sulla nullità del brevetto.

Può sembrarvi un dettaglio… ma per quanto riguarda la prescrizione, vedrete che cambia tutto (o forse non più dopo la legge Pacte, ma tralasciamo).

L’azione di nullità

A titolo principale

Principio

L’azione di nullità proposta a titolo principale (53 CPC) mira a ottenere la nullità di un brevetto quando non è in corso alcun’altra azione civile (L613-25 CPI per i brevetti francesi e L614-12 CPI per i brevetti europei).

Tribunali competenti

Principio

Solo il Tribunale giudiziario di Parigi è competente a conoscere delle azioni di nullità (L615-17 CPI insieme a D211-6 CPI). Questa competenza esclusiva è stata confermata dalla Corte di cassazione (Cour de Cassation, Com., 3 marzo 2015, n°14-10568).

La Corte d’appello di Parigi è competente in appello (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 20 giugno 2012).

Precisione sulla competenza delle corti d’appello dal 1° novembre 2009

L’applicazione del decreto del 2009 che attribuisce una competenza esclusiva al TGI di Parigi in materia di brevetto ha suscitato interrogativi per determinare la corte d’appello competente in caso di appello di una sentenza emessa da un TGI di provincia adito prima del 1° novembre 2009.

Per la Corte di cassazione (C. Cass. com., 3 marzo 2015, n°14-10568), nulla è indicato nel decreto n° 2009-1205 del 9 ottobre 2009 riguardo a una competenza esclusiva della Corte d’appello di Parigi: solo la competenza del TGI di Parigi è riconosciuta per i brevetti.

Pertanto, conviene applicare i principi generali dell’articolo R311-3 del codice dell’organizzazione giudiziaria secondo cui la Corte d’appello è competente a conoscere delle decisioni dei Tribunali di Grande Istanza situati nel suo circondario.

L’interesse e la legittimazione ad agire

La nullità di un brevetto può essere richiesta da qualsiasi persona che abbia un interesse diretto e personale ad agire (31 CPC).

Si dice spesso che l’interesse ad agire deve essere personale e diretto, legittimo, attuale e sorto.

Azioni ordinarie
Principio

Nella maggior parte delle azioni di nullità, si dice che l’azione è ordinaria, cioè che non esistono condizioni riguardo alla legittimazione ad agire: qualsiasi persona che abbia un interesse diretto e personale può introdurre l’azione (31 CPC).

Ecco alcuni esempi di interesse ad agire.

Un’intimazione / minaccia da parte del titolare del brevetto

L’interesse ad agire può essere costituito da un’intimazione o da una minaccia di azione in contraffazione da parte del titolare (Tribunale civile della Senna, 11 agosto 1864, o in materia di marchio Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3ª ch. 1ª sez., 19 settembre 2013).

La persona minacciata / intimata può allora chiedere la nullità del brevetto opposto.

Il brevetto ostacola un concorrente

Il brevetto può effettivamente ostacolare un concorrente, poiché una commercializzazione in Francia sarebbe suscettibile di essere intralciata dal brevetto (Corte d’appello di Parigi, Pôle 5, 1ª ch., 11 gennaio 2012).

Storicamente, l’interesse ad agire poteva giustificarsi con (Corte d’appello di Parigi, 4ª ch., sez. B, 13 maggio 2005) il fatto di avere una società il cui oggetto sociale:

  • vicino all’oggetto sociale del titolare del brevetto;
  • vicino al dispositivo brevettato.

Oggi, i magistrati sembrano richiedere di più: è necessario dimostrare l’esistenza di atti preparatori o di progetti seri di attuazione di una tecnica vicina ai brevetti contestati (Corte d’appello di Parigi, Pôle 5, 1ª ch., 6 marzo 2013).

Il fatto che il ricorrente cerchi di liberare un’imminente utilizzazione della tecnica brevettata o di una tecnica simile (Corte d’appello di Parigi, Pôle 5, 1ª ch., 9 aprile 2019, RG n° 17/08631).

Tuttavia, un terzo che fabbrica un prodotto B che coopera con il prodotto A non dispone di alcun interesse ad agire per un’azione di nullità del prodotto A che non fabbrica: la teoria del tutto commerciale non può giustificare tale interesse (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 5 giugno 2014).

Il brevetto ostacola l’ex titolare del brevetto?

Può accadere che il brevetto sia stato oggetto di una cessione, ma che il cedente desideri continuare a sfruttare l’invenzione.

Se si ritrova nella situazione di un concorrente ostacolato dal brevetto, ci si può chiedere se le conclusioni della sezione precedente siano applicabili.

La risposta è no!

Infatti, il cedente deve al cessionario la garanzia di evizione per fatto personale, garanzia di ordine pubblico (1628 Code civil).

Pertanto, non potrà chiedere la nullità del brevetto a titolo principale (in materia di marchio, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 9 aprile 2014).

Il licenziatario non desidera più pagare le tasse annuali

Un licenziatario ha sempre interesse a chiedere la nullità del brevetto per poi richiedere la nullità del suo contratto di licenza per difetto di oggetto (C. Cass. com., 17 marzo 1980, n°78-14361).

Il licenziatario desidera vedere eliminate le clausole di proprietà delle migliorie

Un contratto di licenza può prevedere che le migliorie di un brevetto, ideate dal licenziatario, debbano essere comunicate al titolare del brevetto, quest’ultimo riservandosi il diritto di depositare a proprio nome tali migliorie.

Il licenziatario, desiderando conservare la titolarità di tali migliorie, ha quindi interesse a invocare la nullità del brevetto iniziale, per annullare a cascata queste clausole di proprietà (C. Cass. com., 8 luglio 1997, n°95-17589).

L’impatto del brevetto sul prezzo di un prodotto

Sarebbe del tutto ipotizzabile che un consumatore possa chiedere la nullità di un brevetto se ritiene che il brevetto abbia un impatto negativo sul prezzo del prodotto brevettato.

Sarà comunque necessario provare:

  • che il brevetto abbia un impatto negativo sui prezzi (il che può essere complesso) e
  • che il prodotto sia effettivamente suscettibile di essere acquistato dal richiedente.

Tuttavia, nessun giudice ha ancora dovuto pronunciarsi su questa situazione… Tale situazione è stata presa in considerazione solo dalla dottrina.

Il rifiuto di pagare gli indennizzi a un contitolare non sfruttatore

Il fatto di rifiutare di pagare gli indennizzi a un contitolare non sfruttatore (dell’articolo L613-29 CPI) sembra essere un interesse ad agire sufficiente.

Occorre sottolineare alcune decisioni contrarie (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B., 19 dicembre 2003), ma la conclusione sembra discutibile. Nel caso specifico, la Corte d’appello aveva ritenuto che il fatto di aver considerato valido un brevetto per così tanto tempo equivalesse a una rinuncia a qualsiasi azione di nullità: se si seguisse il ragionamento dei giudici, ciò varrebbe anche per il licenziatario. Inoltre, ciò significherebbe che il richiedente non può cambiare idea…

Interesse ad agire per il titolare del brevetto stesso

Se il titolare del brevetto ha acquistato il brevetto da un terzo (cioè è il cessionario), può voler annullare la vendita per recuperare il proprio denaro: ha quindi un interesse ad agire (C. Cass. com., 8 luglio 1981, n°79-15844 o Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. A, 19 ottobre 2005).

L’azione di nullità potrebbe essere vista come un’azione di verifica dell’oggetto del contratto di cessione.

Tuttavia, la conoscenza anteriore alla cessione da parte del cessionario del vizio rende inammissibile la domanda di nullità (C. Cass. req., 9 novembre 1864, Ann. prop. ind. 1864, p377).

Il deposito di una domanda da parte di una persona non abilitata

Il fatto che una domanda di brevetto europeo sia stata depositata da una persona non abilitata può consentire di chiedere la nullità del brevetto associato (A138(1) e) CBE).

Tuttavia, solo la persona che si presume essere il vero soggetto abilitato a depositare la domanda di brevetto può introdurre l’azione di nullità (si tratta di una nullità relativa, C. Cass. com, 14 febbraio 2012 n°11-14288).

Focus sui brevetti « farmaci »

Per i brevetti di « farmaci« , non è necessario aver ottenuto un’AIC o qualsiasi altra autorizzazione amministrativa per giustificare un interesse ad agire (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect. 30 settembre 2010).

Azioni attribuite
Pubblico ministero

Il codice della proprietà industriale prevede un unico caso in cui l’azione è attribuita, cioè aperta nominalmente a una persona: il pubblico ministero (L613-26 CPI).

Non è necessario dimostrare alcun interesse ad agire: il pubblico ministero agisce quindi per semplice opportunità.

Un sindacato

Un sindacato può chiedere la nullità di un brevetto, poiché la legge consente loro di agire per difendere gli interessi collettivi della professione che rappresentano (L2132-3 Code du travail).

Un’associazione

Un’associazione può agire per la nullità di un brevetto, poiché può agire in giudizio in nome di interessi collettivi, purché questi rientrino nel suo oggetto sociale (L421-1-1 Code de la consommation o C. Cass 1re civ., 18 settembre 2008, n°06-22038).

L’abuso

Può accadere che l’introduzione dell’azione di nullità sia percepita come un abuso da parte del ricorrente (ad es. questi cerca di danneggiare l’immagine del titolare del brevetto, di eludere l’autorità del giudicato in un’altra istanza, ecc. Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 5 giugno 2014).

In questa ipotesi, il ricorrente si espone al pagamento di danni e interessi sostanziali (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 5 giugno 2014).

A titolo riconvenzionale

Principio

L’azione riconvenzionale (64 CPC) di nullità è l’azione volta, quando si è citati per contraffazione, a chiedere la nullità dei brevetti su cui si basa l’azione di contraffazione.

La qualità e l’interesse ad agire

Quando l’azione principale è un’azione per contraffazione

Quando l’azione principale è un’azione per contraffazione, l’interesse ad agire per introdurre un’azione riconvenzionale di nullità è evidente: il convenuto cerca di troncare ogni discussione relativa alla contraffazione.

Il requisito del « nesso sufficiente » dell’articolo 70 CPC è quindi soddisfatto.

Tuttavia, la domanda riconvenzionale deve riguardare solo:

Quando l’azione principale è un’azione per l’esecuzione di un contratto di licenza

Quando l’azione principale è un’azione per l’esecuzione di un contratto di licenza, l’interesse ad agire dell’azione riconvenzionale è quindi giustificato, poiché quest’ultima mira a respingere la domanda dell’avversario eliminando l’oggetto del contratto.

Il requisito del « nesso sufficiente » dell’articolo 70 CPC è quindi soddisfatto.

Quando l’azione principale è un’azione relativa alla titolarità del brevetto

Quando l’azione principale è un’azione relativa alla titolarità del brevetto, non sarà possibile introdurre un’azione riconvenzionale di nullità (C. Cass. com., 19 novembre 1963).

Infatti, le questioni di validità del titolo e di « legittima proprietà » del titolo sono argomenti ben distinti.

Intervento coatto del titolare?

Nell’ipotesi in cui il licenziatario esclusivo introduca un’azione per contraffazione, il titolare del brevetto non è parte in causa.

Pertanto, l’azione riconvenzionale di nullità dovrà essere diretta contro il titolare del brevetto, in intervento coatto (331 CPC), affinché il titolare del brevetto sia in grado di difendere i propri diritti: in mancanza di intervento del titolare (coatto o volontario), la domanda riconvenzionale sarà irricevibile.

Tribunali competenti

In materia civile

Questa questione può sembrare superflua, poiché si potrebbe pensare che il tribunale competente sia quello dell’azione principale.

Tuttavia, cosa accade se sorge una controversia relativa a un contratto di licenza tra due professionisti (competenza del tribunale di commercio) e, incidentalmente, viene sollevata la questione della validità del brevetto…

Per la Corte di cassazione, non appena viene sollevata una questione relativa a un brevetto, solo il Tribunal de Grande Instance di Parigi è competente (C. Cass. com., 21 gennaio 2004, n°02-16958, cfr. L615-17 CPI insieme a D211-6 CPI) e non è possibile derogarvi.

La Corte d’appello di Parigi è competente in appello (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 20 giugno 2012).

In materia penale

Se l’articolo 52 della legge del 3 gennaio 1968 sul brevetto di invenzione prevedeva inizialmente che le questioni di nullità fossero decise dal giudice civile, ciò non è più il caso.

Oggi, il tribunale penale adito per un’azione di contraffazione non deve rinviare la controversia alla giurisdizione speciale dell’articolo L615-17 CPI se è altresì adito per un’azione riconvenzionale di nullità (questo articolo trattando solo gli aspetti civili, per analogia in materia di marchio C. Cass. crim., 19 giugno 2013, n°12-84533): il tribunale penale può ben conoscere dell’azione di nullità diretta contro il brevetto.

Difensore dell’azione

Il difensore dell’azione è il titolare del brevetto.

Se è avvenuta una cessione, è opportuno dirigere l’azione contro il cessionario: l’azione diretta contro il cedente deve essere dichiarata inammissibile (Corte d’appello di Parigi, 4ª ch., sect. B, 13 maggio 2005).

Se la cessione non è ancora stata pubblicata, l’azione potrà essere dichiarata inammissibile (ma tale inammissibilità vi guiderà verso il nuovo titolare). Nell’ambito di un’azione riconvenzionale di nullità, dovrebbero esserci meno difficoltà poiché l’attore dell’azione di contraffazione comunica, normalmente, la catena dei diritti.

Nullità del brevetto e/o di una domanda di brevetto

Brevetto in corso di validità

Questo punto non pone realmente problemi poiché l’articolo L613-25 CPI (per i brevetti francesi e l’articolo L614-12 CPI per i brevetti europei) menziona esplicitamente che un’azione di nullità può essere diretta verso un brevetto.

Brevetto scaduto o decaduto

Sembra del tutto possibile agire in nullità contro un titolo già scaduto.

Infatti, a causa della retroattività della nullità (a differenza della decadenza o della scadenza), il ricorrente può avere interesse a ottenere la nullità del brevetto:

Domanda di brevetto

Se, a prima vista, mi sembra che un’azione di nullità possa essere diretta solo verso un brevetto (alla luce della lettera dell’articolo L613-25 CPI per i brevetti francesi e dell’articolo L614-12 CPI per i brevetti europei), sembrerebbe iniquo che una persona possa introdurre un’azione di contraffazione sulla base di una domanda (L615-4 CPI) senza che il convenuto possa opporgli la nullità della domanda.

I giudici hanno talvolta accolto l’azione di nullità diretta contro una domanda di brevetto (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, ch. 03 sect. 02, 5 ottobre 2001 o Tribunale di grande istanza di Parigi, 3ª ch., 3ª sect., 16 novembre 2005) o l’hanno talvolta respinta (Tribunale di grande istanza di Parigi, 3ª ch., 2ª sect., 20 ottobre 2005).

Insomma, la situazione è incerta…

Limitazione del brevetto in corso di causa

Vi rimando all’articolo riguardante la limitazione in Francia.

Prescrizione dell’azione di nullità

Prima del 23 maggio 2019

Principio e termine

Come per ogni azione giudiziaria, è necessario porsi la questione della prescrizione dell’azione.

Infatti, l’articolo 122 CPC dispone:

Costituisce una causa di improcedibilità ogni mezzo che tende a far dichiarare l’avversario irricevibile nella sua domanda, senza esame nel merito, per difetto del diritto di agire, come il difetto di qualità, il difetto di interesse, la prescrizione, il termine perentorio, il giudicato.

Prima del 19 giugno 2008, si applicava la prescrizione ordinaria di 30 anni (2262 del Codice civile, il che di fatto equivaleva a un’assenza di prescrizione data la durata di validità di 20 anni del brevetto).

La prescrizione è tuttavia cambiata con la legge n°2008-561 del 17 giugno 2008. Da allora la prescrizione ordinaria è di 5 anni (2224 del Codice civile).

Decorrenza

A causa della formulazione dell’articolo 2224 del Codice civile, la decorrenza non sembra essere la data del deposito della domanda di brevetto, poiché a quella data la domanda è segreta.

Alcuni ritengono che la decorrenza del termine sarebbe la data di pubblicazione della domanda (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3ª sez., 1ª sottosez., 25 aprile 2013 o Corte d’Appello di Parigi, Polo 5, 1ª sez., 8 novembre 2016, RG n°2014/15008).

Sarebbe molto più logico considerare che la prescrizione dell’azione decorra dalla data di pubblicazione del rilascio del brevetto (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 13 marzo 2015, 3ª sez., 3ª sottosez., RG n°2013/09605) o Corte d’Appello di Parigi, polo 5 camera 2, 22 settembre 2017: è a questa data che i terzi vengono informati dell’esistenza di un vero titolo di proprietà industriale « definitivo ».

Alcuni hanno persino ritenuto che la prescrizione dell’azione decorra solo dal momento in cui colui che agisce in nullità ha avuto effettiva conoscenza del titolo che gli viene opposto (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 6 novembre 2014, 3ª sez., 1ª sottosez., RG n°2013/14239 o Tribunale di grande istanza di Parigi, 3ª sez., 3ª sottosez., 18 dicembre 2015, RG n°2014/04698).

Vi lascio quindi arrangiarvi…

Termine di prescrizione non decorrente?

È possibile chiedersi se in alcuni casi il termine di prescrizione non inizi a decorrere.

A mio avviso, se il ricorrente nell’azione di nullità è un minore (o un maggiorenne sotto tutela), l’articolo 2235 del codice civile impone di non far decorrere il termine di prescrizione (o di sospenderlo).

Tale disposizione fa subito pensare a un altro caso più interessante: cosa succede per una società non ancora costituita? Personalmente, troverei logico che la prescrizione non decorra finché la società non è costituita (poiché non può agire prima), ma bisogna riconoscere che nulla è previsto dalla legge (o almeno che io sappia).

Nuova decorrenza in caso di limitazione?

In caso di limitazione, sembra ragionevole pensare che un nuovo termine di prescrizione ricominci a decorrere.

Modifiche contrattuali del termine di prescrizione

È a priori ipotizzabile che un contratto di licenza modifichi, in una finestra compresa tra 1 e 10 anni, il termine di prescrizione (2254 del Codice civile).

Tale nuovo termine sarà applicabile solo tra le parti del contratto di licenza.

Caso particolare dell’azione riconvenzionale

L’azione riconvenzionale è soggetta a prescrizione, così come l’azione principale (vedi supra).

La prescrizione dell’azione riconvenzionale non è sospesa dall’introduzione dell’azione principale: la prescrizione è sospesa solo alla data del deposito della domanda riconvenzionale in cancelleria (C. Cass. 2e civ. 26 novembre 1998, n°96-12262).

Prescrizione invocata in fase di appello

La prescrizione può essere invocata in primo grado, ma anche in fase di appello (2248 Codice civile).

A partire dal 23 maggio 2019

Principio

Dalla legge PACTE, possiamo dire che è più semplice (o forse no…).

Infatti, l’articolo 124 della legge n° 2019-486 del 22 maggio 2019 relativa alla crescita e alla trasformazione delle imprese (o legge PACTE per gli amici), prevede che l’azione di nullità sia ora imprescrittibile.

Tale disposizione è trascritta nell’articolo L615-8-1 CPI.

Disposizioni transitorie

La disposizione transitoria (articolo 124, III della legge n° 2019-486 del 22 maggio 2019 relativa alla crescita e alla trasformazione delle imprese) prevede che tale imprescrittibilità si applichi a tutti i brevetti in vigore, ad eccezione delle decisioni passate in giudicato.

Innanzitutto, è un peccato aver escluso i titoli non più in vigore, poiché un’azione di contraffazione può essere avviata sulla base di un titolo scaduto, purché la prescrizione di tale azione non sia già intervenuta.

Dibattito sulla retroattività

Una volta enunciate le disposizioni transitorie, possiamo chiederci se tale formulazione indichi che una prescrizione già intervenuta sia retroattivamente annullata.

Formalmente, la disposizione transitoria non dice: « per i brevetti in vigore anche se la prescrizione è già intervenuta ».

Pertanto, tale disposizione rimette in discussione le prescrizioni già intervenute?

Infatti, alcuni potrebbero basarsi sull’articolo 2222 del codice civile che prevede che « La legge che allunga la durata di una prescrizione o di un termine di decadenza non ha effetto su una prescrizione o una decadenza già intervenuta ».

Tuttavia, non bisogna dimenticare che la Corte di cassazione ammette che una legge preveda la retroattività delle sue disposizioni: essa richiede allora che tale legge sia esplicita riguardo a questa retroattività.

Nella maggior parte dei casi, questa retroattività è giustificata da imperativi di interesse generale (Corte di Cassazione, 1ª Civ., 18 giugno 2014, ricorso no 13-13471) poiché anche una retroattività esplicita può essere esclusa dalla Corte di cassazione se la giustificazione non sembra sufficiente (Corte di cassazione, Soc., 21 marzo 2012, ricorso no 04-47532).

A mio avviso, la retroattività deve applicarsi in questo caso poiché non vi sono altre modalità di interpretare la disposizione transitoria.

Infatti, supponendo che tale disposizione non preveda la retroattività, cosa significa allora? Che si applichi solo per il futuro (poiché riguarda solo i titoli in vigore alla data di pubblicazione della legge)? Pertanto, perché prevedere una disposizione transitoria se, in realtà, avrebbero dovuto prevalere i principi generali del diritto nel tempo?

Perché è stato aggiunto « Non hanno effetto sulle decisioni passate in giudicato« : se non c’è retroattività, una tale precisazione non ha alcun senso poiché tali decisioni appartengono al passato. L’unica spiegazione di questa frase è (dal mio punto di vista) quella di chiarire che una decisione giudiziaria che ha riconosciuto la prescrizione dell’azione di nullità non può essere rimessa in discussione a causa della retroattività prevista dalle disposizioni transitorie.

In conclusione, se le disposizioni transitorie non contengono la parola « retroattivo », non esistono altre interpretazioni ragionevoli e tale retroattività deve essere riconosciuta.

… Inoltre, ciò ci semplifica notevolmente la vita perché la situazione precedente era davvero troppo complessa…

Oggetto dell’annullamento

Principio

Il brevetto può essere annullato in tutto o in parte (L613-27 CPI, comma 3).

Annullamento totale del brevetto

In caso di annullamento di tutte le rivendicazioni di un brevetto, il brevetto è annullato ed è considerato come mai esistito (vedi sotto per gli effetti).

Se l’annullamento totale delle rivendicazioni non pone problemi maggiori, l’annullamento parziale richiede maggiori approfondimenti.

Annullamento parziale del brevetto

In realtà, la terminologia può coprire due nozioni distinte:

  • alcune rivendicazioni sono annullate mentre altre sono mantenute così come sono;
  • alcune rivendicazioni sono modificate (la loro portata è limitata) dal giudice tramite rinvio all’INPI (L613-27 CPI, comma 3).
Annullamento di alcune rivendicazioni
Sorta di una rivendicazione indipendente in caso di annullamento di un’altra rivendicazione indipendente

Ogni rivendicazione indipendente è… indipendente: pertanto, la nullità di una rivendicazione indipendente non ha alcun impatto automatico sulle altre rivendicazioni indipendenti (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. sect. 02, 11 maggio 2001).

Sorta di una rivendicazione dipendente da una rivendicazione annullata

Se una rivendicazione è considerata non valida, ciò non significa automaticamente che le rivendicazioni dipendenti debbano essere annullate.

Ad esempio, l’annullamento di una rivendicazione per difetto di novità o di attività inventiva non comporta automaticamente l’annullamento delle rivendicazioni che ne dipendono (C. Cass. com. 20 maggio 2014, n°13-10061 o C. Cass. ch. com., 7 gennaio 2014, n°12-25955).

Ciò può sembrare ovvio per quanto riguarda una nullità per difetto di novità o di attività inventiva (le rivendicazioni dipendenti costituiscono limitazioni delle rivendicazioni da cui dipendono), ma la Corte di cassazione è costretta a ricordarlo regolarmente (C. Cass. com. 9 luglio 2013, n°12-18135).

Allo stesso modo, una rivendicazione può essere insufficientemente descritta mentre una rivendicazione che ne dipende non lo è più (la modalità di realizzazione precisa allora rivendicata è precisamente descritta nella descrizione).

Lo stesso vale per l’estensione del brevetto oltre la domanda così come depositata: questo vizio non « contamina » necessariamente le rivendicazioni dipendenti (C. Cass. com., 12 luglio 2005, n°04-10105).

Se una rivendicazione è annullata, le rivendicazioni che ne dipendono devono essere considerate come indipendenti e la loro validità deve essere analizzata (Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. B, 7 maggio 2009) tenendo conto del contesto della rivendicazione annullata (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 8 novembre 2000).

Sorto di una rivendicazione dipendente da una rivendicazione mantenuta

Al contrario, se una rivendicazione è considerata valida, ciò non significa automaticamente che le rivendicazioni dipendenti debbano essere mantenute.

Naturalmente, se una rivendicazione è considerata nuova e inventiva, le rivendicazioni dipendenti da questa:

Limitazione che modifica la formulazione delle rivendicazioni
Principio

Nella maggior parte dei casi, la limitazione delle rivendicazioni è richiesta dal titolare del brevetto stesso per evitare un’annullamento totale della rivendicazione richiesta dall’avversario.

In caso di limitazione, il giudice rinvia il titolare del brevetto all’INPI per procedere a tale operazione (L613-27 CPI, 3° comma).

Tuttavia, questa limitazione non è un diritto: se il giudice preferisce un annullamento totale, può benissimo pronunciarlo (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 20 maggio 2005).

Esempi di limitazioni

I giudici hanno già accettato di limitare rivendicazioni nell’ambito di un’estensione dell’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda così come depositata (es. se una rivendicazione era stata estesa in « apparecchio di cottura » invece di « frittatrice« , il giudice può tornare alla portata iniziale più ristretta al fine di ripristinare la sua « vera portata« , C. Cass. com., 15 novembre 1994, n°93-12917).

Tuttavia, se il vizio del brevetto consiste nell’aggiunta di una limitazione a una rivendicazione contraria all’articolo L613-25 CPI c) (es. limitazione non inizialmente divulgata dalla domanda), il giudice non potrà semplicemente eliminare questa caratteristica: infatti, una tale eliminazione costituirebbe un vizio rispetto all’articolo L613-25 CPI d), poiché la portata della rivendicazione ne risulterebbe ampliata.

Sembra possibile ottenere una limitazione se l’estensione della protezione conferita dal brevetto è stata aumentata dopo la concessione (L613-25 CPI d)): in questo caso il giudice può limitare alla portata iniziale della rivendicazione concessa (purché tale limitazione non sia contraria all’articolo L613-25 CPI c)).

Inoltre, se la rivendicazione presenta alternative (es. « alluminio o ferro« ) e solo una delle alternative è nuova e inventiva, sembra possibile che il giudice pronunci una limitazione alla sola branca dell’alternativa valida.

Infine, se una rivendicazione dipendente è stata giudicata non brevettabile mentre quella da cui dipende lo è, il giudice può pronunciare una limitazione eliminando tale rivendicazione dipendente.

Limitazioni poco probabili

Se per superare il vizio che affligge una rivendicazione è necessario riesaminare completamente la brevettabilità sulla base della limitazione introdotta, è poco probabile che il giudice la conceda: il ruolo del giudice non è quello di rifare un esame esaminando le diverse proposte di modifica del titolare!

Un annullamento puro e semplice della rivendicazione è più probabile…

Ma è giuridicamente possibile?

In realtà mi chiedo davvero se questa limitazione (cioè una limitazione che modifica la formulazione delle rivendicazioni) sia possibile.

Infatti, l’articolo L613-25 CPI prevede che « Se i motivi di nullità riguardano il brevetto solo in parte, la nullità è pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione delle rivendicazioni« … Quindi è necessario un motivo di nullità parziale (ricordo che il motivo è la ragione della decisione del giudice sulle pretese delle parti).

Pertanto, se una parte invoca la nullità di tutte le rivendicazioni, il giudice deve stabilire se ciò sia vero o falso. Non può davvero (almeno secondo me) dire « è vero ma comunque sarebbe falso se la rivendicazione fosse scritta come segue…« . È del resto la posizione dei giudici nella decisione del Tribunal de Grande Instance de Paris, ch 03 sect 04, 20 ottobre 2011, RG n°09/17807.

Per me, l’unico caso in cui il giudice può emettere una decisione con motivi di nullità parziale è quello in cui alcune rivendicazioni sopravvivono all’esame di brevettabilità: il giudice indicherà che le rivendicazioni 1-3 sono nulle, le rivendicazioni 4-12 sono valide, quindi limiterà il brevetto a ciò che sopravvive (bene, è anche vero che è il caso della decisione del Tribunal de Grande Instance de Paris, ch 03 sect 04, 20 ottobre 2011, RG n°09/17807 eppure non hanno pronunciato la limitazione…).

Effetti

Di un’annullazione

Sul brevetto

L’annullamento di un brevetto ha un effetto assoluto o erga omnes (L613-27 CPI).

Inoltre, l’annullamento ha un effetto retroattivo (principio generale delle nullità degli atti giuridici) sul brevetto: i diritti ad esso collegati sono considerati come mai esistiti (« principio secondo cui ciò che è nullo è considerato come mai esistito« , C. Cass. 3e civ., 22 giugno 2005, n°03-18.624, « l’annullamento di un brevetto comporta la sua eliminazione dal giorno del deposito della domanda di brevetto« , C. Cass. com., 12 giugno 2007, n°05-14548).

Nell’ipotesi di un brevetto europeo, non è escluso che una decisione francese possa annullare un brevetto mentre un’opposizione presentata in parallelo mantenga successivamente il brevetto in una forma modificata: l’effetto assoluto dell’annullamento si impone alla decisione successiva dell’UEB (anche se, il più delle volte, i giudici francesi sospendono la decisione in considerazione di una buona amministrazione della giustizia, Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 24 marzo 1999).

Sul certificato complementare di protezione

L’annullamento del brevetto comporta la scomparsa del certificato complementare di protezione (o CCP) ad esso collegato (L613-28 CPI).

Sugli atti di contraffazione contestati

Poiché il brevetto è annullato con effetto retroattivo (vedi supra), gli atti di sfruttamento dell’invenzione non potranno più essere considerati atti di contraffazione (C. Cass. com., 12 giugno 2007, n°05-14548).

Sul carattere abusivo dell’azione di contraffazione

Il fatto che il brevetto sia annullato non rende de facto abusiva l’azione di contraffazione (vedi 32-1 CPC, Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 5 febbraio 2003 e Cour d’appel de Paris, ch. 04, sect. B, 29 marzo 2002).

Sulle cessioni del brevetto

Se il brevetto viene annullato totalmente, le eventuali cessioni (di cui il brevetto può essere stato oggetto prima della sua annullazione) possono essere annullate per difetto di oggetto e/o di causa (C. Cass. com., 8 luglio 1981, n°79-15844 o Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. A, 19 ottobre 2005).

Se il brevetto viene annullato parzialmente, il giudice deve ricercare la « comune intenzione delle parti » attraverso l’interpretazione del contratto e determinare se un contratto sarebbe stato firmato per un brevetto così limitato.

Il fondamento giuridico di tale annullamento sembra essere, secondo la dottrina, la garanzia dei vizi occulti (1641 Code civil) dovuta dal cedente al cessionario (una minoranza ha sostenuto che la garanzia dovuta fosse legata alla garanzia di non evizione da parte di terzi, Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. A, 19 ottobre 2005).

Conformemente al diritto comune delle nullità, occorre cercare di rimettere le parti nella situazione in cui si trovavano prima della conclusione del contratto. Se il brevetto non può essere restituito, è possibile (1644 del Codice civile):

  • restituire il prezzo di cessione del brevetto tramite un’azione redibitoria (annullamento totale del brevetto) (1648 del Codice civile);
  • restituire una parte del prezzo di cessione del brevetto tramite un’azione estimatoria (annullamento parziale del brevetto);

I profitti realizzati dal cessionario durante il periodo di efficacia del brevetto possono essere dedotti dal prezzo di cessione per « compensare » la distruzione del brevetto e la sua non restituzione (1647 Codice civile), ma ciò resta alla libera valutazione del giudice.

Inoltre, è del tutto possibile prevedere una clausola nel contratto di cessione che esoneri il cedente dalla garanzia (1643 Codice civile) o prevedere che il contratto sia un contratto aleatorio. Tale clausola deve tuttavia essere esclusa in caso di dolo del venditore (C. Cass. pl., 30 giugno 1998, n°96-11866).

Sulle licenze esistenti

Se il brevetto viene annullato totalmente, il contratto di licenza può essere annullato per difetto di oggetto e/o di causa (es. per i marchi, C. Cass. com., 1er giugno 1999, n°97-12853).

Il fondamento giuridico di tale annullamento sembra essere, come per la cessione, la garanzia dei vizi occulti (per la locazione di cosa, 1721 Codice civile) dovuta dal concedente al concessionario.

In caso di annullamento parziale del brevetto, il licenziatario potrà (in modo analogo a quanto avviene per la cessione) chiedere l’annullamento del contratto per difetto di oggetto e/o di causa o una riduzione delle tasse annuali per il futuro.

Tuttavia, sembrerebbe che le licenze già versate non debbano essere rimborsate anche se il brevetto è considerato come mai esistito (C. Cass. com, 28 gennaio 2003, n°00-12149, il licenziatario avendo « beneficiato » dell’apparenza di licenza): questo approccio è coerente con la posizione classica secondo cui la risoluzione di un contratto opera senza effetto retroattivo per i contratti ad esecuzione continuata (C. Cass. civ. 1, 1 ottobre 1996, n°94-18657).

Inoltre, il concedente potrà essere tenuto (sulla base del 1721 Codice civile comma 2):

  • a restituire una parte delle tasse annuali incassate a partire dalla data in cui è iniziato il disturbo del godimento del licenziatario, e
  • pagare i danni e interessi per il mancato guadagno futuro.

È del tutto possibile prevedere una clausola nel contratto di licenza che esoneri il concedente dalla garanzia (C. Cass. soc., 11 marzo 1986, n°84-11231).

Su transazioni intervenute tra un presunto contraffattore e il titolare

È possibile che un presunto contraffattore abbia transatto con il titolare del brevetto per evitare un processo.

In questa ipotesi, la transazione non sarà annullata e le somme versate non hanno particolari ragioni di essere rimborsate (C. Cass. com, 28 gennaio 2003, n°00-12149).

Sulle decisioni che hanno condannato terzi per contraffazione

Può accadere che una persona sia, in un primo momento, condannata sulla base di un brevetto e che, in un secondo momento, tale brevetto venga annullato.

Si pone allora la questione del conflitto tra l’autorità della cosa giudicata (ossia la condanna del contraffattore) e l’annullamento retroattivo del brevetto che priverebbe di fondamento giuridico la condanna.

Dopo alcune incertezze giurisprudenziali (es. C. Cass. com., 3 marzo 2009, n°06-10243), la Corte di cassazione, in seduta plenaria, ha infine stabilito che l’annullamento di un brevetto non giustifica il rimborso delle somme già versate in esecuzione della sua condanna (C. Cass. pl. n°10-24282, 17 febbraio 2012): l’autorità della cosa giudicata è un principio superiore alla retroattività della nullità.

Tuttavia, è ragionevole ritenere che il giudice dell’esecuzione (L213-6 COJ) rifiuterà:

  • ogni misura volta a far rispettare un divieto di realizzazione degli atti « contraffattori » (effetto liberatorio – lo stesso varrebbe se il brevetto fosse decaduto o fosse scaduto);
  • ogni misura volta a far eseguire una condanna non ancora liquidata (C. Cass. com, 12 giugno 2007, n°05-14548);
  • ogni misura volta a liquidare una penalità di mora (in materia di marchio, C. Cass. 2e civ, 6 gennaio 2005, n°02-15954).

Per l’avvocato generale Le-Mesle, questi ultimi punti sarebbero giustificati dalla formulazione stessa dell’articolo L613-27 CPI: l’annullamento ha effetto assoluto, giustificando così la cessazione degli effetti della sentenza di condanna per il futuro.

Di una non annullamento

La decisione che respinge la nullità di un brevetto non ha effetto assoluto (C. Cass. com., 5 maggio 1987, n°85-16892).

Tuttavia, se esiste la triplice identità di domanda, di parti e di causa, l’autorità della cosa giudicata impedirà all’attore di richiedere nuovamente la nullità (1351 CPC).

Tuttavia, rimarrà possibile:

  • per terzi chiedere la nullità di un brevetto per gli stessi motivi/cause, o
  • per una stessa parte richiedere nuovamente l’annullamento del brevetto basandosi su un nuovo motivo di annullamento o causa (C. Cass. com., 10 marzo 1980, n°78-11697):
    • sapendo che per « motivi di annullamento » o « causa » si deve intendere insufficienza di descrizione, nullità, attività inventiva… (Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. A, 7 maggio 1996) poco importa quali siano le prove di tale motivo (ad es. documenti dello stato della tecnica, caratteristiche contestate diverse per insufficienza di descrizione Cour d’appel de Paris 4e ch., 27 maggio 1998, ecc.);
    • se il brevetto è stato modificato, è probabile che uno stesso motivo possa essere nuovamente invocato, salvo (per non entrare in contraddizione con l’autorità della cosa giudicata):
      • colui che ha provocato la modifica del brevetto;
      • colui che sostiene che la modifica del brevetto costituisca un’estensione della protezione della domanda dopo la concessione (L613-25 CPI d)).
    • Tuttavia, occorre notare che la Corte d’Appello di Parigi sembra tornare su questa giurisprudenza (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 9 maggio 2014) con il motivo che l’attore deve presentare, fin dall’istanza relativa alla prima domanda, l’insieme dei mezzi che ritiene idonei a fondarla (applicazione del principio della « concentrazione dei mezzi » della C. Cass. plén., 7 luglio 2006, n° 04-10672).

Nell’ipotesi di un brevetto europeo, non è escluso che una decisione francese possa mantenere un brevetto mentre un’opposizione presentata in parallelo annulli/modifichi successivamente il brevetto. In tal caso, la decisione dell’Ufficio europeo dei brevetti si impone ai giudici nazionali (A68 CBE).

L’eccezione di nullità

Principio

Al fine di difendersi, sembra del tutto possibile sollevare un’eccezione di nullità del brevetto (es. C. Cass com., 17 dicembre 1964, n° 60-12295 in cui un’eccezione di nullità è sollevata da una parte).

Natura giuridica dell’eccezione

Il termine « eccezione » sembra essere, in realtà, un abuso di linguaggio, poiché le « eccezioni di nullità » di un brevetto non sono eccezioni di procedura nel senso del codice di procedura civile (vedi l’eccezione di nullità dell’articolo 112 CPC).

Se la legge del 5 luglio 1844 (articolo 46) prevedeva la possibilità di ricorrere a un’eccezione che consentisse al giudice penale di conoscere della validità del brevetto, tale disposizione è oggi scomparsa: le « eccezioni di nullità » sollevate oggigiorno sembrano essere, in realtà, delle difese nel merito (previste dall’articolo 71 CPC):

Costituisce una difesa nel merito ogni mezzo che tende a far respingere come infondata, dopo esame nel merito del diritto, la pretesa dell’avversario.

Eccezione e domanda riconvenzionale

Se l’eccezione di nullità richiede più del semplice rigetto, l’eccezione di nullità avrebbe dovuto essere formulata sotto forma di domanda riconvenzionale (64 CPC): pertanto, ogni domanda aggiuntiva (es. restituzione delle somme pagate a titolo di un contratto di licenza) espressa al di fuori del termine di prescrizione deve essere dichiarata inammissibile (C. Cass. 1re civ. 1er décembre 1998, n°96-17761).

Tribunali competenti

In materia civile

Ci si può domandare se, conformemente all’articolo L615-17 CPI insieme all’D211-6 CPI, solo il Tribunale di Grande Istanza di Parigi sia competente quando viene sollevata un’eccezione di nullità.

La risposta è sì!

Infatti, il giudice del merito è competente anche a conoscere di tutti i mezzi di difesa « ad eccezione di quelli che sollevano una questione rientrante nella competenza esclusiva di un’altra giurisdizione » (49 CPC): questo è il caso in materia di brevetto e dovrà essere effettuato un rinvio.

In materia penale

Come per l’azione riconvenzionale di nullità, il tribunale penale può conoscere dell’eccezione di nullità del brevetto (384 CPP): il giudice penale è competente a decidere su qualsiasi eccezione sollevata.

Il convenuto all’eccezione

È possibile invocare un’eccezione di nullità del brevetto quando il licenziatario esclusivo ha introdotto l’azione di contraffazione nel merito (cfr. sopra per quanto riguarda l’azione riconvenzionale).

A mio avviso, la « ammissibilità » dell’eccezione non deve essere analizzata come si farebbe per un’azione: l’eccezione deve semplicemente essere pertinente per potersi difendere.

Pertanto, se un’azione riconvenzionale di nullità non può essere diretta contro un licenziatario, l’eccezione, invece, sembra poter essere opposta a qualsiasi persona (poiché consente di difendersi, vedi C. Cass. 1re civ., 21 febbraio 1995, n°92-17814 in materia di vendita, la nullità di un contratto è opposta a un terzo).

Effetti

Se l’eccezione di nullità è accolta

L’effetto di una sentenza che accoglie favorevolmente un’eccezione di nullità è ampiamente discusso dalla dottrina.

Se alcuni ritengono che, diversamente dalle azioni principale e riconvenzionale, l’eccezione di nullità non provochi un’annullamento del brevetto erga omnes (cioè opponibile a tutti) (poiché l’eccezione mira solo al rigetto delle pretese avversarie e non alla nullità del brevetto), la Corte di cassazione si è già pronunciata per un effetto assoluto di tale annullamento (C. Cass. com., 20 gennaio 1987, Conforglace c/ Miroiterie Voironnaise H. Héritier: PIBD 1987, no 410, III, p. 149).

È opportuno fare riferimento al dispositivo della decisione (480 CPC) per sapere se la questione della nullità sollevata per eccezione avrà l’autorità di cosa giudicata (1351 CPC).

Se l’eccezione di nullità è respinta

È abbastanza probabile che l’effetto del rigetto di un’eccezione di nullità sia paragonabile al rigetto di un’azione di nullità (vedi supra).

Prescrizione

Principio

In procedura civile, esiste un brocardo latino « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum » (cioè « ciò che è temporaneo per via di azione è perpetuo per via di eccezione« ) (es. C. Cass. 3e civ., 10 maggio 2001 n°99-11762).

Pertanto, sembra del tutto possibile sollevare un’eccezione di nullità del brevetto come mezzo di difesa, senza preoccuparsi della prescrizione eventuale dell’azione.

Termine del termine di prescrizione

Tuttavia, la Corte di cassazione precisa che l’eccezione di nullità è ammissibile solo se il termine di prescrizione è scaduto (C. Cass. com. 26 maggio 2010, n°09-14431 o C. Cass. 1re civ, 4 maggio 2012 n°10-25558 o ancora C. Cass. com. 3 dic. 2013, n° 12-23976) : se non è scaduto, occorre privilegiare l’azione riconvenzionale di nullità.

Inizio dell’esecuzione del contratto

Principio

Nel quadro di un rapporto contrattuale, l’esecuzione del contratto ostacola il carattere perpetuo dell’eccezione (C. Cass. 1re civ, 4 maggio 2012 n°10-25558), sia la nullità invocata relativa o assoluta (C. Cass. civ. 1re, 24 apr. 2013, n° 11-27082).

Caso di un contratto di licenza

Se, in generale, questo principio non trova applicazione (poiché spesso non esiste un contratto tra il titolare e il contraffattore), ci si può interrogare sull’applicabilità di tale principio nell’ipotesi in cui un licenziatario sia citato in giudizio per contraffazione per aver superato i limiti fissati dal suo contratto di licenza.

Se il licenziatario ha già pagato delle licenze (ossia esecuzione di una parte del contratto di licenza), sarà legittimato a invocare un’eccezione di nullità nei confronti del brevetto, oggetto della licenza?

A mio avviso, il licenziatario sarebbe pienamente legittimato a sollevare tale eccezione, poiché l’eccezione di nullità non è direttamente rivolta verso il contratto di licenza stesso, ma verso il brevetto oggetto del contratto.

Limitazioni alla contestazione del brevetto

Principio

Il titolare di un brevetto (rispettivamente il cessionario) può desiderare di inserire nei contratti di licenza (rispettivamente di cessione) una clausola volta a vietare la contestazione diretta o indiretta della validità dei brevetti concessi (rispettivamente ceduti) (clausola ritenuta a priori valida in linea di principio C. Cass. com, 7 dicembre 1964).

Conseguenza in caso di mancato rispetto della clausola

La Corte di cassazione ha indicato che la violazione di tale obbligo doveva essere sanzionata con una improcedibilità (C. Cass. mix., 14 febbraio 2003, n°00-19423 e 00-19424).

Limitazione e ambito del contratto

A priori, una tale clausola può limitare l’introduzione di un’azione di nullità (a titolo principale o riconvenzionale) nell’ambito dell’esecuzione del contratto.

Tuttavia, se il licenziatario è citato in giudizio per contraffazione (poiché ha oltrepassato l’ambito contrattuale della sua licenza), sembra possibile difendersi sollevando la nullità del brevetto per via di azione riconvenzionale o di eccezione (C. Cass. com., 17 dicembre 1964).

Limitazione e diritto comunitario

Storico

Una clausola volta a vietare la contestazione di un brevetto in un contratto di licenza era storicamente vietata dal Regolamento 2349/84 del 23 luglio 1984 (divieto legato alla libera concorrenza, vedi anche Decisione della Commissione 2 dicembre 1975, 76/29/CEE).

Principio : una probabile proibizione dellah4>

Se il Regolamento 772/2004 del 7 aprile 2004 (che sostituisce oggi il Regolamento 240/96 e il Regolamento 2349/84) non elenca esplicitamente le clausole vietate, è ragionevole ritenere che una simile clausola sarebbe comunque vietata (almeno, è opportuno analizzarla, caso per caso, alla luce dell’articolo 101(1) insieme al 101(3) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Resta comunque possibile una clausola di risoluzione dell’accordo in caso di contestazione (art. 5.1.c del Regolamento 772/2004 del 7 aprile 2004).

Eccezione a questa proibizione

La CGCE aveva precisato, qualche tempo fa (sentenza del 27 settembre 1988 della CGCE, causa 65/86), che una simile clausola doveva essere vietata salvo :

  • se una simile clausola mirasse proprio a porre fine a una controversia pendente dinanzi a un giudice nazionale ;
  • se la licenza è concessa a titolo gratuito ;
  • se la licenza riguarda un procedimento tecnicamente superato.

Limitazione e precedente titolare del brevetto

Il cedente deve al cessionario una garanzia di evizione per fatto personale, garanzia di ordine pubblico (1628 Codice civile) che non può essere esclusa.

Pertanto, non potrà chiedere la nullità del brevetto a titolo principale.