Novità

Definizione di novità

Principio

L’articolo L611-11 CPI precisa che un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

Documenti che fanno parte dello stato della tecnica per la novità

Lo stato della tecnica comprende:

• ogni divulgazione pubblica (scritta o orale), ogni uso pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto (L611-11 CPI, 2° comma);
• le domande di brevetto francesi / europee / internazionali la cui data di deposito è anteriore alla data di deposito della domanda considerata, e la cui data di pubblicazione è successiva (L611-11 CPI, 3° comma insieme a L611-14 CPI).

È vero che la formulazione esatta dell’articolo L611-11 CPI, 3° comma è « domande di brevetto europeo o internazionale che designano la Francia », ma:

• le domande di brevetti europei designano oggi necessariamente la Francia (A79(1) CBE) salvo ritiro espresso (ma ciò non accade quasi mai…);
• il deposito di una domanda PCT vale designazione di tutti gli Stati membri (R4.9.a PCT).
  • Alcuni mi hanno già detto che « la Francia non era designata in una domanda PCT: è l’Europa che è designata« ;
  • No, no e no… non bisogna confondere l’ufficio (UEB) utilizzato per l’entrata in fase nazionale e la designazione che può designare solo uno Stato contraente (e l’Europa non è contraente).

Per « data di deposito » (dell’articolo L611-11 CPI, 3° comma), si intende la data di priorità più antica (Corte d’appello di Parigi, Polo 5, 1ª sez., 23 settembre 2014 e L612-7 CPI comma 5).

È opportuno notare che, normalmente, è necessario verificare che le domande di brevetto europeo o internazionale designino la Francia per poter essere comprese nello stato della tecnica. Tuttavia, questa verifica è oggi quasi inutile, poiché, fin dal deposito, tali domande si considerano designare la Francia (rispettivamente A79(1) CBE e R4.9.a.i PCT).

Caso delle validazioni francesi dei brevetti europei

Si deve considerare che lo stato della tecnica opponibile a una parte francese di un brevetto europeo sia:

• quello previsto dal codice francese con il pretesto che il brevetto produce effetti in Francia?
• quello previsto dalla Convenzione sul brevetto europeo (CBE) con il pretesto che il brevetto è semplicemente una validazione di un brevetto europeo?

La mia risposta è semplice: entrambi.

Infatti:

• l’A138(1) CBE prevede una nullità per mancanza di novità (e quindi un riferimento allo stato della tecnica definito nella CBE)
• l’A139(2) CBE prevede che qualsiasi domanda nazionale o brevetto nazionale possa essere utilizzabile come stato della tecnica pertinente (nella misura in cui lo sarebbe nei confronti di una domanda nazionale).

Pertanto, l’A139(2) CBE rinvia implicitamente all’articolo L611-11 CPI, 3° comma.

Riguardo all’ultimo punto, mi è stato fatto notare che la formulazione « Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente » non coprirebbe le domande europee / internazionali menzionate all’L611-11 CPI, 3° comma.

In realtà, ritengo che ciò copra tali domande europee / internazionali, che sono quindi opponibili come « diritti nazionali anteriori« .

Infatti:

• una domanda di brevetto internazionale ha il valore di un deposito nazionale regolare (A11.4 PCT) e quindi deve essere considerata come una domanda nazionale, anche per le considerazioni di stato della tecnica;
• una domanda europea ha il valore di un deposito nazionale regolare (A66 CBE) e può essere opposta come se si trattasse di una domanda nazionale (A139(1) CBE).

Accessibilità al pubblico di una divulgazione

Divulgazione scritta

Una divulgazione scritta è considerata resa accessibile se, alla data in questione, i membri del pubblico potevano prenderne conoscenza (al di fuori di clausole di riservatezza, intendendosi per pubblico qualsiasi persona non vincolata al segreto, Tribunale di Grande Istanza di Parigi, sez. 03, 4 marzo 1998 o Corte d’appello di Parigi, sez. 04, 17 settembre 1997).

Non è necessario che il pubblico abbia avuto conoscenza della divulgazione, ma è sufficiente che abbia potuto prenderne conoscenza (Corte d’appello di Parigi, 4ª sez., 20 maggio 1998).

Divulgazione orale

Una divulgazione orale è opponibile, ma occorre comunque riuscire a dimostrarne il contenuto (Corte d’appello di Lione, 1ª sez. civ., 15 dicembre 2005).

Una pubblicazione scritta successiva alla divulgazione orale non consente necessariamente di provare il contenuto della divulgazione orale (Corte d’appello di Parigi, 4ª sez., 28 maggio 1999).

Un’attestazione (anche non conforme alle prescrizioni dell’articolo 202 CPC) di una persona presente può essere accettata, ma potranno essere sollevati seri dubbi se intercorre un lasso di tempo troppo lungo tra la divulgazione orale e l’attestazione (es. 12 anni, Corte d’appello di Parigi, 4ª sez., 12 maggio 2006).

Uso anteriore

L’uso anteriore deve consentire al pubblico di comprendere le caratteristiche dell’invenzione (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 19 aprile 2013) o di comprendere il procedimento brevettato (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 1er settembre 1999).

Un’analisi di un prodotto può consentire all’esperto del ramo di comprendere la composizione di un prodotto (C. Cass. com., 15 maggio 2007, n°06-12487).

Ad esempio, un dispositivo non protetto che può essere visto ed esaminato da visitatori (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 17 settembre 1997 o Cour d’appel de Rennes, 2e ch., 21 marzo 2006) o da un installatore (Cour d’appel de Paris, ch. 04 sect. A, 27 novembre 2002) distrugge la novità.

Pubblico e riservatezza

Una persona vincolata al segreto da una clausola di riservatezza (esplicita o tacita) non fa parte del pubblico (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 4 marzo 1998 o Cour d’appel de Paris, ch. 04, 17 settembre 1997).

Ad esempio, una dicitura riservata su un documento può essere sufficiente per premunirsi contro una divulgazione (C. Cass. com., 7 ottobre 2008, n°07-17518), ma una semplice menzione di riserva di proprietà non è sufficiente.

La riservatezza non è mai presunta nel contesto di una relazione con un potenziale acquirente (Tribunal de Grande Instance de Rennes, 2e ch., 10 febbraio 2003), ma lo è in una relazione d’affari, ad esempio con un fornitore di servizi (Tribunal de Grande Instance de Rennes, 2e ch., 8 settembre 1997).

Tuttavia, nel contesto di una sperimentazione clinica, la riservatezza può essere implicita (Cour d’appel de Paris, ch.14, 16 gennaio 1998, o Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 1er settembre 1999).

Accessibilità e accesso effettivo

Perché uno stato della tecnica sia opponibile, è necessario che questo sia stato accessibile al pubblico, indipendentemente dal fatto che il pubblico ne abbia effettivamente preso conoscenza (es. airbag venduti in automobili sono accessibili anche se non esiste prova che un utente ne abbia mai smontato uno, Cour d’appel de Paris, 15 gennaio 2014).

Divulgazioni non opponibili

In caso di abuso evidente

Una divulgazione può essere esclusa se risulta da un abuso evidente nei confronti dell’inventore (L611-13 CPI) e se è avvenuta nei 6 mesi precedenti la data di deposito della domanda francese o della domanda di priorità (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 ottobre 2003).

In caso di esposizioni ufficiali riconosciute

Una divulgazione può essere altresì esclusa se è avvenuta durante un’esposizione internazionale riconosciuta (L611-13 CPI) e se è avvenuta entro i 6 mesi prima della data di deposito della domanda francese o della domanda prioritaria (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 ottobre 2003).

È opportuno consultare attentamente l’elenco delle esposizioni internazionali riconosciute sul sito del bureau international des expositions.

Inoltre, affinché tale divulgazione sia esclusa, è necessario dichiararla al momento del deposito della domanda di brevetto (L611-13 CPI, ultimo comma) e fornire la giustificazione entro 4 mesi dal deposito (R612-22 CPI): tale giustificazione viene redatta durante l’esposizione e dettaglia la divulgazione.

Contenuto delle divulgazioni

Caratteristiche esplicite

Descrizione o disegni

Naturalmente, lo stato della tecnica divulga ciò che emerge in modo certo (C. Cass. Com., 6 giugno 2001, n°98-17194) o in modo esplicito dalla loro descrizione o dai loro disegni.

Il riassunto

Il riassunto di una domanda di brevetto non è necessariamente da escludere dalla divulgazione. Infatti, accade regolarmente che solo questi riassunti siano tradotti per le azioni di nullità (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 24 maggio 2011).

Divulgazione sufficiente / difettosa

È necessario che le caratteristiche dell’invenzione appaiano in modo sufficientemente chiaro affinché l’esperto del ramo comprenda l’invenzione e possa, grazie alle informazioni comunicate, riprodurre l’invenzione (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 17 settembre 1997 o C. Cass. com., 4 gennaio 1994, n°91-20644).

Il dubbio deve giovare al titolare del brevetto (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 1er settembre 1999).

Se lo stato della tecnica contiene un errore che anticipa una caratteristica, è opportuno escluderlo (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 22 febbraio 2008 o Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2.a).

Divulgazione fortuita

Una divulgazione fortuita è una divulgazione pertinente anche se, tuttavia, il problema tecnico è ben diverso**.**

Secondo la posizione della giurisprudenza francese, è necessario esaminare la funzione dei mezzi divulgati (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 aprile 2014, MS Développement et al c. Moulages Plastiques du Midi o C. Cass. com., 12 marzo 1996, n°94-15283): pertanto, se tali mezzi sono fortuiti, è poco probabile che la funzione nello stato della tecnica sia identica alla funzione dei mezzi nell’invenzione.

Riferimenti ad altri documenti

In caso di riferimento a un altro documento nello stato della tecnica, non è possibile utilizzare la combinazione di tali documenti per attaccare la novità di una rivendicazione (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 15 febbraio 2008): tale combinazione riguarda l’attività inventiva anche se esplicitamente menzionata.

« Il particolare anticipa il generale »

La divulgazione di un elemento tecnico particolare distrugge la novità di un mezzo tecnico generale rivendicato (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2.d): l’inverso, invece, non è vero (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 30 marzo 2007).

Caratteristiche non esplicite

Caratteristiche implicite

Una caratteristica può essere implicita (Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch 1, 27 ottobre 2010) purché sia necessaria e inevitabile (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 4.2.c).

In questo caso, è possibile tenerne conto per l’analisi della novità della rivendicazione.

Divulgazioni equivalenti

Non è possibile ragionare per equivalenza nell’ambito della valutazione della novità (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 5 ottobre 1999 o Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 4.2): ciò rientra nell’attività inventiva (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 20 maggio 2005).

Utilizzo delle divulgazioni per attaccare la novità

Principio: nessuna combinazione

Non è possibile combinare più documenti (C. Cass. com., 12 marzo 1996, n°94-15283).

Per ledere la novità del brevetto, lo stato della tecnica deve divulgare gli elementi costitutivi dell’invenzione (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 aprile 2014 o C. Cass. com., 12 marzo 1996, n°94-15283) « in ogni loro parte« :

• nella stessa forma,
• nello stesso assemblaggio,
• con la stessa funzione per ottenere lo stesso risultato tecnico.

Si parla di stato della tecnica « totale » o « unico e completo« .

Se una caratteristica è riprodotta, ma utilizzata per uno scopo diverso, i giudici francesi ritengono allora che non vi sia lesione della novità (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 4.2, Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 2 maggio 2014).

Questo approccio mi sembra discutibile, poiché la funzione delle caratteristiche non è necessariamente descritta nei documenti dello stato della tecnica e ciò conferisce un vantaggio ingiustificato al titolare del brevetto.

Eccezioni

La giurisprudenza francese sembra considerare che, in caso di giustapposizione di caratteristiche (cioè caratteristiche che non producono un risultato diverso dalla somma dei risultati propri di ciascuna caratteristica), ogni caratteristica può essere anticipata separatamente (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 1e ch. civ., 31 gennaio 2005).

Valutazione della novità in funzione della formulazione delle rivendicazioni da attaccare

Invenzione e intervallo di valori

Introduzione

Un’invenzione di selezione consiste nel selezionare da un insieme noto o da un intervallo noto:

• elementi individuali,
• sottoinsiemi,
• sottointervalli di valori limitati che non sono stati menzionati esplicitamente.

Selezione in un elenco individualizzato

Una selezione è nuova se diversi prodotti sono divulgati in uno stato della tecnica e se è necessario selezionare la combinazione corretta per giungere all’oggetto dell’invenzione (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 25 marzo 2009).

Selezione di una sotto-gamma in una gamma divulgata

La giurisprudenza francese sembra più esigente dell’UEB su questo argomento.

Infatti, per distruggere la novità, sembra necessario che la stessa gamma sia divulgata: una selezione di una sotto-gamma sembra quindi essere nuova (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 31 ottobre 2003).

Il fatto di sapere se la sotto-gamma sia arbitraria o meno sembra rientrare nell’attività inventiva in Francia (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 31 ottobre 2003).

È opportuno notare che esistono decisioni contrarie (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 24 novembre 2006).

Selezione di una gamma contenente un valore divulgato

Se la gamma rivendicata comprende un valore divulgato dallo stato della tecnica, questa gamma non sarà nuova (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 23 maggio 2007, nel caso specifico la rivendicazione in questione è respinta per difetto di attività inventiva, ma per un’altra differenza, o Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 24 novembre 2006).

Sembra quindi necessario escluderlo esplicitamente.

Selezione di una sotto-gamma che si sovrappone a una gamma divulgata

Per analogia con i paragrafi precedenti, una sotto-gamma che si sovrappone a una gamma divulgata può essere nuova se i limiti della gamma divulgata sono esclusi dalla rivendicazione.

Inoltre, se non viene fornita alcuna spiegazione riguardo alla gamma, il giudice tenderà ad annullare la rivendicazione per difetto di novità (il che è sorprendente rispetto alla posizione abituale del giudice francese, Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 24 novembre 2006).

Categoria della rivendicazione

Applicazioni terapeutiche

Prima applicazione terapeutica

La prima applicazione terapeutica è prevista dall’articolo L611-11 CPI, comma 4.

Tale articolo prevede che sia possibile rivendicare un prodotto non nuovo per un utilizzo come medicinale: la rivendicazione sarà allora nuova (se ovviamente l’utilizzo di tale prodotto come medicinale non era noto) (Tribunale di grande istanza di Parigi, 3a sez., 1a sect., 12 febbraio 2008).

La rivendicazione sarà allora formulata come segue (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 4.2.f):

Prodotto X per utilizzo come medicinale, in cui…

Se mai la rivendicazione fosse formulata in forma « svizzera » (i.e. Utilizzo del prodotto X nella fabbricazione di un medicinale), ciò non sembra porre effettivamente problemi (Corte d’appello di Parigi, sez. 04, 15 settembre 2000).

Seconda applicazione terapeutica

La seconda applicazione terapeutica è prevista dall’articolo L611-11 CPI, comma 5.

La rivendicazione sarà allora formulata come segue (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 4.2.f):

Prodotto X per utilizzo nel trattamento della malattia Y, in cui…

La rivendicazione sarà allora nuova (se ovviamente l’utilizzo di tale prodotto per curare questa malattia non era noto) anche se il prodotto è noto in quanto tale.

Procedimento

Non c’è molto da dire qui: tutte le caratteristiche del procedimento devono essere riprodotte.

L’utilizzo di un procedimento noto in un nuovo campo tecnico conferisce novità al procedimento secondo la posizione dei giudici francesi (una sorta di « seconda applicazione non terapeutica« , Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 3a sez., 1a sect., 19 febbraio 2008).

Se il prodotto ottenuto dal procedimento è nuovo, ciò conferisce novità al procedimento stesso (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 4.2.g):

• al procedimento che permette di ottenerlo e
• all’utilizzo del prodotto.

Procedimento per + destinazione

La destinazione del procedimento deve essere vista come una limitazione (Corte d’appello di Lione, 14 novembre 2002): lo stesso procedimento, ma utilizzato per un altro scopo / in un altro utilizzo non anticiperà tale rivendicazione (Corte d’appello di Parigi, Polo 5, 2a sez., 11 aprile 2014 o C. Cass. com., 12 marzo 1996, n°94-15283).

Procedimento di fabbricazione di un prodotto nuovo e inventivo

Se il prodotto è nuovo, ciò conferisce novità (Direttive d’esame dell’INPI, I-C-VII 4.2.g) al procedimento di fabbricazione di tale prodotto.

Prodotto

Non c’è molto da dire qui: tutte le caratteristiche del prodotto devono essere riprodotte.

Prodotto definito da un procedimento (« product by process »)

La formulazione « Prodotto ottenuto mediante il procedimento Y » copre solo il prodotto effettivamente ottenuto con tale procedimento (Corte d’appello di Parigi, 4a sez. sect. B, 28 marzo 2008).

Pertanto, un prodotto identico, ma prodotto con un altro procedimento non anticiperà la rivendicazione (contrariamente a quanto avviene in Europa).

Prodotto per + destinazione

Nel diritto francese, a causa dell’esigenza di stato della tecnica totale, la destinazione del prodotto deve essere considerata come una limitazione (Cour d’appel de Lyon, 14 novembre 2002): lo stesso prodotto, ma utilizzato per un altro scopo / in un’altra applicazione non anticiperà tale rivendicazione (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 aprile 2014 o C. Cass. com., 12 marzo 1996, n°94-15283).

Utilizzo

Un utilizzo nuovo sarà ovviamente nuovo (Cour d’appel de Lyon, 14 novembre 2002).

L’utilizzo di un prodotto/processo noto in un nuovo settore tecnico conferisce novità all’utilizzo secondo la posizione dei giudici francesi (una sorta di « seconda applicazione non terapeutica« , Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 19 febbraio 2008).

Utilizzo di un prodotto nuovo e inventivo

Se il prodotto è nuovo, ciò conferisce novità (Directives d’examen de l’INPI, I-C-VII 4.2.g) all’utilizzo dello stesso.

Utilizzo di un procedimento per + destinazione

Questo tipo di rivendicazione è equivalente a una rivendicazione relativa a tale procedimento.

Esempi

Le espressioni come « preferibilmente », « ad esempio », « quali », ecc. non sono limitative e vengono ignorate (Directives d’examen de l’INPI, I-C-IV 3.2.b o Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect. 11 luglio 2014).