Azione di contraffazione

Chi può agire in contraffazione ?

Principio

L’azione in contraffazione può essere esercitata da (L615-2 CPI) :

• il titolare del brevetto,
• il licenziatario esclusivo, e
• il licenziatario d’ufficio o obbligatorio.

Il titolare del brevetto

Il titolare del brevetto può essere colui che ha presentato la domanda di brevetto, ma può anche essere colui che ha acquisito il brevetto successivamente.

Per identificare il titolare del brevetto, è utile consultare le iscrizioni effettuate nel RNB (Registro Nazionale dei Brevetti tenuto dall’INPI) o nel REB (Registro Europeo dei Brevetti tenuto dall’UEB). Infatti, le cessioni, i legati, ecc. devono essere iscritti in uno di questi registri sotto pena di inopponibilità (L613-9 CPI).

Pertanto, se i registri non menzionano alcuna cessione :

• o non vi è stata effettivamente alcuna cessione e il titolare è quello indicato sul fascicolo del brevetto ;
• o vi è stata una cessione e il titolare del brevetto ha dimenticato di iscrivere la cessione in uno di questi registri. In questo caso, il titolare non è legittimato ad agire finché non avrà corretto i registri.

Normalmente, gli atti di contraffazione anteriori alla cessione possono essere perseguiti solo dal precedente titolare del brevetto.

È tuttavia possibile che la cessione preveda che il cessionario possa esercitare i diritti del cedente per il periodo precedente alla cessione: si parla di surrogazione nei diritti del cedente (C. cass. ch. com, 11 gennaio 2000, n°97-10838). Se la cessione non prevedeva la surrogazione, il nuovo titolare non può perseguire i fatti anteriori alla cessione. Tuttavia, sembra possibile stabilire un « atto di conferma di cessione » in qualsiasi momento che confermi l’intenzione delle parti al momento della cessione (sarà naturalmente necessario iscriverlo Corte d’appello di Parigi, Pôle 5, 2e ch., 15 marzo 2019, RG n°17/02639).

In ogni caso, l’iscrizione della cessione rende possibile l’azione del nuovo titolare, ma non condiziona il calcolo del danno: infatti, la corte d’appello di Parigi ritiene che « la regola dell’inopponibilità prevista dall’articolo [L613-9 CPI] non possa avere l’effetto di permettere al contraffattore di contraffare il brevetto in tutta impunità finché la trascrizione della cessione non è effettuata » (Corte d’appello di Parigi, Pôle 5, 1re ch., 5 ottobre 2011).

Nel caso di una successione a titolo universale (eredità, fusione di società, ecc.), la surrogazione è automatica. Ciò nondimeno, non esonera dall’iscrizione per rendere opponibili i propri diritti !

Un contitolare

Un brevetto può appartenere a più persone. Si parla allora di contitolari del brevetto.

La legge prevede un regime suppletivo (L613-29 CPI) che regola i rapporti tra i contitolari (convenzioni particolari possono sostituire questo regime suppletivo).

Tale regime suppletivo prevede (L613-29 CPI) che uno dei contitolari possa intraprendere un’azione in contraffazione senza il consenso degli altri contitolari. Tuttavia, è necessario notificare l’azione agli altri contitolari per dare loro la possibilità di aderirvi e beneficiarne.

Se il contitolare può agire da solo, può richiedere solo la parte dei danni che gli spetta. In altre parole, non è surrogato nei diritti dei contitolari non presenti.

Il tribunale sospende la decisione (L613-29 CPI b)) finché non viene fornita la prova di tale notifica al tribunale. A priori, tale prova deve essere fornita entro 2 anni (386 CPC), ma il contraffattore può chiedere un termine più breve al giudice della fase preparatoria.

Un licenziatario

Il licenziatario esclusivo

Principio

Il licenziatario esclusivo è un licenziatario particolare: il titolare del brevetto gli garantisce un’esclusiva su un territorio determinato (in questo caso, la Francia) e per un periodo determinato.

Diffida

Al fine di agire contro un terzo per contraffazione, il licenziatario esclusivo deve diffidare il titolare del brevetto ad agire (L615-2 CPI). In mancanza, l’azione è irricevibile (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 03 luglio 1998).

Tuttavia, è possibile prevedere altre modalità nel contratto di licenza (« salvo patto contrario del contratto di licenza« , L615-2 CPI).

In pratica, il formalismo della diffida non è sempre necessario, soprattutto se tutti sono d’accordo: così, la giurisprudenza ammette che il titolare del brevetto possa indicare al licenziatario che acconsente a tale azione senza essere stato « diffidato » (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 13 marzo 1998). Ad esempio, il titolare del brevetto può autorizzare il licenziatario ad agire in contraffazione:

• per lettera (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 28 gennaio 2011) o
• direttamente nel contratto di licenza (e ciò, senza diffida preventiva, ma è necessario che il contratto di licenza non contenga ambiguità, Cour d’appel de Paris, ch. 04, sect. B, 16 maggio 2003).

Al contrario, il titolare del brevetto può opporsi nel contratto a che il licenziatario possa esercitare qualsiasi azione in contraffazione. In questa ipotesi, il titolare del brevetto potrebbe dover intraprendere egli stesso l’azione in contraffazione. Infatti, se rifiuta di intraprendere l’azione, la sua responsabilità contrattuale nei confronti del proprio licenziatario potrebbe essere impegnata (garanzia di non evizione dell’articolo 1628 del Codice civile).

Iscrizione della licenza

Affiché l’azione in contraffazione del licenziatario sia ricevibile, è tuttavia necessario che la licenza sia stata oggetto di iscrizione nel RNB (L613-9 CPI).

Spesso si dimentica quest’ultima formalità quando la licenza è concessa a una società controllata (la società madre essendo titolare del brevetto), o quando il titolare del brevetto è il capo dell’impresa e « autorizza » la propria società a sfruttare il brevetto:

• se la società che sfrutta il brevetto agisce contro un contraffattore, sarà irricevibile, poiché non dispone di una licenza iscritta;
• se il capo dell’impresa agisce contro il contraffattore, i suoi danni e interessi saranno molto ridotti, poiché non sfrutta direttamente il brevetto (e la licenza concessa è spesso gratuita). Tuttavia, la società che sfrutta il brevetto potrà fare « un intervento » nel procedimento per ottenere un risarcimento.

Tuttavia, tale iscrizione può essere molto tardiva poiché condiziona solo la legittimazione ad agire in contraffazione e non la base del pregiudizio (C. Cass. ch. com., 18 febbraio 2004, n°02-16703): è solo importante che la licenza sia iscritta al momento in cui il giudice decide (CA d’Aix en Provence, 3 aprile 2014).

Va segnalata una sentenza contraria della Corte d’appello di Parigi, secondo cui tale iscrizione condizionerebbe la base della contraffazione (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 2 giugno 2010, RG n°2007/16086): ritengo che questa sentenza non abbia alcun senso poiché l’articolo L613-9 CPI prevede che un licenziatario semplice non iscritto possa intervenire per ottenere il risarcimento del pregiudizio che gli è proprio.

Il titolare è allora privato di un’azione futura ?

Ci si può chiedere se il titolare conservi, successivamente, la possibilità di intraprendere un’azione contro il contraffattore (che, ad esempio, sia stato condannato una prima volta in un procedimento contro il licenziatario esclusivo).

A mio avviso, la redazione dell’articolo L615-2 CPI non consente di vietare al titolare del brevetto di intraprendere un’azione di contraffazione con il motivo che non l’avrebbe esercitata quando è stato messo in mora dal licenziatario.

Interpretare questo articolo in tal modo equivarrebbe a riconoscere una sorta di sostituzione del titolare da parte del licenziatario esclusivo, e ciò in totale contraddizione con il principio processuale francese « nul ne plaide par procureur« .

Allo stesso modo, l’autorità della cosa giudicata non consente di vietare al titolare di agire, al termine di un’azione intrapresa dal suo licenziatario esclusivo: l’identità delle parti non essendo rispettata (1351 Code civil).

Pertanto, se l’azione del titolare non può essere respinta, sembra che il giudice dovrà prestare molta attenzione nella determinazione dei danni e interessi: dovrà evitare che uno stesso pregiudizio sia risarcito due volte, pur destreggiandosi con le modalità di calcolo proposte dall’articolo L615-7 CPI !

Le prime decisioni in materia sono attese con impazienza…

Il licenziatario d’ufficio o obbligatorio

Il regime della licenza d’ufficio o obbligatoria è identico (L615-2) a quello della licenza esclusiva per quanto riguarda l’azione di contraffazione (con la differenza che il titolare non può prevedere clausole derogatorie in un contratto di licenza).

Il licenziatario semplice

Il licenziatario non esclusivo non può intraprendere un’azione di contraffazione (L615-2 CPI) salvo se il contratto di licenza lo autorizzi espressamente, e che ne informi il titolare del brevetto.

In ogni caso, può intervenire nell’azione e far constatare il proprio pregiudizio (1240 del Codice civile) se un’azione di contraffazione è avviata da un’altra persona.

La prova dell’esistenza della licenza deve essere fornita (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 16 maggio 2014 ; Knauf Insulation c. Saint-Gobain Isover).

Contro chi agire ?

Qualsiasi persona non autorizzata

Se un terzo non autorizzato compie uno degli atti menzionati nell’articolo « Gli atti di contraffazione« , è possibile agire contro di esso.

Un licenziatario

È possibile agire in contraffazione contro il proprio licenziatario ?

La questione può porsi se un licenziatario non rispetta il suo contratto di licenza (ad esempio, fabbrica troppi prodotti). Si tratta di contraffazione o semplicemente di un inadempimento contrattuale ?

L’articolo L613-8 CPI risponde a questa domanda: una violazione dei limiti imposti dalla licenza costituisce contraffazione.

Un terzo autorizzato da un solo contitolare

Se uno dei contitolari desidera concedere una licenza a un terzo, e ci si trova nel regime suppletivo dell’articolo L613-29 CPI, è indispensabile notificare il progetto di licenza agli altri contitolari (L613-29 CPI c)): questi possono opporsi entro un termine di 3 mesi (pagando il prezzo della licenza).

Se la notifica non avviene, la licenza è inopponibile agli altri contitolari (C. cass. ch. com. 15 marzo 2011, n° 09-71934).

Pertanto, se la licenza è valida, i contitolari non notificati possono agire in contraffazione contro i licenziatari autorizzati a sfruttare dal primo contitolare. Ovviamente, questi licenziatari potranno chiamare in garanzia il primo contitolare per evitare di sostenere l’intero onere della sanzione.

È inoltre possibile ottenere giudizialmente la risoluzione dei contratti di licenza stipulati (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 24 maggio 2013).

Un licenziatario autorizzato da un titolare, quest’ultimo avendo sottratto l’invenzione

Se una persona (a cui è stata sottratta l’invenzione) rivendica la proprietà di un brevetto presso un tribunale (sulla base dell’articolo L611-8 CPI) e se tale rivendicazione ha esito positivo, tutte le licenze concesse dal precedente proprietario saranno state concesse senza diritto e saranno quindi nulle.

Il nuovo titolare può quindi, in teoria, agire in contraffazione contro i licenziatari del precedente titolare. Ovviamente, i licenziatari potranno chiamare in garanzia il precedente titolare per evitare di sostenere l’intero onere della sanzione.

Il nuovo titolare può inoltre chiedere il trasferimento delle licenze (Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1re ch. civ., 6 dicembre 2004, ciò è strano, visto che si è appena indicato che le licenze erano nulle per mancanza di oggetto).

Il dirigente persona fisica?

In alcune situazioni, la società che vende i prodotti contraffatti è una SARL con un capitale sociale di poche centinaia di euro. Pertanto, può essere difficile ottenere un risarcimento…

Ci si può quindi chiedere se sia possibile rivalersi sul dirigente della società.

La Corte d’appello di Aix sembra ritenere che ciò sia possibile in base all’articolo L223-22 del Codice di commercio. Infatti, secondo essa, gli atti di contraffazione commessi da un amministratore di società costituiscono una colpa intenzionale di particolare gravità che, di conseguenza, è separabile dalle sue funzioni sociali (Cour d’Appel d’Aix, 30 ottobre 2014).

È tuttavia necessario che la colpa intenzionale sia chiara (cioè « colpa intenzionale di particolare gravità, incompatibile con l’esercizio delle sue funzioni« , C. Cass, com, 12 maggio 2015, n°14-13024).

Su quali basi si può agire in contraffazione?

Un brevetto francese

Principio

Il titolare di un brevetto può agire in contraffazione in Francia (L615-2 CPI).

Domanda di brevetto

Un’azione in contraffazione può essere intrapresa sulla base di una domanda di brevetto (L615-4 CPI), ma il giudice dovrà sospendere il giudizio fino al rilascio di un brevetto (L615-4 CPI, ultimo comma).

Un’azione fondata su una domanda di brevetto può consentire di interrompere la prescrizione (2241 del Codice civile).

Tuttavia, se non viene rilasciato alcun brevetto, potrà essere proposta un’azione riconvenzionale per abuso di procedura!

Importanza della data di pubblicazione

Solo i fatti successivi alla pubblicazione (o alla notifica al presunto contraffattore) possono essere perseguiti (L615-4 CPI, comma 1) (C. Cass. com. del 26 marzo 1985, n°83-12290).

Caso di un ampliamento dopo la pubblicazione

Inoltre, se il fascio di rivendicazioni viene ampliato dopo tale pubblicazione (o notifica), i fatti di contraffazione non potranno essere perseguiti (L615-4 CPI, comma 2).

Al fine di rendere opponibile questo nuovo fascio più ampio, è utile farlo ripubblicare dall’INPI (o rinotificarlo), ma tale ripubblicazione o rinotifica non ha l’effetto di rendere opponibili le rivendicazioni in modo retroattivo (Tribunale di grande istanza di Parigi, 3ª ch., 3ª sez. 21 ottobre 2003).

Un brevetto europeo

Principio

Un brevetto europeo ha, a decorrere dalla pubblicazione della sua menzione di concessione, gli stessi effetti di un brevetto francese (A64(1) CBE).

Un brevetto europeo può quindi essere utilizzato allo stesso modo in Francia (se lo stesso è validato in Francia e se la traduzione delle rivendicazioni è fornita all’INPI, L614-9 CPI).

Una traduzione integrale del brevetto deve essere fornita dinanzi alla giurisdizione competente (L614-7 CPI) su sua richiesta o su richiesta del presunto contraffattore.

Una domanda di brevetto europeo

Principio

È del tutto possibile introdurre un’azione di contraffazione sulla base di una domanda di brevetto europeo (L614-9 CPI comma 1) a decorrere dalla sua pubblicazione da parte dell’UEB (e a condizione di fornire, se necessario, all’INPI la traduzione delle rivendicazioni o di notificarla al presunto contraffattore, L614-9 CPI comma 2).

Non sembra quindi possibile agire dinanzi a una giurisdizione francese prima della pubblicazione della sua domanda da parte dell’ufficio (es. dopo notifica al contraffattore del fascio di rivendicazioni), a differenza di quanto è possibile per una domanda francese (L615-4 CPI, comma 1).

Coesistenza di un brevetto francese e di una domanda europea

Se la domanda di brevetto europeo riguarda la stessa invenzione di un brevetto francese (es. domanda prioritaria), è necessario decidere:

• se si utilizza la domanda di brevetto europeo:
  • il giudice rifiuterà di pronunciarsi immediatamente e sospenderà il giudizio finché il brevetto europeo non sarà concesso (L615-4 CPI);
• se si utilizza il brevetto francese:
  • il brevetto francese sarà sostituito dalla parte francese del brevetto europeo quando quest’ultimo sarà concesso (e dopo il periodo di opposizione, L614-13 CPI);
  • pertanto, se si avvia un procedimento sulla base di un brevetto francese, il brevetto francese potrebbe « scomparire » nel bel mezzo di esso…
  • per evitare questo problema procedurale, il giudice, di diritto, deve sospendere il giudizio (L614-15 CPI) in attesa di tale eventuale sostituzione (se le invenzioni della domanda europea e del brevetto francese si sovrappongono, Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., ordonnance du juge de la mise en état 30 gennaio 2014; Aplix c. Stanhome et al).

L’unico modo per sbloccare la situazione è ritirare la designazione della Francia nella domanda di brevetto europeo (Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1re ch. civ., 8 giugno 2009): il giudice non sarà vincolato dalle disposizioni dell’articolo L614-15 CPI e potrà emettere una sentenza sulla base del brevetto francese.

Sulla base di una domanda internazionale (PCT)

Una domanda PCT, a partire dalla pubblicazione della domanda internazionale, conferisce la stessa protezione di quella accordata da una domanda francese (A29.1 PCT insieme a L614-24 CPI insieme a A153 CBE) se la domanda PCT entra effettivamente in fase europea (e fatte salve la fornitura, se necessaria, all’INPI della traduzione delle rivendicazioni o la notifica al presunto contraffattore, L614-9 CPI comma 2).

Quando si può agire?

Durante la durata di vita del brevetto

È possibile avviare un’azione per perseguire qualsiasi atto di contraffazione realizzato durante la validità del brevetto (L611-2 CPI).

Non esiste alcuna condizione relativa alla validità del titolo al momento dell’introduzione dell’azione: questo può essere decaduto (purché gli atti di contraffazione non siano prescritti)!

Prescrizione

Prescrizione civile

Gli atti di contraffazione si prescrivono in 5 anni in sede civile (L615-8 CPI, prima dell’11 marzo 2014, la prescrizione era di 3 anni).

Sospensione della prescrizione civile

Principio

Bisogna riconoscere che la prescrizione non è proprio un concetto semplice.

Infatti, l’articolo 2239 del codice civile prevede che la prescrizione sia sospesa se il giudice accoglie una richiesta di misura istruttoria. In questo caso, risulta che il sequestro-contraffazione sia una misura istruttoria (rapporto della Corte di cassazione del 2012).

Inoltre, lo stesso articolo 2239 del codice civile prevede che il termine di prescrizione ricominci a decorrere dopo l’esecuzione della misura istruttoria per un periodo minimo di 6 mesi.

Beh, siete un po’ confusi… è normale:

• se ottenete un’ordinanza di sequestro-contraffazione l’ultimo giorno del termine di prescrizione, in sostanza, il termine sarà sospeso finché non avrete eseguito il sequestro e
• una volta eseguito il sequestro, riprenderà a decorrere fino alla vostra citazione in giudizio (poiché la citazione deve avvenire ben prima del termine supplementare di 6 mesi, si veda la prova della contraffazione).

Groviglio per il piacere

Come sapete, mi piace molto pormi delle domande.

La domanda che pongo qui è: la sospensione della prescrizione, va bene… ma nei confronti di quale prescrizione?

Infatti, un sequestro-contraffazione richiesto per sequestrare A nell’ambito di un procedimento contro B interrompe il termine di prescrizione riguardante gli atti della società C?

Il mio parere è che questa sospensione non possa essere generale e dovrebbe riguardare solo gli atti per i quali il sequestro è richiesto… ma in mancanza di giurisprudenza sull’argomento…

Prescrizione penale

Gli atti di contraffazione si prescrivono in 6 anni in sede penale (8 CPP, prima del 1° marzo 2017, la prescrizione era di 3 anni).

Invocazione della prescrizione

La prescrizione è un’eccezione di improcedibilità e deve quindi essere sollevata davanti al giudice dell’istruzione (789 CPC). Il giudice dell’istruzione potrà decidere se istruire o meno questo punto.

L’azione giudiziaria

La giurisdizione competente

In materia civile

Principio

Solo il Tribunale di Grande Istanza di Parigi è competente per le azioni di contraffazione o di nullità (L615-17 CPI unitamente a D211-6 Codice dell’organizzazione giudiziaria) incluse le questioni connesse di concorrenza sleale.

Inoltre, il TGI di Parigi è competente anche per autorizzare:

• i sequestri-contraffazione (L615-5 CPI unitamente a L615-17 CPI unitamente a D211-6 Codice dell’organizzazione giudiziaria);
• le misure di inibitoria provvisoria (L615-3 CPI unitamente a L615-17 CPI unitamente a D211-6 Codice dell’organizzazione giudiziaria).

La Corte d’appello di Parigi è competente in appello (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 20 giugno 2012).

Precisione sulla competenza delle corti d’appello dal 1° novembre 2009

L’applicazione del decreto del 2009 che attribuisce una competenza esclusiva al TGI di Parigi in materia di brevetto ha suscitato interrogativi per determinare la corte d’appello competente in caso di appello di una sentenza emessa da un TGI di provincia adito prima del 1° novembre 2009.

Per la Corte di cassazione (C. Cass. com., 3 marzo 2015, n°14-10568), nulla è indicato nel decreto n° 2009-1205 del 9 ottobre 2009 riguardo a una competenza esclusiva della Corte d’appello di Parigi: solo la competenza del TGI di Parigi è riconosciuta per i brevetti.

Pertanto, occorre applicare i principi generali dell’articolo R311-3 del codice dell’organizzazione giudiziaria secondo cui la Corte d’appello è competente a conoscere delle decisioni dei Tribunali di Grande Istanza situati nel suo circondario.

In materia penale

L’articolo L615-17 CPI menzionando solo le « azioni civili« , si potrebbe pensare che a contrario, si applichino le regole di procedura classiche e che l’insieme dei tribunali correzionali siano competenti ratione materiae a conoscere delle azioni penali in materia di contraffazione.

La Corte di cassazione ha confermato questo punto in materia di marchio (C. Cass. crim., 19 giugno 2013, n°12-84533): le regole speciali di competenza del codice della proprietà intellettuale si applicano solo in ambito civile.

Il giudizio di merito

La lingua del giudizio

Le giurisdizioni invocano l’articolo 111 dell’ordinanza di Villers-Cotterêts dell’agosto 1539 per poter escludere documenti in lingua straniera (Corte d’Appello di Parigi, polo 1, 2ª sez., 21 marzo 2012).

Tuttavia, formalmente, l’ordinanza di Villers-Cotterêts dell’agosto 1539 si applica solo agli atti del procedimento (cioè i documenti redatti dai giudici) e spetta al giudice di merito, nell’esercizio del suo potere sovrano, valutare la forza probante degli elementi che gli sono sottoposti (C. cass. sez. com., 24 maggio 2011, n°10-18608).

Pertanto, è del tutto possibile che una giurisdizione si mostri flessibile (C. cass. sez. com., 7 gennaio 2014, n°12-25955, anche se non bisogna farci troppo affidamento).

L’atto di citazione

L’atto di citazione è anche chiamato « atto di ufficiale giudiziario ».

L’articolo 56 CPC dispone che l’atto di citazione deve contenere l’oggetto della domanda con l’esposizione dei mezzi di diritto e di fatto.

Tale atto di citazione contiene in particolare:

• la qualità e la designazione delle parti,
• indicazioni sul tribunale di comparizione (in questo caso, il TGI di Parigi),
• un invito a costituirsi un avvocato (902 CPC):
  • entro 15 giorni (in difetto, vi è normalmente una sentenza non contraddittoria, ma ciò è raramente messo in pratica immediatamente).
  • entro 2 mesi per gli stranieri,
• l’esposizione succinta dei motivi,
• l’esposizione delle domande e delle ragioni della domanda (compresa la cessazione della contraffazione e la riparazione del pregiudizio al fine di essere certi di interrompere la prescrizione per queste due azioni).

A questo stadio, il tribunale non è a conoscenza dell’atto di citazione. È quindi necessario depositare una copia dell’atto di citazione presso il tribunale: tale deposito è chiamato « attivazione del tribunale ».

È opportuno curare attentamente l’atto di citazione.

La fase istruttoria

Tale fase istruttoria si svolge davanti… al giudice dell’istruzione.

Egli è incaricato di seguire la procedura, di verificare che i documenti richiesti siano effettivamente trasmessi tra le parti, ecc.

Le eccezioni sono sollevate davanti a questo magistrato (771 CPC) (ma non le eccezioni di inammissibilità, C. Cass, parere n° 0060012P del 13 novembre 2006).

Questo giudice fissa il calendario per la presentazione degli atti e stabilisce la chiusura che pone fine allo scambio degli atti.

Mezzi « dilatori » ipotizzabili

Come mezzo per « ritardare » una procedura, è possibile:

• chiedere una sospensione del procedimento, di diritto (cioè il giudice non può rifiutarla), se si viene citati in giudizio da un contitolare, senza che sia stata inviata una notifica agli altri contitolari. Questa sospensione è prevista dalla lettera b) dell’articolo L613-29 CPI;
• chiedere una sospensione del procedimento, di diritto, se si viene citati in giudizio sulla base di un brevetto francese e se una domanda di brevetto europeo è in corso e tale domanda di brevetto europeo è stata depositata dallo stesso inventore del brevetto francese (o dal suo avente causa), che riguarda la stessa invenzione e che beneficia della priorità (L614-15 CPI);
• chiedere una sospensione del procedimento, di diritto, se la citazione si basa su una semplice domanda di brevetto e non su un brevetto (L615-4 CPI);
• se un brevetto europeo è concesso, ma è in corso un’opposizione, è possibile chiedere una sospensione del procedimento per « la buona amministrazione della giustizia » (principio di procedura civile). Tuttavia, i giudici non concedono spesso tale sospensione considerando che l’opposizione è troppo « lenta ». Si noti che se si viene condannati in modo definitivo e il brevetto viene infine dichiarato nullo durante l’opposizione, non sarà possibile ottenere il rimborso dei danni e interessi versati in nome del principio dell’autorità di cosa giudicata (C. cass. ass. pl. 17 febbraio 2012, n°10-24282);
• se è intrapresa un’azione di rivendicazione, è possibile chiedere una sospensione, ma ciò non è obbligatorio, come nel caso precedente.

Sanzioni civili

Divieto sotto pena di astreinte

Tale divieto non è esplicitamente previsto dal codice, ma si fonda sugli articoli L613-3 e L613-4.

L’astreinte consente di assicurare la forza esecutiva della decisione del giudice (imperium del giudice). Si tratta, in un certo senso, di una condanna per il futuro. Viene fissata in funzione del prezzo dell’oggetto per dissuadere il contraffattore dal continuare la contraffazione.

Se tale astreinte deve essere pagata al titolare del brevetto, essa non è automatica. Infatti, per percepire l’astreinte, è necessario chiedere al giudice dell’esecuzione di « liquidarla » (art. 35 della legge 91-650 del 9 luglio 1991). Il giudice può moderarla o aumentarla in funzione della buona fede del contraffattore e delle difficoltà incontrate (art. 36 della legge 91-650 del 9 luglio 1991).

Se la sentenza viene infine annullata da una corte d’appello o dalla Corte di cassazione, è necessario rimborsare l’astreinte percepita.

Richiamo dai circuiti commerciali

È possibile chiedere il richiamo dei prodotti contraffatti dai circuiti commerciali (L615-7-1 CPI).

Tuttavia, non è molto chiaro cosa ricopra esattamente la nozione di « circuiti commerciali » :

• Si tratta dei circuiti situati in Francia ?
• Comprende solo le succursali della società condannata ?
• Riguarda i prodotti acquistati da distributori ?

Confisca

La confisca è una sanzione molto antica, già presente nel decreto « relativo agli autori di scoperte utili » del 31 dicembre 1790 (vedi l’articolo 12).

Due teorie si contrappongono riguardo alla confisca :

• La confisca deve servire a impedire la continuazione degli atti di contraffazione ?
• La confisca deve servire a indennizzare il titolare dei diritti ?

Se sotto l’impero della legge del 1968 la prima teoria dominava ampiamente la normativa, la legge è stata modificata nel 1978 e oggi la confisca è chiaramente a favore del titolare dei diritti (L615-7-1).

Distruzione

La distruzione dei prodotti contraffatti è altresì possibile (L615-7-1) :

Tale distruzione avviene a spese del contraffattore.

Pubblicazione della sentenza

Se la pubblicazione della sentenza può essere ordinata dal giudice (L615-7-1), è necessario mantenere la ragionevolezza !

Il denigramento, ad esempio, è configurato quando :

• si fa riferimento alle condotte di un contraffattore senza una decisione giudiziaria ;
• si fa riferimento a una decisione giudiziaria mutilata ;
• una pubblicità commerciale clamorosa o provocatoria prende come tema una decisione giudiziaria, anche definitiva, che condanna un concorrente.

Tuttavia, il semplice fatto di inviare una mail ai propri clienti per informarli semplicemente di una sentenza (anche non definitiva) non è di per sé sleale (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Ch. 2, 16 giugno 2016, RG n°15/068473), ma occorre comunque prestare attenzione ai termini utilizzati (Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 16, 3 marzo 2020, RG n°19/12564).

Risarcimento dei danni e interessi

Principio

Il risarcimento dei danni e interessi trova il proprio fondamento giuridico nell’articolo 1240 del Codice civile.

Base di calcolo

Dal 11 marzo 2014, il giudice dispone di nuove indicazioni per il calcolo dei danni e interessi (L615-7 CPI).

Il giudice deve prendere in considerazione distintamente (L615-7 CPI):

• le conseguenze economiche negative, tra cui:
  • il mancato guadagno e
  • la perdita subita;
• il danno morale;
• i profitti realizzati dal contraffattore, comprese le economie sugli investimenti:
  • intellettuali,
  • materiali e
  • promozionali.

Inoltre, il titolare dei diritti può preferire essere indennizzato sulla base di un’indennità forfettaria che deve essere superiore al prezzo di una licenza che sarebbe stata richiesta (L615-7 CPI, ultimo comma).

Quest’ultima opzione deve verosimilmente essere esclusa se l’azione è introdotta dal licenziatario esclusivo.

Base di calcolo e iscrizione della licenza

L’iscrizione di una licenza non è una condizione per calcolare la base dei danni.

Tale iscrizione condiziona solo la legittimazione ad agire in contraffazione e non la base del pregiudizio (C. Cass. ch. com., 18 febbraio 2004, n°02-16703): è solo importante che la licenza sia iscritta al momento in cui il giudice decide (CA d’Aix en Provence, 3 aprile 2014).

Occorre segnalare una sentenza contraria della Corte d’appello di Parigi che ritiene che tale iscrizione condizioni la base della contraffazione (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 2 giugno 2010, RG n°2007/16086): ritengo che questa sentenza non abbia alcun senso poiché l’articolo L613-9 CPI prevede che un licenziatario semplice non iscritto possa intervenire per ottenere il risarcimento del pregiudizio che gli è proprio.

Storico della base di calcolo dei danni

In precedenza, il giudice considerava solo il pregiudizio subito dal titolare dei diritti.

Molto presto, la giurisprudenza si è trovata di fronte al seguente dilemma: se il titolare del brevetto è un privato e il contraffattore è una grande multinazionale, è probabile che il contraffattore sia in grado di trarre grandi profitti dalla contraffazione (grazie alla sua potenza e ai suoi canali commerciali). D’altra parte, il titolare del brevetto (molto piccolo) non può raggiungere gli stessi mercati del suo contraffattore.

Per molto tempo, la giurisprudenza è rimasta fedele a sé stessa: non vi è deroga al diritto comune e deve essere risarcito solo il pregiudizio (C. cass. com 8 gennaio 1963, caso dei mulini da pesca Mitchell).

La resistenza alla contraffazione

Accade che il giudice accetti di indennizzare gli sforzi commerciali che sono stati necessari al titolare del brevetto per contrastare commercialmente il contraffattore, ad esempio « limitando l’aumento dei prezzi » (C. cass. ch. com. 23 maggio 1995 n°93-18527, Caso Chlortoluron).

Danni e interessi punitivi?

L’approccio francese ha sempre rifiutato il concetto di « danni e interessi punitivi ».

Tuttavia, occorre ricordare che tale concetto di « danni e interessi punitivi » non è affatto contrario al diritto europeo (Decisione della CGUE C-367/15).

La CGUE osserva inoltre che il semplice pagamento di una tassa annuale ipotetica non è in grado di garantire un risarcimento integrale del pregiudizio subito, poiché non assicurerebbe né il rimborso di eventuali spese legate alla ricerca e all’identificazione di possibili atti di contraffazione, né l’indennizzo di un eventuale danno morale, né il pagamento degli interessi sulle somme dovute.

Sanzioni penali

Principio

La contraffazione è sanzionata penalmente (L615-14 CPI, comma 1, prima frase):

• con una ammenda fino a 300 k€;
• con una pena detentiva fino a 3 anni.

Inasprimento della sanzione in caso di recidiva

In caso di recidiva, la sanzione può essere raddoppiata (L615-14-1 CPI).

Inasprimento della sanzione nel caso di un licenziatario

Se il contraffattore era licenziatario, la sanzione può essere parimenti raddoppiata (L615-14-1 CPI).

Inasprimento della sanzione in alcuni altri casi

La sanzione può essere, inoltre, aumentata (L615-14 CPI, comma 1, seconda frase):

• se la contraffazione è pericolosa per la salute, o
• se la contraffazione è stata effettuata su Internet, o
• se la contraffazione è stata effettuata in associazione a delinquere

La contraffazione è allora sanzionata penalmente (L615-14 CPI, comma 1, seconda frase):

• con una ammenda fino a 500 k€;
• con una pena detentiva fino a 5 anni.

Pene accessorie

A titolo accessorio, il giudice può ordinare (L615-14-2 CPI):

• al contraffattore di ritirare, a proprie spese, dai circuiti commerciali gli oggetti giudicati contraffatti;
• la distruzione dei prodotti contraffatti;
• la consegna dei prodotti contraffatti al titolare;
• il risarcimento dei danni;
• la pubblicazione della sentenza.