Nel campo dei brevetti, esistono numerose situazioni in cui emergono elementi di estraneità e in cui può essere sollevata la questione della legge applicabile o della giurisdizione competente.
Il caso tipico è quello in cui il brevetto in questione è un brevetto statunitense, i titolari sono tedeschi e olandesi, hanno stipulato un contratto di comproprietà a seguito di una relazione commerciale in Cina, hanno un licenziatario in Belgio e esiste un presunto contraffattore di nazionalità giapponese…
Insomma, vediamo che la situazione può diventare rapidamente complessa.
Legge applicabile
Conflitti di leggi
Un « conflitto di leggi » può emergere quando leggi di più paesi si dichiarano individualmente competenti.
Fortunatamente, in un certo numero di casi, esistono regole per la risoluzione dei conflitti di leggi a livello internazionale: è quindi necessario conoscerle.
Risoluzione dei conflitti di leggi
In un contesto non contrattuale (es. contraffazione)
Il Regolamento (CE) n. 864/2007 del 11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali (detto Regolamento Roma II) stabilisce le regole relative alla legge applicabile in caso di conflitto di leggi in Europa, in un contesto non contrattuale.
In particolare, nel caso di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, l’articolo 8 ci fornisce la regola:
La legge applicabile a un’obbligazione non contrattuale derivante da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è rivendicata.
In breve, se si dispone di un brevetto tedesco, la legge applicabile in materia di contraffazione o validità del titolo è la legge tedesca.
Non è possibile derogare a questa competenza tramite un accordo tra le parti.
In un contesto contrattuale (es. licenza, cessione, ecc.)
Il Regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (detto Regolamento Roma I) stabilisce le regole relative alla legge applicabile in caso di conflitto di leggi in Europa, in un contesto contrattuale.
Caso generale
L’articolo 3 prevede che il contratto sia regolato dalla legge scelta dalle parti. Questa scelta può essere modificata di comune accordo, in qualsiasi momento.
La scelta è espressa o risulta dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze.
In mancanza di scelta, l’articolo 4 prevede un quadro per aiutare a determinare la legge applicabile: in generale, il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta i legami più stretti.
Caso di un contratto di lavoro
Può accadere che si debba determinare quale sia il regime delle invenzioni dei dipendenti applicabile.
L’articolo 8 prevede che il contratto individuale di lavoro sia regolato dalla legge scelta dalle parti (salvo che una legge nazionale preveda che non si possa derogare a una disposizione particolare).
Se non è indicata alcuna scelta dalle parti, la legge applicabile è quella del paese in cui il lavoro è abitualmente svolto o, in mancanza, del paese in cui si trova lo stabilimento che ha assunto il lavoratore.
Naturalmente, se i fatti evidenziano che un altro paese presenta legami più stretti con il contratto di lavoro, si deve scegliere quest’ultimo paese.
Eccezioni
Può accadere che il giudice italiano rifiuti di riconoscere la competenza di una legge straniera che sembri oggettivamente applicabile.
Ordine pubblico internazionale
Le disposizioni materiali della legge straniera normalmente applicabile in virtù della regola di conflitto di leggi possono essere altresì escluse, in tutto o in parte, a titolo di eccezione di ordine pubblico internazionale, a favore di quelle della legge italiana.
L’eccezione di ordine pubblico internazionale comprende innanzitutto i principi essenziali o fondamentali del diritto italiano, come la dignità, la libertà umana e l’integrità fisica delle persone.
Comprende inoltre una nozione più fluttuante nel tempo e nello spazio, ovvero le politiche legislative imperative italiane, i cui contorni dipendono dalla valutazione in concreto del giudice.
Contenuto della legge straniera non accessibile
Se il contenuto di una legge straniera non può essere stabilito con sufficiente certezza, il giudice francese tenderà a ricorrere alla legge francese.
Frode alla legge
Non sono a conoscenza di questo caso nell’ambito della proprietà industriale, ma è importante sapere che il giudice francese potrà disapplicare una legge straniera se ritiene che esistano manovre intenzionali volte a rendere artificialmente competente una legge straniera, al posto di quella che avrebbe normalmente avuto titolo ad applicarsi.
Giurisdizione competente
Conflitti di giurisdizioni
Una volta determinata la legge applicabile, ciò non significa che il giudice competente sia quello della legge in questione (perché sarebbe troppo semplice :)).
È quindi necessario determinare anche la giurisdizione competente.
Risoluzione del conflitto di giurisdizioni
A tal fine, disponiamo del Regolamento CE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Principio (che quasi mai si applica)
Il tribunale competente è, per default, quello del domicilio del convenuto (articolo 4 del Regolamento CE n. 1215/2012).
È importante notare subito che quanto affermato qui non ha motivo di applicarsi ai giudici di paesi extra UE: è del tutto possibile che un giudice straniero si dichiari competente anche se il presente regolamento prevede una soluzione diversa.
Deroghe possibili
In materia contrattuale
In materia contrattuale, è possibile citare in giudizio una persona davanti a una giurisdizione del luogo di esecuzione dell’obbligazione che serve da base alla domanda (articolo 7.1, es. licenza in un dato paese).
Nel contesto di un contratto di licenza, è stato stabilito (CGUE, 23 aprile 2009, Falco) che un contratto di licenza relativo a un diritto di proprietà intellettuale non è un contratto di fornitura di servizi ai sensi dell’articolo 7.1 b) (precedentemente 5.1 nel regolamento Bruxelles I), ma riguarda piuttosto un’obbligazione di pagamento.
Pertanto, è necessario applicare l’articolo 7.1 a) e determinare il luogo di esecuzione dell’obbligazione ispirandosi alla giurisprudenza Tessili (CGUE, 6 ottobre 1976, Tessili): in altri termini, il luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita deve essere determinato conformemente alla legge che regola l’obbligazione controversa secondo le norme di conflitto della giurisdizione adita.
In materia extracontrattuale o quasi extracontrattuale
In materia extracontrattuale o quasi extracontrattuale, è possibile citare in giudizio una persona davanti a una giurisdizione del luogo del fatto dannoso (articolo 7.2, es. un atto di contraffazione).
Se il luogo del fatto dannoso non pone spesso problemi, possono sorgere difficoltà in caso di contraffazione su Internet.
In una decisione della Corte d’appello di Parigi, 4ª sez., A, 30 gennaio 2008, RG n. 06/14524, i giudici hanno dovuto affrontare questa questione nel caso di un sito web redatto in lingua inglese.
La loro risposta è che il luogo del fatto dannoso può benissimo essere la Francia, in particolare perché la lingua abituale nel settore tecnico è l’inglese.
È inoltre importante notare la decisione del CAFC (CAFC, Voda c. Cordis, 1° febbraio 2007). Secondo il CAFC, un tribunale americano non è competente a conoscere di domande di contraffazione di brevetti stranieri. È un bene, ma è meglio dirlo.
Cas di una pluralità di convenuti
Inoltre, in caso di pluralità di convenuti, è possibile citarli tutti dinanzi a un tribunale del domicilio di uno di essi, anche se non sono tutti domiciliati nello stesso paese (articolo 8.1 del Regolamento CE n° 1215/2012).
Tuttavia, deve esistere, tra le diverse domande proposte da uno stesso attore nei confronti di diversi convenuti, un legame di connessione tale che vi sia interesse a istruirle e giudicarle congiuntamente al fine di evitare soluzioni che potrebbero essere inconciliabili se le cause fossero giudicate separatamente (27 settembre 1988, Kalfelis C-189/87).
Per quest’ultimo punto, vi invito a saltare (come un Salticidae) alla sezione che parla di ragno qui sotto (avrete notato il gioco di parole…).
Cas delle invenzioni dei dipendenti
Nel contesto di una controversia la cui origine è la valutazione del contratto di lavoro (ad es. per determinare se un’invenzione rientri nel regime delle invenzioni dei dipendenti), il regolamento prevede che il dipendente citi in giudizio il proprio datore di lavoro dinanzi a una delle seguenti giurisdizioni (articolo 21 del Regolamento CE n° 1215/2012):
- dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il datore di lavoro ha il proprio domicilio, o
- in un altro Stato membro:
- dinanzi al tribunale del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o dinanzi al tribunale dell’ultimo luogo in cui ha svolto abitualmente la propria attività, o
- qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività nello stesso paese, dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova o si trovava lo stabilimento che ha assunto il lavoratore.
Le opzioni per il datore di lavoro sono più limitate se vuole citare in giudizio il proprio dipendente (articolo 22 del Regolamento CE n° 1215/2012, esclusa la domanda riconvenzionale): deve citare in giudizio il proprio dipendente nel paese in cui quest’ultimo ha il proprio domicilio.
In ogni caso, non è possibile derogare a questi principi salvo se tale deroga intervenga dopo la nascita della controversia o se le deroghe non limitino, per il dipendente, il diritto di adire i tribunali precedentemente menzionati.
Cas della registrazione o della validità dei brevetti
L’articolo 24.4 del Regolamento CE n° 1215/2012 prevede una competenza esclusiva dei tribunali dello Stato membro per il quale il brevetto è stato depositato per quanto riguarda le questioni di registrazione o di validità del titolo.
Cas dell’esecuzione delle decisioni
Per quanto riguarda l’esecuzione di una decisione (ad es. condanna, sequestro-contraffazione ordinato), il tribunale competente è il tribunale del luogo di esecuzione della decisione (articolo 24.5 del Regolamento CE n° 1215/2012).
Cas della litispendenza o della connessione
Principio
La « litispendenza » (rispettivamente la « connessione ») è la circostanza che si verifica quando due giurisdizioni diverse sono state adite per la stessa controversia, cioè stessa causa e stesso oggetto (rispettivamente per due controversie che avrebbero interesse a essere trattate contemporaneamente).
In caso di litispendenza, il giudice adito in secondo luogo sospende d’ufficio il procedimento fino a quando non sia stata accertata la competenza del tribunale adito per primo (e si spoglia della causa se il primo tribunale riconosce la propria competenza) (articolo 29 del Regolamento CE n° 1215/2012).
In caso di connessione, il giudice adito in secondo luogo può sospendere il procedimento (articolo 30 del Regolamento CE n° 1215/2012). Può inoltre spogliarsi della causa su richiesta di una delle parti se il primo tribunale può essere competente e unire la seconda causa alla prima.
La torpedine italiana o belga
La torpedine consiste, per una parte che abbia progetti di sfruttamento in Europa di un progetto potenzialmente contraffattore di un brevetto, nel non attendere di essere attaccata per intraprendere una prima azione dichiarativa di non contraffazione, in uno Stato i cui tribunali non sono noti per la loro rapidità (almeno per le azioni riguardanti i brevetti).
Così, a causa del principio della « connessione » sopra menzionato, non è più possibile per il titolare del brevetto adire un altro tribunale per far giudicare il contraffattore.
I tribunali francesi hanno regolarmente privato di ogni effetto utile queste azioni « torpedine » considerando tale pratica come un abuso delle regole di competenza stabilite dalla Convenzione di Bruxelles:
- Tribunal de Grande Instance de Paris, troisième chambre, 28 aprile 2000,
- Tribunal de Grande Instance de Paris, troisième chambre, section 2, 9 mars 2001,
- Tribunal de Grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 18 novembre 2003, RG n° 01/06528.
Tuttavia, la CGUE si oppone al ragionamento delle giurisdizioni francesi (CGUE 9 dicembre 2003, C-116/02) indicando che è necessario sospendere il procedimento anche qualora le giurisdizioni adite abbiano tempi di trattazione eccessivamente lunghi (rafforzato dalla risposta della CGUE 27 aprile 2004, C-159/02).
Il ragno nella tela
La manovra del ragno nella tela consiste, per un titolare di brevetto, nell’attaccare un presunto contraffattore in uno Stato noto per la rapidità delle sue decisioni e nel chiamare in causa gli altri contraffattori (eventualmente contraffattori in un altro Stato) davanti alla stessa giurisdizione (utilizzando l’articolo 8.1 del Regolamento CE n° 1215/2012 sopra menzionato).
Alcune decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità europee hanno messo in discussione questa possibilità – o quanto meno l’hanno notevolmente limitata (CGUE 13 luglio 2006, C-539/03): infatti, se esistono più contraffattori in diversi Paesi, vi è scarso rischio di avere più decisioni (presumibilmente) « contraddittorie » in ciascuno dei Paesi, poiché le situazioni di fatto e di diritto sono necessariamente diverse.
Spetta quindi al giudice (adito in secondo luogo) valutare se esista il rischio di una decisione contraddittoria (CGUE, 12 luglio 2012, C‑616/10).
Se non esiste alcun rischio, non vi è motivo di applicare l’articolo 8.1 del Regolamento CE n° 1215/2012 nel senso della decisione CGUE del 27 settembre 1988, Kalfelis C-189/87.
Vediamo bene che questo ragno Phoneutria ha un po’ perso il suo veleno…
Effetti di una decisione straniera in Francia (o viceversa)
La portata territoriale teorica di una sentenza al di là delle frontiere è determinata dalla lex fori (ossia la legge del giudice): è quindi la legge dello Stato da cui emana tale sentenza a determinare da sola il campo di applicazione delle misure prescritte dal giudice.
Tuttavia, ciò non significa che le decisioni di un giudice francese saranno eseguite istantaneamente in un altro Paese: sarà necessario richiedere l’exequatur della decisione all’estero per consentirne l’esecuzione.
Tuttavia, il Regolamento CE n° 1215/2012 prevede un exequatur semplificato nell’ambito degli articoli 36-51 (anche se alcuni casi (vedi articolo 38) possono bloccare tale exequatur semplificato): è sufficiente presentare una semplice istanza (le modalità pratiche sono determinate dalla legge del Paese in cui è richiesta l’esecuzione).
Misure provvisorie e conservative
È possibile richiedere qualsiasi misura provvisoria o conservativa ai tribunali degli Stati che le prevedono nelle loro leggi (articolo 35 del Regolamento CE n° 1215/2012).
Le misure provvisorie o conservative previste dalla legge di uno Stato membro possono essere richieste alle giurisdizioni di tale Stato, anche se le giurisdizioni di un altro Stato membro sono competenti a conoscere del merito.
È importante notare che una misura volta ad ottenere una prova non è (a rigor di termini) una misura provvisoria o una misura conservativa. Pertanto, per richiedere un sequestro-contraffazione (o qualsiasi misura equivalente), questo articolo 35 non sembra applicabile… ma ciò offre una transizione naturale per la parte successiva…
Gestione della prova all’estero
Nel mondo
Esiste inoltre la Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970, convenzione internazionale « sull’ottenimento di prove all’estero in materia civile e commerciale » entrata in vigore in Francia il 6 ottobre 1970.
Secondo questa convenzione, è necessario presentare una richiesta davanti alla giurisdizione richiedente, che trasmette una commissione rogatoria all’autorità centrale dello Stato richiesto (articolo 1).
Tale commissione rogatoria è eseguita secondo la legge dello Stato « destinatario », ma la commissione rogatoria può richiedere l’applicazione di norme dello Stato « sorgente » (articolo 9 e seguenti).
Il risultato degli atti di esecuzione è trasmesso dal giudice che ha eseguito la commissione rogatoria alla giurisdizione richiedente (articolo 13).
A titolo di esempio, il United States Code, 28 USC §1782 consente, a determinate condizioni, di ottenere una misura di « discovery » negli USA per le esigenze, in particolare, di una procedura francese.
In Europa
Il Regolamento CE n° 1206/2001 del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione degli Stati membri nel settore dell’ottenimento delle prove in materia civile e commerciale, entrato in vigore il 1° gennaio 2004 (che si ispira alla Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 precedentemente citata) è anch’esso uno strumento giuridico interessante.
Quest’ultimo regolamento consente alle giurisdizioni degli Stati membri di ottenere l’esecuzione, da parte delle giurisdizioni di un altro Stato membro, di atti istruttori, o di eseguirli esse stesse in un altro Stato membro.
La richiesta di atto istruttorio che precisa la natura e l’oggetto dell’istanza e l’atto istruttorio da eseguire è indirizzata direttamente alla giurisdizione richiesta.
La giurisdizione richiesta procede, entro un termine di 90 giorni, alla misura istruttoria applicando le proprie norme di procedura (articolo 10.2), ma la giurisdizione richiedente può chiedere che la misura sia eseguita secondo una forma speciale prevista dal diritto dello Stato di cui essa fa parte (articolo 10.3).
Il risultato degli atti di esecuzione è trasmesso dal giudice che ha eseguito la commissione rogatoria alla giurisdizione richiedente.
Salvo spese di traduzione, interpretariato, ecc., questa misura è gratuita.