Brevetto essenziale a una norma
La norma
Una norma (o « standard ») è un riferimento pubblicato da un organismo di normazione o un consorzio di organismi.
Possiamo citare, ad esempio, l’IEEE (che gestisce in particolare le norme WIFI, reti, ecc.), l’ETSI (che gestisce in particolare la norma GSM) o ancora la 3GPP (che gestisce in particolare le norme 3G, LTE, ecc.)
Una norma descrive in dettaglio il funzionamento di una tecnologia: specifica quindi le funzionalità obbligatorie o opzionali della norma.
Il funzionamento della norma
In pratica, gli industriali partecipano ai comitati di normazione e propongono nuovi metodi e funzionalità da integrare nella norma (es. metodo di compressione innovativo, metodo di gestione delle interferenze, ecc.).
Queste proposte vengono poi discusse in comitato e si ritrovano (o meno) nella norma finale (o almeno in una delle sue versioni).
Naturalmente, la partecipazione degli industriali a questi comitati non è del tutto disinteressata: il più delle volte, questi industriali possiedono brevetti che coprono le funzionalità che propongono.
Dichiarazione dei diritti di proprietà industriale
Nella maggior parte dei casi (è difficile fare generalizzazioni), gli industriali che partecipano a questi comitati di normazione hanno l’obbligo contrattuale di dichiarare tutti i diritti di proprietà industriale che possiedono e che sono essenziali per l’implementazione di una norma.
Ad esempio, l’articolo 55 del regolamento 3GPP indica:
I membri individuali dovrebbero dichiarare alla prima occasione qualsiasi [diritto di proprietà intellettuale] che ritengono essenziale, o potenzialmente essenziale, per qualsiasi lavoro in corso all’interno del 3GPP. Le dichiarazioni dovrebbero essere fatte dai membri individuali ai rispettivi partner organizzativi.
Il carattere essenziale
Un brevetto è essenziale a una norma se è impossibile implementare la norma senza contraffare il brevetto.
Immaginiamo il caso in cui (Corte d’appello di Parigi, Polo 5, 1ª sez., 16 aprile 2019, RG n. 15/17037) la rivendicazione preveda un procedimento per selezionare una stazione base in un sistema di comunicazione mobile comprendente:
- identificare una connessione radio scadente tra una seconda stazione base e un terminale multimodale;
- selezionare una delle prime stazioni base in funzione della misura di almeno un segnale di stazione base nel terminale multimodale.
Supponiamo ora che la norma preveda che, se viene identificata una connessione radio con qualità inferiore a una soglia, debba essere effettuata una fase di misura come rivendicato.
La fase di identificazione della rivendicazione non è prevista dalla norma, pertanto è possibile implementare la norma senza contraffare il brevetto.
La remunerazione degli industriali
A seconda degli organismi di normazione e delle norme, la remunerazione degli industriali può variare:
- o le persone che desiderano implementare una norma contattano direttamente gli industriali singolarmente per ottenere una licenza sui loro diritti di proprietà industriale,
- oppure queste persone contattano l’organismo di normazione per versare una licenza, l’organismo di normazione avendo poi il compito di ripartire questa licenza tra i suoi membri (il più delle volte in funzione del numero di titoli di proprietà industriale).
Principio delle condizioni dette « FRAND »
Alcune norme (sempre di più) impongono agli industriali che partecipano alla norma l’obbligo di concedere licenze sui loro diritti di proprietà industriale che coprono la norma alle condizioni dette « FRAND ».
Ciò significa che la licenza deve essere:
- Fair (equa): la licenza non deve contenere termini che limitino indebitamente la concorrenza;
- Reasonable (ragionevole): il prezzo della licenza non deve essere proibitivo rispetto al vantaggio offerto dalle invenzioni coperte dai diritti di proprietà industriale;
- Non-Discriminatory (non discriminatoria): non è possibile rifiutare di concedere una licenza a un terzo in particolare, anche un concorrente diretto.
Azione per contraffazione
Principio
Gli industriali che partecipano alla norma e possiedono diritti di proprietà industriale possono legittimamente pensare di intraprendere azioni per contraffazione nei confronti di coloro che implementano la norma senza acquisire una licenza.
Ma è davvero così semplice?
Abuso di posizione dominante?
Infatti, in una causa del 2015, la società ZTE ha sostenuto che l’azione per contraffazione intentata dalla società Huawei Technologies costituisse un abuso di posizione dominante da parte di quest’ultima, poiché le richieste di Huawei Technologies erano sproporzionate nei confronti di un terzo (ZTE) disposto a pagare una licenza, ma che non riusciva a trovare un accordo con il titolare dei diritti.
La società ZTE sosteneva che il comportamento di Huawei Technologies fosse contrario all’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea:
È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudicato il commercio tra Stati membri, il fatto che una o più imprese sfruttino in modo abusivo una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare nel:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione non eque,
b) limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori,
c) applicare nei confronti di partner commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, infliggendo loro in tal modo uno svantaggio concorrenziale,
d) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione, da parte dei partner, di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non hanno alcun legame con l’oggetto di tali contratti.
Condizioni stabilite dalla giurisprudenza
La CGUE ha dovuto analizzare questo articolo alla luce del conflitto ZTE-Huawei.
Nella sua sentenza del 16 luglio 2015, la CGUE ha distinto due tipi di azioni per contraffazione:
- Le azioni di cessazione della violazione o di ritiro dei prodotti
- Le azioni volte all’ottenimento di dati contabili e di risarcimento danni
Per quanto riguarda il punto 1, non vi è abuso di posizione dominante se, cumulativamente:
- precedentemente all’introduzione dell’azione, il titolare del brevetto ha,
- avvertito il presunto contraffattore che una delle sue azioni era potenzialmente contraffattoria, indicando il diritto di proprietà industriale interessato e precisando il modo in cui questo viene violato, e,
- trasmesso a tale contraffattore, dopo che quest’ultimo ha espresso la volontà di concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND, un’offerta di licenza che specifichi in particolare la tassa annuale e le sue modalità di calcolo;
- il presunto contraffattore, continuando a sfruttare il diritto di proprietà industriale, non ha dato seguito a tale offerta con diligenza, « in conformità agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede« , il che deve essere determinato sulla base di elementi oggettivi e implica, in particolare, l’assenza di qualsiasi tattica dilatoria.
Insomma, come avrete capito, c’è comunque molto di soggettivo…
Per quanto riguarda il punto 2, la CGUE ritiene che non vi sia abuso di posizione dominante in ogni caso, poiché la richiesta di informazioni contabili e la richiesta di risarcimento danni non hanno un impatto diretto sulla concorrenza in senso commerciale.