Sufficienza della descrizione

Principio

Un brevetto / una domanda deve esporre « l’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché un tecnico del settore possa attuarla » (L613-25 CPI / L612-5 CPI).

Questo è il corrispettivo del conferimento del monopolio: il richiedente deve arricchire lo stato della tecnica con un’invenzione realizzabile.

Data di valutazione

È necessario valutare la sufficienza della descrizione alla data di deposito della domanda (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 7 aprile 2009) considerando il tecnico del settore con le conoscenze dell’epoca.

Criterio di valutazione

Il tecnico del settore deve potersi avvalere della descrizione e dei disegni per attuare l’invenzione rivendicata (C. Cass. com., 20 marzo 2007, n°05-12626): se solo i disegni definiscono l’invenzione e questi ultimi permettono di realizzarla, allora l’invenzione sarà sufficientemente descritta (C. Cass. com., 7 aprile 1965, n°61-13 592).

Per valutare la sufficienza della descrizione, si deve considerare che il tecnico del settore può colmare alcune lacune della descrizione « facendo ricorso alle sue conoscenze professionali teoriche e pratiche, senza dover fornire uno sforzo inventivo che vada oltre le sue competenze ordinarie » (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 2 maggio 2014, IMV Technologies c. Ecopor et al) superando semplici misure di esecuzione (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 9 settembre 2014).

Si ha un’insufficienza della descrizione se una rivendicazione contiene una caratteristica funzionale (es. fibre di vetro « che sono prive di proprietà cancerogene« ), ma tale caratteristica non è definita nella descrizione (es. definizione precisa, riferimento a una norma…) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 16 maggio 2014). Lo stesso vale per una caratteristica « adatta per » se nella descrizione non viene fornita alcuna indicazione su come determinarla (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 21 marzo 2014).

Il fatto di riprodurre nella descrizione la caratteristica rivendicata, senza ulteriori dettagli, non consente, nella maggior parte dei casi, di soddisfare il requisito della sufficienza della descrizione (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 8 marzo 2005).

Non è rilevante che la descrizione contenga errori, purché il tecnico del settore sia in grado di correggerli semplicemente con l’aiuto della descrizione o delle sue conoscenze generali (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 28 settembre 2001 o Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 25 aprile 2003).

Modalità di realizzazione descritte

Almeno una modalità descritta?

L’unico requisito è che il tecnico del settore possa realizzare l’invenzione. Pertanto, non esiste alcun obbligo legale di descrivere neppure una modalità di realizzazione (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 8 aprile 1998), anche se ciò aiuta…

Alcuni aspetti mancanti

Il fatto che una modalità di realizzazione sia pericolosa, ma che ciò non sia indicato nella domanda di brevetto, è irrilevante (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 29 giugno 2012).

Incorporazione per riferimento

Un rinvio a un documento preciso e facilmente accessibile può consentire di soddisfare il criterio di sufficienza della descrizione (Tribunal de Grande Instance de Lille, 1re ch., 15 marzo 2007).

Pregiudizio superato

Se il richiedente sostiene che la sua invenzione supera un pregiudizio, la divisione di Esame sarà tanto più esigente riguardo alla descrizione dell’invenzione (T419/12).

Regole di redazione della descrizione

Campo tecnico

La descrizione comprende l’indicazione del campo tecnico dell’invenzione (R612-12 CPI, 1°).

Nella maggior parte dei casi, tale campo è indicato nella prima frase della descrizione.

Stato della tecnica

Lo stato della tecnica citato nella domanda è quello conosciuto dal depositante al momento del deposito (R612-12 CPI, 2°).

A differenza della prassi europea, l’INPI non richiede di modificare la descrizione per far apparire i documenti citati nel rapporto di ricerca preliminare.

Descrizione dell’invenzione

La descrizione comprende una parte che riprende le rivendicazioni ed espone, se possibile, i vantaggi delle caratteristiche illustrate (R612-12 CPI, 3°).

Descrizione dei disegni

Inoltre, è opportuno descrivere i disegni (R612-12 CPI, 4°), tutte le referenze di tali disegni devono ritrovarsi nella descrizione (Decreto del 19 settembre 1979, articolo 13).

Descrizione di almeno una modalità di attuazione

La descrizione deve dettagliare almeno una modalità di attuazione (R612-12 CPI, 5°), tuttavia, il fatto che tale requisito non sia soddisfatto non costituisce un motivo per annullare la domanda per insufficienza di descrizione (Tribunale di Grande Istanza di Parigi, sez. 03, 8 aprile 1998).

Applicazione industriale

È necessario indicare l’applicazione industriale della domanda (R612-12 CPI, 6°).

Nella maggior parte dei casi, tale applicazione industriale si deduce direttamente dalla domanda e non è necessario indicarla esplicitamente.

Deposito di materiale biologico

Introduzione

Questo tema è trattato qui poiché, anche se non fa esattamente parte della descrizione, il deposito di materiale biologico è un elemento chiave per la sufficienza della descrizione.

Definizione di materiale biologico

Il materiale biologico è il materiale che (L611-10 CPI):

  • contiene informazioni genetiche;
  • ed è, in un sistema biologico:
    • autoriproducibile o
    • riproducibile.

Requisiti da soddisfare

Quando un’invenzione che implica una materia biologica non può essere descritta nella domanda in modo da consentire a un tecnico del settore di attuarla, la sua descrizione è considerata sufficiente solo se la materia biologica è stata oggetto di un deposito (L612-5 CPI, comma 2).

Al fine di soddisfare il requisito di sufficienza della descrizione, è necessario:

  • che un campione della materia biologica sia stato depositato presso un’autorità di deposito abilitata (L612-5 CPI, comma 2);
    • alla data del deposito (R612-24 CPI);
    • le autorità di deposito abilitate sono designate dal direttore generale dell’INPI (R612-25 CPI, ultimo comma).
  • che la domanda contenga le informazioni pertinenti di cui dispone il richiedente sulle caratteristiche della materia biologica (R612-24 CPI, 1°);
  • che sia fornita, per la materia biologica depositata, l’indicazione dell’autorità di deposito nonché il numero d’ordine (R612-24 CPI, 2°);
    • entro un termine di 16 mesi dalla data di priorità più antica (R612-24 CPI, 4° comma);
    • ma, in ogni caso, al più tardi al momento della richiesta di pubblicazione anticipata della domanda (R612-24 CPI, 4° comma in combinato disposto con L612-21 CPI).

Accesso alla materia biologica

Normalmente, a partire dalla pubblicazione della domanda di brevetto, la materia biologica è accessibile a chiunque ne faccia richiesta.

Tuttavia, il depositante può chiedere, prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione, che l’accessibilità avvenga tramite un esperto (vedi il modulo di richiesta di rilascio).