Représentation et mandataire

Obligation de représentation

Procédure EP

Principe

Si une partie n’a ni domicile ni siège social sur le territoire d’un État contractant, il est nécessaire qu’il se fasse représenter (A133(2) CBE) :

• par un mandataire agréé (Directives A-VIII 1.1) ;
• un avocat d’un des États contractants (A134(8) CBE, s’il peut agir dans son État en tant que mandataire en matière de brevet d’invention Directives A-VIII 1.4).

La nationalité de la partie n’a aucun impact sur la représentation.

Dans le cas contraire, il n’existe aucune obligation de représentation (A133(1) CBE).

Un mandataire agréé peut subdéléguer son pouvoir à un autre mandataire agréé (T227/92).

Délai imparti en cas de non-constitution de mandataire

L’agent de formalité vérifie sur les conditions de constitution de mandataire sont remplies (Directives A-III 2.1) et, en cas de manquement, invite le demandeur à constituer un mandataire sous 2 mois (A90(4) CBE ensemble R58 CBE ensemble R57 h) CBE).

Si le demandeur ne fait pas suite à cette invitation, la demande est rejetée (concernant la procédure d’examen, A90(5) CBE).

L’A122 CBE est applicable au délai de 2 mois.

Néanmoins, il n’est pas obligatoire de présenter une restitutio in integrum selon l’A122 CBE : la décision J18/08 a accepté le fait que le demandeur corrige son erreur en formant recours et fournisse, lors de ce recours, les pièces manquantes (en l’espèce, les pièces relatives à la représentation).

Cas de codemandeurs / cotitulaires / co-opposants

En cas de codemandeurs / cotitulaires / co-opposants, il suffit que l’un d’entre eux ait son domicile ou son siège social sur le territoire d’un État contractant afin de ne pas tomber sous le coup de cette obligation.

Dans ce cas, ce dernier pourra être le représentant commun au sens de la A151 CBE.

Exceptions

Il n’existe aucune obligation de représentation :

• pour le dépôt (A133(2) CBE) y compris :
  • les actes entrainant l’attribution d’une date de dépôt (ex. dépôt tardif de pièces, Directives A-VIII 1.1)
  • les corrections d’irrégularités liées au dépôt ;
  • le recours concernant l’attribution d’une date de dépôt (J7/89) ;
  • la soumission de pièces annexes au dépôt (ex. désignation d’inventeur, fourniture des documents de priorité) (c’est la pratique de l’OEB).
• pour être entendue dans le cadre d’une instruction (T451/89) ;
• pour payer les taxes annuelles (Directives A-X 1).

Actes non effectués par un mandataire normalement obligatoire

Les actes effectués un non-mandataire, alors que les conditions de constitution d’un mandataire précédemment énoncées sont remplies, doivent être confirmés par le mandataire constitué (T213/89).

En effet, la simple constitution de mandataire ne valide pas automatiquement les actes réalisés précédemment (J32/86).

Toutefois, le mandataire constitué peut être autorisé de remédier aux irrégularités intervenues avant sa constitution (J32/86).

Entrée en phase régionale (demande Euro-PCT)

Principe

Les exigences de représentation sont les mêmes que celles évoquées ci-dessus, sauf pour ce qui concerne l’entrée en phase où aucune représentation n’est obligatoire (R51bis.3.b PCT pour les offices désignés et R76.5 PCT ensemble R51bis.3.b PCT pour les offices élus et Guide du déposant – Phase nationale – Chapitre national – EP, point EP.11).

L’entrée en phase ne peut pas être effectuée par un mandataire qui a traité la phase internationale, mais n’est pas une mandataire valable devant l’OEB (Guide du déposant – Phase nationale – Chapitre national – EP, point EP.11).

Le demandeur devant se faire représenter par un mandataire ne peut faire aucun acte (même une restitutio in integrum, Guide du déposant – Phase nationale – Chapitre national – EP, point EP.11 et A27.7 PCT ensemble R51bis.1.b.ii PCT pour les offices désignés et A27.7 PCT ensemble R76.5 PCT ensemble R51bis.1.b.ii PCT pour les offices élus) à partir :

• du moment où sa demande a commencé à être traitée.
• de l’expiration du délai de 31 mois.

Mandataire pour la phase internationale – pour la phase régionale

Un mandataire constitué pour la phase internationale (en vertu A49 PCT ensemble R90.1 PCT) n’est pas automatiquement mandataire pendant la phase européenne (Guide du déposant, §11.001).

Le mandataire doit informer l’OEB de sa représentation lors de l’entrée en phase régionale, quand bien même, ce mandataire a représenté le demandeur pendant la phase internationale (Guide du déposant – Phase nationale – Chapitre national – EP, point EP.11).

Ainsi, si le déposant est notifié par l’OEB lors de l’entrée en phase (ex. la notification R161(1) CBE), il n’y a pas de vices de notification (R125(4) CBE).

Défaut de représentation

Si aucun mandataire n’est constitué à la fin du délai de 31 mois à compter de la date de priorité (R159(1) CBE), l’OEB invite le demandeur à constituer un mandataire dans les 2 mois (R163(5) CBE).

Si ce délai n’est pas respecté, la demande est rejetée (R163(6) CBE).

L’A121 CBE est applicable au délai de 31 mois et au délai de 2 mois ci-dessus.

Possibilité de représentation

Il est toujours possible, même si aucune obligation ne repose sur la partie considérée (A133(1) CBE), que cette dernière se fasse représenter.

Elle peut se faire représenter par :

• un mandataire agréé (Directives A-VIII 1.1) ;
• un avocat d’un des États contractants (A134(8) CBE, s’il peut agir dans son État en tant que mandataire en matière de brevet d’invention Directives A-VIII 1.4) ;
• un de ses employés (A133(3) CBE et Directives A-VIII 1.2) ;
  • il n’est pas aujourd’hui possible que cet employé soit celui d’une filiale ou d’une maison mère même si la CBE laisse cette possibilité (A133(3) CBE, in fine).

Lorsque des instructions contradictoires sont données par la partie et son représentant, ils en sont informés (Directives A-VIII 1.2).

Un mandataire agréé peut subdéléguer son pouvoir à un autre mandataire agréé (T227/92).

Conflits d’intérêt des mandataires

Il convient de noter que l’article 3(2) du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés (Publication supplémentaire JO 1/2017, XIV.3) prévoit :

Tout mandataire agréé doit se récuser lorsque l’acceptation d’un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d’un cas d’espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant, à moins que le conflit d’intérêts n’ait cessé.

Dès lors, un mandataire qui change de cabinet doit éviter de se retrouver de l’autre coté de la barrière, dans une même affaire.

Pour autant, ces questions de déontologie ne sont pas de la compétence d’Office (T1693/10).

Pouvoirs

Procédure EP

Cas de fourniture

En théorie, un mandataire (i.e. mandataire agréé, avocat, employé) doit disposer d’un pouvoir pour agir devant l’OEB au nom d’une partie (R152 CBE).

Voici les cas où le pouvoir particulier doit être déposé (R152(1) CBE et « Décision de la Présidente de l’Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs » , JO 2007, édition spéciale n°3, L.1) :

• pour un mandataire agréé :
  • en cas de remplacement d’un ancien mandataire dont la fin de mandat n’a pas été notifiée à l’OEB, sauf si :
    • l’ancien mandataire fait partie du même groupement que le nouveau mandataire
    • il est fait référence à un pouvoir général déjà enregistré auprès de l’OEB ;
    • l’OEB est notifié de la fin du mandat de l’ancien mandataire avant la fin du délai imparti.
  • si les circonstances l’exigent (ex. en cas de doute de l’OEB).
• pour un avocat :
  • dans tous les cas sauf
    • s’il est fait référence à un pouvoir général déjà enregistré auprès de l’OEB ;
    • si la demande concerne une divisionnaire et que le pouvoir de la demande mère autorisait expressément l’avocat à déposer des divisionnaires (Directives A-IV 1.6) ;
  • un avocat ne peut pas être dans un groupement de mandataires (J8/10) ;
• pour un employé de l’opposant :
  • dans tous les cas sauf :
    • s’il est également mandataire agréé ;
    • s’il est fait référence à un pouvoir général déjà enregistré auprès de l’OEB ;
    • si la demande concerne une divisionnaire et que le pouvoir de la demande mère autorisait expressément l’employé à déposer des divisionnaires (Directives A-IV 1.6).

Ce pouvoir peut être déposé par le mandataire, l’employé ou la partie (Directives A-VIII 1.5).

Le pouvoir doit être signé par le mandant (Directives A-VIII 1.5) ou par les mandants le cas échéant (Directives A-VIII 3.4).

Pouvoir général

Comme indiqué précédemment, un pouvoir général peut être établi et enregistré auprès de l’OEB (« Communiqué du Président de l’Office européen des brevets du 20 décembre 1984 relatif aux pouvoirs généraux » , JO 1985, 42).

Ce pouvoir est remis en un seul exemplaire (R152(4) CBE).

Constitution de plusieurs mandataires

Il est possible de constituer plusieurs mandataires pouvant agir soit (R152(10) CBE) :

• en commun ;
• seul (une clause dans le pouvoir indiquant que cela n’est pas possible est inopposable à l’OEB).

Vérification du pouvoir

L’agent des formalités doit vérifier que les exigences liées aux pouvoirs sont bien remplies (Directives A-III 2.1).

Défaut de fourniture

Si le pouvoir n’est pas déposé, il est demandé au mandataire ou l’employé de remédier à cette irrégularité dans un délai imparti (Directives A-VIII 1.5) :

• 2 mois, si la partie à l’obligation de constituer un mandataire et que cette irrégularité est notée en procédure d’examen (R152(3) CBE ensemble R58 CBE).

L’A121 CBE est applicable au délai imparti, pour le demandeur (car même si le mandataire doit effectuer l’acte, le demandeur peut également le réaliser, Directives A-VIII 1.5).

L’A122 CBE est applicable au délai imparti, pour le titulaire (car même si le mandataire doit effectuer l’acte, le titulaire peut également le réaliser).

Sanction de non-fourniture

Si le délai n’est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire (hors actes de dépôt) sont réputés non avenus (R152(6) CBE).

Procédure PCT

Principe

Un pouvoir est exigé dans les mêmes conditions que précédemment (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 2 mars 2010, concernant la renonciation au pouvoir de représentation prévue à la R90.4.d PCT et à la R90.5.c PCT » , JO 2010, 335).

Cas d’exigence d’un pouvoir (cas prévus par l’OEB)

Un pouvoir peut être demandé si (« Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 2 mars 2010, concernant la renonciation au pouvoir de représentation prévue à la R90.4.d PCT et à la R90.5.c PCT » , JO 2010, 335) :

• un acte de procédure est accompli par un mandataire présumé qui n’est pas celui indiqué dans la demande internationale, à moins que :
  • le mandataire présumé ne fasse partie du même cabinet que le mandataire indiqué dans la demande internationale ou
  • le mandataire présumé et le mandataire indiqué dans la demande internationale soient
    • des employés du déposant
    • s’il y a plusieurs déposants, du représentant commun ;
• il n’est pas certain que le mandataire ou le représentant commun soient habilités à agir.

Un pouvoir devrait être demandé en cas de mandataire secondaire (en vertu de R90.1.d PCT) si ce mandataire n’est pas indiqué dans la demande.

Cas d’exigence d’un pouvoir (cas prévus par le PCT)

De plus, un pouvoir doit être demandé en cas de retrait de la demande internationale ou d’une désignation (R90.4.e PCT ensemble R90bis.1 PCT pour le retrait d’une demande ou R90bis.2 PCT pour le retrait d’une désignation ou R90bis.3 PCT pour le retrait d’une priorité ou R90bis.4 PCT pour le retrait d’une demande d’examen préliminaire ou d’une élection).

Personnes agissantes conjointement

Co-demandeurs

Afin de simplifier les interactions avec l’OEB, il est exigé d’avoir un représentant commun agissant au nom de la pluralité de demandeur.

Ce représentant commun est (R151(1) CBE) :

• la personne désignée comme telle dans la requête en délivrance (R41(3) CBE) ;
• à défaut, le mandataire du demandeur cité en premier lieu dans la requête ;
• à défaut, le mandataire d’un autre demandeur qui doit en constituer un pour la suite de la procédure ;
• à défaut, le demandeur cité en premier lieu dans la requête.

Néanmoins, la requête en délivrance doit être signée par tous les demandeurs ou leur représentant. Le représentant commun n’est habilité à agir au nom des demandeurs qu’après cette signature (Directives A-VIII 1.3).

Cotitulaires et co-opposants

Le paragraphe précédent sur les codemandeurs est applicable également aux cotitulaires et aux co-opposants (R151(1) CBE in fine).