Representación y representante

Obligación de representación

Procedimiento EP

Principio

Si una parte no tiene ni domicilio ni sede social en el territorio de un Estado contratante, es necesario que se haga representar (A133(2) CBE):

• por un representante autorizado (Directrices A-VIII 1.1);
• un abogado de uno de los Estados contratantes (A134(8) CBE, si puede actuar en su Estado como representante en materia de patente de invención Directrices A-VIII 1.4).

La nacionalidad de la parte no tiene ningún impacto en la representación.

En caso contrario, no existe ninguna obligación de representación (A133(1) CBE).

Un representante autorizado puede subdelegar su poder a otro representante autorizado (T227/92).

Plazo otorgado en caso de no constitución de representante

El agente de formalidades verifica si se cumplen las condiciones para la constitución de representante (Directrices A-III 2.1) y, en caso de incumplimiento, invita al solicitante a constituir un representante en un plazo de 2 meses (A90(4) CBE junto con R58 CBE junto con R57 h) CBE).

Si el solicitante no responde a esta invitación, la solicitud es denegada (en relación con el procedimiento de examen, A90(5) CBE).

El A122 CBE es aplicable al plazo de 2 meses.

No obstante, no es obligatorio presentar una restitutio in integrum según el A122 CBE: la decisión J18/08 aceptó que el solicitante corrija su error interponiendo recurso y aporte, durante dicho recurso, los documentos faltantes (en el caso concreto, los documentos relativos a la representación).

Casos de cosolicitantes / cotitulares / co-oponentes

En caso de cosolicitantes / cotitulares / co-oponentes, basta con que uno de ellos tenga su domicilio o sede social en el territorio de un Estado contratante para no estar sujeto a esta obligación.

En este caso, este último podrá ser el representante común en el sentido del A151 CBE.

Excepciones

No existe ninguna obligación de representación:

• para la solicitud (A133(2) CBE), incluyendo:
  • los actos que conllevan la atribución de una fecha de solicitud (ej. presentación tardía de documentos, Directrices A-VIII 1.1);
  • las correcciones de irregularidades relacionadas con la solicitud;
  • el recurso relativo a la atribución de una fecha de solicitud (J7/89);
  • la presentación de documentos adjuntos a la solicitud (ej. designación de inventor, aportación de documentos de prioridad) (esta es la práctica de la OEP).
• para ser oído en el marco de una instrucción (T451/89);
• para pagar las tasas anuales (Directrices A-X 1).

Actos no realizados por un representante normalmente obligatorio

Los actos realizados por un no representante, cuando se cumplen las condiciones para la constitución de un representante anteriormente mencionadas, deben ser confirmados por el representante constituido (T213/89).

En efecto, la simple constitución de un representante no valida automáticamente los actos realizados con anterioridad (J32/86).

No obstante, el representante constituido puede estar autorizado a subsanar las irregularidades ocurridas antes de su constitución (J32/86).

Entrada en fase regional (solicitud Euro-PCT)

Principio

Los requisitos de representación son los mismos que los mencionados anteriormente, salvo en lo que respecta a la entrada en fase, donde no es obligatoria ninguna representación (R51bis.3.b PCT para las oficinas designadas y R76.5 PCT junto con R51bis.3.b PCT para las oficinas elegidas y Guide du déposant – Phase nationale – Chapitre national – EP, punto EP.11).

La entrada en fase no puede ser realizada por un representante que haya gestionado la fase internacional, pero que no sea un representante válido ante la OEP (Guide du déposant – Phase nationale – Chapitre national – EP, punto EP.11).

El solicitante que deba estar representado por un representante no puede realizar ningún acto (ni siquiera una restitutio in integrum, Guide du déposant – Phase nationale – Chapitre national – EP, punto EP.11 y A27.7 PCT junto con R51bis.1.b.ii PCT para las oficinas designadas y A27.7 PCT junto con R76.5 PCT junto con R51bis.1.b.ii PCT para las oficinas elegidas) a partir de:

• el momento en que su solicitud ha comenzado a ser tramitada.
• la expiración del plazo de 31 meses.

Representante para la fase internacional – para la fase regional

Un representante constituido para la fase internacional (en virtud de A49 PCT junto con R90.1 PCT) no es automáticamente representante durante la fase europea (Guide du déposant, §11.001).

El representante debe informar a la OEP de su representación al entrar en la fase regional, incluso si dicho representante ha representado al solicitante durante la fase internacional (Guide du déposant – Phase nationale – Chapitre national – EP, punto EP.11).

Así, si el solicitante es notificado por la OEP al entrar en fase (ej. la notificación R161(1) CBE), no hay vicios de notificación (R125(4) CBE).

Falta de representación

Si no se ha constituido ningún representante al finalizar el plazo de 31 meses desde la fecha de prioridad (R159(1) CBE), la OEP invita al solicitante a constituir un representante en un plazo de 2 meses (R163(5) CBE).

Si no se respeta este plazo, la solicitud es denegada (R163(6) CBE).

El A121 CBE es aplicable al plazo de 31 meses y al plazo de 2 meses mencionado anteriormente.

Posibilidad de representación

Siempre es posible, incluso si no existe ninguna obligación para la parte considerada (A133(1) CPE), que esta última actúe representada.

Puede actuar representada por:

• un representante autorizado (Directrices A-VIII 1.1);
• un abogado de uno de los Estados contratantes (A134(8) CPE, si puede actuar en su Estado como representante en materia de patente de invención Directrices A-VIII 1.4);
• uno de sus empleados (A133(3) CPE y Directrices A-VIII 1.2);
  • actualmente no es posible que dicho empleado sea el de una filial o una sociedad matriz, aunque el CPE deje abierta esta posibilidad (A133(3) CPE, in fine).

Cuando se dan instrucciones contradictorias por parte del titular y su representante, se les informa de ello (Directrices A-VIII 1.2).

Un representante autorizado puede subdelegar su poder en otro representante autorizado (T227/92).

Conflictos de interés de los representantes

Cabe señalar que el artículo 3(2) del Reglamento en materia de disciplina de los representantes autorizados (Publicación suplementaria DO 1/2017, XIV.3) establece:

Todo representante autorizado debe abstenerse cuando la aceptación de un mandato o su continuación le llevaría a conocer de un caso concreto sobre el cual haya asesorado o representado a una persona con intereses opuestos a los de su mandante, a menos que el conflicto de intereses haya cesado.

Por tanto, un representante que cambie de despacho debe evitar encontrarse al otro lado de la barrera, en un mismo asunto.

No obstante, estas cuestiones deontológicas no son competencia de la Oficina (T1693/10).

Poderes

Procedimiento EP

Cas de presentación

En teoría, un representante (es decir, representante autorizado, abogado, empleado) debe disponer de un poder para actuar ante la OEP en nombre de una parte (R152 CBE).

A continuación se indican los casos en los que debe presentarse el poder particular (R152(1) CBE y « Decisión de la Presidenta de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 12 de julio de 2007, relativa a la presentación de poderes« , JO 2007, edición especial n°3, L.1):

• para un representante autorizado:
  • en caso de sustitución de un antiguo representante cuyo cese de mandato no haya sido notificado a la OEP, salvo si:
    • el antiguo representante forma parte del mismo grupo que el nuevo representante;
    • se hace referencia a un poder general ya registrado ante la OEP;
    • la OEP es notificada del cese del mandato del antiguo representante antes de que finalice el plazo establecido.
  • si las circunstancias lo exigen (por ejemplo, en caso de duda de la OEP).
• para un abogado:
  • en todos los casos salvo
    • si se hace referencia a un poder general ya registrado ante la OEP;
    • si la solicitud se refiere a una divisoria y el poder de la solicitud matriz autorizaba expresamente al abogado a presentar divisionarias (Directrices A-IV 1.6);
  • un abogado no puede formar parte de un grupo de representantes (J8/10);
• para un empleado del oponente:
  • en todos los casos salvo:
    • si también es representante autorizado;
    • si se hace referencia a un poder general ya registrado ante la OEP;
    • si la solicitud se refiere a una divisoria y el poder de la solicitud matriz autorizaba expresamente al empleado a presentar divisionarias (Directrices A-IV 1.6).

Este poder puede ser presentado por el representante, el empleado o la parte (Directrices A-VIII 1.5).

El poder debe estar firmado por el mandante (Directrices A-VIII 1.5) o por los mandantes en su caso (Directrices A-VIII 3.4).

Poder general

Como se ha indicado anteriormente, puede establecerse y registrarse un poder general ante la OEP (« Comunicación del Presidente de la Oficina Europea de Patentes de 20 de diciembre de 1984 relativa a los poderes generales« , JO 1985, 42).

Este poder se presenta en un único ejemplar (R152(4) CBE).

Designación de varios representantes

Es posible designar a varios representantes que puedan actuar (R152(10) CBE):

• de forma conjunta;
• de forma individual (una cláusula en el poder que indique que esto no es posible no es oponible a la OEP).

Verificación del poder

El agente de formalidades debe verificar que se cumplen los requisitos relativos a los poderes (Directrices A-III 2.1).

Falta de presentación

Si no se presenta el poder, se solicita al representante o al empleado que subsane esta irregularidad en un plazo establecido (Directrices A-VIII 1.5):

• 2 meses, si la parte tiene la obligación de designar un representante y esta irregularidad se observa en el procedimiento de examen (R152(3) CBE junto con R58 CBE).

El A121 CBE es aplicable al plazo establecido, para el solicitante (ya que, aunque el representante debe realizar el acto, el solicitante también puede llevarlo a cabo, Directrices A-VIII 1.5).

El A122 CBE es aplicable al plazo establecido, para el titular (ya que, aunque el representante debe realizar el acto, el titular también puede llevarlo a cabo).

Sanción por no presentación

Si el plazo no se presenta dentro de los plazos establecidos, los actos realizados por el representante (excepto los actos de solicitud) se considerarán como no realizados (R152(6) CPE).

Procedimiento PCT

Principio

Se exige un poder en las mismas condiciones que anteriormente (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 2 de marzo de 2010, relativo a la renuncia al poder de representación prevista en la R90.4.d PCT y en la R90.5.c PCT« , DO 2010, 335).

Casos en los que se exige un poder (casos previstos por la OEP)

Se podrá solicitar un poder si (« Comunicado de la Oficina Europea de Patentes, de fecha 2 de marzo de 2010, relativo a la renuncia al poder de representación prevista en la R90.4.d PCT y en la R90.5.c PCT« , DO 2010, 335):

• se realiza un acto procesal por un representante presunto que no es el indicado en la solicitud internacional, a menos que:
  • el representante presunto forme parte del mismo despacho que el representante indicado en la solicitud internacional o
  • el representante presunto y el representante indicado en la solicitud internacional sean
    • empleados del solicitante
    • si hay varios solicitantes, del representante común;
• no sea seguro que el representante o el representante común estén autorizados para actuar.

Debería solicitarse un poder en caso de representante secundario (en virtud de R90.1.d PCT) si dicho representante no está indicado en la solicitud.

Casos en los que se exige un poder (casos previstos por el PCT)

Además, debe solicitarse un poder en caso de retirada de la solicitud internacional o de una designación (R90.4.e PCT junto con R90bis.1 PCT para la retirada de una solicitud o R90bis.2 PCT para la retirada de una designación o R90bis.3 PCT para la retirada de una prioridad o R90bis.4 PCT para la retirada de una solicitud de examen preliminar o de una elección).

Personas que actúan conjuntamente

Cosolicitantes

Con el fin de simplificar las interacciones con la OEP, se exige tener un representante común que actúe en nombre de la pluralidad de solicitantes.

Este representante común es (R151(1) CPE):

• la persona designada como tal en la solicitud de concesión (R41(3) CPE);
• en su defecto, el representante del solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud;
• en su defecto, el representante de otro solicitante que deba constituir uno para el resto del procedimiento;
• en su defecto, el solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

No obstante, la solicitud de concesión debe ser firmada por todos los solicitantes o su representante. El representante común solo está autorizado para actuar en nombre de los solicitantes tras esta firma (Directrices A-VIII 1.3).

Cotitulares y co-oponentes

El párrafo anterior sobre los cosolicitantes es también aplicable a los cotitulares y a los co-oponentes (R151(1) CPE in fine).