La infracción literal

Principio

La infracción literal es una infracción en la que se reproducen todas las características de la reivindicación (la infracción se aprecia por las semejanzas y no por las diferencias, Cour d’appel de Paris, ch. 4, 9 junio 2000).

En la práctica, el análisis de esta infracción es muy similar al análisis que realizaríamos si tuviéramos que evaluar la novedad de la reivindicación con respecto al objeto considerado.

Excepción al principio: una adición que va en contra del objeto de la invención

No obstante, hay que tener cuidado, ya que no se considerará infracción un objeto que reproduzca todas las características de la reivindicación, pero que posea características adicionales que vayan en contra del objeto de la invención (ej. añadir una pieza costosa a un dispositivo sabiendo que el objeto de la invención es reducir los costes, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 2 octubre 2013; Filmop c. Dit et al.): personalmente, considero este razonamiento erróneo, pero es el sostenido por los tribunales franceses.

Infracción literal pero un poco diferente de todos modos…

La imaginación de los jueces franceses no tiene límites y hay que reconocerles este mérito…

En el caso « Pemetrexed » (Tribunal judicial de París, 3ª ch., 3ª sect., 11 septiembre 2020, RG n°2017/10421), los jueces consideraron que existía una infracción literal porque:

  • la reivindicación indicaba « pemetrexed disódico » (mientras que el producto sospechoso de infracción contenía pemetrexed diácido), pero que el experto en la materia, al leer la descripción, entendería que la forma del pemetrexed no afecta al efecto buscado del medicamento y que la adición del término disódico no limitaría realmente las reivindicaciones.

Bueno… En fin…

Así que aquí tenemos una infracción literal « pero no del todo, porque se entiende que…« 

La infracción por equivalencia

Principio

En esta teoría, una característica estructural esencial de las reivindicaciones no está presente y es sustituida por un nuevo medio.

Una característica esencial puede encontrarse perfectamente en el preámbulo de la reivindicación (Tribunal de grande instance de París, 3ª ch., 2ª sect., 10 diciembre 2004).

Antecedentes

En realidad, la infracción por equivalencia es una construcción jurisprudencial estadounidense (US Supreme Court: Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, 29 de mayo de 1950).

Esta construcción jurisprudencial fue posteriormente importada a Europa, y en particular a Francia.

Test en 3 etapas

El test francés reside en 3 etapas.

Para que la infracción por equivalencia quede constituida, es necesario que, cumulativamente (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch. 14 mars 2012):

  • la función del nuevo medio sea idéntica a la de la característica no reproducida; la función es el efecto técnico primario de la característica; por ejemplo, la función de una cerradura es cerrar una puerta; el nuevo medio participa en un resultado de la misma naturaleza (es decir, « la misma función, con vistas a un resultado de la misma naturaleza ») (C. Cass. com., n°08-14741, 15 septiembre 2009); el resultado es la ventaja inmaterial que la función proporciona; por ejemplo, el resultado de una cerradura es permitir asegurar el acceso a una vivienda; el resultado debe ser de la misma naturaleza (por tanto, no necesariamente idéntico). Este resultado puede ser un poco menos bueno; la función de la característica no reproducida (es decir, en el contexto de la reivindicación) no debe ser conocida (es decir, nueva) (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 6 julio 2007 o C. Cass. com., n°08-14741, 15 septiembre 2009 o Com., 20 noviembre 2007, pourvoi n°06-17915). La novedad debe analizarse en la fecha de solicitud de la patente y no en la fecha de la infracción (Cass. Com., 31 marzo 2004).

Es necesario distinguir bien entre función y resultado (Cass. com., 27 junio 2018, n°16-20.644).

Como habrá notado, la definición de la función es primordial para este análisis. Si se elige una función genérica (probablemente al considerar la característica fuera de contexto), es probable que sea idéntica y no nueva. Si se elige una función específica (al considerar el contexto de la invención), esta función probablemente no será idéntica.

Además, es probable que:

  • la función deba mencionarse en la descripción o derivarse de manera evidente de esta; no debe surgir, a posteriori, de la imaginación del titular de la patente; la característica no debe haber sido añadida durante el procedimiento en respuesta a una notificación (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A del 24 septiembre 2003). Los jueces consideran que esta adición habría permitido superar una objeción en cuanto a la patentabilidad y, por tanto, no posee un equivalente protegible.

Cabe señalar que el protocolo interpretativo del A69 CBE (artículo 2) reconoce explícitamente la teoría de los equivalentes.

Caso particular de las invenciones de combinación

En el marco de una invención de combinación (es decir, que no es una simple yuxtaposición de medios), la Cour d’appel de Paris ha parecido indicar que el razonamiento « función idéntica y nueva » no puede mantenerse (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 28 mai 1999).

Considera, en efecto, que un razonamiento sobre el efecto conocido de un componente tomado aisladamente carece de pertinencia, ya que, precisamente, el objetivo de la invención es hacer cooperar los componentes de la invención « para procurar un resultado global distinto a la suma de los resultados que proporcionarían cada uno por separado« .

Aunque a primera vista el análisis parece atractivo, no comparto la opinión de la Corte.

En efecto, toda « verdadera » invención (es decir, fuera de invención de yuxtaposición) puede verse como una invención de combinación: una invención es un ensamblaje de elementos conocidos (si la reivindicación se divide en elementos suficientemente pequeños) que cooperan entre sí para producir un resultado inventivo y que supera la simple suma de los resultados de cada uno de los elementos.

La infracción por diferencias secundarias o « variantes de ejecución »

En este caso, algunas características no esenciales no se reproducen o se reproducen de manera diferente.

Esta infracción puede ser:

  • por supresión de un medio no esencial (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 19 noviembre 2004, en el caso concreto el medio faltante se indicaba como facultativo en la reivindicación 1); por sustitución de un medio no esencial (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 16 enero 1998): hoy en día, a menudo se considera que esta sustitución también puede verse como una « infracción por equivalencia » (véase más arriba); la característica no debe haber sido modificada durante el procedimiento en respuesta a una notificación. En efecto, los jueces consideran en este caso que dicha característica es esencial (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A del 24 septiembre 2003, asunto Marti Sala y Posimat contra Vasquali).

Como habrá comprendido, no apruebo realmente este análisis de la infracción, pero algunos consideran que tal infracción existe (Cass. Com. 6 noviembre 2012, pourvoi n°11-19375) y, por tanto, conviene mencionarla.

En efecto, no entiendo cómo podríamos considerar que una característica es no esencial si el redactor la incluyó en su reivindicación… ¡La seguridad jurídica de los terceros no está garantizada con este enfoque!

La infracción parcial

Principio

Este tipo de infracción sería la infracción de solo una parte de la reivindicación (C. Cass. com. n°85-16725 du 28 avril 1987, asunto Marchal), incluso si faltan ciertas características esenciales.

Crítica y desaparición de este concepto

La doctrina saltó al leer esta sentencia…

Esta teoría de la « infracción parcial » parece hoy estar siendo cuestionada por los jueces de instancia y las escasas jurisprudencias que mencionan « una infracción parcial » parecen ser, en realidad, un abuso de lenguaje para referirse:

Para recordar, les indico esta sentencia de la Cour de cassation du 17 janvier 1872 que señala que no existe infracción parcial si no se reproduce un elemento esencial de la reivindicación: en resumen, la teoría de la « infracción parcial » me parece bastante endeble…

El abandono de este enfoque parece confirmado por la sentencia de la Cass. Com. 3 abril 2012, recurso n°10-21084.

¿La infracción por perfeccionamiento?

Se suele escuchar que « perfeccionar es infringir« …

No es del todo cierto: el perfeccionamiento es efectivamente una infracción únicamente en la hipótesis en que este consista:

  • en añadir medios a los reivindicados (infracción literal) o
  • en modificar muy ligeramente uno (eventualmente, infracción por equivalencia, véase supra).