Para ser patentable, debe existir una invención.
Definición
Una invención no es necesariamente novedosa (como podría pensarse).
Para las patentes, una invención es algo técnico:
- un producto,
- un procedimiento,
- un dispositivo,
- una utilización en un ámbito tecnológico (A52(1) CBE).
Esto es bastante vago…
Para ayudarnos, la CBE ha intentado definir este concepto por exclusión.
Exclusión del concepto de invención
Principio
Quedan excluidos de la patentabilidad (A52(2) CBE), si se consideran como tales (A52(3) CBE):
- los métodos comerciales;
- los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- las creaciones estéticas;
- los planes, principios y métodos:
- en el ejercicio de actividades intelectuales,
- en materia de juegos, o
- en el ámbito de las actividades económicas,
- los programas de ordenador;
- las presentaciones de información.
Pero solo si se consideran como tales (y aquí radica toda la dificultad, A52(3) CBE): así, si uno de estos elementos incluye un elemento técnico adicional, puede ser patentable.
Detallemos cada una de estas exclusiones para mayor precisión.
Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos
Descubrimientos
Principio
Un descubrimiento es la observación de un fenómeno natural preexistente.
No obstante, la aplicación de un descubrimiento para la creación de un nuevo producto puede ser patentable (Directrices G-II 3.1), por ejemplo:
- un compuesto particularmente resistente a los impactos que aplica un descubrimiento científico;
- una sustancia encontrada en la naturaleza que produce un efecto técnico (ej. un efecto antibiótico) o un microorganismo que produce dicha sustancia;
- un gen del cuerpo humano que permite fabricar una determinada proteína/polipéptido (T236/96 o « V28/ICOS » T1191/01).
Caso particular de la materia biológica
Por otro lado, la R27 a) CBE señala que es patentable « una materia biológica aislada de su entorno natural o producida mediante un procedimiento técnico, incluso cuando preexistía en estado natural« .
Caso particular de las secuencias de genes
Esto también es válido para las secuencias de genes humanos R29(2) CBE:
Un elemento aislado del cuerpo humano o producido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, puede constituir una invención patentable, incluso si la estructura de dicho elemento es idéntica a la de un elemento natural.
Teorías científicas
Una teoría científica es simplemente una actividad intelectual.
No obstante, nuevos dispositivos semiconductores y sus procedimientos de fabricación pueden ser patentables incluso si la teoría sobre la superconductividad no lo es (Directrices G-II 3.2).
Métodos matemáticos
Si un método matemático (como un método rápido de división o un método de filtrado eléctrico) no es patentable, una máquina que lo implemente sí puede serlo (Directrices G-II 3.3).
La decisión « VICOM« , T208/84 subraya la diferencia entre un método matemático (« concepto abstracto que prescribe cómo tratar números« ) y un procedimiento técnico patentable que utiliza un método matemático (« este procedimiento se aplica a una entidad física (que puede ser un objeto material, pero también una imagen almacenada en forma de señal eléctrica) […] y da como resultado una modificación de dicha entidad« ).
Por ejemplo, la expresión « para controlar un proceso físico » puede permitir que la invención no sea un método matemático como tal (T953/84).
Creaciones estéticas
Principio
Las creaciones artísticas no son patentables (Directrices G-II 3.4).
En efecto, ya disponen de una protección específica: están protegidas por el derecho de autor, los diseños industriales.
Efecto estético no patentable
En un caso T119/88, un solicitante buscaba protección para una « fundas flexible para CD cuyo color era distinto del negro ». El solicitante justificaba su invención en el hecho de que esta funda evitaba las huellas.
No obstante, la sala de recursos consideró que el efecto antihuellas era puramente estético y, por tanto, no era patentable.
Elementos técnicos para la obtención de un efecto estético patentable
Para que una reivindicación sea considerada como una invención a pesar de un efecto estético, es necesario que el efecto estético se obtenga mediante un procedimiento o un medio técnico:
- un soporte para la realización de una obra de arte (T 686/90) ya que este es funcional;
- un procedimiento de tallado de diamantes que permite obtener diamantes particularmente bellos (Directrices G-II 3.4);
- un tejido tejido de una manera particular que permite hacerlo sedoso;
- etc.
Planes, principios y métodos intelectuales o comerciales
Un método abstracto (que no permite obtener un resultado industrial) no es patentable (Directrices G-II 3.5).
El ejemplo típico es el método comercial de venta.
De la misma manera, si un método es muy abstracto (ej. suministrar un medicamento en función del genotipo de un paciente), se podrá considerar que el método es un simple principio no patentable (T758/12).
Hoy en día, la jurisprudencia considera que un método (incluso intelectual o comercial), pero que implique medios técnicos, constituye una invención en el sentido del A52(1) CBE (T619/02 o T931/95): si realmente el método es intelectual, será rechazado por falta de actividad inventiva. No obstante, es necesario reivindicar dichos medios técnicos (T388/04 y T619/02).
Un método intelectual solo debe implicar el cerebro humano. Si el método requiere el uso de algo externo al cerebro (como un objeto, las manos o los ojos), dicho método no podrá calificarse como intelectual (T2720/16).
Programas de ordenador
Principio
La exclusión sobre los programas de ordenador (Directrices G-II 3.6) se refiere en realidad al código fuente de dichos programas y su documentación asociada (las palabras del lenguaje del programa no tienen carácter técnico, T110/90).
La primera jurisprudencia de la OEP (VICOM, T208/84) es, por lo demás, muy clara al respecto: un calculador dispuesto para ejecutar un software con el fin de llevar a cabo un procedimiento técnico (ej. mejora de imagen) no es un programa de ordenador como tal.
Hoy en día, se considera que un método que implique « medios técnicos » constituye una invención (T258/03). Existe entonces un desplazamiento de la barrera: si la barrera de la patentabilidad se supera « fácilmente », esto no significa que la barrera de la « actividad inventiva » lo sea.
Presentación de información
Una presentación de información caracterizada únicamente por la información que contiene no será patentable.
La simple generación y visualización de información, incluso de una manera agradable y práctica, se refiere a la percepción subjetiva de un usuario: esto constituye, por tanto, una presentación de información (T231/13).
Será técnico (Directrices G-II 3.7):
- un telégrafo o un sistema de comunicación que utilice una codificación de caracteres (por ejemplo, una modulación por impulsos codificados);
- un formato de datos que permita una mayor densidad de almacenamiento en memoria (T659/04);
- un instrumento de medición que permita obtener una forma particular de gráfico representando los datos medidos;
- un disco con un surco de forma particular que permita grabaciones estereofónicas;
- una estructura de datos informáticos (T1194/97) definida en términos que, intrínsecamente, incluyen las características técnicas del programa que la utiliza;
- una diapositiva provista de una pista sonora en su perímetro y un icono con una alternancia de rayas claras y oscuras que confiere una apariencia tridimensional (T1749/06);
- una interfaz hombre-máquina que permita aumentar la eficiencia de las interacciones con el usuario (Directrices G-II 3.7.1).