Finalidad de estos procedimientos
El artículo L613-24 CPI dispone:
El titular de la patente puede en cualquier momento renunciar a la totalidad de la patente o a una o varias reivindicaciones, o limitar el alcance de la patente modificando una o varias reivindicaciones.
Estos dos procedimientos son en realidad muy similares:
- la renuncia es un procedimiento que permite anular la propia patente (tal como fue concedida, modificada tras una oposición en Europa o ya limitada):
- con efecto retroactivo (L613-24 CPI, cuarto párrafo) y
- puede ser útil, por ejemplo, para evitar un procedimiento de nulidad largo y costoso o en aplicación de un acuerdo amistoso entre dos partes;
- la limitación es un procedimiento que permite limitar el alcance de la propia patente (tal como fue concedida, modificada tras una oposición en Europa o ya limitada):
- con efecto retroactivo (L613-24 CPI, cuarto párrafo) y
- puede ser útil, por ejemplo, al descubrir un estado de la técnica tras la concesión.
Solicitud
Forma
La solicitud debe presentarse por escrito (R613-45 CPI).
Contenido
La solicitud contiene (R613-45 CPI):
- La identificación de la patente en cuestión (solo puede ser una); las reivindicaciones modificadas (en caso de limitación); la descripción y los dibujos modificados (en su caso); la cualidad del solicitante; un poder especial firmado que autorice la renuncia o la limitación (si el solicitante no es el titular inscrito, ni un representante en propiedad industrial ni un abogado); si existen varios titulares, la solicitud o el poder debe estar firmado por todos los titulares inscritos; el justificante del pago de la tasa anual de renuncia o limitación; un acuerdo de todas las personas con un derecho real sobre la patente (ej. licencia simple, licencia exclusiva, prenda, etc.) en la medida en que este derecho haya sido inscrito en el RNB.
Representación
Si la solicitud no es presentada por el titular o los titulares, parece perfectamente posible que cualquier persona la presente (R613-45 CPI):
- No se exigirá poder alguno para los representantes en propiedad industrial o los abogados;
- se requiere un poder especial en caso contrario.
Motivación
El código no prescribe ningún elemento que justifique la razón de la limitación o la renuncia.
Patente objeto de la solicitud
Patente francesa
Fuera de procedimiento judicial
Por supuesto, es posible limitar una patente francesa (L613-24 CPI).
En el marco de un procedimiento judicial
En el marco de un procedimiento judicial, la respuesta es menos clara.
En efecto, el artículo L613-25 CPI prevé que una limitación es posible durante el procedimiento, pero no indica explícitamente ante quién debe presentarse.
Algunos han intentado presentarla ante el juez, pero sin demasiado éxito (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch 03 sect. 01, 9 noviembre 2010, RG n°0912713 – aunque en este caso se trataba de una parte europea, se citó el artículo L613-25 CPI).
Parte francesa de una patente europea
La posición de la jurisprudencia francesa
Según la jurisprudencia, también parece posible limitar la parte francesa de una patente europea (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 26 junio 2015, RG n°2014/23888).
Según la corte, aunque el artículo L614-12 CPI prevé la posibilidad de acudir a la OEP si se inicia una acción de nulidad, ningún texto limita el ámbito del artículo L613-24 CPI y la presentación ante el INPI sigue siendo posible.
Análisis del CPE: limitación fuera de procedimiento judicial
Aunque el A2 CPE dispone que la parte española de una patente europea está sujeta al mismo régimen que una patente española, esta identidad de régimen está sujeta a la condición de que el CPE no disponga otra cosa.
Ahora bien, algunos consideran que el A105bis CPE otorga una competencia exclusiva a la OEP (fuera de procedimiento judicial):
La solicitud debe presentarse ante la Oficina Europea de Patentes conforme al reglamento de ejecución.
Conviene matizar esta afirmación, ya que encuentro que existe una verdadera ambigüedad en este artículo, que podría cuestionar esta « competencia exclusiva »:
- ¿debe presentarse la solicitud ante la OEP, y ello conforme al reglamento de ejecución? o
- ¿debe presentarse la solicitud conforme al reglamento de ejecución, cuando se presenta ante la OEP?
¡Esto lo cambia todo!
Tenéis dos horas…
Análisis del CPE: limitación en el marco de un procedimiento judicial
En el marco de un procedimiento judicial, conviene examinar el tercer párrafo del A138 CPE.
En los procedimientos ante la jurisdicción o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente está facultado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada sirve de base al procedimiento.
No se da ninguna otra indicación, dejando vía libre al derecho nacional para determinar las modalidades.
Así, algunos afirman todavía que el artículo L614-12 CPI (tercer párrafo) otorga esta competencia de limitación a la OEP en el marco de una acción de nulidad, salvo si esta limitación es consecuencia de una decisión judicial que anule parcialmente la parte española de la patente europea (L614-12 CPI, segundo párrafo).
En el marco de una acción de nulidad de la patente europea, su titular está facultado para limitar la patente modificando las reivindicaciones conforme al artículo 105 bis del Convenio de Múnich; la patente así limitada constituye el objeto de la acción de nulidad entablada.
Pero, una vez más, existe una ambigüedad:
- ¿significa esto que se puede limitar durante tal acción de nulidad, pero que, en caso de limitación, es necesario hacerlo mediante el procedimiento del A105bis CPE?
- ¿por qué recordar entonces que se está facultado para acudir a la OEP para una limitación en el marco de una acción de nulidad? Sabiendo que esto es normalmente siempre posible según la letra del A105bis CPE…
- ¿significa esto que se puede limitar durante tal acción de nulidad, pero que, en caso de limitación, el procedimiento del A105bis CPE es solo una de las opciones posibles?
- ¿por qué no indicar entonces que la limitación ante la OEPM también es posible, como señala la Audiencia Provincial de París, Sección 5ª, 2ª Sala, 26 de junio de 2015, RG n°2014/23888?
Tenéis otras dos horas…
Conclusión
Reconozco estar un poco perdido…
Lugar
Las limitaciones o las renuncias se presentan ante la OEPM (L613-24 CPI).
Plazo
Esta limitación o esta renuncia puede presentarse en cualquier momento (L613-24 CPI, 1er párrafo) a partir de la publicación de la mención de concesión de la patente francesa o de la patente europea.
Dicha solicitud puede presentarse hasta la expiración de la patente e incluso después de la expiración de esta última.
En cualquier momento significa que incluso cuando un litigio está en curso (Cour Appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12 febrero 2014):
[…] una limitación voluntaria […] antes de ejercer una acción por infracción (o en cualquier momento, incluso una vez iniciado el litigio), es posible [ …]
Incluso es posible presentarla durante un recurso (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 27 septiembre 2016, RG n°2014/18000), aunque la patente hubiera sido reconocida como nueva e inventiva.
Tasas
Debe pagarse una tasa anual de limitación (260 €) o de renuncia (27 €) (Orden de 24 de abril de 2008 relativa a las tasas anuales de procedimientos percibidas por el INPI).
Limitaciones múltiples
Es perfectamente posible realizar varias limitaciones.
En principio, e incluso si un titular realiza varias limitaciones, esto no constituye un abuso (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12 febrero 2014), ya que el titular siempre tiene interés en intentar consolidar su patente, en función del estado de la técnica que se le oponga.
Se convierte en un abuso si estas limitaciones no siguen ninguna lógica y son dilatorias. En tal caso, se puede imponer una multa civil (L613-25 CPI).
Efecto de la solicitud sobre un litigio en curso
Cuando se solicita una limitación ante el INPI, la suspensión del procedimiento no es automática y queda sujeta a la apreciación soberana del juez « según el interés de una buena administración de la justicia » (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 4e sect., auto del juez de la puesta en estado, 10 abril 2014).
En particular, si la limitación es mínima y/o si el titular tarda en solicitar una limitación, el juez podrá denegar la suspensión (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., auto del juez de la puesta en estado, 10 abril 2014).
Una vez concedida la limitación, el conjunto de reivindicaciones limitadas pasa a ser el conjunto objeto del litigio (por efecto retroactivo del artículo L613-24 CPI y L614-12 CPI para la acción de nulidad).
Examen de la solicitud
Examen formal
Si la solicitud no contiene la información mencionada anteriormente, la solicitud es inadmisible (R613-45 CPI) y debe reiniciarse el procedimiento.
Examen para la renuncia
En este caso concreto, el INPI no realiza ningún examen de fondo: si la solicitud es admisible, se concederá la renuncia.
Examen para la limitación
Principio
El INPI examina la solicitud (R613-45 CPI) y puede formular dos tipos de objeciones:
- la limitación no lo es;
- las reivindicaciones no cumplen las condiciones del artículo L612-6 CPI: ser claras y concisas y basarse en la descripción.
Si hay una objeción, el INPI notifica al solicitante y le concede un plazo para responder (R613-45 CPI).
Si no hay respuesta por su parte o en caso de respuesta no satisfactoria, se denegará la solicitud (R613-45 CPI).
¿Qué es una limitación?
En teoría, una limitación es una restricción del alcance de las reivindicaciones.
La idea de la « limitación » es constreñir las modificaciones del titular para evitar que una modificación de las reivindicaciones haga entrar bruscamente a un tercero en el ámbito de los infractores potenciales (es decir, para la seguridad de los terceros).
La limitación puede así recaer sobre una combinación de reivindicaciones, pero también puede introducir en estas últimas elementos de la descripción (C.cass. ch. com. 17 marzo 2015, n°13-28436).
No obstante, en la práctica, las limitaciones pueden ser complejas de analizar:
- ¿Es una limitación una combinación de reivindicaciones dependientes?
- La transformación de una reivindicación « Sistema que comprende X » en « Sistema que comprende X e Y » parece ser efectivamente una limitación. No obstante, esta reivindicación permite perseguir a un infractor que fabrique Y para suministro de medios (L613-4 CPI)…
¿Claras y concisas y basarse en la descripción?
A diferencia de la formulación en el CPE (es decir, A123(2) CPE vs A84 CPE), la formulación « basarse en la descripción » significa que las modificaciones introducidas deben deducirse « directa e inequívocamente del texto tal como fue presentado« .
Por tanto, el Examinador puede denegar una modificación que no sea derivable de la descripción.
¿Otros controles?
La OEPM no realizará ninguna otra verificación (por ejemplo, no hay examen de novedad, aunque un tercero presentara un documento pertinente, ni examen de una exclusión de la patentabilidad).
Retirada de la solicitud
Esta situación no está formalmente prevista.
No obstante, nada impide presentar dicha solicitud con la esperanza de que la OEPM la tenga en cuenta.
Decisión
Principio
En cuanto a la decisión, esta parece relativamente clásica, ya que ninguna disposición particular la precisa, pero debe tomarse en un plazo de 12 meses (R613-45-1 CPI).
Impugnación de la decisión
Impugnación de un rechazo de la solicitud
Si la OEPM se niega a conceder la limitación o la renuncia, parece perfectamente posible:
Impugnación de la decisión de la OEPM de conceder la solicitud
Si la OEPM concede la solicitud, un tercero puede desear impugnar esta decisión.
A primera vista, podríamos pensar que son posibles numerosas vías de impugnación:
- recurso de reposición;
- recurso de anulación;
- acción de nulidad de la patente en virtud del artículo L613-25 CPI (c) o d)).
No obstante, la Corte de Apelación de París no comparte esta opinión.
La Corte de Apelación de París consideró, en efecto, que la ley habría reservado esta impugnación al juez de nulidades y no al juez del recurso administrativo, según la letra del artículo L613-25 CPI.
Por tanto, solo la acción de nulidad sería posible para dicha impugnación (Corte de Apelación de París, Polo 5, 1ª ch, 30 de marzo de 2011, RG n°2010/10045 confirmado por C. cass. ch. com. 30 de mayo de 2012, n°11-21157).
¿Publicación del fascículo modificado?
No existe publicación del fascículo modificado.
Inscripción en el RNB
Las limitaciones o renuncias se inscriben en el RNB (R613-45 CPI).
Se envía un aviso de inscripción al autor de la renuncia o de la limitación (R613-45 CPI).
Efectos
Los efectos de tal decisión son retroactivos (L613-24 CPI y Cour Appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12 febrero 2014).
¿Primacía del procedimiento de oposición europea?
Si se inicia un procedimiento de oposición ante la OEP, parece perfectamente posible solicitar una limitación de la parte francesa de una patente europea (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 26 junio 2015, RG n°2014/23888).
Así, a diferencia de una limitación europea ante la OEP, el procedimiento de oposición no tiene ningún impacto sobre la limitación francesa.
No obstante, la decisión posterior de la cámara de oposición parece tener igualmente su importancia:
- Si la patente es finalmente revocada (C. cass. ch. com. 24 mayo 2017, n°15-24416), la decisión de revocación conlleva efectivamente la anulación de la parte francesa a pesar de la limitación previa. Si la patente se mantiene o se modifica, nos encontramos en una zona gris, sin respuesta por el momento:
- si se mantiene en oposición, tendería a decir que la limitación efectuada en Francia sigue siendo válida,
- pero en caso de modificaciones…
Acción de reivindicación
y solicitud de renuncia
Si un tercero ha interpuesto una acción de reivindicación de propiedad (L611-8 CPI), le es posible notificarlo al INPI para bloquear cualquier renuncia por parte del titular inscrito (R611-20 CPI).
y solicitud de limitación
La cuestión puede plantearse para la limitación.
En efecto, el artículo R611-20 CPI dispone:
A partir del día en que una persona haya aportado la justificación de que ha interpuesto una acción, el titular de la solicitud de patente o de la patente no podrá retirar la solicitud ni renunciar a la patente en su totalidad o a una o varias de las reivindicaciones que contenga
¿Acaso una limitación de una reivindicación equivale a renunciar a dicha reivindicación?
Considero que es una interpretación razonable en la medida en que el titular renunciará al menos a la formulación original de dicha reivindicación.
En esta hipótesis, toda limitación resulta imposible desde que una persona justifique una acción de reivindicación de propiedad.
Bonjour,
Concernant la primauté de la procédure d’opposition, L613-24 a été modifiée en février 2020 :
« Toutefois, la requête en limitation d’un brevet présentée alors qu’une opposition a été préalablement engagée est irrecevable tant que la décision statuant sur cette opposition est susceptible de recours, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d’une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.
De même, si une procédure de limitation d’un brevet est en cours à la date à laquelle une opposition est formée à l’encontre de ce brevet, l’Institut national de la propriété industrielle clôt la procédure de limitation, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d’une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction. »
On comprend bien le souhait du législateur, d’empêcher la limitation pendant une opposition française. Cependant, il n’est spécifié que « opposition » et non « opposition auprès de l’INPI ».
Je me demande si cette modification ne rend pas caduque toute les jurisprudences sur la primauté de la limitation en France de la partie FR pendant une procédure d’opposition en Europe.
Bien sincèrement,