Patente esencial para una norma
La norma
Una norma (o « estándar ») es un referencial publicado por un organismo de normalización o un grupo de organismos.
Podemos citar, por ejemplo, el IEEE (que gestiona, entre otras, las normas WIFI, redes, etc.), el ETSI (que gestiona, entre otras, la norma GSM) o la 3GPP (que gestiona, entre otras, las normas 3G, LTE, etc.)
Una norma describe en detalle el funcionamiento de una tecnología: detalla así las funcionalidades obligatorias u opcionales de la norma.
El funcionamiento de la norma
En la práctica, los industriales participan en los comités de normalización y proponen nuevos métodos y funcionalidades para integrar en esta última (ej. método de compresión innovador, método de gestión de interferencias, etc.).
Estas propuestas se discuten entonces en comité y se incluyen (o no) en la norma final (o al menos en una de sus versiones).
Por supuesto, la participación de los industriales en estos comités no es totalmente desinteresada: en la mayoría de los casos, estos industriales poseen patentes que cubren las funcionalidades que proponen.
Declaración de los derechos de propiedad industrial
En la mayoría de los casos (es difícil generalizar), los industriales que participan en estos comités de normalización tienen la obligación contractual de declarar el conjunto de los derechos de propiedad industrial que poseen y que son esenciales para la implementación de una norma.
Por ejemplo, el artículo 55 del reglamento 3GPP indica:
Los Miembros Individuales deben declarar en la primera oportunidad posible cualquier [Derecho de Propiedad Intelectual] que consideren esencial, o potencialmente esencial, para cualquier trabajo en curso dentro del 3GPP. Las declaraciones deben ser realizadas por los Miembros Individuales a sus respectivos Socios Organizacionales.
El carácter esencial
Una patente es esencial para una norma si es imposible implementar la norma sin infringir la patente.
Imaginemos el caso en que (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 16 abril 2019, RG n° 15/17037) la reivindicación prevé un procedimiento que permite seleccionar una estación base en un sistema de comunicación móvil que comprende:
- identificar una mala conexión radio entre una segunda estación base y un terminal multimodo;
- seleccionar una de las primeras estaciones base en función de la medida de al menos una señal de estación base en el terminal multimodo.
Supongamos ahora que la norma establece que si se identifica una conexión radio con una calidad inferior a un umbral, debe realizarse un paso de medida como el reivindicado.
El paso de identificación de la reivindicación no está previsto por la norma, por lo tanto, es posible implementar la norma sin infringir la patente.
La remuneración de los industriales
En función de los organismos de normalización y de las normas, la remuneración de los industriales puede variar:
- o bien las personas que desean implementar una norma contactan directamente con los industriales de forma individual para obtener una licencia sobre sus derechos de propiedad industrial,
- o bien estas personas contactan con el organismo de normalización para pagarle una licencia, correspondiendo entonces al organismo de normalización la tarea de distribuir esta licencia entre sus miembros (generalmente en función del número de títulos de propiedad industrial).
Principio de las condiciones denominadas « FRAND »
Algunas normas (cada vez más) imponen a los industriales que participan en la norma la obligación de conceder licencias sobre sus derechos de propiedad industrial que cubren la norma en condiciones denominadas « FRAND ».
Esto significa que la licencia debe ser:
- Justa (Fair): la licencia no debe incluir términos que limiten indebidamente la competencia;
- Razonable (Reasonable): el precio de la licencia no debe ser prohibitivo en relación con la ventaja que proporcionan las invenciones cubiertas por los derechos de propiedad industrial;
- No discriminatoria (Non-Discriminatory): no es posible negarse a conceder una licencia a un tercero en particular, incluso a un competidor directo.
Acción por infracción
Principio
Los industriales que participan en la norma y poseen derechos de propiedad industrial pueden legítimamente pensar que pueden iniciar acciones por infracción contra las personas que implementan la norma sin obtener una licencia.
Pero, ¿es tan sencillo?
¿Abuso de posición dominante?
En efecto, en un caso de 2015, la sociedad ZTE sostuvo que la acción por infracción interpuesta por la sociedad Huawei Technologies constituía un abuso de posición dominante por su parte, ya que las demandas de Huawei Technologies eran desproporcionadas frente a un tercero (ZTE) dispuesto a pagar una licencia, pero que no lograba llegar a un acuerdo con el titular de los derechos.
La sociedad ZTE sostenía que el comportamiento de Huawei Technologies era contrario al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
Es incompatible con el mercado interior y prohibido, en la medida en que el comercio entre Estados miembros pueda verse afectado, el hecho de que una o varias empresas exploten de forma abusiva una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.
Estas prácticas abusivas pueden consistir, en particular, en:
a) imponer directa o indirectamente precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción no equitativas,
b) limitar la producción, los mercados o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores,
c) aplicar a los socios comerciales condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, colocándolos de este modo en desventaja competitiva,
d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los socios, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos comerciales, no guarden relación con el objeto de dichos contratos.
Condiciones establecidas por la jurisprudencia
El TJUE tuvo que analizar este artículo en relación con el conflicto ZTE-Huawei.
En su sentencia de 16 de julio de 2015, el TJUE distinguió dos tipos de acción por infracción:
- Las acciones de cesación de la vulneración o de retirada de productos
- Las acciones tendentes a la obtención de datos contables y de daños y perjuicios
En cuanto al punto 1, no hay abuso de posición dominante si, de forma acumulativa:
- con anterioridad a la interposición de la acción, el titular de la patente ha,
- advertido al presunto infractor de que una de sus acciones podía ser potencialmente infractora, identificando el derecho de propiedad industrial en cuestión y precisando la forma en que este se vulnera, y,
- transmitido a dicho presunto infractor, después de que este haya manifestado su voluntad de concluir un contrato de licencia en condiciones FRAND, una oferta de licencia que precise, en particular, la tasa anual y sus modalidades de cálculo;
- el presunto infractor que continúa explotando el derecho de propiedad industrial no ha respondido a esta oferta con diligencia, «conforme a los usos comerciales reconocidos en la materia y de buena fe», lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica, en particular, la ausencia de cualquier táctica dilatoria.
En resumen, como habrán comprendido, sigue habiendo mucho de subjetivo…
En cuanto al punto 2, el TJUE considera que no hay abuso de posición dominante en ningún caso, ya que la solicitud de información contable y la solicitud de daños y perjuicios no tienen un impacto directo en la competencia en el sentido comercial.