Solicitudes divisionarias

Una solicitud divisionaria (solicitud hija) es una solicitud de patente que tiene su origen en otra solicitud de patente anterior (solicitud madre).

Los efectos de la división

Beneficio de la fecha de solicitud anterior

La división de una solicitud de patente francesa permite presentar una solicitud de patente beneficiándose de la fecha de solicitud de otra solicitud francesa, es decir, la solicitud « madre » (L612-4 CPI, apartado 2).

Constitución del expediente

Al dividir, el expediente de la solicitud divisionaria se constituye con el expediente de la solicitud anterior (R612-35 CPI, apartado 3).

No obstante, si la solicitud divisionaria está restringida, solo la descripción « restringida » será accesible en dicho expediente (R612-35 CPI, apartado 3).

La utilidad de las solicitudes divisionarias

La división es útil principalmente en el caso de que una de sus solicitudes contenga varias invenciones y el examinador haya señalado un « defecto de unidad de invención » (L612-4 CPI, apartado 2): algunas invenciones han tenido que ser abandonadas para que el examen pueda continuar, pero, no obstante, desea proteger dichas invenciones.

La presentación de una solicitud divisionaria es la solución indicada en esta situación.

Condición para dividir una solicitud de patente

Las condiciones de fondo

Descripción y dibujos

Al dividir, el solicitante tiene dos opciones (R612-35 CPI, apartado 2):

• reproducción idéntica de la descripción y los dibujos (pudiendo modificarse entonces las reivindicaciones para restringirse a un objeto); limitar la descripción y los dibujos a la parte de la invención cubierta por las nuevas reivindicaciones;

Por tanto, no es posible añadir contenido alguno a la solicitud.

Reivindicaciones

Las reivindicaciones deben estar siempre respaldadas por la descripción (L612-6 CPI, segunda frase).

Las condiciones de forma

Tipos de solicitud madre

Cualquier solicitud francesa puede dividirse.

Una solicitud de certificado de utilidad no puede dividirse en solicitud de patente (Directivas de examen del INPI, I-B III.2): solo es posible una división en certificado de utilidad.

Como muestra el esquema anterior, es perfectamente posible (Directivas de examen del INPI, I-B III):

• dividir varias veces una misma solicitud; o realizar divisiones en cadena;

Solicitud matriz en trámite

De acuerdo con la letra de L612-4 CPI, R612-34 CPI y R612-35 CPI, solo una solicitud de patente (es decir, en trámite) puede ser dividida.

Así, parece posible dividir:

• si no se ha respetado un plazo:
  • hasta la expiración del plazo en cuestión, ya que el recurso de restablecimiento no tiene efecto suspensivo (Directrices de examen del INPI, I-E 3.3.1 d)),
  • salvo si el restablecimiento prospera;
• si una solicitud es rechazada o declarada inadmisible:
  • hasta la expiración del plazo de recurso (500 CPC, 1 mes según R411-20 CPI) si no se interpone recurso;
  • hasta la finalización del recurso si se interpone un recurso ante una Corte de Apelación (L411-4 CPI, párrafo 2) debido al efecto suspensivo del mismo (principio general del artículo 539 CPC, confirmado por Directrices de examen del INPI, I-E 3.3.1 d)); si no se paga una tasa anual relativa a una solicitud, existen dos posturas enfrentadas (y, sinceramente, no sé cuál decidir): bien la división solo es posible hasta la fecha de vencimiento normal del pago de la tasa anual (L613-22 CPI, segundo párrafo, « La caducidad surte efecto en la fecha de vencimiento de la tasa anual no abonada »); bien la división es posible mientras el director del INPI no haya constatado la caducidad de los derechos en una notificación (ya que, aunque la caducidad sea retroactiva, la decisión del director no puede afectar a una situación irrevocablemente adquirida en el momento de la división, analogía con C. Cass, ch com., n°10-24326);
• si la solicitud es retirada:
  • antes de que el INPI reciba todos los documentos necesarios para el retiro (declaración, poderes eventuales, etc.), puesto que es en esa fecha cuando el retiro es efectivo e irrevocable (Directrices de examen del INPI, I-F);
  • a priori, una división el mismo día parece imposible (pero no tengo jurisprudencia al respecto);
• si el INPI decide conceder una patente, una división es posible hasta el pago de la tasa de concesión e impresión del folleto de la patente (R612-35 CPI).

Solicitud matriz a considerar

División voluntaria

En el caso de una división en cascada (es decir, A se divide en B, y B se divide en C), para verificar si la solicitud madre de C está en trámite (véanse las condiciones anteriores), debe considerarse la solicitud A (Directrices de examen del INPI, I-B III.2).

Esta interpretación del INPI es muy sorprendente, ya que es exactamente lo contrario a la posición europea (me interesaría conocer la base legal que permite al INPI adoptar esta postura)…

Esta postura incluso contradice el hecho de que se puedan dividir solicitudes de patentes « en cascada »: esta posibilidad no serviría de nada si la solicitud verdaderamente importante para la evaluación de las condiciones anteriores es la solicitud « madre inicial », ¿no?

Cabe señalar que los jueces (Cour d’appel de Paris, pôle 5 ch.2, 22 de noviembre de 2019, RG n°18/27433) han validado esta interpretación del INPI. En efecto, según los jueces, el término « patente » del artículo R612-34 CPI se refiere al término « solicitud de patente inicial » de la misma frase. Además, según ellos, el término « solicitud inicial » es la solicitud « raíz » (ya que el artículo L612-4 CPI establece que las solicitudes divisionarias se benefician de la fecha de solicitud de la solicitud madre).

Confieso que sigo siendo escéptico…

En efecto:

• Sintácticamente en francés, nada indica que el término patente se refiera al término « solicitud de patente inicial ». Es perfectamente posible que el término « patente » signifique la patente que se va a obtener (es decir, la de la solicitud divisionaria en el caso de las cascadas).
  • « Hasta el pago de la tasa anual de concesión e impresión del folleto de la patente« : esta parte de la frase solo indica una condición temporal. « El solicitante puede, por propia iniciativa, proceder a la solicitud de divisionarias de su solicitud de patente inicial »: esta parte de la frase solo indica el objeto que se va a dividir.
• si el razonamiento de la Corte de Apelación fuera correcto, esto significaría que las divisiones en cascada no serían posibles, ya que solo sería posible dividir la solicitud inicial según el R612-34 CPI (sin embargo, las directrices del INPI prevén este caso… Directrices de examen del INPI, I-B III.2).

División forzosa

Cabe señalar que el artículo R612-34 CPI solo se aplica a las divisiones por iniciativa del solicitante.

Por lo tanto, en caso de problema de unidad de invención, parece que este artículo no sería aplicable (y, en consecuencia, que el razonamiento de la Corte de Apelación en la decisión Kubota (Cour d’appel de Paris, pôle 5 ch.2, 22 de noviembre de 2019, RG n°18/27433) no sería aplicable).

Si nos remitimos al artículo L612-4 CPI, vemos que una solicitud que no cumple con el requisito de unidad de invención debe ser dividida.

Por lo tanto, no veo cómo el INPI podría rechazar una divisionaria « forzosa », incluso si esta solicitud divisionaria es de segunda generación y la solicitud « inicial » ya no está en trámite.

Si mi interpretación es correcta, esto significaría que existe una discordancia entre las divisionarias « forzosas » y las solicitudes divisionarias « por iniciativa del titular »… lo cual rara vez es una buena idea…

Además, esto podría incentivar a los solicitantes a crear un problema de unidad de invención al presentar su solicitud divisionaria de primera generación (o incluso después de recibir el informe de búsqueda) para reservarse el derecho a dividir posteriormente.

Condiciones clásicas

En cualquier caso, la solicitud de una división sigue siendo la presentación de una solicitud: por lo tanto, deben respetarse las condiciones formales estándar (descripción, solicitud de concesión, etc.) (R612-35 CPI, apartado 1).

Indicaciones específicas para la solicitud divisionaria

La petición de concesión debe mencionar (Directrices de examen del INPI, I-B III.1) :

• en el apartado naturaleza de la solicitud: es decir, « solicitud divisionaria » (R612-10 CPI 1°/ y Directrices de examen del INPI, I-B II.3); el número de la solicitud madre.

En caso contrario, la solicitud se tramita como una solicitud « normal » (y la solicitud madre podrá ser una solicitud oponible en virtud de L611-11 CPI apartado 3) (Directrices de examen del INPI, I-B III.1).

Solicitantes

Los solicitantes de la solicitud divisionaria deben ser exactamente los de la solicitud matriz (R612-34 CPI y Directrices de examen del INPI, I-B III.4), a menos que se haya inscrito válidamente una cesión en el RNB.

Si el solicitante no coincide con la información del RNB, se informa al solicitante de la división y este puede justificar este hecho presentando la prueba de una cesión aún no inscrita en el RNB (Directrices de examen del INPI, I-B III.4).

Inventores

Al igual que para cualquier solicitud de patente, es posible designar a los inventores en un plazo de 16 meses a partir de la fecha de solicitud efectiva (en este caso, la de la solicitud madre, R612-11 CPI, apartado 2 junto con R612-10 CPI, apartado 1, 3°).

No obstante, para las solicitudes divisionarias, siempre es posible designar a los inventores en un plazo de 2 meses a partir de la invitación de la R612-11 CPI (R612-35 CPI, apartado 4).

Las tasas a pagar

Las tasas de solicitud y de búsqueda

Plazo

Las tasas de solicitud y de búsqueda deben pagarse en un plazo de 1 mes a partir de la división (R612-35 CPI, apartado 1 junto con R612-5 CPI).

En caso contrario, la solicitud es rechazada (R612-45 CPI, apartado 1, 2°).

El solicitante dispone de un plazo de 2 meses a partir de la fecha de recepción de la notificación de rechazo para pagar la tasa anual correspondiente incrementada con un suplemento (es decir, 50 % de la tasa anual no pagada, Orden de 24 de abril de 2008 relativa a las tasas de procedimiento percibidas por el INPI, Anexo): si no se hace nada, el rechazo se convierte en definitivo.

Tasa de solicitud

El importe de la tasa anual de solicitud está fijado en (Orden de 24 de abril de 2008 relativa a las tasas de procedimiento percibidas por el INPI, Anexo) :

• 36 € para una solicitud en papel ;
• 26 € para una solicitud electrónica.

Tasa de búsqueda

El importe de la tasa anual de búsqueda está fijado en (Orden de 24 de abril de 2008 relativa a las tasas de procedimiento percibidas por el INPI, Anexo) :

• 520 € para una búsqueda estándar ;
• 156 € para una búsqueda si la solicitud es una solicitud bajo prioridad extranjera acompañada de un informe de búsqueda reconocido « equivalente » por el DG del INPI, es decir :
  • bajo prioridad de una solicitud suiza (decisión 92-286 del Director general del INPI), si el contenido es idéntico y si el informe de búsqueda se proporciona en el momento de pagar la tasa anual de búsqueda ;
  • bajo prioridad de una solicitud neerlandesa (decisión 92-287 del Director general del INPI), si el contenido es idéntico y si el informe de búsqueda se proporciona en el momento de pagar la tasa anual de búsqueda ;
    
  • bajo prioridad de una solicitud belga (decisión 96-408 del Director general del INPI) si el contenido es idéntico y si el informe de búsqueda se proporciona en el momento de pagar la tasa anual de búsqueda.

Las tasas de reivindicaciones

Principio

Si el número de reivindicaciones presentadas supera las 10, se debe abonar una tasa por reivindicación por cada reivindicación a partir de la 11ª (R411-17 CPI).

Esta tasa es de 40 € por cada reivindicación a partir de la 11ª (Orden de 24 de abril de 2008 relativa a las tasas de procedimiento percibidas por el INPI, Anexo).

Plazos

Si el solicitante no paga, se envía una notificación al solicitante (R612-46 CPI, apartado 1) fijando un plazo concedido para abonar dicha tasa.

En caso contrario, la solicitud es denegada (R612-46 CPI, apartado 3).

Las tasas anuales

Al presentar una solicitud divisional francesa, es necesario pagar las tasas anuales (R613-46 CPI).

En cuanto a los vencimientos ya cumplidos, el artículo R613-47 CPI establece que la tasa anual se considera válidamente abonada si el pago se realiza « a más tardar el último día del cuarto mes siguiente a la fecha de recepción de los documentos de la solicitud divisional ».

La cuestión es entonces: « ¿las tasas ya vencidas se benefician del plazo de gracia de 6 meses del artículo L612-19 CPI apartado 2? ».

Según las directrices del INPI (Directrices de examen del INPI, II-A 2), la respuesta es tajante: debe aplicarse el plazo de 6 meses a partir del final del plazo de 4 meses anterior.

Personalmente, soy más cauto: en mi opinión, nada en el código permite afirmar esto.

Si el plazo de 4 meses es un plazo durante el cual el pago « se considera válidamente efectuado » (ficción jurídica del artículo R613-47 CPI), la fecha de vencimiento de la tasa anual (es decir, la fecha en la que debe realizarse el pago) no me parece modificada.

Así, según mi interpretación personal, el plazo de 6 meses comienza en la fecha de vencimiento « normal » de la anualidad.

Les dejo decidir cuál de las dos interpretaciones es la correcta.

Reducciones de tasas

Se prevé una reducción de tasas anuales si el solicitante es (L612-20 CPI junto con R613-63 CPI):

• una persona física;
  • la reducción es de derecho y no se requiere justificante;
• una PYME de menos de 1 000 empleados, cuyo capital no esté detentado en más de un 25 % por una entidad que no cumpla estas primeras condiciones. Es necesario aportar, en el plazo de 1 mes desde la solicitud de la patente, una solicitud de reducción por escrito y una declaración jurada de pertenencia a esta categoría, fechada y firmada por el representante legal (Directivas de examen del INPI, II-B 2);

una organización sin ánimo de lucro (OSAL) del sector de la enseñanza o la investigación:

• es necesario aportar, en el plazo de 1 mes desde la solicitud de la patente, una solicitud de reducción por escrito y una copia de los estatutos (Directivas de examen del INPI, II-B 2).

Cuando existan varios solicitantes, todos ellos deben cumplir estas condiciones (R613-63 CPI).

La reducción es del 50 % para (R613-63 CPI junto con Orden de 24 de abril de 2008 relativa a las tasas de procedimiento percibidas por el INPI, Art 2):

• la tasa de solicitud;
• la tasa de búsqueda
  • salvo si la solicitud es una solicitud con prioridad extranjera acompañada de un informe de búsqueda reconocido como « equivalente » por el DG del INPI;
• las tasas anuales para los años 1 a 5.

La reducción es del 25 % para (R613-63 CPI junto con Orden de 24 de abril de 2008 relativa a las tasas de procedimiento percibidas por el INPI, Art 2):

• las tasas anuales para los años 6 y 7.

Las tasas de reivindicaciones no se benefician de reducción.

Algunos aspectos procedimentales

Prioridad

Es posible reivindicar una prioridad si esta se ha reivindicado en la solicitud matriz (Directivas de examen del INPI, I-B III.5).

En cambio, no es posible añadir una prioridad salvo si esta se añade (R612-24 CPI, apartado 2 y 3):

• bien en los 4 meses desde la solicitud de la solicitud matriz;
• bien en los 16 meses desde la prioridad más antigua (existente o añadida).