En el ámbito de las patentes, existen numerosas situaciones en las que aparecen elementos de extranjería y donde puede plantearse la cuestión de la ley aplicable o la jurisdicción competente.
El caso típico es aquel en el que la patente en cuestión es una patente estadounidense, los titulares son alemanes y neerlandeses, han establecido un contrato de copropiedad debido a una relación comercial en China, tienen un licenciatario en Bélgica, y existe un presunto infractor de nacionalidad japonesa…
En resumen, vemos que esto puede volverse rápidamente complejo.
Ley aplicable
Conflictos de leyes
Un « conflicto de leyes » puede surgir cuando las leyes de varios países se declaran individualmente competentes.
Afortunadamente, en un número considerable de casos, existen reglas para la resolución de conflictos de leyes a nivel internacional: por lo tanto, es necesario conocerlas.
Resolución de conflictos de leyes
En un marco no contractual (ej. infracción)
El Reglamento (CE) n.º 864/2007 de 11 de julio de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales (denominado Reglamento Roma II) permite establecer las normas relativas a la ley aplicable en caso de conflicto de leyes en Europa, y en un marco no contractual.
En particular, en el marco de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual, el artículo 8 nos proporciona la regla:
La ley aplicable a una obligación no contractual derivada de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual es la del país para el cual se reclama la protección.
En resumen, si tiene una patente alemana, el derecho aplicable en relación con la infracción o la validez del título es la ley alemana.
No es posible eludir esta competencia mediante un acuerdo entre las partes.
En un marco contractual (ej. licencia, cesión, etc.)
El Reglamento (CE) n.º 593/2008 de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (denominado Reglamento Roma I) establece las normas relativas a la ley aplicable en caso de conflicto de leyes en Europa, y en un marco contractual.
Caso general
El artículo 3 establece que el contrato se rige por la ley elegida por las partes. Esta elección puede modificarse de común acuerdo, en cualquier momento.
La elección es expresa o resulta de las disposiciones del contrato o de las circunstancias.
A falta de elección, el artículo 4 establece un marco para ayudar a determinar la ley aplicable: en general, el contrato se rige por la ley del país con el que presenta los vínculos más estrechos.
Caso de un contrato de trabajo
Puede ocurrir que debamos determinar cuál es el régimen de las invenciones de empleado aplicable.
El artículo 8 establece que el contrato individual de trabajo se rige por la ley elegida por las partes (salvo si una ley nacional prevé que no se puede derogar una disposición particular).
Si no se indica ninguna elección por las partes, la ley aplicable es la ley del país en el que el trabajo se realiza habitualmente o, en su defecto, la del país donde se encuentra el establecimiento que lo ha contratado.
Por supuesto, si los hechos ponen de manifiesto que otro país presenta más vínculos con el contrato de trabajo, debe elegirse este último país.
Excepciones
Puede ocurrir que el juez francés se niegue a reconocer la competencia de una ley extranjera que parece objetivamente aplicable.
Orden público internacional
Las disposiciones materiales de la ley extranjera normalmente aplicable en virtud de la regla de conflicto de leyes también pueden ser descartadas, en todo o en parte, en virtud de la excepción de orden público internacional, en favor de las de la ley francesa.
La excepción de orden público internacional abarca, en primer lugar, los principios esenciales o fundamentales del derecho francés, como la dignidad, la libertad humana y la integridad física de las personas.
En segundo lugar, abarca una noción más fluctuante en el tiempo y en el espacio, a saber, las políticas legislativas imperativas francesas, cuyos contornos dependen de la apreciación in concreto del juez.
Contenido de la ley extranjera no accesible
Si el contenido de una ley extranjera no puede establecerse con suficiente certeza, el juez francés tenderá a aplicar la ley francesa.
Fraude a la ley
No tengo conocimiento de este supuesto en el ámbito de la propiedad industrial, pero debe saberse que el juez francés podrá descartar una ley extranjera si considera que existen maniobras intencionales cuyo efecto sea hacer competente de manera artificial una ley extranjera, en lugar de la ley que normalmente habría tenido vocación de aplicarse.
Jurisdicción competente
Conflictos de jurisdicciones
Una vez determinada la ley aplicable, esto no significa que el juez competente sea el juez de dicha ley (porque sería demasiado sencillo :)).
Por tanto, también es necesario determinar la jurisdicción competente.
Resolución del conflicto de jurisdicciones
Para ello, disponemos del Reglamento CE nº 1215/2012 (Bruselas I bis) relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil.
Principio (que casi nunca se aplica)
El tribunal competente es, por defecto, el del domicilio del demandado (artículo 4 del Reglamento CE nº 1215/2012).
Conviene señalar de inmediato que lo aquí expuesto no tiene por qué aplicarse a los jueces de países fuera de la Unión Europea: es perfectamente posible que un juez extranjero se declare competente cuando el presente reglamento prevé otra solución.
Excepciones posibles
En materia contractual
En materia contractual, es posible demandar a una persona ante una jurisdicción del lugar de ejecución de la obligación que sirve de base a la demanda (artículo 7.1, ej. licencia en un país determinado).
En el marco de un contrato de licencia, se ha resuelto (TJCE, 23 de abril de 2009, Falco) que un contrato de licencia sobre un derecho de propiedad intelectual no es un contrato de prestación de servicios en el sentido del artículo 7.1 b) (antiguo 5.1 del Reglamento Bruselas I), sino que versa más bien sobre una obligación de pago.
Así, procede aplicar el artículo 7.1 a) y determinar el lugar de ejecución de la obligación inspirándose en la jurisprudencia Tessili (TJCE, 6 de octubre de 1976, Tessili): en otras palabras, el lugar donde la obligación ha sido o debe ser ejecutada debe determinarse conforme a la ley que rige la obligación litigiosa según las normas de conflicto de la jurisdicción que conoce del asunto.
En materia delictual o cuasidelictual
En materia delictual o cuasidelictual, es posible demandar a una persona ante una jurisdicción del lugar del hecho dañoso (artículo 7.2, ej. un acto de infracción).
Si el lugar del hecho dañoso no plantea a menudo dudas, podemos tener dificultades en caso de infracción en Internet.
En una decisión de la Corte de Apelación de París, 4ª sala, sec. A, 30 de enero de 2008, RG nº 06/14524, los jueces tuvieron que plantearse esta cuestión en el marco de un sitio web redactado en lengua inglesa.
Su respuesta es que el lugar del hecho dañoso puede perfectamente ser Francia, en particular porque la lengua habitual en el ámbito técnico es el inglés.
Conviene señalar también la decisión del CAFC (CAFC, Voda c. Cordis, 1 de febrero de 2007). Según el CAFC, un tribunal estadounidense no es competente para conocer de demandas por infracción de patentes extranjeras. Es afortunado, pero más vale decirlo.
Casos de una pluralidad de demandados
Además, en caso de pluralidad de demandados, es posible demandarlos a todos ante un tribunal del domicilio de uno de ellos, incluso si no están todos domiciliados en el mismo país (artículo 8.1 del Reglamento CE n.º 1215/2012).
No obstante, debe existir, entre las diferentes demandas presentadas por un mismo demandante contra distintos demandados, un vínculo de conexión tal que resulte de interés instruirlas y juzgarlas conjuntamente para evitar soluciones que pudieran ser inconciliables si los asuntos se juzgaran por separado (27 de septiembre de 1988, Kalfelis C-189/87).
Para este último punto, le invito a saltar (como una Salticidae) a la sección que habla de araña más abajo (habrá notado el juego de palabras…).
Casos de las invenciones de empleados
En el marco de un litigio cuya fuente es la interpretación del contrato de trabajo (ej. para determinar si una invención está sujeta al régimen de invenciones de empleados), el reglamento establece que el empleado demanda a su empleador ante uno de los siguientes tribunales (artículo 21 del Reglamento CE n.º 1215/2012):
- ante los tribunales del Estado miembro donde el empleador tenga su domicilio, o
- en otro Estado miembro:
- ante el tribunal del lugar donde el trabajador realiza habitualmente su trabajo o ante el tribunal del último lugar donde lo realizó habitualmente, o
- cuando el trabajador no realiza o no ha realizado habitualmente su trabajo en un mismo país, ante el tribunal del lugar donde se encuentra o se encontraba el establecimiento que contrató al trabajador.
Las opciones para el empleador son más limitadas si desea demandar a su empleado (artículo 22 del Reglamento CE n.º 1215/2012, salvo reconvención): debe demandar a su empleado en el país donde este último tenga su domicilio.
En cualquier caso, no es posible apartarse de estos principios salvo si dicha excepción ocurre tras el nacimiento del litigio o si las excepciones no limitan, para el empleado, su derecho a acudir a los tribunales mencionados anteriormente.
Casos de la inscripción o de la validez de las patentes
El artículo 24.4 del Reglamento CE n.º 1215/2012 establece una competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro para el que se haya presentado la patente en lo que respecta a las cuestiones de registro o validez del título.
Casos de la ejecución de las decisiones
En cuanto a la ejecución de una decisión (ej. condena, orden de infracción-saqueo), el tribunal competente es el tribunal del lugar de ejecución de la decisión (artículo 24.5 del Reglamento CE n.º 1215/2012).
Casos de la litispendencia o de la conexidad
Principio
La « litispendencia » (respectivamente la « conexidad ») es la circunstancia que se presenta cuando dos jurisdicciones diferentes han sido requeridas para el mismo litigio, es decir, misma causa y mismo objeto (respectivamente dos litigios que tendrían interés en ser tratados al mismo tiempo).
En caso de litispendencia, el tribunal requerido en segundo lugar suspende de oficio el procedimiento hasta que se establezca la competencia del tribunal primero requerido (y se inhibe si el primer tribunal reconoce su competencia) (artículo 29 del Reglamento CE n.º 1215/2012).
En caso de conexidad, el tribunal requerido en segundo lugar puede suspender el procedimiento (artículo 30 del Reglamento CE n.º 1215/2012). También puede inhibirse a petición de una de las partes si el primer tribunal puede ser competente y acumular el segundo asunto al primero.
La torpilla italiana o belga
La torpilla consiste, para una parte con proyectos de explotación en Europa de un proyecto potencialmente infractor de una patente, en no esperar a ser demandada para iniciar una primera acción declarativa de no infracción, en un Estado cuyos tribunales no son conocidos por su rapidez (al menos para las acciones relativas a patentes).
Así, debido al principio de la « conexidad » mencionado anteriormente, ya no es posible para el titular de la patente acudir a otro tribunal para que juzgue al infractor.
Los tribunales franceses han privado regularmente de todo efecto útil a estas acciones « torpilla » al considerar esta práctica como un desvío de las normas de competencia establecidas por el Convenio de Bruselas:
- Tribunal de Grande Instance de Paris, troisième chambre, 28 avril 2000,
- Tribunal de Grande Instance de Paris, troisième chambre, section 2, 9 mars 2001,
- Tribunal de Grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 18 novembre 2003, RG n° 01/06528.
No obstante, el TJCE se opone al razonamiento de las jurisdicciones francesas (CJCE 9 diciembre 2003, C-116/02) al indicar que es necesario suspender el procedimiento incluso cuando los tribunales competentes tengan tiempos de tramitación excesivamente largos (reforzado por la respuesta del CJCE 27 abril 2004, C-159/02).
La araña en la tela
La maniobra de la araña en la tela consiste, para un titular de una patente, en demandar a un presunto infractor en un Estado conocido por la rapidez de sus decisiones y atraer a los demás infractores (eventualmente infractores en otro Estado) ante esta misma jurisdicción (utilizando el artículo 8.1 del Reglamento CE n° 1215/2012 mencionado anteriormente).
Decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han cuestionado esta posibilidad – al menos la han restringido considerablemente (CJCE 13 julio 2006, C-539/03): en efecto, si existen varios infractores en diferentes países, hay poco riesgo de tener varias decisiones (supuestamente) « contradictorias » en cada uno de los países, ya que las situaciones de hecho y de derecho son necesariamente diferentes.
Por lo tanto, corresponde al juez (que conoce en segundo lugar) evaluar si existe el riesgo de tener una decisión contradictoria (TJUE, 12 julio 2012, C‑616/10).
Si no existe riesgo alguno, no hay lugar a aplicar el artículo 8.1 del Reglamento CE n° 1215/2012 en el sentido de la decisión CJCE del 27 septiembre 1988, Kalfelis C-189/87.
Vemos claramente que esta araña Phoneutria ha perdido parte de su veneno…
Efectos de una decisión extranjera en España (o recíprocamente)
El alcance territorial teórico de una sentencia más allá de las fronteras está determinado por la lex fori (es decir, la ley del juez): por lo tanto, es la ley del Estado del que emana dicha sentencia la que determina por sí sola el ámbito de aplicación de las medidas prescritas por el juez.
No obstante, esto no significa que las decisiones de un juez español vayan a ejecutarse instantáneamente en otro país: será necesario solicitar el exequátur de la decisión en el extranjero para permitir su ejecución.
No obstante, el Reglamento CE n° 1215/2012 prevé un exequátur simplificado en el marco de los artículos 36 a 51 (aunque ciertos casos (véase artículo 38) pueden bloquear este exequátur simplificado): basta con presentar una simple solicitud (las modalidades prácticas son determinadas por la ley del país en el que se solicita la ejecución).
Medidas provisionales y cautelares
Es posible solicitar cualquier medida provisional o cautelar ante los tribunales de los Estados que las prevean en sus leyes (artículo 35 del Reglamento CE n° 1215/2012).
Las medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro pueden solicitarse ante los tribunales de dicho Estado, incluso si los tribunales de otro Estado miembro son competentes para conocer del fondo.
Cabe señalar que una medida destinada a obtener una prueba no es (en sentido estricto) una medida provisional ni una medida cautelar. Por lo tanto, para solicitar una inspección judicial por infracción (o cualquier medida equivalente), este artículo 35 no parece aplicable… pero esto sirve como transición natural para lo que sigue…
Gestión de la prueba en el extranjero
En el mundo
Existe también el Convenio de La Haya de 18 de marzo de 1970, convenio internacional «sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y comercial» que entró en vigor en España el 6 de octubre de 1970.
Según este convenio, es necesario presentar una solicitud ante el tribunal requirente, que transmite una comisión rogatoria a la autoridad central del Estado requerido (artículo 1).
Esta comisión rogatoria se ejecuta conforme a la ley del Estado «destinatario», pero la comisión rogatoria puede solicitar la aplicación de normas del Estado «origen» (artículo 9 y siguientes).
El resultado de los actos de ejecución es transmitido por el juez que ejecutó la comisión rogatoria al tribunal requirente (artículo 13).
A título de ejemplo, el United States Code, 28 USC §1782 permite, bajo ciertas condiciones, obtener una medida de «discovery» en EE.UU. para las necesidades, en particular, de un procedimiento en España.
En Europa
El Reglamento CE n° 1206/2001 de 28 de mayo de 2001 relativo a la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil y comercial, que entró en vigor el 1 de enero de 2004 (inspirado en el Convenio de La Haya de 18 de marzo de 1970 anteriormente citado), es también una herramienta jurídica interesante.
Este reglamento permite a los tribunales de los Estados miembros obtener la ejecución, por los tribunales de otro Estado miembro, de actos de instrucción, o ejecutarlos ellos mismos en otro Estado miembro.
La solicitud de acto de instrucción, que precisa la naturaleza y el objeto del procedimiento y el acto de instrucción a ejecutar, se dirige directamente al tribunal requerido.
El tribunal requerido procede, en un plazo de 90 días, a la medida de instrucción aplicando sus propias normas procesales (artículo 10.2), pero el tribunal requirente puede solicitar que la medida se ejecute según una forma especial prevista por el derecho del Estado del que depende (artículo 10.3).
El resultado de los actos de ejecución es transmitido por el juez que ejecutó la comisión rogatoria al tribunal requirente.
Salvo gastos de traducción, interpretación, etc., esta medida es gratuita.