Generalidades

Principio

La prueba de la infracción puede realizarse por cualquier medio (L615-5 CPI).

Carga de la prueba

La prueba de la infracción corresponde al titular de los derechos según el principio actori incumbit probatio (9 CPC, ya que la infracción es una cuestión de hecho) (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 29 noviembre 2013, o también Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 21 diciembre 2012).

La carga de la prueba puede excepcionalmente invertirse, a petición del tribunal, en el caso de un procedimiento de obtención de un producto (L615-5-1 CPI): el tribunal puede solicitar al demandado que pruebe que el procedimiento utilizado para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado (esta solicitud queda a discreción del tribunal, Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 9 marzo 2005).

Acta de compra

Es posible solicitar a un notario o fedatario público que realice un acta de compra.

Advertencia

Atención, es peligroso solicitar al notario o fedatario público que realice la compra por sí mismo, ya que esta actuación podría considerarse dolosa (es decir, provocación de la infracción, Cour d’appel de Paris, 4 diciembre 1862 o C. Cass. civ. 1, 20 marzo 2014, n°12-18518), lo que podría acarrear la nulidad de la prueba.

Además, el notario o fedatario público no puede actuar sin declarar su condición (art 17 del decreto n°56-222 del 29 de febrero de 1956). Así, en caso de acta de compra, y si el notario o fedatario público realiza los actos por sí mismo, es necesario que declare su condición al realizar la compra o al abrir la cuenta en Internet (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 27 febrero 2013).

No obstante, el juez de lo voluntario puede autorizar válidamente al notario o fedatario público a no revelar su verdadera identidad (y retrasar la notificación de la resolución al vendedor) hasta después de haber realizado las constataciones pertinentes (C. Cass., 2e ch. civ., 4 septiembre 2014, n°13-22971).

Descripción de la compra realizada por un tercero

Principio

No obstante, parece posible enviar a un tercero a realizar la compra, mientras el notario o fedatario público constata que dicho tercero entró en el establecimiento sin nada en las manos y salió con el producto (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1e sect., 31 mayo 2011). El notario o fedatario público puede entonces levantar acta descriptiva de dicho producto y ponerlo bajo sello para su uso posterior (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch. 7 noviembre 2012).

¿Puede el tercero ser el titular de la patente?

Es perfectamente posible que el tercero sea el propio titular de la patente o uno de sus empleados: no se requiere imparcialidad por parte de los compradores (Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 marzo 2014).

¿Solicitud de infracción encubierta?

Un acta de compra no es necesariamente una solicitud de infracción encubierta (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch. 7 noviembre 2012), ya que se trata de simples constataciones materiales y no de investigaciones encubiertas.

En efecto, la ordenanza de 2 de noviembre de 1945 relativa al estatuto de los agentes judiciales dispone:

Pueden, comisionados por la justicia o a petición de particulares, efectuar constataciones puramente materiales, excluyendo cualquier opinión sobre las consecuencias de hecho o de derecho que puedan derivarse de ellas

Interés de tales constataciones

Esta constatación no es necesariamente muy interesante desde un punto de vista comercial. En efecto, a menudo se intenta evitar demandar judicialmente a los vendedores que podrían servir posteriormente para distribuir productos « no infractores ».

No obstante, si la dirección del fabricante está indicada en la caja o en un folleto, puede ser muy útil.

Acta notarial (fuera de solicitud de infracción)

Acta « física »

Puede ocurrir que se desee hacer levantar un acta notarial en una feria, un mercado, etc., en el que un infractor exponga sus productos.

Esto puede parecer una buena idea, sobre todo porque el artículo L615-5 CPI dispone que la infracción puede probarse por cualquier medio.

No obstante, es necesario extremar la precaución para que este acta no se convierta en una solicitud de infracción encubierta (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 mayo 2014). En particular, el agente judicial:

  • debe permanecer en un lugar público y no en los stands de los infractores;
  • no debe realizar ninguna investigación (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 30 sept. 2022, RG n° 21/00511);
  • no debe interrogar a las personas presentes;
  • solo puede efectuar constataciones materiales;
  • debe respetar la vida privada (no puede escuchar una conversación que el infractor mantenga con un cliente en el stand).

De lo contrario, el acta del agente judicial no será admisible.

Acta en Internet

Es perfectamente posible que el agente judicial constate hechos en un sitio web, por ejemplo.

No obstante, es necesario realizar esta constatación con un rigor y un formalismo particular. Por ejemplo, es conveniente indicar:

  • las diferentes versiones de software utilizadas
  • las referencias del ordenador (ej. número de serie, etc.)
  • el hecho de que el antivirus está actualizado,
  • el hecho de que la caché de los navegadores ha sido vaciada,
  • la dirección IP utilizada;
  • etc.

En resumen, las actas en Internet requieren una competencia particular por parte del agente judicial.

A título ilustrativo, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e ch., 15 septiembre 2016, RG n°2013/22133 invalidó actas bajo el pretexto de que el agente judicial no había respetado la norma Afnor NFZ67-147.

Aunque no todas las jurisdicciones comparten esta opinión (ej. « Considerando que la norma Afnor NFZ67-147 […] no tiene carácter obligatorio y solo constituye un compendio de recomendaciones de buenas prácticas« , Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 27 febrero 2013), es necesario ser particularmente prudente.

Además, cabe señalar que las jurisdicciones francesas parecen inclinadas a aceptar actas notariales basadas en el sitio http://www.archive.org (the Wayback Machine) (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 4 octubre 2019, RG n°17/10064).

Peritaje privado

Es perfectamente posible realizar de manera no contradictoria peritajes privados sobre productos alegados de infracción, pero estos peritajes no pueden fundamentar íntegramente la decisión de los jueces (violación del « principio de lealtad de la prueba » ya que este peritaje no es contradictorio, C. Cass. com., n°11-28205, 29 ene. 2013).

No obstante, pueden convencer a un juez para que autorice medidas complementarias.

Diligencias de comprobación de infracción

Principio

Materialidad de la infracción

La diligencia de comprobación de infracción (L615-5 CPI) es una acción excepcional respecto al derecho común, cuyo objetivo es establecer la materialidad de la infracción (ej. reproducción de los medios técnicos, objetos de las reivindicaciones de la patente invocada, o eventualmente la puesta en práctica de medios equivalentes).

Por otra parte, la diligencia puede permitir solicitar al juez que ordene al sujeto a quien se le ha practicado la diligencia que proporcione, eventualmente bajo apercibimiento, una pieza cuya existencia (pero no el contenido) haya sido probada mediante la diligencia de comprobación de infracción.

Origen de la infracción

La diligencia de comprobación de infracción también puede permitir « realizar cualquier constatación útil con el fin de establecer el origen, la consistencia y el alcance de la infracción » (R615-2 CPI).

¿Para impedir la infracción?

La diligencia de comprobación de infracción no tiene como finalidad detener la infracción: así, no es posible incautar todas las existencias del presunto infractor (C. Cass. com. n°83-14146, 4 enero 1985) o las herramientas de producción.

Antecedentes históricos

El decreto « relativo a los autores de descubrimientos útiles » del 31 de diciembre de 1790 establecía una incautación-confiscación (es decir, que permitía una incautación real de los medios de producción y de los productos) que quedó inscrita en la ley. Podía solicitarse una « fianza » como contrapartida de esta incautación.

Pero ante fuertes oposiciones, esta incautación fue rápidamente derogada (decreto adicional del 25 de mayo de 1791).

El 5 de julio de 1844, estas disposiciones se reintrodujeron en la ley, pero el objetivo de esta incautación era más la conservación de la prueba que la confiscación de los medios de producción (véase el Manual del inventor, Blétry frères, 4ª edición, 1881 que detalla esta ley).

Efecto sorpresa

La diligencia se autoriza a petición del titular (es decir, la resolución no se dicta de manera contradictoria, ya que el sujeto a quien se le practica la diligencia no es prevenido (L615-5 CPI).

Esto es lógico, ya que el hecho de prevenir privaría a la diligencia de su eficacia: el sujeto a quien se le practica la diligencia no puede alegar que no se le haya prevenido con antelación.

Diferentes tipos de medidas de aseguramiento posibles: medidas reales / medidas descriptivas

Es posible solicitar al juez que ordene (L615-5 CPI):

  • un aseguramiento real de los productos (sin descripción),
  • un aseguramiento descriptivo con o sin toma de muestras (es decir, aseguramiento real con una descripción).

El aseguramiento real puede resultar indispensable si el objeto no puede describirse fácilmente. En este caso, el juez solo debe autorizar el aseguramiento de un reducido número de piezas (C. Cass. com., n°83-14146, 4 enero 1985).

Puede ser prudente proponer el pago de un precio (o al menos una propuesta de pago) durante el aseguramiento de muestras o durante el aseguramiento real para evitar cualquier consignación.

También es necesario prever en el auto que al menos una de las muestras aseguradas pueda ser entregada al solicitante. En caso contrario, y si una muestra fuera efectivamente entregada a este último, se considerará que el agente judicial ha cometido una falta.

La descripción realizada por el agente judicial hace fe (propiis verbis) hasta inscripción de falsedad (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 10 diciembre 2004).

Se considera que las fotocopias y las fotografías son modos de descripción (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 24 noviembre 2004).

Por ejemplo, no tiene derecho a solicitar a la parte objeto del aseguramiento la entrega de documentos si no se ha autorizado ningún aseguramiento real (C. Cass. com., 19 diciembre 2006, n°05-14431).

Lugar del aseguramiento

Principio

El aseguramiento puede realizarse en cualquier lugar donde existan pruebas de la infracción (L615-5 CPI).

En particular, el aseguramiento puede realizarse:

Caso de un reaseguramiento

No obstante, si el aseguramiento anterior hubiera sido anulado, solo es posible reasegurar en el agente judicial o en la secretaría los objetos asegurados « realmente » (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 20 diciembre 2000), es decir, es imposible reasegurar el acta, las descripciones realizadas, las fotografías, las fotocopias (C. Cass. com., n°01-10807, 1er juill. 2003).

Varios lugares y lugares aún desconocidos

Puede solicitarse una inspección en varios lugares al mismo tiempo, eventualmente en una misma solicitud (Cour d’appel de Paris, ch 04, 30 mayo 2001).

La solicitud también puede pedir la autorización para continuar la inspección por infracción en todos los lugares dependientes de las mismas personas que ejercen su actividad en el lugar inicial de la inspección (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, sect. 02, 21 septiembre 2001), sin más precisión.

En este caso, la inspección no debe darse por concluida para poder proseguir en otros lugares (C. Cass. com., 21 enero 2004, n°02-14525)

Persona que puede solicitar una inspección por infracción

Una inspección por infracción puede ser solicitada por cualquier persona con legitimación para actuar en infracción (L615-5 CPI).

Así, el titular de la patente puede actuar, pero también el licenciatario exclusivo (si su licencia ha sido inscrita en el RNB con anterioridad a la solicitud de inspección, Cour d’appel de Rennes, 2e ch. com., 24 febrero 2009).

El hecho de que el solicitante haya adquirido recientemente sus derechos (ej. compra de una cartera de patentes) no le impide solicitar una inspección por infracción por actos anteriores a la adquisición de los mismos (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., ordonnance de référé, 17 diciembre 2015, RG n°15/12229).

El hecho de que la patente en cuestión sea objeto de un litigio relativo a su titularidad no impide al titular actual solicitar una inspección por infracción (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., ordonnance de référé, 11 febrero 2016, RG n°15/15073).

Persona que puede presentar la solicitud

La solicitud debe ser presentada por un abogado (artículo 813 CPC, apartado 1).

Este debe estar habilitado para actuar ante el TGI de París (por lo tanto, estar inscrito en el colegio de abogados de París, ej. ser abogado postulante, Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., ordonnance, 6 junio 2014 ; Provini et al c. Christophe P. et al)

Juez competente

Si no hay ningún procedimiento en curso

El juez competente, para las patentes, y para presentar una solicitud de inspección por infracción, es el presidente del Tribunal de Grande Instance de París (L615-5 CPI junto con D631-2 CPI junto con D211-6 del código de organización judicial).

Si hay un procedimiento en curso

Si hay un procedimiento en curso, el juez competente es el presidente de la sala ante la cual se ha distribuido el asunto (812 código de procedimiento civil, 3er apartado, y Cour d’appel de Bordeaux, 1re ch. civ., sect. A, 3 febrero 2014, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 1er julio 2016 RG 15/15933 que ha validado la sentencia de primera instancia) : si el presidente del TGI firma la solicitud, la inspección podrá ser anulada.

Algunos habían argumentado que el hecho de solicitar una inspección por infracción durante un procedimiento en curso era contrario a la Directiva 2004/48 y al ADPIC, pero la corte de apelación de París no está de acuerdo con esta interpretación (Cour d’appel de Paris, 29 junio 2021, pôle 5, ch. 1, RG n°20/07030).

Condiciones

Patente / Solicitud de patente

¿Patente en vigor?

La medida de infracción no parece poder solicitarse sobre la base de una patente expirada (C. Cass. com., n°09-72946, 14 diciembre 2010).

Este principio puede parecer sorprendente, ya que el artículo L615-5 CPI indica que cualquier persona que pueda ejercer una acción por infracción puede solicitar una medida de infracción (y sabiendo que es posible ejercer una acción por infracción con una patente expirada, siempre que existan actos de infracción no prescritos).

¿Patente extranjera?

A priori, nada impide que el titular de una patente extranjera pueda solicitar una medida de infracción en Francia para establecer la prueba de actos de infracción (artículo 7 de la directiva 2004/48/CE del 29 de abril de 2004 o del artículo 24 de la Convención de Bruselas y/o del artículo 24 de la Convención de Lugano).

No obstante, esto puede parecer ligeramente contradictorio con el artículo L615-5 CPI, ya que este artículo presupone un litigio futuro en Francia…

Además, cabe preguntarse si la medida provisional del artículo 7 de la directiva 2004/48/CE podría ser una medida de infracción. En efecto, existe mucha discusión que indica que una medida de infracción es una medida probatoria o conservatoria. En primer lugar, llamo la atención del lector sobre el hecho de que la más alta jurisdicción francesa (CCass 14 marzo 2018, RG n°16-19731) ha considerado que la medida de infracción 145 (que ciertamente no es una medida de infracción) era efectivamente una medida conservatoria. Además, la directiva 2004/48/CE habla de « medidas provisionales … para conservar los elementos de prueba pertinentes« . Por lo tanto, ¿realmente se puede hablar de medida provisional? Comienza a parecerse mucho a una medida probatoria.

Solicitud de patente

Nada se opone a que el titular de una solicitud de patente solicite una medida de infracción desde el momento en que la solicitud de patente ha sido publicada o ha sido notificada al presunto infractor (L615-5 CPI, ya que la acción por infracción está abierta en este caso según L615-4 CPI – Cour d’appel de Paris, ch. 04 sect.A, 25 abril 2001).

Por cierto, este caso se menciona explícitamente en el R615-2 CPI (se requiere una copia certificada conforme).

¿Pruebas necesarias?

Posición del juez francés

El artículo L615-5 CPI no impone ninguna prueba ni principio de prueba y el juez no parece poder denegarla (« con derecho a hacer proceder« ), ya que precisamente ese es el objetivo de la medida de infracción (Cass. com., n°97-12699, 29 junio 1999).

El solicitante ni siquiera tiene que mencionar las medidas de infracción anteriores que ya haya efectuado (Cass. com., n°04-10105, 12 julio 2005).

No obstante, en la práctica, esto puede ser diferente y los jueces son reacios a ordenar una medida de infracción a simple petición de un titular de patente (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 3e ch., 28 enero 2014, « tratándose de una medida de excepcional gravedad al autorizar la medida de infracción y el acceso a documentos de una sociedad de manera no contradictoria, conviene que la solicitud no se base en simples afirmaciones o alegaciones no respaldadas por un mínimo de documentos« ).

Una reciente sentencia de la Corte de Casación viene finalmente a clarificar la situación: los textos no prevén ningún principio de prueba, ya que precisamente la medida de infracción (en este caso, una medida basada en el artículo 145 del código de procedimiento civil, pero que, en mi opinión, se transpone directamente a las medidas de infracción) tiene por objeto aportarlas (C. Cass com, 10 febrero 2015, n°14-11909).

Interacción con el derecho comunitario

No obstante, puede cuestionarse la conformidad de la ley francesa con la Directiva 2004/48/CE de 29 de abril de 2004: en efecto, el artículo 7 de esta directiva dispone que las medidas podrán ser ordenadas « a petición de una parte que haya presentado elementos de prueba razonablemente accesibles para fundamentar sus alegaciones« .

La ley francesa guarda silencio sobre este punto…

Se entra entonces en el debate sin fin sobre la existencia o no del efecto directo horizontal de las directivas en Francia, debate que no se desarrollará aquí, ya que podría elaborarse una tesis completa sobre el tema.

Y, sobre todo, si debiéramos admitir este efecto directo, cabría preguntarse si estas medidas son efectivamente las diligencias de comprobación de hechos…

Constitución de garantía

El juez puede exigir la constitución de una garantía por parte del solicitante de la diligencia en el supuesto de que esta resulte abusiva o en el caso de que se autorice una diligencia real (L615-5 CPI).

Esta garantía deberá ser depositada antes del inicio de la diligencia (R615-2-1 CPI).

Esta garantía puede consistir en un aval bancario o un depósito realizado en la Caja de Depósitos y Consignaciones (L518-19 Código Monetario y Financiero).

Agente ejecutor

El agente ejecutor debe ser, evidentemente, territorialmente competente: solo podrá ejecutar la orden dentro de su jurisdicción (ordenanza n.º 45-2592 de 2 de noviembre de 1945, art 1 junto con decreto n.º 56-222 de 29 de febrero de 1956, art 5).

Es importante prestar atención, ya que la orden suele autorizar la ejecución de la misma « por cualquier agente ejecutor de su elección« : esta expresión puede ser interpretada por algunos magistrados como « un solo agente ejecutor« . Por consiguiente, la presencia de dos agentes ejecutores podría acarrear la nulidad de la diligencia (Tribunal de Apelación de Rennes, 2.ª sala com., 24 de febrero de 2009).

No obstante, si solo uno de los agentes ejecutores es el actuante, no existe problema (los demás están presentes para asistir al primero, Tribunal de gran instancia de París, 3.ª sala, 4.ª sección, 12 de mayo de 2016, RG n.º 14/17816 o C. Cass. com n.º 13-23416, 3 de mayo de 2016).

Elección del experto

Durante la actuación, el alguacil puede hacerse asistir por expertos (L615-5 CPI) para ayudarle a comprender los aspectos técnicos propios de las patentes.

Se admite comúnmente que:

Si a priori nada se opone a la designación del abogado del solicitante como experto (C. Cass. com., 18 abr. 2000, n°97-19631), esto parece no obstante peligroso, ya que algunos actas ya han sido anuladas debido a que el abogado no había declarado su condición (Cour d’appel de Rennes, 2e ch. com., 10 enero 2006). Así, de manera general, conviene evitar…

El número de expertos no puede ser limitado en la orden, ya que no existe ninguna restricción en la ley (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 6 diciembre 2006). No obstante, es necesario que la presencia de los expertos haya sido solicitada y autorizada en la orden.

Otras personas que asisten al alguacil

El alguacil puede hacerse asistir por cualquier persona, si la orden lo autoriza (es decir, fuerza pública, cerrajero, etc. Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 30 mayo 2007): la presencia no autorizada de una persona constituye una nulidad de forma y debe invocarse un agravio para solicitar la nulidad de la actuación.

No obstante, la presencia de un oficial del alguacil no necesita ser mencionada explícitamente, ya que es un subordinado del alguacil (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 30 mayo 2007).

Si debe realizarse una tarea técnica (por ejemplo, desmontaje de una máquina), la orden puede autorizar la presencia de técnicos/mecánicos: a diferencia del experto, parece posible designar como técnico a un empleado del solicitante (siempre que el acta mencione que este empleado se limita a sus actos técnicos, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 19 diciembre 2012).

Presentación de una solicitud

Identificación del titular y de sus derechos

El titular debe proporcionar al presidente del TGI de París las pruebas de que su patente existe y está en vigor (véase supra).

Así, debe adjuntarse:

Si el solicitante es el titular de una licencia exclusiva, es importante presentar los documentos que justifiquen que ha requerido al titular de los derechos (R615-2 CPI, apartado 3) así como su contrato de licencia (R615-2 CPI, apartado 2).

En caso de titular « persona jurídica », hay que prestar atención:

No obstante, los jueces también han considerado que la ausencia de estas menciones (y no menciones erróneas como anteriormente) no era más que un vicio de forma para el cual es necesario aportar la prueba de un perjuicio (Tribunal de Grande Instance de Paris, 26 mayo 2016, 3e ch., 4e sect., ordonnance de référé rétractation, RG n°16/03162).

No es necesario que el auto haga constar el nombre del solicitante y la designación de la solicitud, ya que el auto forma un cuerpo con la solicitud (Tribunal de Grande Instance de Paris, 26 mayo 2016, 3e ch., 4e sect., ordonnance de référé rétractation, RG n°16/03162).

Firma de la solicitud por el abogado

La solicitud debe ser firmada por el abogado postulante.

No obstante, para algunos un vicio de forma: en ausencia de perjuicio, la medida de aseguramiento no será anulada (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e ch., 5 diciembre 2013 o Cour d’appel de Paris, 19 enero 2016, Pôle 5, 1re ch., RG n°14/10676).

Cabe señalar que esto es extraño, ya que el Tribunal de Casación indicaba que se trataba de una nulidad de fondo (C. Cass. com., 14 noviembre 2006, n°04-14865 o C. Cass. 2e civ., 24 febrero 2005, n°03-11718)…

Identificación del juez de las peticiones sobre el auto

El juez firmante del auto debe ser identificado con precisión (una fórmula del tipo « Nosotros, presidente, [… ] » no es suficiente, C. Cass. crim. n°09-80599, 22 septiembre 2009).

En efecto, los artículos 454 CPC y 458 CPC señalan que la ausencia del nombre del juez hace nulo el auto (si la firma es clara, esto puede ser suficiente C. Cass. com., 21 marzo 2000, n°97-18914).

El juez firmante, si no es el presidente, se presume que ha recibido delegación del presidente del TGI para resolver sobre la petición que le ha sido presentada (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 28 febrero 2001).

Identificación del objeto embargado

La petición debe permitir al agente judicial identificar el producto a embargar o el procedimiento a describir (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 10 diciembre 2004): es posible hacer referencia a las reivindicaciones de la patente.

Si el agente judicial describe o embarga objetos susceptibles de infringir otros derechos (patentes, marcas, etc., Cour d’appel de Paris, ch. 04, 23 septiembre 1998) o si el agente judicial embarga objetos no conformes con el auto (C. Cass. com., 31 mayo 2005, n°03-12162), el agente judicial excede sus poderes, salvo si este embargo (respectivamente esta descripción) interviene, de manera incidental, durante el embargo (respectivamente esta descripción) del objeto mencionado en el auto: esta prueba podrá entonces ser utilizada en otra acción por infracción o competencia desleal.

Autorización de puesta en marcha, desmontaje, etc.

De manera general, conviene considerar todas las posibilidades en la petición: si el auto no permite explícitamente la puesta en marcha de una máquina o su desmontaje, el agente judicial no está facultado para hacerlo por su propia iniciativa (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 diciembre 2004).

Solicitud de embargo de diversos documentos

El solicitante puede pedir que « todo documento relacionado » con la infracción pueda ser embargado (L615-5 CPI, apartado 2).

Esta terminología muy amplia cubre:

  • documentos técnicos, tales como dossiers de fabricación,
  • las listas de existencias,
  • los impresos publicitarios,
  • los catálogos,
  • los manuales de instrucciones,
  • el dossier de solicitud de AMM (Cour d’appel de Paris, ch.14, 16 enero 1998), incluso si algunos elementos confidenciales conviene que sean ocultados.

Por otra parte, es posible solicitar autorización para « toda constatación útil con el fin de establecer el origen y la extensión de la infracción » (R615-2 CPI, apartado 4). Nada permite afirmar que el embargo por infracción deba limitarse únicamente a buscar pruebas de la materialidad de la infracción (Cour d’appel de Paris, 29 junio 2021, pôle 5, ch. 1, RG n°20/07030).

Por tanto, es posible embargar documentos contables y comerciales (facturas, correspondencia, etc.).

Es posible que estos documentos (ej. facturas) revelen elementos que no tienen relación con el objeto del embargo. El hecho de embargarlos no constituye en sí un problema: el embargado debería haber solicitado la retirada de estas informaciones al agente judicial (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., 28 octubre 2010 o Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 14 enero 2011).

Solicitud de incautación de las herramientas de la infracción

Es posible solicitar la incautación real o descriptiva de las máquinas utilizadas para producir los objetos « infringentes » (L615-5 CPI, apartado 3).

No obstante, no hay que olvidar que esta incautación tiene como finalidad constituir una prueba y no sirve para impedir que el presunto infractor continúe con sus actos.

Identificación del incautado ?

No es necesario designar en la solicitud el nombre del incautado si este es desconocido para el solicitante, siempre que la localización de la incautación sea precisa.

Además, se debe evitar designar al incautado como el « presunto infractor« , sino más bien como el « detentador de los objetos alegados de infracción« .

Identificación de los medios de recurso ?

Según algunos jueces, el artículo 680 CPC, que impone la indicación de las vías de recurso y los plazos de recurso correspondientes, concierne a priori solo a las sentencias y no a las órdenes.

No obstante, otros jueces consideran que esta indicación es necesaria y que la fórmula « Se nos informará en caso de dificultad » no es suficiente (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 11 abril 2008).

En cualquier caso, esta ausencia de vía de recurso no constituye una nulidad de fondo (C. Cass. com., 14 enero 2003, n°01-01759) y debe ser alegada por la parte perjudicada: es poco probable que se alegue un perjuicio, ya que un recurso podrá ser interpuesto con el procedimiento principal (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 12 enero 2005).

Desarrollo de la incautación

Carácter facultativo

El solicitante que haya obtenido una orden que permita una incautación no está obligado a ejecutarla o a ejecutar todas sus medidas (Cour d’appel de Paris, ch. 04, sect. B, 29 marzo 2002).

Agente judicial

El artículo L615-5 CPI dispone que « cualquier agente judicial » puede realizar la incautación (a elección del solicitante): no obstante, este agente judicial debe actuar dentro de los límites de su competencia territorial (es decir, su jurisdicción).

Lugar de la incautación

La incautación por infracción debe llevarse a cabo en la dirección exacta indicada en la orden.

Si por desgracia, el inicio de las operaciones comienza a 10 m de esta dirección, procede anular la incautación por exceder el poder del agente judicial (Tribunal de Grande Instance de Paris, 11 septiembre 2014).

Presentación del agente judicial y de los expertos

Antes de comenzar la incautación, el agente judicial debe (so pena de nulidad):

Notificación de la orden y de la solicitud al incautado

Significación del auto y de la petición

Es necesario notificar al embargado el auto (copia del original o la primera copia ejecutoria) y la petición para que este pueda verificar el alcance de los poderes del agente judicial (artículo 495 CPC y R615-2-1 CPI apartado 2).

La notificación de uno no implica la notificación del otro (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 9 noviembre 2007).

El hecho de que el embargado permita la entrada del agente judicial en sus locales y le permita realizar el embargo no constituye prueba de la notificación del auto (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 9 noviembre 2007).

En caso de falta de notificación, se incurre en la nulidad del embargo y pueden deberse daños e intereses (R615-2-1 CPI):

No obstante, en caso de ausencia de la parte embargada, nada parece impedir que se proceda al embargo, pero la presencia de las fuerzas del orden es entonces indispensable (L142-1 Código de Procedimientos Civiles de Ejecución) y debe realizarse una notificación del auto mediante el depósito de un aviso de paso en el domicilio de la persona (la copia podrá retirarse en el despacho del agente judicial, artículo 655 código de procedimiento civil): sin embargo, no conozco ninguna decisión que valide este mecanismo.

Entrega de una copia

La notificación del auto debe consistir en la entrega de una copia y no en una simple exhibición de esta (C. Cass. com., 19 diciembre 1977 n° 76-12389).

Persona a quien se realiza la notificación

La notificación del auto debe efectuarse al tenedor de los objetos alegados de infracción (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 9 mayo 2001) y no al presunto infractor (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 27 mayo 2016, RG n°13/01235).

En el caso de una sociedad, debe notificarse a su representante legal, a un « apoderado » de este último o a cualquier otra persona habilitada para ello (artículo 654 del código de procedimiento civil), es decir, según la jurisprudencia:

Plazo razonable ?

Históricamente, la jurisprudencia exigía que el agente judicial dejara un « plazo razonable » al embargado entre la notificación del auto y el inicio de las operaciones (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect, 6 octubre 2009), aunque algunas jurisdicciones consideran que, a falta de prescripción legal, las operaciones de embargo pueden comenzar inmediatamente (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 22 febrero 2006).

Se consideró razonable un plazo de 5 minutos, sabiendo que el auto solo tenía 4 páginas (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 2 octubre 2013 ; Filmop c. Dit et al).

Esta notificación y el hecho de que se haya concedido un plazo razonable al embargado para tomar conocimiento de la misma debe hacerse constar en el acta de embargo o en un documento separado (pero no es necesaria una notificación previa, Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 30 enero 1998).

No obstante, en una decisión reciente del Tribunal de Casación, los jueces parecen considerar que basta con la mención de que esta formalidad se ha cumplido con anterioridad al inicio de las operaciones (C. Cass. civ. 1, 19 marzo 2015, n°13-25311) : esperamos con impaciencia la reacción de las jurisdicciones de instancia inferior.

Notificación de otros documentos ?

Si se ha solicitado una garantía por el juez, el documento de consignación también debe presentarse (R615-2-1 CPI).

A priori, no es necesario entregar los documentos adjuntos a la solicitud que se presentaron al juez. No obstante, una copia de la patente invocada no está de más para permitir al embargado saber qué objeto está afectado.

Límites de los poderes del agente judicial durante el embargo

Principio

Es debido al carácter exorbitante del embargo y al carácter no contradictorio del auto que la autorización concedida por el presidente en el auto debe interpretarse de manera estricta (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 30 marzo 2007).

Búsqueda de la prueba

El agente judicial está habilitado para buscar pruebas de la infracción examinando todos los objetos o documentos que se encuentren en el lugar. Solo él puede llevar a cabo activamente este registro (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 21 diciembre 2007).

Prohibición de interrogatorios

Si el agente judicial puede buscar pruebas, no tiene un derecho específico para interrogar al embargado (ej. para obtener confesiones (Tribunal de grande instance de Paris, 22 marzo 2022, RG n°18/4575) o para obtener precisiones sobre el funcionamiento de un procedimiento, Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 16 febrero 2007).

Sin embargo, el agente judicial puede formular cualquier pregunta necesaria para el cumplimiento de su misión (Cour d’appel d’Orléans, ch. com, 29 enero 2009) : frontera, en la práctica, difícil de definir…

Frontera tanto más difícil de definir cuanto que la jurisprudencia autoriza, en caso de silencio completo del embargado, a recurrir contra el auto de embargo para modificarlo y, en virtud del R615-4 CPI, y del artículo 11 CPC, ordenar, eventualmente bajo multa coercitiva, responder o comunicar un documento.

Toma de muestras autorizadas

La orden puede autorizar la toma de un determinado número de muestras.

La toma de un número superior de muestras podrá considerarse como un exceso de los poderes conferidos por la orden al agente judicial.

No obstante, la toma de un número de muestras inferior al número autorizado no constituye un exceso del poder conferido por la orden, ya que esta situación es más bien favorable al sujeto de la medida (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 9 mai 2014).

Redacción del acta de toma de muestras

Identificación del agente judicial y sello

El nombre, apellidos, firma, nombre de la SCP, dirección de la SCP y condición de socio del agente judicial deben figurar claramente en el acta de toma de muestras (648 CPC) so pena de nulidad de la misma (Cour d’Appel de Paris, 4e ch., 15 septembre 2000).

No obstante, esta irregularidad parece ser una irregularidad de forma y el sujeto de la medida deberá así justificar un perjuicio causado por dicha irregularidad (artículo 649 CPC junto con 114 CPC): este perjuicio puede ser la imposibilidad de verificar la condición de agente judicial (Cour d’Appel de Paris, 4e ch., 15 septembre 2000).

Lo mismo ocurre con el sello del agente judicial, que debe estampar en cada una de las hojas del acta de toma de muestras (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sec.t, 30 septembre 2008): la irregularidad de forma puede ser subsanada en cualquier momento.

Identificación del sujeto de la medida

El agente judicial tiene la facultad de solicitar a las personas que se encuentren en el lugar de la toma de muestras que justifiquen su identidad (y eventualmente la de la persona jurídica titular de los productos alegados de infracción), siempre que se precise en la orden bajo el amparo del R615-2 CPI (pues cierta jurisprudencia lo rechaza incluso cuando esta verificación sea realizada por un comisario de policía, Cour d’appel de Paris, ch04, 21 septembre 2001).

Redacción del acta y descripción

No existe ningún requisito en cuanto al formato del texto: puede estar mecanografiado, manuscrito o ambos (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 10 diciembre 2004).

El hecho de que el alguacil utilice el término « infringente » no constituye necesariamente un error, especialmente si el embargado emplea él mismo dicho término (Tribunal de grande instance de Paris, 30 septiembre 2009).

El hecho de que el alguacil reproduzca directamente y asuma en su acta las constataciones manuscritas del perito o del representante en propiedad industrial puede acarrear la nulidad de la descripción (« inversión de roles« , Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1er sect., 26 octubre 2010). No obstante, es preciso señalar que la reproducción por el alguacil de las declaraciones del perito es posible, siempre que el alguacil distinga claramente estas de sus propias declaraciones (valor de testimonio) (C. Cass. com., 21 marzo 2000, n°97-18914).

En particular, y a fin de evitar que el juez considere que el alguacil se ha dejado influir por el perito, conviene evitar que el vocabulario utilizado en la parte descriptiva sea demasiado « técnico » o constituya una interpretación (ej. « estos dos rebordes forman un ala mediana« , C. Cass. civ. ch. com, 29 septiembre 2015, n°14-12430).

Por otra parte, si el alguacil no está en condiciones de realizar la descripción (ej. objeto muy complejo y que debe ser analizado en laboratorio), no está obligado a hacerlo (« a lo imposible, nadie está obligado » Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 10 septiembre 2004), pero debe evitar que el alguacil describa cosas que, evidentemente, solo han podido ser descritas por el perito (ej. descripción de un objeto no visible o de un procedimiento cuando la máquina no ha sido puesta en marcha).

El alguacil tiene la posibilidad de consignar las declaraciones del embargado (si se trata de una declaración espontánea), pero no tiene ninguna obligación de hacerlo, incluso cuando el embargado desee consignar una protesta.

Asistencia de la fuerza pública

Es posible solicitar que el alguacil pueda requerir la asistencia de la fuerza pública (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 11 abril 2008), incluso antes del inicio de las operaciones y aunque no haya resistencia por parte del embargado (C. Cass. com, n°90-17782, 30 junio 1992).

Introducción de un objeto en el lugar

Para introducir en los locales del embargado un objeto « infringente », es indispensable obtener la autorización expresa en el auto (C. Cass. com, n°08-20486, 29 septiembre 2009).

Además, para poder mostrar el objeto introducido e interrogar a las personas presentes con el fin de recoger sus declaraciones espontáneas sobre los actos alegados de infracción, el alguacil parece deber estar « expresa y precisamente autorizado » para ello (C. Cass. civ 1, n°08-10656, 2 abril 2009).

En caso contrario, dicha introducción constituye una nulidad de fondo (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 19 junio 2014): no es necesario demostrar perjuicio alguno para poder anular las descripciones.

La situación sería distinta si el objeto hubiera sido descubierto en el lugar (C. Cass. com. n°08-18598, 7 julio 2009).

Si se concede autorización al alguacil para introducir un objeto en el lugar, pero es el perito quien lo introduce, esto no parece plantear problema alguno, ya que el perito actúa bajo el control del alguacil (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 28 febrero 2014).

Documentos confidenciales

Enfoque histórico

El registro no debe permitir espiar a un competidor ni acceder a secretos de fabricación (C. Cass. com., n°07-15075, 8 julio 2008).

Tal desvío del procedimiento puede ser sancionado con daños y perjuicios (C. Cass. com., 12 febrero 2013, n°11-26361).

Por otro lado, el carácter confidencial de los documentos registrados no es motivo para oponerse al registro (Tribunal de Grande Instance de París, ch. 03, 4 julio 1997). No obstante, el registrado puede notificar al alguacil que dichos documentos son confidenciales o exceden el marco de la orden. En este caso, el alguacil debe, por precaución, ponerlos bajo secuestro provisional sin transmitirlos al titular de la patente.

El registrado o el solicitante del registro puede entonces recurrir al presidente del Tribunal de Grande Instance de París (recurso del artículo R615-4 CPI) o al juez de la orden (referimiento de retractación para modificar la orden) a fin de que decida sobre la accesibilidad de dichos documentos al titular de la patente (Cour d’appel de Lyon, ch. 01, 23 septiembre 1999).

Para poder decidir, el juez puede recurrir a un perito a fin de distinguir, entre la información y los documentos confidenciales, aquellos que son necesarios para la prueba de la infracción de aquellos que le son ajenos (Tribunal de Grande Instance de París, ch. 03, 4 julio 1997).

La dificultad de esta pericia radica en que no puede ser totalmente contradictoria debido al secreto que rodea estos documentos: así, para evitar cualquier problema, conviene autorizar a los asesores de las partes, sujetos a confidencialidad, a estar presentes durante la pericia (Tribunal de Grande Instance de París, ch. 03, 31 octubre 2000).

Enfoque relacionado con la ley de « secreto empresarial »

La ley de secreto empresarial de 2018 ha impactado en cierta medida el registro por infracción sin cuestionar el enfoque histórico.

En efecto, el juez puede (pero no está obligado) ordenar de oficio (es decir, directamente en la orden) el secuestro provisional de las piezas registradas (R153-1 del código de comercio junto con R623-51 CPI).

Por supuesto, si el demandante no lo propone, es bastante probable que el juez no lo añada en la orden.

Entonces me preguntarán por qué el demandante lo solicitaría.

Excelente pregunta, ya que a primera vista parece perjudicarle.

En realidad, no lo creo. En efecto, solicitarlo permite cambiar el régimen de levantamiento del secreto: mientras que en el enfoque histórico, el demandante debía intervenir para convencer al juez de levantar el secreto, aquí corresponde a la parte registrada convencer al juez (R153-3 del código de comercio) de que los documentos son efectivamente confidenciales en un plazo de un mes (R153-1 del código de comercio junto con R623-51 CPI).

Interacción del perito y el registrado

Si un perito puede asistir al alguacil en su misión (véase supra, para la calidad de dicho perito), no debe invertirse los roles (C. Cass. com. n°08-11235, 3 marzo 2009): el perito no puede solicitar directamente al registrado que proporcione documentos o responda a ciertas preguntas.

Interacción del perito y el alguacil

El perito puede, por supuesto, discutir con el alguacil: este último no debe dejarse influir por las observaciones técnicas del perito. Al menos, debe distinguir claramente en su acta los comentarios del perito y sus propias constataciones (Tribunal de grande instance de París, 5 mayo 2009 o Tribunal de grande instance de París, 30 septiembre 2009).

Libertades dejadas al embargado

El embargado está en su casa: puede hacer venir a cualquier persona que desee a su empresa (ej. abogado, asesor en PI).

Por otro lado, el embargado no tiene que ser cooperativo:

  • no tiene que abrir las puertas de los locales,
  • no tiene que ayudar al embargante,
  • no está obligado a responder a las preguntas, y puede prohibir a sus empleados que respondan.

No obstante, esta libertad se ve limitada cuando el juez lo ordena o cuando el alguacil solicita la comunicación de un objeto o documento suficientemente preciso (10 Código Civil, 11 CPC, R615-4 CPI).

Incidentes durante el embargo

Una resistencia por parte del embargado (ej. corte de electricidad, impedimento físico, etc.) es una falta sancionable.

Prolongación de las operaciones

El embargo no tiene por qué limitarse a un solo día: el alguacil puede continuar sus operaciones tanto tiempo como sea necesario, incluso dejando pasar algunos días entre las jornadas en que se realiza el embargo (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch03, sect. 03, 25 junio 2002).

En cuanto al desarrollo del embargo antes de las 6h y después de las 21h, es mejor prever esta opción en el auto, ya que normalmente no es posible salvo autorización del juez (L141-1 Código de Procedimientos Civiles de Ejecución, no se permite ninguna excepción si los locales también sirven de vivienda).

Incluso si el auto lo autoriza, debe existir una razón verdaderamente justificada para continuar las operaciones durante la noche. De lo contrario, el embargo podrá ser anulado (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch. 1, 29 junio 2022, RG n° 21/06171).

Si la persona a quien se notificó el auto no está presente durante la prolongación de las operaciones, no parece necesario volver a notificar el auto ni indicar en el acta que el auto fue entregado a la persona presente durante la prolongación para que tome conocimiento de los poderes del alguacil (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 18 junio 2015 que contradice el auto del Tribunal de Grande Instance de Paris, 7 mayo 2014 dictado en el mismo asunto).

Fracaso del embargo

Puede ocurrir que el embargante haga « un fiasco« .

En este caso, puede perfectamente solicitar un nuevo auto para realizar un nuevo embargo por infracción en los mismos lugares, esperando tener más suerte la próxima vez (C. Cass. com., 8 julio 2008, n°07-15075).

No obstante, en caso de demasiados embargos injustificados, el embargante expone su responsabilidad civil.

Entrega del acta de inspección

Al finalizar la inspección, el alguacil debe entregar una copia del acta de inspección al tenedor de los objetos incautados (R615-2-1 CPI, apartado 2) (y no al infractor) y mencionarlo en la misma o en un acto separado.

En caso de no poder notificarlo, el alguacil debe indicarlo en su acta y dejar un aviso de paso (656 CPC).

La jurisprudencia admite que el alguacil pueda tomar algunos días (breve plazo) para finalizar su acta y notificarla posteriormente al inspeccionado (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 13 enero 2012): es necesario prestar atención a indicar correctamente la fecha de la entrega para evitar incurrir en nulidad. Esta entrega posterior es posible ya que el código no prevé ningún plazo (Cour d’appel de Paris, 4 marzo 2016, RG n°15/10592).

Esta entrega puede realizarse contra la firma del inspeccionado, pero no es obligatorio (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 13 enero 2012).

Si conviene adjuntar las fotocopias al acta, las fotografías pueden notificarse al inspeccionado mediante un acto posterior del alguacil antes de adjuntarse al segundo original (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 12 noviembre 2003).

La ausencia de entrega constituye una irregularidad de forma que requiere la demostración de un perjuicio (Cour d’appel de Rennes, 2e ch. com., 10 enero 2006 o Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 3 julio 2009).

Acciones en el fondo

Plazo

Si se realiza una inspección por infracción, es necesario interponer una acción en el fondo en un plazo de 20 días hábiles o de 31 días naturales (L615-5 CPI, apartado 5, junto con R615-3 CPI).

Cálculo de los plazos

En relación con el cálculo de los plazos :

En caso contrario, se anula la totalidad del acta de inspección por infracción (incluida la descripción en el acta, L615-5 CPI, párrafo , por analogía Cour d’appel de Paris, 30 septiembre 2022, Pôle 5, Chambre 2, n° RG 21/00511).

Pluralidad de actas de inspección

En caso de pluralidad de actas de inspección, cada una inicia un plazo (C. Cass. com., 3 junio 2003, n°01-14214).

Acción de fondo ya existente

Es perfectamente posible solicitar una medida de aseguramiento de pruebas cuando una acción de fondo ya está en curso.

En primera instancia, esta petición debe presentarse ante el presidente de la sala competente y no ante el presidente del Tribunal de Grande Instance de París (C. Cass. com. n°05-19782, 26 marzo 2008, ya que se aplica el artículo 812 CPC) indicando que una acción ya está pendiente (494 CPC y 813 CPC).

Si la medida de aseguramiento de pruebas se presenta en apelación, la solicitud debe efectuarse ante el primer presidente (C. Cass. com., 14 septiembre 2010, n°09-16854 y 958 CPC).

Por supuesto, si una acción de fondo ya hubiera sido iniciada, no existe la obligación de interponer una demanda de fondo (C. Cass. com n°91-18049, 26 octubre 1993) y no es necesario volver a demandar.

No obstante, parece necesario:

Persona a demandar

No existe ninguna obligación de demandar al poseedor de los objetos asegurados (en efecto, la medida de aseguramiento de pruebas en un transportista puede haber revelado el nombre del verdadero infractor, Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 15 junio 1999): por tanto, puede demandarse a cualquier tercero.

Validez de la demanda

No obstante, es necesario que dicha demanda sea válida (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 20 junio 2001).

Si la demanda fuera válida pero caduca (por ejemplo, por no haber presentado una copia de la demanda en la secretaría judicial en el plazo de cuatro meses, 757 CPC), también se incurrirá en la nulidad de la medida de aseguramiento de pruebas.

Sin embargo, si el solicitante se equivoca de jurisdicción, se considera que el plazo se ha respetado igualmente (Cour d’appel de Douai, 12 febrero 2008), ya que el asunto se remite a la jurisdicción competente, dentro de la misma instancia.

Caso de una medida de aseguramiento de pruebas solicitada sobre la base de varios títulos

En este supuesto, parece necesario que la demanda mencione todos los títulos en los que se fundamenta la solicitud de medida de aseguramiento de pruebas (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 24 noviembre 2000).

Varias demandas

Si el titular desea emprender varias acciones contra varios infractores, solo es necesario que una de dichas acciones cumpla con el plazo de demanda mencionado anteriormente (C. Cass. civ. ch. com., 7 julio 2015, n°14-12733).

Por tanto, no es necesario que todas las acciones se inicien dentro del plazo de demanda.

Utilización de la prueba

La prueba derivada del acta de infracción puede utilizarse :

Una inspección realizada sobre la base de un diseño industrial puede servir para probar la infracción de una patente de la que el solicitante es titular (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch. , 13 noviembre 2009).

Por supuesto, la fuerza probatoria de la inspección es importante cuando se han incautado realmente objetos o muestras, o se han tomado fotografías, ya que, aunque el agente judicial se equivoque en la calificación en su acta (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 13 junio 1997), el juez podrá corregir el posible error por sí mismo.

No obstante, si los objetos incautados están abiertos y manipulados (ej. bolsa abierta y luego cerrada), podrán perder su valor probatorio (Cour d’appel Paris, ch. 04, 18 mayo 2001).

Asimismo, si las declaraciones precisas y circunstanciadas de la persona encontrada en el lugar de la inspección no pueden valer como confesión de un representante legal de la sociedad, no por ello dejan de tener valor como información (Cour d’appel de Paris, ch04, 21 septiembre 2001).

Destino de los objetos incautados

En el marco de una inspección real, los objetos incautados siguen siendo, por supuesto, propiedad del inspeccionado (la inspección tiene como único fin la conservación de la prueba y no la confiscación).

Los riesgos de pérdida o deterioro del objeto incautado recaen sobre el solicitante de la inspección (T. civ. Seine, 5 diciembre 1872).

Si la acción por infracción es finalmente desestimada, es posible solicitar el levantamiento de los muestreos o de la inspección real y la restitución de los objetos puestos bajo sello (C. Cass. com., n°01-14945 23 abril 2003). Este levantamiento se extiende a las copias de los documentos realizados (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 2 mayo 2007) y a toda fotografía realizada.

Por supuesto, la restitución de los objetos incautados genera un crédito del inspeccionado frente al solicitante de la inspección: la devolución del precio pagado, en su caso.

Gastos de la inspección

Los gastos de la inspección (gastos del agente judicial, fotógrafo, cerrajero, etc.) corren a cargo del solicitante de la inspección y se imputan en virtud del artículo 700 CPC (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 9 marzo 2010).

Diferentes recursos

Tacha de falsedad

Fuerza probatoria del acta de inspección

Un acta de inspección tiene el valor de un documento público (Cour d’appel de Paris, ch. 04 sect. A, 15 enero 2003) y, por tanto, tiene una importante fuerza probatoria.

Tacha de falsedad y delito de falsedad

El procedimiento de tacha de falsedad permite intentar rebatir la presunción de la prueba.

Esta tacha de falsedad no significa necesariamente que el agente judicial haya cometido un delito de falsedad en documento público del artículo 441-4 del Código Penal (es decir, la imputación al agente judicial por fraude de este).

En este contexto, la falsedad reside únicamente en la inexactitud de las constataciones del agente judicial y no en la mala fe.

Ejemplos de errores que justifican una inscripción de falsedad

Una inscripción de falsedad puede plantearse cuando el alguacil :

  • « valora » hechos en lugar de constatarlos ;
  • indica que la patente está reproducida (función del juez) ;
  • emplea términos técnicos que presumen la infracción.
Prueba de la falsedad

La prueba de la falsedad puede realizarse demostrando que el alguacil no estaba en condiciones de constatar los hechos materiales que declaró haber constatado (Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 octubre 2000), por ejemplo, utilizando las fotografías adjuntas (Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 marzo 1999).

Procedimiento de inscripción

Para realizar una inscripción de falsedad, es posible llevarla a cabo :

  • de manera incidental en un procedimiento sobre el fondo ya existente (es decir, incidente de falsedad de los artículos 306 CPC a 312 CPC) ;
  • de manera principal (artículo 314 CPC).

La inscripción de falsedad conlleva una comunicación al ministerio fiscal (303 CPC) y, eventualmente, una audiencia del alguacil (304 CPC) y/o una instrucción (308 CPC).

Si se realiza una inscripción de falsedad, pero esta no tiene éxito, puede imponerse una multa civil de hasta 3000€ y el demandante puede ser condenado eventualmente a pagar daños y perjuicios (305 CPC).

Consecuencia

En la mayoría de los casos, el juez ordena que solo se excluyan las partes del acta erróneas (Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 marzo 1999).

Recurso abierto para el solicitante si no se estima la solicitud

La ordenanza sobre solicitud puede ser objeto de apelación « si no se estima la solicitud » (artículo 496 CPC) : esto cubre, por tanto, el caso en que el juez rechaza en bloque la solicitud y el caso en que el juez solo autoriza una parte de la solicitud.

El plazo de apelación es de quince días (artículo 496 CPC) a contar desde la fecha de pronunciamiento de la ordenanza (C. Cass. 2e civ., 16 mayo 1990, n°89-10243).

El recurso es examinado primero por el juez de la solicitud (recurso de gracia) y, si este no desea modificar su ordenanza, transmite el recurso a la audiencia provincial (952 CPC).

Referimiento de retractación

Tercero interesado

Cualquier tercero interesado (ej. el embargado, el infractor, el propietario de un secreto industrial, etc.) puede solicitar ante el juez que concedió la orden (496 CPC) su retractación (el juez de la puesta en estado es, por tanto, incompetente, ya que una nulidad del embargo no es una nulidad del procedimiento (el embargo es distinto del procedimiento sobre el fondo) ni un incidente que ponga fin a la instancia, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 12 diciembre 2012).

El juez puede retractar su orden, pero también puede modificarla o dejarla sin cambios (497 CPC).

Así, el tercero puede solicitar, en particular:

Este recurso de urgencia solo sirve para impugnar exclusivamente las condiciones de concesión de la orden y no las condiciones de desarrollo del embargo (Cour d’appel de Paris, ch. 14, 6 diciembre 1999) o la validez de la patente o la infracción (solo el juez del fondo es competente, L615-17 CPI).

Esta retractación puede basarse, por tanto, en:

Embargante

El embargante mismo puede interponer el recurso de urgencia de retractación, para resolver una dificultad surgida durante el embargo o para solicitar una medida que permita completar la prueba (R615-4 CPI) (ej. puede solicitar el levantamiento de los precintos colocados por el alguacil durante el embargo, ya que los documentos fueron indicados como confidenciales, Cour d’appel de Lyon, ch. 01, 23 septiembre 1999).

Procedimiento

El debate se convierte entonces en contradictorio (cf. Acuerdos ADPIC, artículo 50, 4°).

El recurso de retractación es un procedimiento de urgencia y no un procedimiento « en forma de urgencia » (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 2e ch., 27 abril 2011 en el sentido de que no conoce el fondo, es decir, la nulidad de las actas de inspección).

No obstante, no es un procedimiento de urgencia « completo » (« iniciado como en materia de urgencia« , C. Cass. com., n°80-12276, 24 septiembre 1981): este procedimiento no está sujeto a las condiciones de fondo de los artículos 808 CPC y 809 CPC (urgencia, ausencia de contestación seria, existencia de un trastorno manifiestamente ilícito o riesgo de daño inminente) (C. Cass. com., n°99-10076, 9 octubre 2001).

No existe realmente un plazo para interponer un recurso de retractación (C. Cass. 2e civ., n°01-11536, 17 octubre 2002).

La retractación puede tener lugar aunque el asunto ya esté pendiente ante el tribunal (C. Cass. 2e civ., n°89-18207, 26 noviembre 1990).

Nuevo auto

El hecho de que un auto sea retractado no significa que el titular no pueda solicitar a continuación un nuevo auto (C. Cass. com., n°07-15075, 8 julio 2008).

Recurso

También cabe recurso contra la eventual retractación del auto (490 CPC).

El plazo para interponer recurso es de quince días (490 CPC).

Consecuencia de la retractación sobre una inspección realizada

Puede ocurrir que el auto de inspección sea retractado tras las operaciones de inspección.

En este caso, el acta de inspección y las piezas inspeccionadas ya no pueden utilizarse (Cour d’appel de Paris, 23 septiembre 2014).

Solicitud de nulidad de la inspección

Principio

Cuando no se han seguido las normas que regulan la inspección, es posible solicitar la nulidad de la misma.

Esta solicitud de nulidad de la inspección puede referirse a (C. Cass. 1re civ., n°11-18045, 14 noviembre 2012):

  • el hecho de que el demandante no haya iniciado el procedimiento en el fondo dentro de los plazos prescritos (nulidad de pleno derecho incurrida incluso en ausencia de perjuicio, L615-5 CPI);
  • las condiciones del desarrollo de la inspección:
    • las nulidades de fondo que se incurren incluso en ausencia de perjuicio (artículo 117 CPC, el agente judicial que realizó ciertos actos no tenía competencia para ello);
    • las nulidades de forma que solo se incurren si el solicitante puede justificar un perjuicio;
  • las condiciones de concesión del auto (competencia del juez, prueba, titularidad, etc.) (véase supra)
    • si durante un tiempo no era posible solicitar la nulidad de la inspección por un problema relativo a la concesión del auto, la Corte de Casación ha validado esta solicitud de nulidad ante los jueces del fondo (C. Cass. com, 17 marzo 2015, n°13-15862).
Enfoque en las nulidades de fondo

Una nulidad de fondo puede ser:

La nulidad del embargo por irregularidad de fondo se declara de oficio, sin que sea necesario justificar un perjuicio (119 CPC). El juez puede apreciarla de oficio si reviste carácter de orden público (120 CPC).

Por otra parte, es posible que la irregularidad de fondo solo conlleve una nulidad parcial (ej. para la parte en la que el agente judicial se excedió en sus facultades, Cour d’appel de Paris, ch. 04, 23 septiembre 1998).

No es posible subsanar una irregularidad de fondo antes de que se dicte la sentencia mediante el mecanismo del artículo 121 CPC (C. Cass. com., 31 oct. 2006, n°05-11149).

Aunque ciertas jurisprudencias habían señalado que debía oponerse una excepción de nulidad del embargo antes de cualquier defensa en el fondo so pena de inadmisibilidad (C. Cass. com. n°98-19503, 25 abril 2001), en realidad parece posible solicitar la nulidad de un embargo (vicio de fondo) en cualquier momento (C. Cass. com. n°08-18732, 19 enero 2010), ya que no se trata de una excepción de procedimiento en el sentido de los artículos 73 CPC y 74 CPC. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 28 marzo 2012).

Esta nulidad también puede solicitarse en apelación porque no constituye una demanda nueva, sino un medio nuevo (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 23 septiembre 1998).

Enfoque en las nulidades de forma

Una nulidad de forma sanciona el incumplimiento de un requisito legal o de la resolución.

Quien alega una irregularidad de forma debe invocar un perjuicio (114 CPC) personal (y no un perjuicio frente a un tercero, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 23 octubre 2015, RG n°14/06720).

La existencia o ausencia de perjuicio corresponde a la apreciación soberana del juez de fondo (C. Cass. 2e civ., 25 enero 2000, n°97-12620).

No obstante, el perjuicio debe ser preciso y no consistir simplemente en el hecho de que el embargado no podía conocer el contenido de las autorizaciones conferidas por la resolución (C. Cass. 2e civ., 29 mayo 1991, n°90-10713).

Una nulidad de forma puede ser:

Las nulidades derivadas de irregularidades de forma deben solicitarse in limine litis (es decir, antes de cualquier medio de fondo o excepción de inadmisibilidad) (74 CPC y 112 CPC – C. Cass. com., 25 abril 2001, n°98-19503), pero pueden solicitarse, eventualmente, tras una petición de peritaje (ya que no constituye una defensa de fondo), de lo contrario serán inadmisibles.

Una irregularidad de forma también puede acarrear una nulidad parcial.

Un vicio de forma puede ser subsanado en cualquier momento (115 LEC).

Juez competente

La nulidad del acta se solicita ante el TGI de París (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 9 mars 2010) o ante la Corte de Apelación de París, en apelación: los motivos de nulidad constituyen una defensa de fondo y no una excepción procesal (C. Cass. com., 19 enero 2010, n°08-18732), por lo que no es necesario alegar la nulidad in limite litis).

Como toda defensa de fondo, el juez competente no es el juez de la fase de instrucción, sino el juez de fondo (Tribunal de Grande Instance de Paris, auto del juez de la fase de instrucción, 29 octubre 2015, RG n°15/01383).

Personas que pueden solicitar la nulidad

Esta acción no está reservada al afectado por la medida y, por tanto, puede ser solicitada por cualquier persona que tenga un interés legítimo (salvo en el caso de la nulidad por falta de promoción del procedimiento de fondo por parte del demandante, ya que el artículo L615-5 CPI lo reserva al afectado por la medida).

Apelación

La apelación de la resolución sobre la nulidad del acta está abierta junto con la sentencia de fondo, incluso cuando dicha nulidad se tramite como un incidente y se resuelva antes de dictar sentencia sobre el fondo (Cour d’appel de Paris, ch. 04, sect. A, 14 mars 2001).

Efectos de la nulidad

El efecto de la nulidad de un acta es la desaparición de la prueba, que ya no puede ser utilizada (9 LEC y C. Cass. com., 1 julio 2003, n°01-10807), aunque se admite que las muestras y los objetos realmente incautados puedan ser objeto de una nueva incautación en manos del alguacil (C. Cass. com., n°07-15075, 8 julio 2008) o del registro (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 20 décembre 2000).

Abuso y desvío del procedimiento

Se consideró como un secuestro por infracción encubierto un secuestro solicitado al amparo del artículo 145 CPC cuando de manera clara un secuestro por infracción habría sido más adecuado (Cour d’appel de Paris, ch. 04, sect. A, 27 marzo 2002): la existencia de una medida de instrucción más específica y prevista en el código de la propiedad industrial excluye a priori el recurso al texto más general del Código de Procedimiento Civil (C. Cass. 1e civ, n°11-20531, 28 noviembre 2012).

Un acta de compra no es necesariamente un secuestro por infracción encubierto (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch. 7 noviembre 2012), ya que se trata de simples constataciones materiales y no de investigaciones encubiertas. No obstante, en caso de acta de compra, y si el agente judicial realiza él mismo los actos, es necesario que declare su calidad al realizar la compra / la apertura de la cuenta en Internet (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 27 febrero 2013 o C. Cass. civ. ch. civ 1, 20 marzo 2014, n°12-18518), salvo si el agente judicial actúa en virtud de una orden del juez de peticiones y esta le autoriza a no revelar su verdadera identidad hasta después de haber realizado las constataciones pertinentes (C. Cass., 2e ch. civ., 4 septiembre 2014, n°13-22971).

El secuestro no debe permitir espiar a un competidor y acceder a secretos de fabricación (C. Cass. com., n°07-15075, 8 julio 2008). Tal desvío del procedimiento puede ser sancionado con daños y perjuicios (C. Cass. com., 12 febrero 2013, n°11-26361).

Por otra parte, puede existir abuso si el solicitante del secuestro da una publicidad importante e innecesaria al mismo (ej. decisión de realizar el secuestro en una feria, de manera ostensible, para desacreditar a los competidores ante la clientela, Cour d’appel d’Orléans, ch. com., 10 julio 2003).

En caso de secuestros repetidos sin razón particular, el solicitante podrá ser igualmente sancionado (C. Cass. com., n° 96-10576, 27 enero 1998).

Competencia desleal en paralelo

En caso de procedimiento por competencia desleal en paralelo, cabe preguntarse si se puede utilizar el marco del secuestro por infracción para encontrar las pruebas necesarias para el procedimiento.

Si ciertos tribunales ya han aceptado una solicitud motivada por la infracción y la competencia desleal (siempre que los hechos reprochados sean distintos, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 8 noviembre 2011), esto parece sorprendente.

No obstante, si el titular prefiriera sustentar dos solicitudes distintas (por precaución) sobre los dos fundamentos diferentes (competencia desleal e infracción), sería necesario solicitar los dos secuestros (secuestro « 145 » y secuestro por infracción) al mismo juez: al presidente del Tribunal de Grande Instance de Paris (normalmente el secuestro 145 se solicita al presidente del tribunal de comercio, C. Cass. com., n°11-23216, 20 noviembre 2012).

Derecho de información

De manera accesoria, es posible solicitar numerosas informaciones relativas a la infracción. Así, es posible obtener información sobre el origen de la infracción, las redes de distribución utilizadas, etc. (L615-5-2).

Este derecho de información es concedido por el juez (de fondo o de refuerzo), eventualmente bajo apercibimiento.

No es necesario que una acción de fondo esté ya iniciada o que una infracción haya sido ya juzgada para poder solicitar el acceso a las informaciones que permitan « determinar el origen y las redes de distribución de los productos o procedimientos » (debido a la nueva redacción de L615-5-2): es perfectamente posible solicitarlo al juez de la fase de instrucción (por ejemplo, mediante una excepción).

Por otra parte, es perfectamente posible hacer uso de este derecho aunque la patente en cuestión hubiera expirado (pero solo si los hechos objeto de esta solicitud no están prescritos, C. Cass, ch. com., 21 octubre 2014, n°13-15435).

Medidas de instrucción complementarias

También es posible solicitar « todas las medidas de instrucción complementarias » (L615-5-1-1 CPI) incluso si no se ha solicitado ninguna medida de descripción por infracción.

De manera general, parece que el TGI de París tiene cierto recelo ante este nuevo artículo y solo concede en muy raras ocasiones las medidas solicitadas.