Novedad

Para que una invención sea patentable, debe ser nueva (A52 CBE).

Definición de la novedad

Una invención es nueva si no está divulgada por el estado de la técnica (A54(1) CBE).

Para la definición del estado de la técnica, consulte La definición del estado de la técnica oponible.

La prueba de una divulgación

En cuanto a la prueba de una divulgación, consulte la página Pruebas de una divulgación.

Uso de las divulgaciones para atacar la novedad

Principio: no combinación

Para la novedad, normalmente hay que limitarse a un solo documento y, en ese documento, a un solo modo de realización (T291/85 y Directrices G-VI 1).

En efecto, si se pudieran combinar todas las divulgaciones en un solo documento (es decir, independientemente del modo de realización), sería fácil tomar un gran catálogo y extraer los conocimientos técnicos deseados de manera aleatoria (T305/87, tijeras).

Excepciones

Sin embargo, un conocimiento general de un documento puede utilizarse en un ejemplo particular de ese documento (T1046/97), salvo si ese ejemplo está en contradicción con el resto del documento (T332/87).

También es posible una combinación si:

• esta combinación haya sido expresamente sugerida (T305/87) (y que estos fueran accesibles en la fecha de la solicitud, Directrices G-VI 8 y T153/85);
• esta combinación haya podido ser seriamente considerada por el experto en la materia (T666/89), por ejemplo, si se sugiere de manera no ambigua.

El contenido que podrá combinarse será entonces el contenido al que se hace referencia: nada más.

Por supuesto, es posible utilizar diccionarios técnicos o obras de referencia (incluso posteriores a la solicitud) para interpretar las reivindicaciones (Directrices G-VI 1).

Evaluación de la novedad en función de la formulación de las reivindicaciones a atacar

Invención y rango de valores

Introducción

Una invención de selección consiste en seleccionar (Directrices G-VI 8), dentro de un conjunto conocido o un rango conocido:

• elementos individuales,
• subconjuntos,
• subrangos de valores limitados que no han sido mencionados explícitamente.

Esta selección no debe ser el resultado obligatorio de un procedimiento suficientemente descrito en el estado de la técnica (T12/81).

Selección en una lista individualizada

Una selección no es nueva si, para la selección en una lista de elementos individualizados, la selección se realiza únicamente en una única lista (Directrices G-VI 8 i, ej. selección del caucho en una lista que incluye un muelle, caucho, etc.).

No obstante, si la selección de elementos se realiza en dos (o más) listas para formar una combinación de características (Directrices G-VI 8 i, selección del caucho en una lista que incluye un muelle, caucho, etc., y del hierro en una lista que incluye el cobre, hierro, etc.).

No obstante, cabe cuestionarse la coherencia de este enfoque con la decisión T1374/07 que considera (para cuestiones de 123(2)) que una selección de dos compuestos en una lista única equivale a una selección de compuestos en dos listas idénticas…

Selección en una lista individualizada corta

No obstante, si las listas son cortas (es decir, unos pocos elementos), las jurisprudencias anteriores no se aplican, ya que será mucho más sencillo para el experto en la materia combinar (T2350/16).

Selección de un subintervalo en un intervalo divulgado

Enfoque histórico

Una selección puede ser nueva si, para la selección de un subintervalo dentro de un intervalo de valores conocidos (T261/15, T279/89, Directrices G-VI 8 ii), se cumplen cumulativamente las siguientes condiciones:

• el subintervalo seleccionado es estrecho en comparación con el intervalo de valores conocido;
• el subintervalo seleccionado está suficientemente alejado de cualquier ejemplo específico divulgado en el estado de la técnica y de los puntos extremos del intervalo de valores conocido (T17/85).

Conviene señalar, para ser exhaustivos, que este enfoque es cuestionado por la decisión T1688/20, que considera que solo es válido el criterio de la existencia de una divulgación directa y no ambigua.

Puede ocurrir que el documento del estado de la técnica proponga una composición de productos en la que cada producto se encuentre dentro de un intervalo dado y que la invención reivindicada proponga una misma lista de productos en subintervalos. Para estimar si los subintervalos son estrechos, conviene:

• comparar individualmente cada subintervalo con respecto al intervalo correspondiente, si el contenido de los diferentes productos no está relacionado;
• comparar globalmente los subintervalos con respecto a los intervalos divulgados, si el contenido de los diferentes productos está relacionado (T324/13).

¿Una selección arbitraria o sin efecto técnico?

Durante mucho tiempo, la OEP consideró que, además, la selección no debía ser arbitraria y debía realizarse con un propósito concreto (es decir, en términos generales, que la selección tuviera un efecto técnico).

Este antiguo enfoque ya no es aplicable, ya que el efecto técnico de la selección solo es relevante para analizar la actividad inventiva (T1130/09, T1233/05, T230/07, T1948/10).

Selección de un subintervalo que solapa con un intervalo divulgado

Una selección puede ser nueva si, para la selección de un subintervalo que solapa parcialmente con un intervalo de valores conocidos (T666/89, Directrices G-VI 8 ii), de forma acumulativa:

• el subintervalo seleccionado está suficientemente alejado de cualquier ejemplo específico divulgado en el estado de la técnica y de los puntos extremos del intervalo de valores conocido (T17/85).
• los valores divulgados (límites o valores intermedios divulgados) se excluyen mediante un disclaimer,
• el experto en la materia no habría considerado seriamente trabajar en la zona de solapamiento, ya que el estado de la técnica contenía una declaración motivada que le disuadía claramente de seleccionar dicho intervalo de valores, aunque este hubiera sido divulgado (ej. « es posible trabajar en el intervalo [0-100°C], pero las bajas temperaturas dan malos resultados » T26/85).

La jurisprudencia T26/85 se aplica por analogía para listas de elementos individualizados (T17/85).

Cabe señalar que la jurisprudencia cuestiona el criterio « considerado seriamente » (T989/22). En efecto, la sala no concibe cómo conciliar este criterio con la divulgación directa e inequívoca.

Selección de un intervalo que contiene un valor divulgado

Al igual que en el párrafo anterior, es necesario excluir el valor divulgado para que la reivindicación sea nueva.

Enfoque en el valor de los límites y valores divulgados

Cuando se indica un valor numérico (individualmente o en una lista), debe entenderse como un intervalo de valores que cubre el margen de error de la medición (Directrices G-VI 8.1).

Si no se indica ningún margen, debe considerarse el intervalo de valores que permite el redondeo (ej. [3,45 cm; 3,54 cm] para una indicación de 3,5 cm, Directrices G-VI 8.1).

A título ilustrativo, si una reivindicación indica que un ángulo debe ser estrictamente superior a 0°, entendemos sin dificultad que puede ser virtualmente imposible distinguir entre 0° y 0,000001°. Por tanto, la divulgación de 0° anticipa « un ángulo debe ser estrictamente superior a 0° » (T386/17).

Invención de utilización

Un nuevo uso de un producto conocido se considera nuevo para el derecho de patentes (es decir, « Uso del producto X para… ») incluso si este nuevo uso no requiere una realización técnica.

Se trata de un nuevo uso y no de un nuevo efecto técnico: así, si se descubre un nuevo efecto técnico, pero este « explica » simplemente un uso conocido (ej. un efecto desodorizante), la reivindicación no será nueva (T892/94 o T2243/16).

Exclusiones

Exclusión divulgada

Es posible prever desde la solicitud una característica negativa (Directrices H-V 3.5) si:

• no existe un medio más claro y conciso para proteger el objeto reivindicado, o
• una característica positiva limitaría indebidamente el alcance de la reivindicación.

Exclusión no divulgada

Principio

Bajo ciertas condiciones, puede ser posible modificar específicamente las reivindicaciones para recuperar la novedad. Esta modificación consiste en una formulación negativa insertada en las reivindicaciones con el fin de excluir un estado de la técnica (Directrices H-V 4.1).

La exclusión se acepta si se cumple una de las siguientes condiciones (G1/03):

• la exclusión tiene por objeto restablecer la novedad excluyendo un estado de la técnica A54(3) CBE;
• la exclusión tiene por objeto restablecer la novedad excluyendo un estado de la técnica A54(2) CBE sabiendo que dicho estado de la técnica es fortuito (ej. problema técnico totalmente diferente);
• la exclusión tiene por objeto excluir un modo de realización excluido de la patentabilidad por A52 CBE a A57 CBE por razones no técnicas (ej. clonación humana).

La exclusión también debe respetar las siguientes condiciones (G1/03):

• la exclusión debe ser lo más restringida posible para cumplir el objetivo buscado, so pena de ser contraria al A123(2) CBE (sabiendo que posteriormente se aplicará la tenaza A123(2) CBE – A123(3) CBE, T747/00), a menos que sea obligatorio para evitar una falta de claridad (T10/01);
• la exclusión no debe permitir eludir un documento en virtud de la actividad inventiva;
• la exclusión no debe permitir eludir una tenaza A123(2) CBE – A123(3) CBE (T1180/05);
• la exclusión no debe permitir descartar un modo de realización que no funcione;
• la exclusión no debe permitir subsanar una insuficiencia de descripción;
• la exclusión debe ser clara y concisa (T286/06).

¿Exclusión mediante una característica positiva?

Como hemos mencionado anteriormente, una exclusión debe ser una característica negativa: debe sustraer algo de la reivindicación.

Por tanto, no es posible añadir una exclusión con una característica positiva (T2502/13). Por ejemplo, si un estado de la técnica especifica que un material no es de plástico, no es posible indicar que dicho material es de plástico para distinguirse del estado de la técnica.

Parece obvio, pero más vale decirlo 🙂

Categoría de la reivindicación

Aplicaciones terapéuticas

Primera aplicación terapéutica

Qué cubre

La primera aplicación terapéutica está prevista en el A54(4) CBE.

Este artículo establece que es posible reivindicar un producto no nuevo para su uso como medicamento: la reivindicación será entonces nueva (siempre que, por supuesto, el uso de dicho producto como medicamento no fuera conocido).

La reivindicación se formulará entonces de la siguiente manera:

Producto X para uso como medicamento, en el que…

La formulación del tipo « Uso de la sustancia X para el tratamiento de una enfermedad » (Directrices G-VI 7.1) está prohibida, ya que los métodos terapéuticos están excluidos de la patentabilidad (A53 c CBE).

Qué no cubre

No obstante, esta excepción se limita a las « sustancias o composiciones »: un simple dispositivo terapéutico (ej. un bisturí, una resonancia magnética, etc.) no se beneficiará de esta excepción (T2369/10).

Segunda aplicación terapéutica

Qué cubre

La segunda aplicación terapéutica está prevista en el A54(5) CBE.

Este artículo establece que es posible reivindicar un producto (es decir, sustancia o composición (A54(5) CBE) activo (G5/83) no nuevo para tratar:

• una enfermedad particular;
• una enfermedad que se trata habitualmente con dicho producto, pero de una nueva manera (G2/08, dosificación diferente).

La reivindicación será entonces nueva (siempre que, por supuesto, el uso de dicho producto para tratar esa enfermedad no fuera conocido).

La reivindicación se formulará entonces de la siguiente manera (Directrices G-VI 7.1):

Producto X para uso en el tratamiento de la enfermedad Y, en el que…

Nota: las reivindicaciones de tipo suizo (es decir, « Uso de una sustancia o composición X para la obtención de un medicamento destinado a un uso terapéutico Z » o « Método para fabricar un medicamento destinado a un uso terapéutico Z, caracterizado porque se utiliza la sustancia X« ) ya no se admiten para las solicitudes con fecha de solicitud o fecha de prioridad anterior al 29 de enero de 2011 (G2/08).

Qué no cubre

No obstante, no es posible utilizar las disposiciones del artículo A54(5) CBE para proteger un dispositivo, aunque este sea un dispositivo médico (ej. membrana de diálisis, T773/10 o T2369/10).

Además, el uso de una sustancia « no activa » (ej. un polímero que permite dar estructura a una pared del cuerpo humano) no es posible en el marco del A54(5) CBE (T2136/15).

Sin embargo, una sustancia puede ser químicamente inerte y ser activa en el sentido de T2003/08 siempre que dicha sustancia tenga un efecto terapéutico (ej. produzca un efecto beneficioso en el cuerpo humano, T264/17).

Procedimiento

No hay mucho que decir aquí: todas las características del procedimiento deben reproducirse.

Procedimiento para + destino

Para este tipo de reivindicación, conviene considerar este « destino » como una limitación de la reivindicación (T201/14 o T1931/14).

La formulación « para refundir capas galvánicas » no debe entenderse como que el procedimiento está únicamente adaptado a la refundición de capas galvánicas, sino como una característica funcional (G2/88) que se refiere a la refundición de capas galvánicas y que define, por consiguiente, una de las etapas del procedimiento reivindicado (T848/93, Directrices F-IV 4.13).

No obstante, hay que tener cuidado, ya que un « procedimiento para … » no implica necesariamente la presencia de una característica funcional, sino que puede expresar únicamente un objetivo/efecto a alcanzar (T1338/18).

No es necesario que este destino esté suficientemente descrito para convertirse en una característica funcional (T1099/16).

Procedimiento para + fabricación/obtención de un producto

A diferencia de lo mencionado para los « procedimientos para + destino« , el procedimiento que conduce a la obtención de un producto debe interpretarse en el sentido de que debe estar simplemente adaptado a este uso (T304/08).

Cabe destacar la decisión T268/13 que va en sentido contrario: según esta, solo los procedimientos de fabricación que dan lugar a dicho producto pueden ser destructores de novedad.

Procedimiento para + efecto

El hecho de añadir un efecto técnico (que, por tanto, es normalmente inherente a las etapas positivas del procedimiento) no es limitativo (T848/93 o T1931/14).

Procedimiento de fabricación de un producto nuevo e inventivo

Cuando la reivindicación de producto es patentable, no es necesario examinar la novedad y el carácter inventivo de una reivindicación de procedimiento que conduce inevitablemente a la fabricación de dicho producto (T119/82, Directrices F-IV 3.8 y Directrices G-VII 13).

Producto

No hay mucho que decir aquí: todas las características del producto deben reproducirse.

Normalmente, una reivindicación de producto confiere una protección absoluta (en cualquier contexto, G2/88).

Producto definido por un procedimiento (« product by process »)

La formulación de estas reivindicaciones es « Producto susceptible de obtenerse por el procedimiento Y » o equivalente (formulación preferible a la formulación « Producto obtenido por el procedimiento Y », T728/98).

En efecto, este producto no debe considerarse nuevo por el mero hecho de que el procedimiento de fabricación sea nuevo: el producto en sí debe satisfacer las condiciones de patentabilidad (Directrices F-IV 4.12 y T150/82).

Por tanto, una reivindicación de este tipo puede ser anticipada por un producto fabricado mediante otro método (siempre que no exista una característica intrínseca del procedimiento de fabricación que se refleje en el producto): no obstante, la carga de la prueba de la posible diferencia recae sobre el solicitante (T205/83).

Este tipo de reivindicación solo debe utilizarse cuando sea imposible definir el producto de otro modo.

Producto para + destino

Normalmente, una reivindicación de producto confiere una protección absoluta (en cualquier contexto, G2/88).

Así, una reivindicación « Producto para + destino » debería considerarse equivalente a la reivindicación « Producto » (Directrices G-VI 7): una sustancia X destinada a ser utilizada como catalizador no se considerará nueva respecto a la misma sustancia conocida como colorante.

En cambio, si el destino del objeto « oculta » ciertas características técnicas, será diferente: por ejemplo, « Dispositivo para mezclar metal fundido » supone que dicho dispositivo soporta altas temperaturas.

En cualquier caso, para analizar este tipo de reivindicación, conviene transformar las expresiones « dispositivo para + destino » por « dispositivo adecuado para + destino » (Directrices F-IV 4.13).

Uso

Las reivindicaciones de uso deben analizarse como reivindicaciones de procedimientos (Directrices F-IV 4.16).

Uso de un producto nuevo e inventivo

Cuando la reivindicación de producto es patentable, no es necesario examinar la novedad y el carácter inventivo de una reivindicación de uso de dicho producto (T642/94, Directrices F-IV 3.8 y Directrices G-VII 13).

Uso de un procedimiento para + destino

Este tipo de reivindicación es equivalente a una reivindicación relativa a dicho procedimiento (T684/02 y Directrices F-IV 4.16).

Características no técnicas

Si una característica se considera no técnica, debe descartarse para el análisis de la novedad (T619/98, G2/88, T959/98, T154/04).

En el caso de una invención que combine características técnicas y no técnicas, no puede concluirse que el objeto reivindicado no es una invención porque solo las características no técnicas aporten una contribución al estado de la técnica (T154/04).

Una característica tiene carácter no técnico, en particular, si el efecto de dicha característica es subjetivo (T1259/08). A título personal, encuentro este enfoque extraño (al menos para el análisis de la novedad), ya que una característica dada podría revestir un carácter técnico o no en función de la formulación de su efecto técnico (ej.: el zoom sobre una imagen permite un efecto gráfico agradable; el zoom sobre una imagen permite distinguir mejor los detalles, etc.).

Ejemplos

Expresiones como « preferiblemente », « por ejemplo », « tales como », etc. no son limitativas y se ignoran (Directrices F-IV 4.9).

Explicación de un efecto técnico

Una nueva explicación de un efecto técnico no confiere novedad (T892/94).