Definición de la novedad
Principio
El artículo L611-11 CPI establece que una invención se considera nueva si no está comprendida en el estado de la técnica.
Documentos que forman parte del estado de la técnica para la novedad
El estado de la técnica comprende:
- toda divulgación pública (escrita u oral), todo uso público antes de la fecha de solicitud de la patente (L611-11 CPI, 2º párrafo);
- las solicitudes de patentes francesas / europeas / internacionales cuya fecha de solicitud es anterior a la fecha de solicitud de la patente considerada, y cuya fecha de publicación es posterior (L611-11 CPI, 3er párrafo junto con L611-14 CPI).
Es cierto que la formulación exacta del artículo L611-11 CPI, 3er párrafo es « solicitudes de patente europea o internacional que designen Francia », pero:
- las solicitudes de patentes europeas designan hoy necesariamente Francia (A79(1) CBE) salvo retirada expresa (pero esto casi nunca ocurre…);
- el depósito de una solicitud PCT vale como designación de todos los Estados miembros (R4.9.a PCT).
- Algunos ya me han dicho que « Francia no estaba designada en una solicitud PCT: es Europa la que está designada« ;
- No, no y no… no hay que confundir la oficina (OEP) que se utiliza para la entrada en fase y la designación, que solo puede designar a un Estado contratante (y Europa no es un Estado contratante).
Por « fecha de solicitud » (del artículo L611-11 CPI, 3er párrafo), se entiende la fecha de prioridad más antigua (Corte de Apelación de París, Polo 5, 1ª sala, 23 de septiembre de 2014 y L612-7 CPI párrafo 5).
Conviene señalar que, normalmente, es necesario verificar que las solicitudes de patentes europeas o internacionales designen Francia para que puedan ser comprendidas en el estado de la técnica. No obstante, esta verificación es hoy casi innecesaria, ya que, desde la solicitud, se considera que estas designan Francia (respectivamente A79(1) CBE y R4.9.a.i PCT).
Casos de validaciones francesas de las patentes europeas
¿Debe considerarse que el estado de la técnica oponible a una parte francesa de una patente europea es:
- el dado por el código francés bajo el pretexto de que la patente produce efectos en Francia?
- el dado por el Convenio sobre la Patente Europea (CBE) bajo el pretexto de que la patente es simplemente una validación de una patente europea?
Mi respuesta es sencilla: ambos.
En efecto:
- el A138(1) CBE prevé una nulidad por falta de novedad (y, por tanto, una referencia al estado de la técnica definido en la CBE)
- el A139(2) CBE prevé que cualquier solicitud nacional o patente nacional puede ser utilizada como estado de la técnica relevante (en la medida en que lo sería frente a una solicitud nacional).
Por tanto, el A139(2) CBE remite implícitamente al artículo L611-11 CPI, 3.er párrafo.
En relación con el último punto, se me ha señalado que la formulación «Una solicitud de patente nacional o una patente nacional de un Estado contratante» no cubría las solicitudes europeas/internacionales mencionadas en el L611-11 CPI, 3.er párrafo.
En realidad, creo que sí cubre estas solicitudes europeas/internacionales, que, por tanto, son oponibles como «derechos nacionales anteriores».
En efecto:
- una solicitud de patente internacional tiene el valor de una solicitud nacional regular (A11.4 PCT) y, por tanto, debe considerarse como una solicitud nacional, incluidas las consideraciones de estado de la técnica;
- una solicitud europea tiene el valor de una solicitud nacional regular (A66 CBE) y puede oponerse como si se tratara de una solicitud nacional (A139(1) CBE).
Accesibilidad al público de una divulgación
Divulgación escrita
Una divulgación escrita se considera accesible si, en la fecha en cuestión, los miembros del público podían tener conocimiento de ella (fuera de cláusulas de confidencialidad, entendiéndose por público cualquier persona no sujeta a secreto, Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 4 de marzo de 1998 o Cour d’appel de Paris, ch. 04, 17 de septiembre de 1997).
No es necesario que el público haya tenido conocimiento de la divulgación, sino que basta con que hubiera podido tenerlo (Cour d’appel de Paris, 4.ª ch., 20 de mayo de 1998).
Divulgación oral
Una divulgación oral es oponible, pero aún es necesario demostrar el contenido de la divulgación (Cour d’appel de Lyon, 1.ª ch. civ., 15 de diciembre de 2005).
Una publicación escrita posterior a la divulgación oral no permite necesariamente probar el contenido de la divulgación oral (Cour d’appel de Paris, 4.ª ch., 28 de mayo de 1999).
Un testimonio (incluso no conforme a las prescripciones del artículo 202 CPC) de una persona presente puede ser aceptado, pero podrán suscitarse serias dudas si transcurre demasiado tiempo entre la divulgación oral y el testimonio (ej. 12 años, Cour d’appel de Paris, 4.ª ch., 12 de mayo de 2006).
Uso anterior
El uso anterior debe permitir al público comprender las características de la invención (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 19 abril 2013) o entender el procedimiento patentado (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 1er septiembre 1999).
Un análisis de un producto puede permitir al experto en la materia comprender la composición de un producto (C. Cass. com., 15 mayo 2007, n°06-12487).
Por ejemplo, un dispositivo no protegido que pueda ser visto y examinado por visitantes (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 17 septiembre 1997 o Cour d’appel de Rennes, 2e ch., 21 marzo 2006) o por un instalador (Cour d’appel de Paris, ch. 04 sect. A, 27 noviembre 2002) destruye la novedad.
Público y confidencialidad
Una persona sujeta a secreto por una cláusula de confidencialidad (explícita o tácita) no forma parte del público (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 4 marzo 1998 o Cour d’appel de Paris, ch. 04, 17 septiembre 1997).
Por ejemplo, una mención confidencial en un documento puede ser suficiente para protegerse contra una divulgación (C. Cass. com., 7 octubre 2008, n°07-17518), pero una simple mención de reserva de propiedad no es suficiente.
La confidencialidad nunca se presume en el marco de una relación con un comprador potencial (Tribunal de Grande Instance de Rennes, 2e ch., 10 febrero 2003), pero sí lo está en una relación comercial, por ejemplo con un proveedor de servicios (Tribunal de Grande Instance de Rennes, 2e ch., 8 septiembre 1997).
No obstante, en el marco de un ensayo clínico, la confidencialidad puede ser implícita (Cour d’appel de Paris, ch.14, 16 enero 1998, o Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 1er septiembre 1999).
Accesibilidad y acceso efectivo
Para que un estado de la técnica sea oponible, es necesario que este haya sido accesible al público, independientemente de que el público lo haya conocido efectivamente (ej. airbags vendidos en coches son accesibles aunque no exista prueba de que un usuario haya desmontado alguno, Cour d’appel de Paris, 15 enero 2014).
Divulgaciones no oponibles
En caso de abuso evidente
Una divulgación puede ser descartada si resulta de un abuso evidente respecto al inventor (L611-13 CPI) y si ha tenido lugar en los 6 meses anteriores a la fecha de solicitud de la patente francesa o de la solicitud prioritaria (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 octubre 2003).
En caso de exposiciones oficiales reconocidas
Una divulgación también puede ser descartada si se ha realizado en una exposición internacional reconocida (L611-13 CPI) y ha tenido lugar dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de solicitud de la solicitud francesa o de la solicitud prioritaria (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 15 octubre 2003).
Conviene consultar detalladamente la lista de exposiciones internacionales reconocidas en la página web del buró internacional de exposiciones.
Por otro lado, para que esta divulgación sea descartada, es necesario declararla al presentar la solicitud de patente (L611-13 CPI, último párrafo) y aportar el justificante en los 4 meses siguientes a la solicitud (R612-22 CPI): este justificante se realiza durante la exposición y detalla la divulgación.
Contenido de las divulgaciones
Características explícitas
Descripción o dibujos
Por supuesto, el estado de la técnica divulga lo que se desprende de manera cierta (C. Cass. Com., 6 junio 2001, n°98-17194) o de manera explícita de su descripción o de sus dibujos.
El resumen
El resumen de una solicitud de patente no necesariamente debe excluirse de la divulgación. De hecho, es frecuente que solo estos resúmenes se traduzcan para las acciones de nulidad (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 24 mayo 2011).
Divulgación suficiente / defectuosa
Es necesario que las características de la invención aparezcan de forma suficientemente clara para que el experto en la materia comprenda la invención y pueda, gracias a la información comunicada, reproducir la invención (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 17 septiembre 1997 o C. Cass. com., 4 enero 1994, n°91-20644).
La duda debe favorecer al titular de la patente (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch, 1er septiembre 1999).
Si el estado de la técnica contiene un error que anticipa una característica, conviene descartarlo (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 22 febrero 2008 o Directivas de examen del INPI, I-C-VII 4.2.a).
Divulgación fortuita
Una divulgación fortuita es una divulgación pertinente aunque, sin embargo, el problema técnico sea muy diferente**.**
Según la posición de la jurisprudencia francesa, es necesario analizar la función de los medios divulgados (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 abril 2014, MS Développement et al c. Moulages Plastiques du Midi o C. Cass. com., 12 marzo 1996, n°94-15283): por tanto, si estos medios son fortuitos, es poco probable que la función en el estado de la técnica sea idéntica a la función de los medios en la invención.
Referencias a otros documentos
En caso de referencia a otro documento en un estado de la técnica, no se puede utilizar la combinación de estos documentos para atacar la novedad de una reivindicación (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 15 febrero 2008): esta combinación corresponde a la actividad inventiva, incluso si se menciona explícitamente.
« Lo particular anticipa lo general »
La divulgación de un elemento técnico particular destruye la novedad de un medio técnico general reivindicado (Directivas de examen del INPI, I-C-VII 4.2.d): lo contrario, en cambio, no es cierto (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 30 marzo 2007).
Características no explícitas
Características implícitas
Una característica puede ser implícita (Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch 1, 27 octubre 2010) siempre que sea necesaria e inevitable (Directrices de examen del INPI, I-C-VII 4.2.c).
En este caso, es posible tenerla en cuenta para el análisis de la novedad de la reivindicación.
Divulgaciones equivalentes
No es posible razonar por equivalencia en el marco de la apreciación de la novedad (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 5 octubre 1999 o Directrices de examen del INPI, I-C-VII 4.2): esto corresponde a la actividad inventiva (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 20 mayo 2005).
Utilización de las divulgaciones para impugnar la novedad
Principio: no combinación
No es posible combinar varios documentos (C. Cass. com., 12 marzo 1996, n°94-15283).
Para afectar a la novedad de la patente, el estado de la técnica debe divulgar los elementos constitutivos de la invención (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 abril 2014 o C. Cass. com., 12 marzo 1996, n°94-15283) de « una sola pieza« :
- en la misma forma,
- en la misma disposición,
- con la misma función para obtener el mismo resultado técnico.
Se habla de estado de la técnica « total » o « único e íntegro« .
Si una característica se reproduce, pero se utiliza con un fin diferente, los jueces franceses consideran entonces que no hay afectación a la novedad (Directrices de examen del INPI, I-C-VII 4.2, Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 2 mayo 2014).
Este enfoque me parece discutible, ya que la función de las características no está necesariamente descrita en los documentos del estado de la técnica y esto otorga una ventaja desmedida al titular.
Excepciones
La jurisprudencia francesa parece considerar que, en caso de yuxtaposición de características (es decir, características que no producen otro resultado que la suma de los resultados propios de cada característica), cada característica puede ser anticipada por separado (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 1e ch. civ., 31 enero 2005).
Evaluación de la novedad en función de la formulación de las reivindicaciones a impugnar
Invención y rango de valores
Introducción
Una invención de selección consiste en seleccionar dentro de un conjunto conocido o un rango conocido:
- elementos individuales,
- subconjuntos,
- subrangos de valores limitados que no han sido mencionados explícitamente.
Selección en una lista individualizada
Una selección es nueva si varios productos son divulgados en un estado de la técnica y es necesario seleccionar la combinación correcta para llegar al objeto de la invención (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 25 marzo 2009).
Selección de un subintervalo dentro de un intervalo divulgado
La jurisprudencia francesa parece más exigente que la OEP sobre este tema.
En efecto, para destruir la novedad, parece necesario que se divulgue el mismo intervalo: una selección de un subintervalo parece así ser nueva (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 31 octubre 2003).
El hecho de saber si el subintervalo es arbitrario o no parece pertenecer a la actividad inventiva en Francia (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 31 octubre 2003).
Cabe señalar que existen decisiones contrarias (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 24 noviembre 2006).
Selección de un subintervalo dentro de un intervaloSelección de un intervalo que contiene un valor divulgado
Si el intervalo reivindicado comprende un valor divulgado por el estado de la técnica, dicho intervalo no será nuevo (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 23 mayo 2007, en el caso concreto la reivindicación en cuestión es rechazada por falta de actividad inventiva, pero por otra diferencia, o Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 24 noviembre 2006).
Por tanto, parece necesario excluirlo explícitamente.
Selección de un subintervalo que solapa un intervalo divulgado
Por analogía con los párrafos anteriores, un subintervalo que solapa un intervalo divulgado puede ser nuevo si los límites del intervalo divulgado están excluidos de la reivindicación.
Selección de un subintervalo que solapa un intervaloAdemás, si no se da ninguna explicación sobre el intervalo, el juez tenderá a anular la reivindicación por falta de novedad (lo que resulta sorprendente en relación con la posición habitual del juez francés, Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 24 noviembre 2006).
Categoría de la reivindicación
Aplicaciones terapéuticas
Primera aplicación terapéutica
La primera aplicación terapéutica está prevista en el artículo L611-11 CPI, apartado 4.
Este artículo establece que es posible reivindicar un producto no nuevo para su uso como medicamento: la reivindicación será entonces nueva (siempre que, por supuesto, el uso de dicho producto como medicamento no fuera conocido) (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 12 de febrero de 2008).
La reivindicación se formulará entonces como sigue (Directrices de examen del INPI, I-C-VII 4.2.f):
Producto X para su uso como medicamento, en el que…
Si la reivindicación se formula en forma « suiza » (es decir, Uso del producto X en la fabricación de un medicamento), esto no parece plantear verdaderamente ningún problema (Cour d’appel de Paris, ch. 04, 15 de septiembre de 2000).
Segunda aplicación terapéutica
La segunda aplicación terapéutica está prevista en el artículo L611-11 CPI, apartado 5.
La reivindicación se formulará entonces como sigue (Directrices de examen del INPI, I-C-VII 4.2.f):
Producto X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y, en el que…
La reivindicación será entonces nueva (siempre que, por supuesto, el uso de dicho producto para tratar dicha enfermedad no fuera conocido) incluso si el producto es conocido como tal.
Procedimiento
No hay mucho que decir aquí: todas las características del procedimiento deben reproducirse.
El uso de un procedimiento conocido en un nuevo ámbito técnico confiere novedad al procedimiento según la postura de los jueces franceses (una especie de « segunda aplicación no terapéutica« , Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 19 de febrero de 2008).
Si el producto obtenido mediante el procedimiento es nuevo, esto confiere novedad al propio procedimiento (Directrices de examen del INPI, I-C-VII 4.2.g):
- al procedimiento que permite obtenerlo y
- al uso del producto.
Procedimiento para + destino
El destino del procedimiento debe considerarse como una limitación (Cour d’appel de Lyon, 14 de noviembre de 2002): el mismo procedimiento, pero utilizado con otro fin / en otro uso no anticipará tal reivindicación (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 de abril de 2014 o C. Cass. com., 12 de marzo de 1996, n°94-15283).
Procedimiento de fabricación de un producto nuevo e inventivo
Si el producto es nuevo, esto confiere novedad (Directrices de examen del INPI, I-C-VII 4.2.g) al procedimiento de fabricación de dicho producto.
Producto
No hay mucho que decir aquí: todas las características del producto deben reproducirse.
Producto definido por un procedimiento (« product by process »)
La formulación « Producto obtenido mediante el procedimiento Y » solo cubre el producto efectivamente obtenido por dicho procedimiento (Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. B, 28 de marzo de 2008).
Por lo tanto, un producto idéntico, pero producido mediante otro procedimiento no anticipará la reivindicación (a diferencia de lo que ocurre en Europa).
Producto para + destino
En derecho francés, debido al requisito de estado de la técnica total, el destino del producto debe considerarse como una limitación (Cour d’appel de Lyon, 14 noviembre 2002): el mismo producto, pero utilizado con otro fin / en otro uso no invalidará como estado de la técnica una reivindicación de este tipo (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 abril 2014 o C. Cass. com., 12 marzo 1996, n°94-15283).
Uso
Un uso nuevo será, por supuesto, nuevo (Cour d’appel de Lyon, 14 noviembre 2002).
El uso de un producto/procedimiento conocido en un nuevo ámbito técnico confiere novedad al uso según la postura de los jueces franceses (una especie de « segunda aplicación no terapéutica« , Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 19 febrero 2008).
Uso de un producto nuevo e inventivo
Si el producto es nuevo, esto confiere novedad (Directrices de examen del INPI, I-C-VII 4.2.g) al uso del mismo.
Uso de un procedimiento para + destino
Este tipo de reivindicación es equivalente a una reivindicación que versa sobre dicho procedimiento.
Ejemplos
Expresiones como « preferentemente », « por ejemplo », « tales como », etc. no son limitativas y se ignoran (Directrices de examen del INPI, I-C-IV 3.2.b o Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect. 11 julio 2014).
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