Suficiencia de descripción y normas de redacción

El A83 CPE establece:

La invención debe exponerse en la solicitud de patente europea de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

Suficiencia de descripción

Fecha de apreciación

La suficiencia de descripción, para apreciar la validez de una patente / de una solicitud, se aprecia en la fecha de solicitud de la patente (Directrices F-II 4.1).

Para saber si una divulgación anticipa una invención, la apreciación de la suficiencia de descripción es diferente: es en la fecha de publicación de esta divulgación que hay que situarse (o de solicitud para un documento A54(3) CPE) (T206/83, T26/85 y Directrices G-VI 4).

Criterio de apreciación

La suficiencia de descripción se aprecia en relación (Directrices F-II 4.1):

• con los conocimientos generales básicos del experto en la materia;
• con la invención descrita en la solicitud;
• con los documentos citados.

Si se reivindican productos, solo su fabricación debe estar suficientemente descrita (T866/00): no es útil describir su utilización.

Pruebas de verificación de la suficiencia de descripción

Para verificar que la descripción es suficiente para la implementación de la invención, las salas de recurso han propuesto una prueba en 4 etapas (T593/09, T2403/11):

1. Identificación del problema resuelto por la invención;
2. La característica argumentada como no suficientemente descrita (ej. umbral de porosidad de un material) ¿es relevante para resolver este problema?
3. ¿Existe una posible ambigüedad en cuanto a la medición / estimación de esta característica?
   • ej. varios métodos de medición dan resultados diferentes, según las condiciones las mediciones son diferentes (T2096/12);
   • una medición a través de una máquina específica se menciona en la descripción pero esta máquina ya no se fabrica (T1293/13) y es imposible saber si las nuevas máquinas dan el mismo resultado;
4. ¿La ambigüedad es tal que la invención no está suficientemente descrita? (ej. discriminación de los materiales que satisfacen el problema técnico no es posible).

Una vez realizada esta prueba, es posible determinar si la invención está insuficientemente descrita.

Para que un rango reivindicado sea considerado reproducible, el experto en la materia debe poder alcanzar sus valores sin esfuerzo excesivo, y la reivindicación debe incluir las características técnicas esenciales que permitan este ajuste (T1977/22).

Un rango de valores sin límite superior puede ser considerado insuficientemente descrito si los ejemplos proporcionados no cubren toda la extensión reivindicada, privando así al experto en la materia de la capacidad de reproducir la invención en su totalidad (T1942/21, confirmando T412/93 y T136/04).

Caso de la medición de los parámetros

Es importante señalar que las imprecisiones en cuanto a la medición de un parámetro o la existencia de varios métodos de medición no conducen necesariamente a una insuficiencia de descripción (T608/07, T1768/15) sino a menudo a problemas de claridad.

No obstante, en un caso en el que el parámetro es crucial para resolver el problema subyacente a la invención, el método de medición debe dar valores coherentes de manera que el experto en la materia sepa, al reproducir la invención, si lo que produce resuelve el problema o no (T815/07, T1305/15) : entonces es un problema de suficiencia de la descripción.

Caso de las redes neuronales

En el caso de una invención que utiliza una red neuronal, podemos preguntarnos si es útil / necesario describir cómo se entrenó la red neuronal.

Esto es aún más relevante dado que el entrenamiento de las redes requiere varios megabytes (o incluso gigabytes) y no es realmente factible incluir estos datos en el texto de la solicitud.

Según la jurisprudencia (T161/18), el simple hecho de indicar de manera general que los datos de aprendizaje deben cubrir un amplio perímetro (por ejemplo, edad del paciente, sexo, etc.) no es suficiente.

Es probable que sea necesario indicar con precisión qué tipos de datos y qué parámetros / hiperparámetros se utilizan. Pero en qué medida, es una verdadera pregunta…

Caso de los medicamentos / composición farmacéutica

Puede ocurrir que una invención se refiera a un medicamento o a una composición farmacéutica sin que la solicitud incluya pruebas clínicas que demuestren que dicho medicamento / composición farmacéutica tenga la eficacia / el efecto reivindicado.

No obstante, esto no es suficiente para que se plantee una objeción de insuficiencia de descripción (T2015/20) : Una invención está suficientemente descrita solo si no va en contra de una opinión técnica dominante y si la patente proporciona al menos un ejemplo reproducible.

Por lo tanto, no es una cuestión de plausibilidad (que entonces se refiere a la actividad inventiva).

Modos de realización descritos

Reivindicación más amplia que los modos descritos

Principio

Según ciertas decisiones, la exposición debe ser suficiente para permitir la implementación de casi todos los modos cubiertos por la reivindicación (T409/91).

No obstante, otras decisiones estiman que el criterio de la suficiencia de la descripción se cumple si al menos un modo de realización está descrito (T292/85 o T389/94).

Por lo tanto, es necesario examinar los hechos: si la invención es muy innovadora, a menudo puede generalizarse fácilmente una vez que se ha guiado al experto en la materia hacia un modo de realización (Directrices F-III 1).

Así, se aceptará más fácilmente la descripción de un solo modo de realización si la invención es innovadora (Directrices F-III 1).

Es necesario admitir los tanteos en una medida limitada, por ejemplo, cuando se trata de un dominio aún inexplorado o cuando se presentan numerosas dificultades técnicas (T292/85, T409/91 y Directrices F-III 1).

Una reivindicación amplia puede ser admisible si es posible extender los ejemplos dados mediante métodos de experimentación o análisis habituales (Directrices F-IV 6.3).

« Ámbito prohibido » de una reivindicación u objeción de claridad disfrazada

Puede ocurrir que una característica sea tan poco clara que el experto en la materia no pueda saber si está trabajando o no en el ámbito reivindicado (« ámbito prohibido »).

Muchos opositores han intentado argumentar a menudo que esto era un problema de suficiencia de descripción (la claridad no es un motivo de oposición).

Pero hoy en día, las salas de recurso son bastante unánimes: la definición del ámbito reivindicado era una cuestión de A84 CPE más que de A83 CPE (T1811/13).

Se debe tener cuidado de que una objeción de insuficiencia de descripción que surge de una ambigüedad no sea una simple objeción de claridad disfrazada (T608/07, 2.5.2).

Modo de realización o ámbito de funcionamiento…

… que no funciona en todo el alcance de la reivindicación

Carga de la prueba

Si se sostiene que, si se sigue los detalles dados en la descripción, ciertos ámbitos o ciertos modos de realización no funcionan, la parte que plantea este problema debe proporcionar los elementos que respalden su posición (es decir, serias reservas, respaldadas por hechos verificables, T409/91, T1057/22 y T694/92).

Sin embargo, esto no significa que, tan pronto como un ámbito cubierto por la reivindicación no funcione, exista una insuficiencia de descripción. De hecho, cuando está claro para el experto en la materia que dicho ámbito no es razonable o no funciona (no alcanza el efecto técnico), no hay problema (T1943/15, T2773/18).

Sin embargo, y toda la dificultad está realmente ahí, una característica limitativa que solo figura en la descripción no puede ser considerada como implícita en las reivindicaciones (T989/16).

Objeción de suficiencia de descripción

Si una reivindicación cubre varios modos y algunos no funcionan, la reivindicación deberá ser considerada como insuficientemente descrita incluso si los otros modos funcionan correctamente (T1173/00, T239/13).

Alternativa a esta objeción

Una objeción relativa a la ausencia de carácter industrial (A52(1) CPE) también puede ser planteada (Directivas F-III 3).

… que ya no funciona

Puede ocurrir que un modo de realización ya no pueda ser implementado.

Esto ocurre cuando este último es tan preciso, que se necesita una máquina particular para implementarlo y que esta máquina ya no existe (ej. energía de un choque medida utilizando el aparato Drop-Weight Tester RTD-5000 de Rheometrics, Inc., T1714/15).

En este caso, tenemos un problema de suficiencia de descripción.

… no siempre funciona (relacionado con el azar)

Puede ocurrir que el correcto funcionamiento de la invención dependa del azar (Directrices F-III 3).

Así, los detalles dados en la descripción no permiten, de manera sistemática, obtener el resultado deseado (Directrices F-III 3) :

• fabricación de chips electrónicos ;
• procedimiento microbiológico que implica mutaciones ;
• etc.

Estas invenciones solo se considerarán suficientemente descritas si (Directrices F-III 3) :

• se pueden obtener resultados satisfactorios de manera repetida, incluso si hay fallos ; y
• si es posible saber si el resultado es satisfactorio utilizando métodos de prueba no destructivos.

… no siempre funciona (fiabilidad inferior al 100%)

Puede ocurrir que ciertos dispositivos mecánicos no tengan una fiabilidad absoluta (ej. dispositivo de clasificación mecánica).

Desde entonces, el experto en la materia debe esforzarse por mostrar un espíritu constructivo y no destructivo con el fin de llegar a una interpretación de la reivindicación que tenga sentido desde el punto de vista técnico y tenga en cuenta todo el conjunto de la exposición de la invención contenida en la patente (T383/14).

Así, incluso si una máquina de clasificación mecánica, ocasionalmente, comete errores de clasificación, la invención se considerará suficientemente descrita.

… difíciles de realizar o imperfectos

La dificultad de realización de una invención no significa necesariamente que la invención esté insuficientemente descrita (Directrices F-III 5.3).

Así, un modo de realización que no funciona perfectamente (ej. interruptor eléctrico que, abierto, deja pasar una ligera corriente residual) y que hace que ciertas aplicaciones de la invención sean inoperantes solo en ciertos casos (ej. circuito eléctrico que requiere una corriente absolutamente nula al abrir el interruptor) se considerará suficientemente descrito (Directrices F-III 5.3).

… no permite resolver el problema técnico

Si la invención no permite obtener el efecto técnico alegado, solo es posible rechazar la solicitud por insuficiencia de descripción si este efecto técnico es reivindicado (G1/03, punto 2.5.2 o T2001/12).

No obstante, si el hecho de no alcanzar el efecto técnico está relacionado (T2001/12) :

• con la ausencia de una característica esencial, se podrá plantear una objeción de claridad ;
• con la imposibilidad técnica de alcanzar el efecto en vista de las afirmaciones del estado de la técnica, se podrá plantear una objeción de actividad inventiva.

Podemos sintetizar como sigue la decisión G1/03, punto 2.5.2 :

… citando marcas, nombres propios, nombres comerciales

En efecto, estos términos constituyen simplemente una indicación de origen y pueden referirse a toda una gama de productos diferentes.

Para estar suficientemente descrito, el producto debe estar suficientemente identificado, sin referencia a ninguna marca, nombre propio o nombre comercial, para permitir la realización de la invención, a menos que estos términos tengan un sentido preciso para el experto en la materia (por ejemplo, cable « Bowden« , arandela « Belleville« , barra « Panhard« , oruga « Caterpillar« ) (Directrices F-III 7).

Si se menciona un producto de una marca pero la composición y el método de fabricación de dicho producto son secretos, es muy probable que el requisito de descripción suficiente no se cumpla (T797/14).

Número de modos de realización descritos

La descripción debe incluir, a minima, la descripción de un modo de realización cubierto por las reivindicaciones (Directrices F-III 1), este modo de realización funcionando (ver arriba, Directrices F-III 5.1).

Si un modo de realización puede ser suficiente, puede ser prudente dar varios, especialmente si la formulación de las reivindicaciones es bastante amplia y los conocimientos generales del experto en la materia no son suficientes para extrapolar la realización de los modos de realización no descritos, pero cubiertos (T727/95) por las reivindicaciones.

Método no « clásico »

Cuando el solicitante elige utilizar métodos no ordinarios (por ejemplo, de medidas), es conveniente detallarlos particularmente para asegurarse de que estos métodos estén suficientemente descritos (T602/10).

Incorporación por referencia

Una solicitud no será insuficientemente descrita si un elemento esencial de la descripción se menciona por referencia únicamente sin ser reproducido in extenso.

El idioma del documento citado importa poco (T920/92).

La referencia será válida si (Directrices H-V 2.5 junto con Directrices H-IV 2.3.1):

• en la fecha de solicitud, una copia de este documento estaba a disposición de la OEP (lo cual es el caso si se trata de otra solicitud de patente europea, T737/90);
• en la fecha de publicación, este documento era accesible al público (T426/96).

Carga de la prueba

Es primero a la opositora/división de Examen demostrar, sobre la base del equilibrio de probabilidades, que un experto en la materia sería incapaz de reproducir la invención, y si la opositora/división de Examen ha cumplido con su carga de la prueba, esta última recae en la titular que busca refutar los hechos definitivamente establecidos con contraargumentos (Directrices F-III 1, Directrices F-III 4, T518/17).

Sanción

En caso de insuficiencia de descripción, es conveniente limitar las reivindicaciones para excluir los modos de realización insuficientemente descritos (Directrices F-III 2).

Además, es imposible, después del depósito, añadir en la solicitud la descripción faltante para « hacer » la invención suficientemente descrita: en efecto, una tal modificación sería contraria al artículo A123(2) CBE.

Suficiencia de las reivindicaciones

Como todos saben, las reivindicaciones forman parte de la descripción en Europa. Por lo tanto, estas últimas participan en la suficiencia de la descripción (A83 CBE).

En verdad, será posible plantear un problema de suficiencia de la descripción si las reivindicaciones no presentan la invención de manera suficientemente completa para que la invención pueda ser realizada (es decir, si faltan, por ejemplo, características esenciales R43(1) CBE).

De hecho, el experto en la materia debe encontrar en las reivindicaciones indicaciones sobre las características esenciales para la implementación de la invención en todo su alcance. Y si no puede hacerlo, tenemos un problema de suficiencia (T623/16).

Reglas de redacción de la descripción

Principio

La R42 CBE define precisamente las reglas que debe cumplir la descripción.

Esta regla tiene como objetivo (Directrices F-II 4.1)

• garantizar que la solicitud de patente contenga información técnica suficiente para que un experto en la materia pueda ejecutar la invención tal como se reivindica,
• permitir a quien lee la exposición de la invención comprender la contribución aportada al estado de la técnica por la invención tal como se reivindica.

Estado de la técnica

Si el informe de búsqueda revela documentos pertinentes, se podrá exigir una referencia a estos documentos (R42(1) b) CBE) así como un breve resumen.

Esta introducción a posteriori no contraviene el A123(2) CBE (T11/82).

Si el examinador exige que se introduzca una referencia, se debe respetar esta exigencia bajo pena de rechazo de la solicitud (A97(2) CBE) o de revocación de la patente (A101(3) b) CBE).

Si un arte anterior es A54(3) CBE, es útil mencionarlo en la solicitud (Directrices F-II 4.3).

Problema técnico y soluciones

La R42(1) c) CBE exige que sea posible deducir el problema técnico de la solicitud.

La exposición del problema no debe incluir declaraciones denigrantes (Directrices F-II 4.5).

Es posible redactar esta solución haciendo referencia a las reivindicaciones: « Este problema se resuelve con el dispositivo de la reivindicación 1 » (esto no es posible en Francia).

Descripción de al menos un modo de realización

Conviene consultar el capítulo sobre la suficiencia de la descripción con respecto a esta descripción (R42(1) e) CBE).

Un simple copiar y pegar de un programa informático no es suficiente para cumplir esta condición (Directrices F-II 4.12) aunque sea posible para ilustrar la invención.

Aplicación industrial

Con mayor frecuencia, esta aplicación industrial (R42(1) f) CPE) se deduce directamente de la solicitud y no es necesario indicarla explícitamente.

Si no es evidente (por ejemplo, método de prueba), debe explicarse (Directrices F-II 4.9).

Su mención es obligatoria para una invención relativa a una secuencia de genes (R29(3) CPE).

Incorporación por referencia

Principio

Es posible integrar en una reivindicación una característica presente en un documento citado en la solicitud, si es evidente que este documento forma parte de la invención para la cual se busca protección (T6/84).

El idioma de la cita no importa (T920/92).

A123(2) CPE

Por lo tanto, si esta incorporación por referencia es esencial para la invención, el solicitante deberá integrar explícitamente estas características en la descripción (Directrices F-III 8).

Para que esta integración no sea contraria al A123(2) CPE, es necesario (Directrices H-V 2.5, T689/90) :

• que la protección sea o pudiera ser buscada para estas características ;
• que tales características contribuyan a la realización del objetivo técnico perseguido por la invención y formen parte de la solución del problema técnico que subyace en la invención reivindicada en la solicitud ;
• que tales características estén obviamente comprendidas implícitamente en la descripción de la invención que debe contener la solicitud en el momento del depósito (A78(1) b) CPE), y formen por lo tanto parte del contenido de la solicitud tal como fue depositada (A123(2) CPE) ;
• que dichas características estén definidas de manera precisa y puedan ser identificadas entre el conjunto de informaciones técnicas que contiene el documento de referencia.

La simple cita de un documento no es a priori suficiente (T276/99). En cambio, la indicación « el polímero del documento D1 es ventajoso » es suficientemente precisa.

Accesibilidad al público de la referencia

La referencia será válida si (Directrices H-V 2.5 junto con Directrices H-IV 2.3.1) :

• en la fecha de depósito, una copia de este documento estaba a disposición de la OEP (lo cual es el caso si se trata de otra solicitud de patente europea, T737/90) ;
• en la fecha de publicación, este documento era accesible al público (T426/96).

Elementos prohibidos

La descripción no debe contener (R48(1) CPE) :

• elementos contrarios al orden público ;
• declaraciones denigrantes ;
• elementos ajenos o superfluos.

La sección de solicitud verifica estas condiciones (A90(3) CPE) y omite estos elementos en la publicación de la solicitud (Directrices A-III 8.1).

Si tales elementos se encuentran solo en la etapa de examen, la división de examen solicitará su eliminación (Directrices F-II 7.5).

Depósito de material biológico

Introducción

Este tema se aborda aquí porque, aunque no forme parte exactamente de la descripción, el depósito de material biológico es un elemento clave para la suficiencia de la descripción.

Definición de material biológico

Se habla de material biológico cuando este material (R26(3) CPE) :

• contiene información genética ;
• y es, en un sistema biológico :
  • autoreproducible o
  • reproducible.

Condiciones a cumplir

Principio

Para cumplir con el requisito de suficiencia de la descripción, es necesario :

• que una muestra del material biológico haya sido depositada ante una autoridad de depósito habilitada (R31(1) a) CPE) :
  • cf. Tratado de Budapest del 28 de abril de 1977 ;
  • a más tardar en la fecha de depósito de la solicitud (para permitir al examinador acceder a ella, Directrices F-III 6.2) ;
  • las autoridades de depósito habilitadas (alrededor de 40) están mencionadas (« 4.2 Autoridades internacionales de depósito según el artículo 7 del Tratado de Budapest« , JO 2012, 324, II.1.4 y I.4.2) :
• que la solicitud contenga la información relevante de la que dispone el solicitante sobre las características del material biológico (R31(1) b) CPE). En general, esta información relevante es (Directrices F-III 6.3) :
  • la clasificación del material biológico (ej. : para las bacterias, la literatura relevante para la clasificación será R.E. Buchanan, N.E. Gibbons : Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology) ;
  • las diferencias importantes con respecto a los materiales biológicos conocidos ;
  • las características morfológicas y bioquímicas, en la medida en que el depositante disponga de esta información ;
    • la información útil para el reconocimiento y la reproducción o multiplicación del material biológico, por ejemplo, los medios apropiados (composición de ingredientes) ;
  • la descripción taxonómica propuesta, en la medida en que el depositante disponga de esta información ;
  • si el material biológico depositado no puede reproducirse por sí mismo, pero debe ser reproducido en un sistema biológico (por ejemplo, virus o ARN libre), la información mencionada anteriormente para este sistema biológico (posiblemente asociado con un depósito de este sistema biológico) ;
• que se proporcione, para el material biológico depositado :
  • la indicación de la autoridad de depósito (R31(1) c) CPE) ;
  • la indicación del número de orden (R31(1) c) CPE).
• si la materia biológica ha sido depositada por una persona distinta del solicitante, que se proporcione (R31(1) d) CPE) ;
  • el nombre y la dirección del depositante
  • un documento que pruebe que el depositante
    • ha autorizado al solicitante a referirse en la solicitud a la materia biológica depositada y
    • ha consentido sin reserva y de manera irrevocable en poner la materia depositada a disposición del público.

Sin embargo, el simple depósito de una materia biológica no puede constituir una solicitud de patente en sí (T418/89).

Caso de remisión a una solicitud anterior

Cuando una solicitud se presenta por remisión a una solicitud anterior, se consideran cumplidas las siguientes condiciones en la fecha de depósito en la medida en que se hayan cumplido en la fecha de depósito de la solicitud anterior (Directrices A-IV 4.1.2) :

• informaciones pertinentes de las que dispone el solicitante sobre las características de la materia biológica (R31(1) b) CPE) ;
• indicación de la autoridad de depósito de la materia biológica depositada (R31(1) c) CPE) ;
• indicación del número de orden de la materia biológica depositada (R31(1) c) CPE).

Procedimiento

Verificación

La sección de depósito verifica, durante el examen de ciertas irregularidades (A90(3) CPE), si la solicitud cumple con los requisitos del R31(1) c) CPE y R31(1) d) CPE (Directrices A-III 1.2 iv).

Si la sección de depósito constata que la información falta, informa al depositante (Directrices A-IV 4.2).

Plazo para la corrección

El plazo para corregir esta irregularidad es de (R31(2) CPE, mínimo de los plazos siguientes) :

• 16 meses a partir de la prioridad (o al menos antes del final de los preparativos técnicos para la publicación) ;
• antes de cualquier solicitud de publicación anticipada según A93(1) b) CPE ;
• 1 mes después de la notificación del solicitante de que un tercero puede consultar el expediente, porque se ha iniciado una acción contra él (A128(2) CPE).

El A122 CPE es aplicable.

Este plazo no comienza a partir de la notificación que indica la irregularidad.

Si la información de la R31(1) c) CPE y R31(1) d) CPE se proporciona después, la solicitud no estará suficientemente descrita (Directrices F-III 6.3) incluso si se proporcionan después :

• a través de una corrección de la R56 CPE,
• a través de la presentación de una solicitud anterior a la que se hace referencia según la R40 CPE.

Rechazo de la solicitud

Si no se cumple una disposición de la R31(1) CPE, no se cumple la suficiencia de descripción y la solicitud es rechazada en virtud del A97(2) CPE (Directrices F-III 6.3).

En este caso, la pérdida de derechos se produce desde la solicitud (incluso si se asigna una fecha de solicitud).

Así, incluso si la solicitud es rechazada, la prioridad de esta primera solicitud podrá ser válidamente reivindicada por una segunda solicitud si y solo si para esta primera solicitud, una muestra fue depositada a más tardar en la fecha de solicitud de la primera solicitud (es decir, R31(1) a) CPE fue respetado) por aplicación de A88(4) CPE (T193/95).

Acceso a la materia biológica

Principio

Normalmente, a partir de la publicación de la solicitud de patente, la materia biológica es accesible a cualquier persona que lo solicite (o antes por un tercero si se inicia una acción contra este tercero según A128(2) CPE) (R33(1) CPE) :

• si el solicitante lo ha solicitado antes del final de los preparativos técnicos para la publicación (R32(1) CPE) :
  • una muestra se entrega a un experto si la solicitud de acceso se hace :
    • antes de la publicación de la mención de la concesión (R32(1) a) CPE) ;
    • antes de la expiración de un plazo de 20 años a partir de la solicitud si la solicitud es rechazada / retirada / considerada retirada (R32(1) b) CPE) ;
  • los expertos pueden ser :
    • cualquier persona física designada por la persona que desee acceder a la materia biológica, si prueba durante esta solicitud de acceso que el solicitante está de acuerdo (R32(2) a) CPE) ;
    • una persona autorizada por el presidente de la OEP (menos de 20 expertos que no han cambiado desde 1992, lista en « 1.5 Expertos en microbiología autorizados por el Presidente de la OEP conforme al artículo 32, párrafo 2, letra b CPE« , JO 2012, 324 que remite a « Lista de expertos autorizados para la R28 CPE« , JO 1992, 470) (R32(2) b) CPE) ;
• de lo contrario,
  • una muestra se entrega entonces directamente a esta persona.

Restricción en cuanto al uso

Sin embargo, la persona que tiene acceso a esta materia debe comprometerse a (R33(2) CPE) (hasta que la patente se extinga en todos los Estados o hasta que la solicitud sea rechazada / retirada / considerada retirada) :

• no comunicarla a un tercero (incluso de forma derivada) :
  • a menos que el solicitante lo autorice,
  • a menos que la materia derivada de ella sea comunicada para realizar un depósito de materia biológica (R33(3) CPE) para un procedimiento de patente ;
• a utilizarla solo con fines experimentales :
  • a menos que el solicitante lo autorice ;
  • a menos que esta persona posea una licencia obligatoria.