Suficiencia de descripción y normas de redacción

El A83 CPE dispone:

La invención debe exponerse en la solicitud de patente europea de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

Suficiencia de descripción

Fecha de apreciación

La suficiencia de descripción, para apreciar la validez de una patente o de una solicitud, se evalúa en la fecha de presentación de la solicitud (Directrices F-II 4.1).

Para determinar si una divulgación anticipa una invención, la apreciación de la suficiencia de descripción es diferente: debe considerarse la fecha de publicación de dicha divulgación (o de presentación para un documento A54(3) CPE) (T206/83, T26/85 y Directrices G-VI 4).

Criterio de apreciación

La suficiencia de descripción se evalúa con respecto (Directrices F-II 4.1):

• a los conocimientos generales básicos del experto en la materia;
• a la invención descrita en la solicitud;
• a los documentos citados.

Si se reivindican productos, solo debe describirse suficientemente su fabricación (T866/00): no es necesario describir su uso.

Pruebas de verificación de la suficiencia de descripción

Para verificar que la descripción es suficiente para la ejecución de la invención, las cámaras de recurso han propuesto una prueba en 4 etapas (T593/09, T2403/11):

1. Identificación del problema resuelto por la invención;
2. ¿Es relevante la característica alegada como no suficientemente descrita (ej. umbral de porosidad de un material) para resolver dicho problema?
3. ¿Existe alguna ambigüedad posible en cuanto a la medición/estimación de dicha característica?
   • ej. varios métodos de medición arrojan resultados diferentes, según las condiciones las mediciones varían (T2096/12);
   • se menciona en la descripción una medición mediante una máquina específica, pero esta máquina ya no se fabrica (T1293/13) y es imposible saber si las nuevas máquinas ofrecen el mismo resultado;
4. ¿Es tal la ambigüedad que la invención no está suficientemente descrita? (ej. no es posible discriminar los materiales que resuelven el problema técnico).

Una vez aplicada esta prueba, es posible determinar si la invención está insuficientemente descrita.

Caso de la medición de parámetros

Cabe señalar que las imprecisiones en la medición de un parámetro o la existencia de varios métodos de medición no conducen necesariamente a una insuficiencia de descripción (T608/07, T1768/15), sino que a menudo generan problemas de claridad.

No obstante, en un caso en el que el parámetro es crucial para resolver el problema subyacente a la invención, el método de medición debe proporcionar valores coherentes, de modo que el experto en la materia sepa, al reproducir la invención, si lo que produce resuelve el problema o no (T815/07, T1305/15): en tal caso, se trata de un problema de suficiencia de descripción.

Cas de las redes neuronales

En el caso de una invención que utiliza una red neuronal, podemos preguntarnos si es útil o necesario describir cómo se ha entrenado la red neuronal.

Esto es aún más relevante dado que el entrenamiento de las redes requiere varios megabytes (incluso gigabytes) y no es realmente viable incluir estos datos en el texto de la solicitud.

Según la jurisprudencia (T161/18), el simple hecho de indicar de manera general que los datos de aprendizaje deben cubrir un amplio espectro (ej. edad del paciente, sexo, etc.) no es suficiente.

Es probable que sea necesario indicar con precisión qué tipos de datos y qué parámetros o hiperparámetros se utilizan. Pero en qué medida, es una verdadera pregunta…

Casos de medicamentos / composición farmacéutica

Puede ocurrir que una invención se refiera a un medicamento o una composición farmacéutica sin que la solicitud incluya pruebas clínicas que demuestren que dicho medicamento o composición farmacéutica tenga la eficacia o el efecto reivindicado.

No obstante, esto no es suficiente para que se plantee una objeción de suficiencia de la descripción (T2015/20): Una invención está suficientemente descrita solo si no va en contra de una opinión técnica dominante y si la patente proporciona al menos un ejemplo reproducible.

Por tanto, no se trata de una cuestión de plausibilidad (que atañe entonces a la actividad inventiva).

Modos de realización descritos

Reivindicación más amplia que los modos descritos

Principio

Según ciertas decisiones, la descripción debe ser suficiente para permitir la puesta en práctica de casi todos los modos cubiertos por la reivindicación (T409/91).

No obstante, otras decisiones consideran que el criterio de suficiencia de la descripción se cumple si al menos un modo de realización está descrito (T292/85 o T389/94).

Por tanto, conviene analizar los hechos: si la invención es muy innovadora, a menudo puede generalizarse fácilmente una vez que se ha guiado al experto en la materia hacia un modo de realización (Directrices F-III 1).

Así, se aceptará más fácilmente la descripción de un único modo de realización si la invención es innovadora (Directrices F-III 1).

Conviene admitir los ensayos en una medida limitada, por ejemplo, cuando se trata de un ámbito aún inexplorado o cuando se presentan numerosas dificultades técnicas (T292/85, T409/91 y Directrices F-III 1).

Una reivindicación amplia puede ser admisible si es posible extender los ejemplos dados mediante métodos de experimentación o análisis habituales (Directrices F-IV 6.3).

« Ámbito prohibido » de una reivindicación u objeción de claridad encubierta

Puede ocurrir que una característica sea tan poco clara que el experto en la materia sea incapaz de saber si está trabajando o no dentro del ámbito reivindicado (« ámbito prohibido »).

Numerosos oponentes han intentado argumentar que esto constituía un problema de suficiencia de la descripción (la claridad no es un motivo de oposición).

Pero hoy en día, las cámaras de recurso son bastante unánimes: la definición del ámbito reivindicado era una cuestión del A84 CBE más que del A83 CBE (T1811/13).

Conviene asegurarse de que una objeción de insuficiencia de la descripción derivada de una ambigüedad no sea simplemente una objeción de claridad encubierta (T608/07, 2.5.2).

Modo de realización o ámbito de funcionamiento…

… no funcionando en todo el ámbito de la reivindicación

Carga de la prueba

Si se alega que, al seguir los detalles proporcionados en la descripción, ciertos ámbitos o modos de realización no funcionan, la parte que plantea esta cuestión debe aportar elementos que respalden su posición (es decir, serias reservas, fundamentadas en hechos verificables, T409/91, T1057/22 y T694/92).

No obstante, esto no significa que, cuando un ámbito cubierto por la reivindicación no funcione, exista una insuficiencia de descripción. En efecto, cuando para el experto en la materia resulte claro que dicho ámbito no es razonable o no funciona (no alcanza el efecto técnico), no hay problema (T1943/15, T2773/18).

Sin embargo, y aquí radica toda la dificultad, una característica limitativa que solo figure en la descripción no puede considerarse implícita en las reivindicaciones (T989/16).

Objeción de suficiencia de descripción

Si una reivindicación abarca varios modos y algunos no funcionan, la reivindicación deberá considerarse como insuficientemente descrita, incluso si los demás modos funcionan correctamente (T1173/00, T239/13).

Alternativa a esta objeción

También puede plantearse una objeción relativa a la ausencia de carácter industrial (A52(1) CBE) (Directrices F-III 3).

… no funcionando más

Puede ocurrir que un modo de realización ya no pueda llevarse a cabo.

Esto sucede cuando dicho modo es tan preciso que requiere una máquina en particular para su ejecución y dicha máquina ya no existe (ej. energía de un impacto medido utilizando el aparato Drop-Weight Tester RTD-5000 de Rheometrics, Inc., T1714/15).

En este caso, tenemos un problema de suficiencia de descripción.

… no funcionando siempre (relacionado con el azar)

Puede ocurrir que la correcta ejecución de la invención dependa del azar (Directrices F-III 3).

Así, los detalles proporcionados en la descripción no permiten, de manera sistemática, obtener el resultado deseado (Directrices F-III 3):

• fabricación de chips electrónicos;
• procedimiento microbiológico que implica mutaciones;
• etc.

Estas invenciones solo se considerarán suficientemente descritas si (Directrices F-III 3):

• pueden obtenerse resultados satisfactorios de manera repetida, incluso si hay fallos; y
• es posible saber si el resultado es satisfactorio utilizando métodos de ensayo no destructivos.

… no funcionando siempre (fiabilidad inferior al 100%)

Puede ocurrir que ciertos aparatos mecánicos no tengan una fiabilidad absoluta (ej. aparato de clasificación mecánica).

Por tanto, el experto en la materia debe esforzarse en adoptar un enfoque constructivo y no destructivo con el fin de llegar a una interpretación de la reivindicación que tenga sentido desde el punto de vista técnico y tenga en cuenta el conjunto de la exposición de la invención contenida en la patente (T383/14).

Así, incluso si una máquina de clasificación mecánica comete ocasionalmente errores de clasificación, la invención se considerará suficientemente descrita.

… difíciles de realizar o imperfectos

La dificultad de realización de una invención no significa necesariamente que la invención esté insuficientemente descrita (Directrices F-III 5.3).

Así, un modo de realización que no funcione perfectamente (ej. interruptor eléctrico que, abierto, deja pasar una ligera corriente residual) y que haga que algunas aplicaciones de la invención sean inoperantes solo en ciertos casos (ej. circuito eléctrico que requiere una corriente absolutamente nula al abrir el interruptor) se considerará suficientemente descrito (Directrices F-III 5.3).

… que no permite resolver el problema técnico

Si la invención no permite obtener el efecto técnico alegado, solo será posible rechazar la solicitud por insuficiencia de descripción si dicho efecto técnico es reivindicado (G1/03, punto 2.5.2 o T2001/12).

No obstante, si el hecho de no alcanzar el efecto técnico está relacionado (T2001/12):

• con la ausencia de una característica esencial, podrá plantearse una objeción de claridad;
• con la imposibilidad técnica de lograr el efecto a la vista de las afirmaciones del estado de la técnica, podrá plantearse una objeción de actividad inventiva.

Podemos sintetizar como sigue la decisión G1/03, punto 2.5.2:

… citando marcas, nombres propios, nombres comerciales

En efecto, estos términos constituyen simplemente una indicación de origen y pueden referirse a toda una gama de productos diferentes.

Para estar suficientemente descrito, el producto debe estar suficientemente identificado, sin referencia a ninguna marca, nombre propio o nombre comercial, para permitir la realización de la invención, a menos que estos términos tengan un significado preciso para el experto en la materia (por ejemplo, cable « Bowden« , arandela « Belleville« , barra « Panhard« , oruga « Caterpillar« ) (Directrices F-III 7).

Si se menciona un producto de una marca pero la composición y el método de fabricación de dicho producto son secretos, es muy probable que no se cumpla el requisito de suficiencia de descripción (T797/14).

Número de modos de realizaciones descritos

La descripción debe incluir, a minima, la descripción de un modo de realización cubierto por las reivindicaciones (Directrices F-III 1), siendo este modo de realización funcional (véase más arriba, Directrices F-III 5.1).

Si un modo de realización puede ser suficiente, puede ser conveniente proporcionar varios, especialmente si la formulación de las reivindicaciones es bastante amplia y los conocimientos generales del experto en la materia no son suficientes para extrapolar la realización de los modos de realización no descritos, pero cubiertos (T727/95) por las reivindicaciones.

Método no « clásico »

Cuando el solicitante elige utilizar métodos no ordinarios (ej. de medidas), conviene detallarlos especialmente para asegurarse de que dichos métodos estén suficientemente descritos (T602/10).

Incorporación por referencia

Una solicitud no será insuficientemente descrita si un elemento esencial de la descripción se menciona únicamente por referencia sin ser reproducido in extenso.

El idioma del documento citado carece de importancia (T920/92).

La referencia será válida si (Directrices H-V 2.5 junto con Directrices H-IV 2.3.1):

• en la fecha de solicitud, una copia de dicho documento estaba a disposición de la OEP (lo cual es el caso si se trata de otra solicitud de patente europea, T737/90);
• en la fecha de publicación, dicho documento era accesible al público (T426/96).

Carga de la prueba

Corresponde en primer lugar a la oponente/división de Examen demostrar, sobre la base del equilibrio de probabilidades, que un experto en la materia sería incapaz de reproducir la invención, y si la Oponente/división de Examen ha cumplido con su carga de la prueba, esta última recae sobre la Titular que busca refutar los hechos definitivamente establecidos mediante contraargumentos (Directrices F-III 1, Directrices F-III 4, T518/17).

Sanción

En caso de insuficiencia de descripción, se deberán limitar las reivindicaciones para excluir los modos de realización insuficientemente descritos (Directrices F-III 2).

Además, es imposible, tras la solicitud, añadir en la misma la descripción faltante para « hacer » que la invención esté suficientemente descrita: en efecto, tal modificación sería contraria al artículo A123(2) CBE.

Suficiencia de las reivindicaciones

Como todos sabéis, las reivindicaciones forman parte de la descripción en Europa. Por tanto, estas últimas contribuyen a la suficiencia de la descripción (A83 CBE).

En realidad, será posible plantear un problema de suficiencia de descripción si las reivindicaciones no presentan la invención de manera suficientemente completa para que la invención pueda ser llevada a cabo (es decir, si falta, por ejemplo, una característica esencial R43(1) CBE).

En efecto, el experto en la materia debe encontrar en las reivindicaciones indicaciones sobre las características esenciales para la puesta en práctica de la invención en toda su extensión. Y si no puede hacerlo, tenemos un problema de suficiencia (T623/16).

Normas de redacción de la descripción

Principio

La R42 CBE define con precisión las normas que debe cumplir la descripción.

Esta norma tiene como objetivo (Directrices F-II 4.1)

• garantizar que la solicitud de patente contenga información técnica suficiente para que un experto en la materia pueda ejecutar la invención tal como reivindicada,
• permitir a quien lea la exposición de la invención comprender la contribución aportada al estado de la técnica por la invención tal como reivindicada.

Estado de la técnica

Si el informe de búsqueda revela documentos pertinentes, podrá exigirse una referencia a dichos documentos (R42(1) b) CPE) así como un breve resumen.

Esta introducción a posteriori no contraviene el A123(2) CPE (T11/82).

Si el Examinador exige que se introduzca una referencia, debe cumplirse este requisito so pena de denegación de la solicitud (A97(2) CPE) o de revocación de la patente (A101(3) b) CPE).

Si un estado de la técnica es A54(3) CPE, es útil mencionarlo en la solicitud (Directrices F-II 4.3).

Problema técnico y soluciones

La R42(1) c) CPE exige que sea posible deducir el problema técnico de la solicitud.

La exposición del problema no debe incluir declaraciones denigratorias (Directrices F-II 4.5).

Es posible redactar esta solución por referencia a las reivindicaciones: « Este problema se resuelve mediante el dispositivo de la reivindicación 1 » (esto es posible en Francia).

Descripción de al menos un modo de realización

Conviene consultar el capítulo sobre la suficiencia de la descripción en relación con esta descripción (R42(1) e) CPE).

Un simple copiar-pegar de un programa informático no es suficiente para cumplir este requisito (Directrices F-II 4.12), aunque sea posible para ilustrar la invención.

Aplicación industrial

En la mayoría de los casos, esta aplicación industrial (R42(1) f) CPE) se deduce directamente de la solicitud y no es necesario indicarla explícitamente.

Si no es evidente (ej. método de ensayo), debe explicitarse (Directrices F-II 4.9).

Su mención es obligatoria para una invención relativa a una secuencia de genes (R29(3) CPE).

Incorporación por referencia

Principio

Es posible integrar en una reivindicación una característica presente en un documento citado en la solicitud, si es manifiesto que dicho documento forma parte de la invención para la que se busca protección (T6/84).

El idioma de la cita carece de importancia (T920/92).

A123(2) CPE

Por tanto, si esta incorporación por referencia es esencial para la invención, el solicitante deberá integrar explícitamente estas características en la descripción (Directrices F-III 8).

Para que esta integración no sea contraria a A123(2) CPE, es necesario (Directrices H-V 2.5, T689/90):

• que la protección sea o pudiera ser buscada para estas características;
• que dichas características contribuyan a la realización del objetivo técnico perseguido por la invención y formen, por tanto, parte de la solución del problema técnico que subyace a la invención reivindicada en la solicitud;
• que dichas características estén obviamente comprendidas implícitamente en la descripción de la invención que debe incluir la solicitud en el momento de su presentación (A78(1) b) CPE), y formen, por tanto, parte del contenido de la solicitud tal como fue presentada (A123(2) CPE);
• que dichas características estén definidas de manera precisa y puedan ser identificadas entre el conjunto de informaciones técnicas que contiene el documento de referencia.

La mera cita de un documento no es, en principio, suficiente (T276/99). En cambio, la indicación « el polímero del documento D1 es ventajoso » es suficientemente precisa.

Accesibilidad al público de la referencia

La referencia será válida si (Directrices H-V 2.5 junto con Directrices H-IV 2.3.1):

• en la fecha de solicitud, una copia de dicho documento estaba a disposición de la OEP (lo cual es el caso si se trata de otra solicitud de patente europea, T737/90);
• en la fecha de publicación, dicho documento era accesible al público (T426/96).

Elementos prohibidos

No debe contener la descripción (R48(1) CPE):

• elementos contrarios al orden público;
• declaraciones denigratorias;
• elementos ajenos o superfluos.

La sección de solicitud verifica estas condiciones (A90(3) CPE) y omite estos elementos en la publicación de la solicitud (Directrices A-III 8.1).

Si tales elementos se encuentran solo en la fase de examen, la división de examen solicitará su supresión (Directrices F-II 7.5).

Solicitud de material biológico

Introducción

Este tema se aborda aquí, ya que, aunque no forme parte exactamente de la descripción, la solicitud de material biológico es un elemento clave para la suficiencia de la descripción.

Definición de material biológico

Se habla de material biológico cuando dicho material (R26(3) CPE):

• contiene información genética;

y es, en un sistema biológico:

• autorreproducible o
• reproducible.

Condiciones que deben cumplirse

Principio

Para cumplir con el requisito de suficiencia de descripción, es necesario:

• que se haya depositado una muestra del material biológico ante una autoridad de depósito habilitada (R31(1) a) CPE):
  • véase el Tratado de Budapest del 28 de abril de 1977;
  • a más tardar en la fecha de solicitud de la patente (para permitir al Examinador acceder a ella, Directrices F-III 6.2);
  • las autoridades de depósito habilitadas (alrededor de 40) se mencionan (« 4.2 Autoridades de depósito internacionales según el artículo 7 del Tratado de Budapest« , DO 2012, 324, II.1.4 y I.4.2):
• que la solicitud contenga la información pertinente de la que dispone el solicitante sobre las características del material biológico (R31(1) b) CPE). En general, esta información pertinente es (Directrices F-III 6.3):
  • la clasificación del material biológico (ej.: para las bacterias, la literatura pertinente para la clasificación será R.E. Buchanan, N.E. Gibbons: Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology);
  • las diferencias importantes respecto a los materiales biológicos conocidos;
  • las características morfológicas y bioquímicas, en la medida en que el solicitante disponga de esta información;
    • la información útil para el reconocimiento y la reproducción o multiplicación del material biológico, por ejemplo, los medios adecuados (composición de ingredientes);
  • la descripción taxonómica propuesta, en la medida en que el solicitante disponga de esta información;
  • si el material biológico depositado no puede reproducirse por sí mismo, sino que debe reproducirse en un sistema biológico (p. ej., virus o ARN libre), la información antes mencionada para dicho sistema biológico (eventualmente asociado a un depósito de este sistema biológico);
• que se proporcione, para el material biológico depositado:
  • la indicación de la autoridad de depósito (R31(1) c) CPE);
  • la indicación del número de orden (R31(1) c) CPE).
• si el material biológico ha sido depositado por una persona distinta del solicitante, que se proporcione (R31(1) d) CPE):
  • el nombre y la dirección del depositante;
  • un documento que acredite que el depositante
    • ha autorizado al solicitante a referirse en la solicitud al material biológico depositado, y
    • ha consentido sin reservas y de manera irrevocable poner el material depositado a disposición del público.

No obstante, el simple depósito de un material biológico no puede constituir una solicitud de patente en sí misma (T418/89).

Caso de remisión a una solicitud anterior

Cuando una solicitud se presenta mediante remisión a una solicitud anterior, se consideran cumplidas en la fecha de solicitud las siguientes condiciones, en la medida en que se hayan cumplido en la fecha de solicitud de la solicitud anterior (Directrices A-IV 4.1.2):

• información pertinente de la que dispone el solicitante sobre las características del material biológico (R31(1) b) CPE);
• indicación de la autoridad de depósito del material biológico depositado (R31(1) c) CPE);
• indicación del número de orden del material biológico depositado (R31(1) c) CPE).

Procedimiento

Verificación

La sección de solicitud verifica, durante el examen en relación con ciertas irregularidades (A90(3) CBE), si la solicitud cumple con los requisitos de la R31(1) c) CBE y R31(1) d) CBE (Directrices A-III 1.2 iv).

Si la sección de solicitud constata que falta información, lo comunica al solicitante (Directrices A-IV 4.2).

Plazo para la corrección

El plazo para corregir esta irregularidad es de (R31(2) CBE, mínimo de los plazos siguientes) :

• 16 meses desde la prioridad (o al menos antes de finalizar los preparativos técnicos para la publicación) ;
• antes de cualquier solicitud de publicación anticipada según A93(1) b) CBE ;
• 1 mes después de la notificación al solicitante de que un tercero puede consultar el expediente, ya que se ha emprendido una acción contra él (A128(2) CBE).

Es aplicable el A122 CBE.

Por tanto, este plazo no comienza a contar desde la notificación que indica la irregularidad.

Si la información de la R31(1) c) CBE y R31(1) d) CBE se proporciona con posterioridad, la solicitud se considerará insuficientemente descrita (Directrices F-III 6.3) aunque se aporte después :

• mediante una corrección de la R56 CBE,
• mediante la presentación de una solicitud anterior a la que se hace referencia según la R40 CBE.

Denegación de la solicitud

Si no se cumple con alguna disposición de la R31(1) CBE, no se cumple el requisito de suficiencia de la descripción y la solicitud es denegada en virtud del A97(2) CBE (Directrices F-III 6.3).

En este caso, la pérdida de derecho se produce desde la fecha de solicitud (aunque se haya atribuido una fecha de solicitud).

Así, aunque la solicitud sea denegada, la prioridad de esta primera solicitud podrá ser válidamente reivindicada por una segunda solicitud si y solo si para esta primera solicitud se depositó una muestra a más tardar en la fecha de solicitud de la primera solicitud (es decir, se cumplió con la R31(1) a) CBE) por aplicación del A88(4) CBE (T193/95).

Acceso a la materia biológica

Principio

Normalmente, a partir de la publicación de la solicitud de patente, el material biológico es accesible a cualquier persona que lo solicite (o antes a un tercero si se emprende una acción contra dicho tercero según A128(2) CBE) (R33(1) CBE):

• si el solicitante lo ha pedido antes de la finalización de los preparativos técnicos para la publicación (R32(1) CBE):
  • se entrega una muestra a un experto si la solicitud de acceso se realiza:
    • antes de la publicación de la mención de la concesión (R32(1) a) CBE);
    • antes de la expiración de un plazo de 20 años desde la solicitud si esta es denegada / retirada / considerada retirada (R32(1) b) CBE);
  • los expertos pueden ser:
    • cualquier persona física designada por la persona que desee acceder al material biológico, si demuestra en dicha solicitud de acceso que el solicitante está de acuerdo (R32(2) a) CBE);
    • una persona autorizada por el presidente de la OEP (menos de 20 expertos que no han cambiado desde 1992, lista en « 1.5 Expertos en microbiología autorizados por el Presidente de la OEP conforme a la regla 32, apartado 2, letra b) CBE« , DO 2012, 324 que remite a « Lista de expertos autorizados a los efectos de la R28 CBE« , DO 1992, 470) (R32(2) b) CBE);
• en caso contrario,
  • se entrega entonces una muestra directamente a dicha persona.

Restricción en cuanto al uso

No obstante, la persona que accede a dicho material debe comprometerse a (R33(2) CBE) (hasta que la patente se extinga en todos los Estados o hasta que la solicitud sea denegada / retirada / considerada retirada):

• no comunicarla a un tercero (ni siquiera de forma derivada):
  • salvo que el solicitante lo autorice,
  • salvo si el material derivado de ella se comunica para efectuar un depósito de material biológico (R33(3) CBE) para un procedimiento de patente;
• utilizarla únicamente con fines experimentales:
  • salvo que el solicitante lo autorice;
  • salvo si dicha persona posee una licencia obligatoria.