Diferencia entre acción de nulidad y excepción de nulidad

Antes de adentrarnos en el tema, veamos un punto de procedimiento civil que será útil para lo que sigue.

La acción (en este caso, de nulidad) es un procedimiento iniciado ante un tribunal para obtener el respeto o el reconocimiento de un derecho o un interés legítimo (en este caso, el reconocimiento de que la patente es nula). 

Una excepción de nulidad es, en derecho, un argumento que se alega antes incluso de abordar el fondo del asunto, y que pretende anular un elemento del procedimiento o, eventualmente, la totalidad del mismo, debido a la violación por una de las partes de una disposición esencial del derecho (en el caso que nos ocupa, la existencia de la patente). En caso de admisión de la excepción de nulidad, el elemento (en este caso, la patente) se retira del debate y no puede fundamentar la sentencia.

¿Todavía no ve la diferencia?

Entonces, aquí tiene la explicación « no jurídica » que a veces doy:

  • una excepción de nulidad es una especie de comodín:
    • « Alto, señor juez, porque el malvado titular de la patente en realidad no tiene patente, ya que esta es nula »;
    • No es una demanda, sino una constatación que dejará sin objeto la acción por infracción;
    • No se dictará ninguna decisión sobre la nulidad de la patente, pero una resolución constatará la ausencia de fundamento para la acción por infracción;
  • una acción reconvencional de nulidad es una verdadera demanda:
    • « Señor juez, le pido que, antes de declararme responsable de infracción, constate que su patente es nula »;
    • Esta solicitud de nulidad también dejará sin objeto la acción por infracción,
    • Se dictará una decisión sobre la nulidad de la patente.

Esto puede parecerle un detalle… pero en lo que respecta a la prescripción, verá que lo cambia todo (aunque probablemente ya no sea así desde la ley Pacte, pero dejémoslo).

La acción de nulidad

A título principal

Principio

La acción de nulidad interpuesta a título principal (53 CPC) busca obtener la nulidad de una patente cuando no hay ninguna otra acción civil en curso (L613-25 CPI para las patentes francesas y L614-12 CPI para las patentes europeas).

Tribunales competentes

Principio

Solo el Tribunal de Grande Instance de París es competente para conocer de las acciones de nulidad (L615-17 CPI junto con D211-6 CPI). Esta competencia exclusiva ha sido confirmada por la Corte de Casación (Cour de Cassation, Com., 3 mars 2015, n°14-10568).

La Corte de Apelación de París es competente en apelación (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 20 juin 2012).

Precisión sobre la competencia de las audiencias provinciales desde el 1 de noviembre de 2009

La aplicación del decreto de 2009 que atribuye una competencia exclusiva al TGI de París en materia de patente ha suscitado interrogantes para determinar la audiencia provincial competente en caso de apelación de un fallo dictado por un TGI de provincia antes del 1 de noviembre de 2009.

Para el Tribunal de Casación (C. Cass. com., 3 mars 2015, n°14-10568), nada se indica en el decreto n° 2009-1205 del 9 de octubre de 2009 respecto a una competencia exclusiva de la Audiencia Provincial de París: solo se reconoce la competencia del TGI de París para las patentes.

Por lo tanto, corresponde aplicar los principios generales del artículo R311-3 del código de la organización judicial según el cual la Audiencia Provincial es competente para conocer de las decisiones de los Tribunales de Grande Instance situados en su jurisdicción.

El interés y la legitimación para actuar

La nulidad de una patente puede ser solicitada por cualquier persona que tenga un interés directo y personal para actuar (31 CPC).

Se suele decir que el interés para actuar debe ser personal y directo, legítimo, nacido y actual.

Acciones triviales
Principio

En la mayoría de las acciones de nulidad, se dice que la acción es trivial, es decir, que no existe condición(es) en cuanto a la legitimación para actuar: cualquier persona que tenga un interés directo y personal puede interponer la acción (31 CPC).

A continuación, algunos ejemplos de interés para actuar.

Un requerimiento / amenaza por parte del titular de la patente

El interés para actuar puede ser un requerimiento o una amenaza de acción por infracción por parte del titular (Tribunal civil de Seine, 11 août 1864, o en materia de marca Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. 1re sect., 19 septembre 2013).

La persona amenazada / requerida puede entonces solicitar la nulidad de la patente opuesta.

La patente perjudica a un competidor

La patente puede verdaderamente perjudicar a un competidor, ya que una comercialización en Francia podría verse obstaculizada por la patente (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 11 janvier 2012).

Históricamente, el interés para actuar podía justificarse por (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 13 mai 2005) el hecho de tener una sociedad cuyo objeto social:

  • sea cercano al objeto social del titular de la patente;
  • sea cercano al dispositivo patentado.

Hoy en día, los magistrados parecen exigir más: es necesario demostrar la existencia de actos preparatorios o de proyectos serios de implementación de una técnica cercana a las patentes impugnadas (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 6 mars 2013).

El hecho de que el demandante busque liberar una explotación próxima de la técnica patentada o de una técnica similar (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 9 avril 2019, RG n° 17/08631).

No obstante, un tercero que fabrique un producto B que coopere con el producto A no dispone de interés para actuar en una acción de nulidad del producto A que no fabrica: la teoría del todo comercial no puede justificar este interés (Tribunal de Grande Instance de Paris, 5 juin 2014).

¿La patente perjudica al antiguo titular de la patente?

Puede ocurrir que la patente haya sido objeto de una cesión, pero que el cedente desee continuar explotando la invención.

Si se encuentra en la situación de un competidor perjudicado por la patente, cabe preguntarse si las conclusiones de la sección anterior son aplicables.

La respuesta es no.

En efecto, el cedente debe al cesionario la garantía de evicción por hecho personal, garantía de orden público (1628 Code civil).

Por tanto, no podrá solicitar la nulidad de la patente como acción principal (en materia de marca, Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 9 abril 2014).

El licenciatario no desea seguir pagando tasas anuales

Un licenciatario siempre tiene interés en solicitar la nulidad de la patente para reclamar posteriormente la nulidad de su contrato de licencia por falta de objeto (C. Cass. com., 17 marzo 1980, n°78-14361).

El licenciatario desea eliminar las cláusulas de propiedad de las mejoras

Un contrato de licencia puede prever que las mejoras de una patente, ideadas por el licenciatario, deban ser comunicadas al titular de la patente, reservándose este último el derecho de presentar la solicitud en su propio nombre para dichas mejoras.

El licenciatario, que desea conservar la titularidad de estas mejoras, tiene así interés en invocar la nulidad de la patente inicial, para anular en cascada estas cláusulas de propiedad (C. Cass. com., 8 julio 1997, n°95-17589).

El impacto de la patente en el precio de un producto

Sería perfectamente posible que un consumidor pudiera solicitar la nulidad de una patente si considera que esta tiene un impacto negativo en el precio del producto patentado.

Aún habría que demostrar:

  • que la patente tiene un impacto negativo en los precios (lo que puede ser complejo) y
  • que el producto es susceptible de ser adquirido por el demandante.

No obstante, ningún juez ha tenido aún que pronunciarse sobre esta situación… Esta situación solo ha sido considerada por la doctrina.

La negativa a pagar indemnizaciones a un cotitular no explotador

El hecho de negarse a pagar indemnizaciones a un cotitular no explotador (del artículo L613-29 CPI) parece ser un interés legítimo para actuar.

Cabe destacar decisiones contrarias (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B., 19 diciembre 2003), pero la conclusión parece discutible. En el caso concreto, la Corte de Apelación consideró que el hecho de haber considerado válida una patente durante tanto tiempo equivalía a renunciar a cualquier acción de nulidad: si se siguiera el razonamiento de los jueces, esto también sería aplicable al licenciatario. Además, esto implicaría que el demandante no puede cambiar de opinión…

Interés legítimo para actuar del propio titular de la patente

Si el titular de la patente ha adquirido la patente de un tercero (es decir, es el cesionario), puede querer anular la venta para recuperar su dinero: tiene entonces un interés legítimo para actuar (C. Cass. com., 8 julio 1981, n°79-15844 o Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. A, 19 octubre 2005).

La acción de nulidad podría verse como una « acción de verificación del objeto del contrato de cesión« .

No obstante, el conocimiento previo a la cesión por parte del cesionario del vicio hace inadmisible la solicitud de nulidad (C. Cass. req., 9 noviembre 1864, Ann. prop. ind. 1864, p377).

La solicitud de una patente por una persona no habilitada

El hecho de que una solicitud de patente europea haya sido presentada por una persona no habilitada puede permitir solicitar la nulidad de la patente asociada (A138(1) e) CBE).

No obstante, solo la persona que se considera el verdadero titular con derecho a presentar la solicitud de patente puede interponer la acción de nulidad (se trata de una nulidad relativa, C. Cass. com, 14 febrero 2012 n°11-14288).

Enfoque en las patentes « medicamentos »

Para las patentes de « medicamentos« , no es necesario haber obtenido una AMM ni ninguna otra autorización administrativa para justificar un interés en actuar (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect. 30 septiembre 2010).

Acciones atribuidas
Ministerio Fiscal

El código de la propiedad intelectual solo prevé un único caso en el que la acción está atribuida, es decir, abierta nominalmente a una persona: el Ministerio Fiscal (L613-26 CPI).

No es necesario demostrar ningún interés en actuar: el Ministerio Fiscal actúa, por tanto, por simple oportunidad.

Un sindicato

Un sindicato puede solicitar la nulidad de una patente, ya que la ley les permite actuar para defender los intereses colectivos de la profesión que representan (L2132-3 Código del trabajo).

Una asociación

Una asociación puede actuar en nulidad de una patente, ya que puede actuar en justicia en nombre de intereses colectivos, siempre que estos entren dentro de su objeto social (L421-1-1 Código de consumo o C. Cass 1re civ., 18 septiembre 2008, n°06-22038).

El abuso

Puede ocurrir que la interposición de la acción de nulidad sea percibida como un abuso por parte del demandante (ej. este busca perjudicar la imagen del titular de la patente, eludir la autoridad de la cosa juzgada en otro procedimiento, etc. Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 5 junio 2014).

En este supuesto, el demandante se expone al pago de daños y perjuicios sustanciales (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 5 junio 2014).

A título reconvencional

Principio

La acción reconvencional (64 CPC) en nulidad es la acción que tiene por objeto, cuando se es demandado por infracción, solicitar la nulidad de las patentes que sirven de base a la acción por infracción.

La legitimación y el interés en actuar

Cuando la acción principal es una acción por infracción

Cuando la acción principal es una acción por infracción, el interés para actuar al interponer una acción reconvencional de nulidad es evidente: el demandado busca poner fin a cualquier discusión relativa a la infracción.

El requisito de « vínculo suficiente » del artículo 70 CPC queda entonces cumplido.

No obstante, la demanda reconvencional solo debe dirigirse a:

Cuando la acción principal es una acción de ejecución de un contrato de licencia

Cuando la acción principal es una acción de ejecución de un contrato de licencia, el interés para actuar de la acción reconvencional queda justificado, ya que esta última busca rechazar la demanda del adversario eliminando el objeto del contrato.

El requisito de « vínculo suficiente » del artículo 70 CPC queda entonces cumplido.

Cuando la acción principal es una acción relativa a la titularidad de la patente

Cuando la acción principal es una acción relativa a la titularidad de la patente, no será posible interponer una acción reconvencional de nulidad (C. Cass. com., 19 novembre 1963).

En efecto, las cuestiones de validez del título y de la « legítima propiedad » del título son asuntos claramente distintos.

Intervención forzosa del titular

En el supuesto de que el licenciatario exclusivo interponga una acción por infracción, el titular de la patente no es parte en el proceso.

Por tanto, la acción reconvencional de nulidad deberá dirigirse contra el titular de la patente, mediante intervención forzosa (331 CPC), para que el titular de la patente pueda defender sus derechos: a falta de intervención del titular (forzosa o voluntaria), la demanda reconvencional será inadmisible.

Tribunales competentes

En materia civil

Esta cuestión puede parecer superflua, ya que podría pensarse que el tribunal competente es el de la acción principal.

No obstante, ¿qué ocurre si surge un litigio relativo a un contrato de licencia entre dos profesionales (competencia del tribunal de comercio) y, de manera incidental, se plantea la cuestión de la validez de la patente…

Para la Corte de Casación, desde el momento en que se plantea una cuestión relativa a una patente, solo el Tribunal de Grande Instance de Paris es competente (C. Cass. com., 21 janvier 2004, n°02-16958, véase L615-17 CPI junto con D211-6 CPI) y no es posible apartarse de esta regla.

La Corte de Apelación de París es competente en apelación (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 20 juin 2012).

En materia penal

Si el artículo 52 de la ley de 3 de enero de 1968 sobre la patente de invención preveía inicialmente que las cuestiones de nulidad fueran resueltas por el juez civil, esto ya no es el caso.

Hoy, el tribunal correccional que conoce de una acción por infracción no tiene que remitir el litigio ante la jurisdicción especial del artículo L615-17 CPI si también se le ha presentado una acción reconvencional de nulidad (este artículo solo trata los aspectos civiles, por analogía en marca C. Cass. crim., 19 de junio de 2013, n°12-84533): el tribunal correccional puede perfectamente conocer de la acción de nulidad dirigida contra la patente.

Defensor de la acción

El defensor de la acción es el titular de la patente.

Si ha tenido lugar una cesión, conviene dirigir la acción contra el cesionario: la acción dirigida contra el cedente debe ser declarada inadmisible (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 13 de mayo de 2005).

Si la cesión aún no ha sido publicada, la acción podrá ser declarada inadmisible (pero esta inadmisibilidad le orientará hacia el nuevo titular). En el marco de una acción reconvencional de nulidad, debería haber menos dificultad puesto que el demandante de la acción por infracción comunica, normalmente, la cadena de derechos.

Nulidad de la patente y/o de una solicitud de patente

Patente en tramitación

Este punto no plantea realmente ningún problema puesto que el artículo L613-25 CPI (para las patentes francesas y el artículo L614-12 CPI para las patentes europeas) menciona explícitamente que una acción de nulidad puede dirigirse contra una patente.

Patente caducada o extinguida

Parece perfectamente posible ejercitar una acción de nulidad contra un título ya caducado.

En efecto, debido a la retroactividad de la nulidad (a diferencia de la caducidad o la extinción), el demandante puede tener interés en obtener la nulidad de la patente:

Solicitud de patente

Si, en un primer momento, parece que una acción de nulidad solo puede dirigirse contra una patente (a la vista de la letra del artículo L613-25 CPI para las patentes francesas y del artículo L614-12 CPI para las patentes europeas), parecería injusto que una persona pudiera interponer una acción por infracción basada en una solicitud (L615-4 CPI) sin que el demandado pudiera oponerle la nulidad de la solicitud.

Los jueces han admitido en ocasiones la acción de nulidad dirigida contra una solicitud de patente (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03 sect. 02, 5 de octubre de 2001 o Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 16 de noviembre de 2005) o la han rechazado en otras (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 20 de octubre de 2005).

En resumen, la situación es incierta…

Limitación de la patente durante el procedimiento

Le remito al artículo sobre la limitación en Francia.

Prescripción de la acción de nulidad

Antes del 23 de mayo de 2019

Principio y plazo

Como toda acción judicial, es necesario plantearse la cuestión de la prescripción de la acción.

En efecto, el artículo 122 CPC dispone:

Constituye un fin de no recibir cualquier medio que tienda a declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen de fondo, por falta de derecho a actuar, tales como la falta de cualidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada.

Antes del 19 de junio de 2008, se aplicaba la prescripción de derecho común de 30 años (2262 del Código civil, lo que en la práctica equivalía a una ausencia de prescripción dada la duración de validez de 20 años de la patente).

No obstante, la prescripción ha cambiado desde la Ley n.º 2008-561 de 17 de junio de 2008. Desde entonces, la prescripción de derecho común es de 5 años (2224 del Código civil).

Punto de partida

Debido a la redacción del artículo 2224 del Código civil, el punto de partida no parece ser la solicitud de la patente, ya que en esa fecha la solicitud es secreta.

Algunos consideran que el punto de partida del plazo sería la fecha de publicación de la solicitud (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 1re sect., 25 de abril de 2013 o Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 8 de noviembre de 2016, RG n.º 2014/15008).

Sería mucho más lógico considerar que la prescripción de la acción comienza a contar desde la fecha de publicación de la concesión de la patente (Tribunal de Grande Instance de Paris, 13 de marzo de 2015, 3e ch., 3e sect., RG n.º 2013/09605) o Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 2, 22 de septiembre de 2017: es en esta fecha cuando los terceros son informados de la existencia de un verdadero título de propiedad industrial « definitivo ».

Algunos incluso han considerado que la prescripción de la acción solo comienza a contar desde el momento en que quien actúa en nulidad ha tenido conocimiento efectivo del título que se le opone (Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 de noviembre de 2014, 3e ch., 1re sect., RG n.º 2013/14239 o Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 18 de diciembre de 2015, RG n.º 2014/04698).

Os dejo, pues, que os las apañéis…

¿Plazo de prescripción que no comienza a correr?

Cabe preguntarse si en algunos casos el plazo de prescripción no comienza a correr.

A mi entender, si el demandante en la acción de nulidad es un menor (o un mayor bajo tutela), el artículo 2235 del Código civil establece que no debe comenzar a correr el plazo de prescripción (o se suspende).

Esta disposición hace pensar inmediatamente en otro caso más interesante: ¿qué ocurre con una sociedad que aún no se ha constituido? Personalmente, me parecería lógico que la prescripción no comenzara a correr mientras la sociedad no esté constituida (ya que no puede actuar antes), pero hay que reconocer que nada está previsto por la ley (o al menos que yo conozca).

Nuevo punto de partida en caso de limitación

En caso de limitación, parece razonable pensar que un nuevo plazo de prescripción comienza a correr.

Modificaciones contractuales del plazo de prescripción

Es a priori posible que un contrato de licencia modifique, en un margen comprendido entre 1 y 10 años, el plazo de prescripción (2254 del Código civil).

Este nuevo plazo solo será aplicable entre las partes del contrato de licencia.

Caso particular de la acción reconvencional

La acción reconvencional está sujeta a prescripción, al igual que la acción principal (véase supra).

La prescripción de la acción reconvencional no se suspende por la interposición de la acción principal: la prescripción solo se suspende en la fecha de presentación de la demanda reconvencional en el registro (C. Cass. 2e civ. 26 noviembre 1998, n°96-12262).

Prescripción invocada en la fase de apelación

La prescripción puede invocarse en primera instancia, pero también en la fase de apelación (2248 Código Civil).

A partir del 23 de mayo de 2019

Principio

Desde la ley PACTE, podemos decir que es más sencillo (o no…).

En efecto, el artículo 124 de la Ley n° 2019-486 de 22 de mayo de 2019 relativa al crecimiento y la transformación de las empresas (o ley PACTE para los íntimos), establece que la acción de nulidad es ahora imprescriptible.

Esta disposición se recoge en el artículo L615-8-1 CPI.

Disposiciones transitorias

La disposición transitoria (artículo 124, III de la Ley n° 2019-486 de 22 de mayo de 2019 relativa al crecimiento y la transformación de las empresas) establece que esta imprescriptibilidad se aplica a todas las patentes en vigor, salvo en lo que respecta a las decisiones que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada.

En primer lugar, es lamentable haber excluido los títulos que no están en vigor, ya que una acción por infracción puede iniciarse sobre la base de un título expirado, siempre que la prescripción de dicha acción no haya sido adquirida.

Debate sobre la retroactividad

Una vez enunciadas las disposiciones transitorias, podemos preguntarnos si esta formulación indica que una prescripción ya adquirida queda anulada retroactivamente.

Formalmente, la disposición transitoria no dice: « para las patentes en vigor e incluso si la prescripción está adquirida ».

Por lo tanto, ¿pone en cuestión esta disposición las prescripciones ya adquiridas?

En efecto, algunos podrían basarse en el artículo 2222 del Código Civil, que establece que « La ley que alarga la duración de una prescripción o de un plazo de caducidad no tiene efecto sobre una prescripción o una caducidad adquirida ».

No obstante, no hay que olvidar que la Corte de Casación acepta que una ley prevea la retroactividad de sus disposiciones: exige entonces que dicha ley sea explícita en cuanto a esta retroactividad.

En la mayoría de los casos, esta retroactividad se justifica por imperativos de interés general (Corte de Casación, 1ª Civ., 18 de junio de 2014, recurso n°13-13471), ya que incluso una retroactividad explícita puede ser descartada por la Corte de Casación si la justificación no parece suficiente (Corte de Casación, Sala Social, 21 de marzo de 2012, recurso n°04-47532).

A mi entender, la retroactividad debe aplicarse aquí, ya que no hay otra forma de interpretar la disposición transitoria.

En efecto, suponiendo que esta disposición no prevea retroactividad, entonces ¿qué significa? ¿Que solo se aplica para el futuro (puesto que solo se refiere a los títulos en vigor en la fecha de publicación de la ley)? Entonces, ¿por qué se hizo una disposición transitoria si, en realidad, debían prevalecer los principios generales del derecho en el tiempo?

Por qué se ha añadido « No tienen efecto sobre las decisiones que han adquirido fuerza de cosa juzgada« : si no hay retroactividad, tal precisión carece de sentido, ya que dichas decisiones pertenecen al pasado. La única explicación de esta frase es (desde mi punto de vista) aclarar que una decisión judicial que haya reconocido la prescripción de la acción de nulidad no puede ser cuestionada debido a la retroactividad prevista por las disposiciones transitorias.

En conclusión, si las disposiciones transitorias no contienen la palabra « retroactivo », no existen otras interpretaciones razonables y debe reconocerse dicha retroactividad.

… Además, esto nos simplifica mucho la vida, ya que la situación anterior era realmente demasiado compleja…

Objeto de la nulidad

Principio

La patente puede ser anulada en su totalidad o en parte (L613-27 CPI, apartado 3).

Nulidad total de la patente

En caso de nulidad de todas las reivindicaciones de una patente, la patente es anulada y se considera que nunca ha existido (véase más abajo para los efectos).

Si la nulidad total de las reivindicaciones no plantea un problema importante, la nulidad parcial requiere más desarrollo.

Nulidad parcial de la patente

En realidad, la terminología puede abarcar dos conceptos distintos:

  • algunas reivindicaciones son anuladas mientras que otras se mantienen tal cual;
  • algunas reivindicaciones son modificadas (su alcance se limita) por el juez mediante un reenvío ante el INPI (L613-27 CPI, apartado 3).
Nulidad de ciertas reivindicaciones
Suerte de una reivindicación independiente en caso de nulidad de otra reivindicación independiente

Cada reivindicación independiente es… independiente: así, la nulidad de una reivindicación independiente no tiene ningún impacto automático sobre las demás reivindicaciones independientes (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch. sect. 02, 11 mayo 2001).

Suerte de una reivindicación dependiente de una reivindicación anulada

Si una reivindicación se considera no válida, esto no significa automáticamente que las reivindicaciones dependientes deban ser anuladas.

Por ejemplo, la nulidad de una reivindicación por falta de actividad inventiva no conlleva automáticamente la nulidad de las reivindicaciones que dependen de ella (C. Cass. com. 20 mayo 2014, n°13-10061 o C. Cass. ch. com., 7 enero 2014, n°12-25955).

Esto puede parecer obvio en lo que respecta a una nulidad por falta de novedad o de actividad inventiva (las reivindicaciones dependientes constituyen limitaciones de las reivindicaciones de las que dependen), pero la Corte de Casación debe recordarlo con regularidad (C. Cass. com. 9 julio 2013, n°12-18135).

Asimismo, una reivindicación puede estar insuficientemente descrita mientras que una reivindicación que depende de ella ya no lo está (el modo de realización preciso entonces reivindicado está descrito con precisión en la descripción).

Lo mismo ocurre con la extensión de la patente más allá de la solicitud tal como fue presentada: este vicio no « contamina » necesariamente las reivindicaciones dependientes (C. Cass. com., 12 julio 2005, n°04-10105).

Si una reivindicación es anulada, las reivindicaciones que dependen de ella deben considerarse como independientes y su validez debe analizarse (Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. B, 7 mayo 2009), teniendo en cuenta el contexto de la reivindicación anulada (Cour d’appel de Paris, 4e ch., 8 noviembre 2000).

Destino de una reivindicación dependiente de una reivindicación mantenida

A contrario, si una reivindicación se considera válida, esto no significa automáticamente que las reivindicaciones dependientes deban mantenerse.

Por supuesto, si una reivindicación se considera nueva e inventiva, las reivindicaciones dependientes de la misma:

Limitación que modifica la formulación de las reivindicaciones
Principio

En la mayoría de los casos, la limitación de las reivindicaciones es solicitada por el titular de la patente para evitar una anulación total de la reivindicación impugnada por la parte contraria.

En caso de limitación, el juez remite al titular de la patente ante el INPI para proceder a la misma (L613-27 CPI, 3er párrafo).

No obstante, esta limitación no es un derecho: si el juez prefiere una anulación total, puede perfectamente pronunciarla (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. B, 20 mayo 2005).

Ejemplos de limitaciones

Los jueces ya han aceptado limitar reivindicaciones en el marco de una extensión del objeto de la patente más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada (ej. si una reivindicación había sido extendida a «aparato de cocción» en lugar de «freidora», el juez puede volver al alcance inicial más reducido para restablecer su «verdadero alcance», C. Cass. com., 15 noviembre 1994, n°93-12917).

No obstante, si el vicio de la patente consiste en la adición de una limitación a una reivindicación contraria al artículo L613-25 CPI c) (ej. limitación no inicialmente divulgada en la solicitud), el juez no podrá simplemente suprimir dicha característica: en efecto, tal supresión constituiría un vicio con respecto al artículo L613-25 CPI d), ya que el alcance de la reivindicación se vería ampliado.

Parece posible obtener una limitación si la extensión de la protección conferida por la patente ha sido aumentada tras la concesión (L613-25 CPI d)): en este caso, el juez puede limitar al alcance inicial de la reivindicación concedida (siempre que esta limitación no sea contraria al artículo L613-25 CPI c)).

Por otra parte, si la reivindicación presenta alternativas (ej. «aluminio o hierro») y solo una de las alternativas es nueva e inventiva, parece posible que el juez pronuncie una limitación a la única rama de la alternativa válida.

Por último, si una reivindicación dependiente ha sido considerada no patentable mientras que la reivindicación de la que depende sí lo es, el juez puede pronunciar una limitación suprimiendo dicha reivindicación dependiente.

Limitaciones poco probables

Si para superar el vicio que afecta a una reivindicación es necesario rehacer un análisis completo de patentabilidad sobre la base de la limitación introducida, es poco probable que el juez la conceda: ¡el papel del juez no es volver a realizar un examen analizando las diferentes propuestas de modificación del titular!

Es más probable una anulación pura y simple de la reivindicación…

Pero ¿es jurídicamente posible?

En realidad, me pregunto si esta limitación (es decir, una limitación que modifique la formulación de las reivindicaciones) es posible.

En efecto, el artículo L613-25 CPI establece que « Si los motivos de nulidad afectan a la patente solo en parte, la nulidad se pronunciará en forma de una limitación correspondiente de las reivindicaciones« … Por lo tanto, es necesario un motivo de nulidad parcial (recuerdo que el motivo es la razón de la decisión del juez sobre las pretensiones de las partes).

Por consiguiente, si una parte alega la nulidad de todas las reivindicaciones, el juez debe determinar si esto es cierto o falso. No puede realmente (al menos en mi opinión) decir « es cierto, pero aun así sería falso si la reivindicación estuviera redactada como sigue…« . Esta es, además, la postura de los jueces en la decisión del Tribunal de Grande Instance de Paris, ch 03 sect 04, 20 octubre 2011, RG n°09/17807.

Para mí, el único caso en el que el juez puede dictar una resolución con motivos de nulidad parcial es aquel en el que ciertas reivindicaciones superan el examen de patentabilidad: el juez indicará que las reivindicaciones 1-3 son nulas y las reivindicaciones 4-12 son válidas, por lo que se limitará la patente a lo que subsista (bueno, también es cierto que este es el caso de la decisión del Tribunal de Grande Instance de Paris, ch 03 sect 04, 20 octubre 2011, RG n°09/17807 y, sin embargo, no pronunciaron la limitación…).

Efectos

De una anulación

Sobre la patente

La anulación de una patente tiene un efecto absoluto o erga omnes (L613-27 CPI).

Además, la anulación tiene un efecto retroactivo (principio general de las nulidades de los actos jurídicos) sobre la patente: los derechos entonces vinculados a la patente se consideran como si nunca hubieran existido (« principio según el cual lo que es nulo se reputa no haber existido nunca« , C. Cass. 3e civ., 22 junio 2005, n°03-18.624, « la anulación de una patente conlleva su aniquilación desde la fecha de la solicitud de la patente« , C. Cass. com., 12 junio 2007, n°05-14548).

En el caso de una patente europea, no se excluye que una decisión francesa pueda anular una patente mientras que una oposición presentada en paralelo mantenga posteriormente la patente en una forma modificada: el efecto absoluto de la anulación se impone a la decisión posterior de la OEP (aunque, en la mayoría de los casos, los jueces franceses suspenden el procedimiento en consideración a una buena administración de la justicia, Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 24 marzo 1999).

Sobre el certificado complementario de protección

La anulación de la patente conlleva la desaparición del certificado complementario de protección (o CCP) que se le adjunta (L613-28 CPI).

Sobre los actos de infracción alegados

Dado que la patente es anulada con efecto retroactivo (véase supra), los actos de explotación de la invención ya no podrán considerarse actos de infracción (C. Cass. com., 12 junio 2007, n°05-14548).

Sobre el carácter abusivo de la acción por infracción

El hecho de que la patente sea anulada no convierte de facto la acción por infracción en abusiva (véase 32-1 CPC, Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 5 febrero 2003 y Cour d’appel de Paris, ch. 04, sect. B, 29 marzo 2002).

Sobre las cesiones de la patente

Si la patente es anulada totalmente, las cesiones eventuales (de las que la patente haya podido ser objeto antes de su anulación) pueden ser anuladas por falta de objeto y/o de causa (C. Cass. com., 8 julio 1981, n°79-15844 o Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. A, 19 octubre 2005).

Si la patente es anulada parcialmente, el juez debe buscar la « común intención de las partes » mediante la interpretación del contrato y determinar si se habría firmado un contrato para una patente así limitada.

El fundamento jurídico de esta anulación parece ser, según la doctrina, la garantía de los vicios ocultos (1641 Código civil) debida por el cedente al cesionario (una minoría sostuvo que la garantía debida estaba vinculada a la garantía de no evicción por hecho de terceros, Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. A, 19 octubre 2005).

Conforme al derecho común de las nulidades, conviene intentar restituir a las partes a la situación en la que se encontraban antes de la celebración del contrato. Si la patente no puede ser devuelta, es posible (1644 del Código civil):

  • devolver el precio de cesión de la patente mediante una acción redhibitoria (anulación total de la patente) (1648 del Código civil);
  • devolver una parte del precio de cesión de la patente mediante una acción estimatoria (anulación parcial de la patente);

Los beneficios obtenidos por el cesionario durante el período de eficacia de la patente pueden deducirse del precio de cesión para « compensar » la destrucción de la patente y su no restitución (1647 Código civil), pero esto queda a la libre apreciación del juez.

Por otra parte, es perfectamente posible prever una cláusula en el contrato de cesión eximiendo al cedente de la garantía (1643 Código civil) o prever que el contrato sería un contrato aleatorio. Esta cláusula debe, no obstante, ser descartada en caso de dolo del vendedor (C. Cass. pl., 30 junio 1998, n°96-11866).

Sobre las licencias existentes

Si la patente es anulada totalmente, el contrato de licencia puede ser anulado por falta de objeto y/o de causa (ej. para las marcas, C. Cass. com., 1 junio 1999, n°97-12853).

El fundamento jurídico de esta anulación parece ser, al igual que para la cesión, la garantía de los vicios ocultos (para el arrendamiento de cosa, 1721 Código civil) debida por el licenciante al licenciatario.

En caso de anulación parcial de la patente, el licenciatario podrá (de forma similar a lo que ocurre con la cesión) solicitar la anulación del contrato por falta de objeto y/o de causa o una reducción de las tasas anuales para el futuro.

No obstante, parece que las licencias ya abonadas no deben ser reembolsadas, incluso si la patente se considera que nunca ha existido (C. Cass. com, 28 enero 2003, n°00-12149, el licenciatario habiendo « beneficiado » de la apariencia de licencia): este enfoque es coherente con la posición clásica según la cual la resolución de un contrato opera sin retroactividad para los contratos de ejecución sucesiva (C. Cass. civ. 1, 1 octubre 1996, n°94-18657).

Además, el licenciante podrá ser responsable (sobre la base del 1721 Código civil apartado 2):

  • de restituir una parte de las tasas anuales percibidas a partir de la fecha en que comenzó el perjuicio en el disfrute del licenciatario, y
  • pagar daños y perjuicios por la pérdida de ganancia futura.

Es perfectamente posible prever una cláusula en el contrato de licencia eximiendo al licenciante de la garantía (C. Cass. soc., 11 marzo 1986, n°84-11231).

Sobre transacciones celebradas entre un presunto infractor y el titular

Es posible que un presunto infractor haya llegado a un acuerdo con el titular de la patente para evitar un juicio.

En este supuesto, la transacción no será anulada y las cantidades abonadas no tienen motivos especiales para ser reembolsadas (C. Cass. com, 28 enero 2003, n°00-12149).

Sobre las resoluciones que han condenado a terceros por infracción

Puede ocurrir que una persona sea, en un primer momento, condenada sobre la base de una patente y que, en un segundo momento, dicha patente sea anulada.

Surge entonces la cuestión del conflicto entre la autoridad de cosa juzgada (es decir, la condena del infractor) y la anulación retroactiva de la patente, que privaría de fundamento jurídico a la condena.

Tras algunas vacilaciones jurisprudenciales (ej. C. Cass. com., 3 marzo 2009, n°06-10243), la Corte de Casación, en sesión plenaria, ha indicado finalmente que la anulación de una patente no fundamenta el reembolso de las cantidades ya abonadas en ejecución de su condena (C. Cass. pl. n°10-24282, 17 febrero 2012): la autoridad de cosa juzgada es un principio superior a la retroactividad de la nulidad.

No obstante, es razonable pensar que el juez de ejecución (L213-6 COJ) rechazará:

  • cualquier medida destinada a hacer respetar una prohibición de realización de actos « infractores » (efecto liberatorio – ocurriría lo mismo si la patente fuera declarada caduca o hubiera expirado);
  • cualquier medida destinada a ejecutar una condena no liquidada aún (C. Cass. com, 12 junio 2007, n°05-14548);
  • cualquier medida destinada a liquidar una astreinte (en marca, C. Cass. 2e civ, 6 enero 2005, n°02-15954).

Para el abogado general Le-Mesle, estos últimos puntos estarían justificados por la formulación misma del artículo L613-27 CPI: la anulación tiene un efecto absoluto, justificando así la cesación de los efectos de la resolución de condena para el futuro.

De una no anulación

La decisión que rechaza la nulidad de una patente no tiene efecto absoluto (C. Cass. com., 5 mayo 1987, n°85-16892).

No obstante, si existe la triple identidad de solicitud, de partes y de causa, la autoridad de la cosa juzgada impedirá al demandante en la acción volver a solicitar la nulidad (1351 CPC).

No obstante, seguirá siendo posible:

  • que terceros soliciten la nulidad de una patente por los mismos motivos/causas, o
  • que una misma parte vuelva a solicitar la anulación de la patente basándose en un nuevo motivo de anulación o causa (C. Cass. com., 10 marzo 1980, n°78-11697):
    • sabiendo que por « motivos de anulación » o « causa » debe entenderse insuficiencia de descripción, nulidad, actividad inventiva… (Cour d’appel de Paris, 4e ch. sect. A, 7 mayo 1996) sin importar las pruebas de dicho motivo (es decir, documentos del estado de la técnica, características impugnadas diferentes por insuficiencia de descripción Cour d’appel de Paris 4e ch., 27 mayo 1998, etc.);
    • si la patente ha sido modificada, es probable que un mismo motivo pueda ser invocado nuevamente, salvo (para no entrar en contradicción con la autoridad de la cosa juzgada):
      • el que haya provocado la modificación de la patente;
      • el que sostenga que la modificación de la patente constituye una extensión de la protección de la solicitud tras la concesión (L613-25 CPI d)).
    • No obstante, cabe señalar que la Corte de Apelación de París parece reconsiderar esta jurisprudencia (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 9 mayo 2014) con el argumento de que el demandante debe presentar, desde el procedimiento relativo a la primera solicitud, el conjunto de medios que estime idóneos para fundamentarla (aplicación del principio de la « concentración de medios » de la C. Cass. plén., 7 julio 2006, n° 04-10672).

En la hipótesis de una patente europea, no se excluye que una decisión francesa pueda mantener una patente mientras que una oposición presentada en paralelo anule o modifique posteriormente la patente. En este caso, la decisión de la Oficina Europea de Patentes se impone a los tribunales nacionales (A68 CBE).

La excepción de nulidad

Principio

Para defenderse, parece totalmente posible alegar una excepción de nulidad de la patente (ej. C. Cass com., 17 diciembre 1964, n° 60-12295 en la que una parte alega una excepción de nulidad).

Naturaleza jurídica de la excepción

El término « excepción » parece ser, en realidad, un abuso de lenguaje, ya que las « excepciones de nulidad » de una patente no son excepciones procesales en el sentido del código de procedimiento civil (véase la excepción de nulidad del artículo 112 CPC).

Si la ley de 5 de julio de 1844 (artículo 46) preveía la posibilidad de recurrir a una excepción que permitiera al juez penal conocer de la validez de la patente, esta disposición ha desaparecido hoy: las « excepciones de nulidad » alegadas en la actualidad parecen ser, en realidad, defensas de fondo (previstas en el artículo 71 CPC):

Constituye una defensa de fondo todo medio que tienda a hacer rechazar, como no justificada tras el examen de fondo del derecho, la pretensión del adversario.

Excepción y demanda reconvencional

Si la excepción de nulidad solicita más que este rechazo, la excepción de nulidad debería haber sido formulada en forma de demanda reconvencional (64 CPC): por tanto, toda demanda adicional (ej. restitución de las sumas pagadas en virtud de un contrato de licencia) expresada fuera del plazo de prescripción debe ser declarada inadmisible (C. Cass. 1re civ. 1er diciembre 1998, n°96-17761).

Tribunales competentes

En materia civil

Cabe preguntarse si, conforme al artículo L615-17 CPI junto con D211-6 CPI, solo el Tribunal de Grande Instance de París es competente cuando se plantea una excepción de nulidad.

La respuesta es sí.

En efecto, el juez de lo principal es también competente para conocer de todos los medios de defensa « con excepción de aquellos que planteen una cuestión que corresponda a la competencia exclusiva de otro órgano jurisdiccional » (49 CPC): este es el caso en materia de patente y deberá efectuarse un reenvío.

En materia penal

Al igual que para la acción reconvencional de nulidad, el tribunal correccional puede conocer de la excepción de nulidad de la patente (384 CPP): el juez penal es competente para resolver sobre toda excepción planteada.

El demandado en la excepción

¿Es posible invocar una excepción de nulidad de la patente cuando el licenciatario exclusivo ha interpuesto la acción por infracción en el procedimiento principal (véase más arriba en relación con la acción reconvencional)?

En mi opinión, la « admisibilidad » de la excepción no debe analizarse del mismo modo que para una acción: la excepción simplemente debe ser pertinente para poder defenderse.

Por tanto, si una acción reconvencional de nulidad no puede dirigirse contra un licenciatario, la excepción, en cambio, parece poder oponerse a cualquier persona (ya que permite defenderse, véase C. Cass. 1re civ., 21 febrero 1995, n°92-17814 en materia de venta, la nulidad de un contrato se opone a un tercero).

Efectos

Si se acoge la excepción de nulidad

El efecto de una resolución que acoge favorablemente una excepción de nulidad es ampliamente discutido por la doctrina.

Si algunos consideran que, a diferencia de las acciones principal y reconvencional, la excepción de nulidad no provoca una anulación de la patente erga omnes (es decir, oponible a todos) (ya que la excepción solo persigue el rechazo de las pretensiones de la parte contraria y no la nulidad de la patente), la Corte de Casación ya se ha pronunciado a favor de un efecto absoluto de dicha anulación (C. Cass. com., 20 enero 1987, Conforglace c/ Miroiterie Voironnaise H. Héritier: PIBD 1987, no 410, III, p. 149).

Conviene remitirse al fallo de la resolución (480 CPC) para saber si la cuestión de la nulidad planteada por excepción tendrá la autoridad de cosa juzgada (1351 CPC).

Si se desestima la excepción de nulidad

Es bastante probable que el efecto del rechazo de una excepción de nulidad sea comparable al rechazo de una acción de nulidad (véase supra).

Prescripción

Principio

En procedimiento civil, existe un adagio latino « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum » (es decir, « lo que es temporal por vía de acción es perpetuo por vía de excepción« ) (ej. C. Cass. 3e civ., 10 mayo 2001 n°99-11762).

Así, parece perfectamente posible plantear una excepción de nulidad de la patente como medio de defensa, sin preocuparse por la posible prescripción de la acción.

Plazo de prescripción expirado

No obstante, el Tribunal de Casación precisa que la excepción de nulidad solo es admisible si el plazo de prescripción ha expirado (C. Cass. com. 26 may. 2010, n°09-14431 o C. Cass. 1re civ, 4 may. 2012 n°10-25558 o incluso C. Cass. com. 3 dic. 2013, n° 12-23976): si no ha expirado, debe privilegiarse la acción reconvencional de nulidad.

Comienzo de la ejecución del contrato

Principio

En el marco de una relación contractual, la ejecución del contrato impide el carácter perpetuo de la excepción (C. Cass. 1re civ, 4 may. 2012 n°10-25558), ya sea la nulidad invocada relativa o absoluta (C. Cass. civ. 1re, 24 abr. 2013, n° 11-27082).

Caso de un contrato de licencia

Si, en general, este principio no tiene por qué aplicarse (pues a menudo no existe contrato entre el titular y el infractor), cabe preguntarse sobre la aplicabilidad de este principio en la hipótesis en que un licenciatario es demandado por infracción por exceder los límites establecidos en su contrato de licencia.

Si el licenciatario ya ha pagado licencias (es decir, ejecución de una parte del contrato de licencia), ¿estará facultado para invocar una excepción de nulidad frente a la patente, objeto de la licencia?

En mi opinión, el licenciatario estaría plenamente facultado para plantear esta excepción, ya que la excepción de nulidad no se dirige directamente contra el contrato de licencia en sí, sino contra la patente objeto del contrato.

Limitaciones a la impugnación de la patente

Principio

El titular de una patente (respectivamente el cesionario) puede desear incluir en los contratos de licencia (respectivamente de cesión) una cláusula destinada a prohibir la impugnación directa o indirecta de la validez de las patentes concedidas (respectivamente cedidas) (cláusula considerada a priori válida en principio C. Cass. com, 7 diciembre 1964).

Consecuencia en caso de incumplimiento de la cláusula

El Tribunal de Casación ha indicado que la violación de esta obligación debía ser sancionada con una fin de non-recevoir (C. Cass. mix., 14 febrero 2003, n°00-19423 y 00-19424).

Limitación y marco del contrato

A priori, una cláusula de este tipo puede limitar la interposición de una acción de nulidad (a título principal o reconvencional) en el marco de la ejecución del contrato.

No obstante, si el licenciatario es demandado por infracción (por haber excedido el marco contractual de su licencia), parece posible defenderse planteando la nulidad de la patente mediante acción reconvencional o excepción (C. Cass. com., 17 diciembre 1964).

Limitación y derecho comunitario

Antecedentes

Una cláusula destinada a prohibir la impugnación de una patente en un contrato de licencia estaba históricamente prohibida por el Reglamento 2349/84 de 23 de julio de 1984 (prohibición vinculada a la libre competencia, véase también Decisión de la Comisión de 2 de diciembre de 1975, 76/29/CEE).

Principio : una prohibición probable de la limitación

Si el Reglamento 772/2004 del 7 de abril de 2004 (que sustituye hoy al Reglamento 240/96 y al Reglamento 2349/84) no enumera explícitamente las cláusulas prohibidas, es razonable pensar que una cláusula de este tipo seguiría estando prohibida (al menos, conviene analizarla, caso por caso, a la luz del artículo 101(1) junto con el 101(3) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

No obstante, sigue siendo posible una cláusula de rescisión del acuerdo en caso de impugnación (art. 5.1.c del Reglamento 772/2004 del 7 de abril de 2004).

Excepción a esta prohibición

El TJCE había precisado, hace algún tiempo (sentencia del 27 de septiembre de 1988 del TJCE, asunto 65/86), que una cláusula de este tipo debía estar prohibida salvo:

  • si dicha cláusula tenía precisamente por objeto poner fin a un litigio pendiente ante un tribunal nacional;
  • si la licencia se concede a título gratuito;
  • si la licencia versa sobre un procedimiento técnicamente superado.

Limitación y antigua patente

El cedente debe al cesionario una garantía de evicción por hecho personal, garantía de orden público (1628 Código Civil) que no puede eludir.

Por tanto, no podrá solicitar la nulidad de la patente como pretensión principal.