¿Quién puede ejercer una acción por infracción?

Principio

La acción por infracción puede ser ejercida por (L615-2 CPI):

  • el titular de la patente,
  • el licenciatario exclusivo, y
  • el licenciatario de oficio o obligatorio.

El titular de la patente

El titular de la patente puede ser quien presentó la solicitud de patente, pero también puede ser quien adquirió la patente con posterioridad.

Para identificar al titular de la patente, es útil consultar las inscripciones realizadas en el RNB (Registro Nacional de Patentes gestionado por el INPI) o en el REB (Registro Europeo de Patentes gestionado por la OEP). En efecto, las cesiones, legados, etc. deben inscribirse en uno de estos registros so pena de inoponibilidad (L613-9 CPI).

Así, si los registros no mencionan ninguna cesión:

  • o bien no ha habido efectivamente ninguna cesión y el titular es quien figura en el folleto de la patente;
  • o bien ha habido una cesión y el titular de la patente ha olvidado inscribir la cesión en uno de estos registros. En este caso, el titular no podrá ejercer la acción hasta que no haya corregido los registros.

Normalmente, los actos de infracción anteriores a la cesión solo pueden ser perseguidos por el antiguo titular de la patente.

No obstante, es posible que la cesión prevea que el cesionario pueda ejercer los derechos del cedente para el período anterior a la cesión: se habla de subrogación en los derechos del cedente (C. cass. ch. com, 11 enero 2000, n°97-10838). Si la cesión no preveía subrogación, el nuevo titular no puede perseguir los hechos anteriores a la cesión. Sin embargo, parece posible establecer un « acto confirmativo de cesión » en cualquier momento que confirme la intención de las partes en la fecha de la cesión (será necesario inscribirlo, por supuesto Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 15 marzo 2019, RG n°17/02639).

En cualquier caso, la inscripción de la cesión hace posible la acción del nuevo titular, pero no condiciona el cálculo del perjuicio: en efecto, la corte de apelación de París considera que « la regla de la inoponibilidad prevista en el artículo [L613-9 CPI] no puede tener como efecto permitir al infractor infringir la patente con total impunidad mientras no se haya efectuado la transcripción de la cesión » (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 5 octubre 2011).

En el marco de una sucesión a título universal (herencia, fusión de sociedad, etc.), la subrogación es automática. No obstante, esto no exime de la inscripción para poder hacer oponibles sus derechos.

Un cotitular

Una patente puede pertenecer a varias personas. En este caso, se habla de cotitulares de la patente.

La ley prevé un régimen supletorio (L613-29 CPI) que regula las relaciones entre los cotitulares (convenios particulares pueden sustituir este régimen supletorio).

Este régimen supletorio prevé (L613-29 CPI) que uno de los cotitulares pueda emprender una acción por infracción sin el acuerdo de los demás cotitulares. No obstante, sigue siendo necesario notificar la acción a los demás cotitulares para darles la posibilidad de unirse a ella y beneficiarse de la misma.

Si el cotitular puede actuar solo, solo puede reclamar la parte de los daños y perjuicios que le corresponde. En otras palabras, no está subrogado en los derechos de los cotitulares no presentes.

El tribunal suspende el procedimiento (L613-29 CPI b)) hasta que no se aporte al tribunal la prueba de dicha notificación. En principio, esta prueba debe aportarse en un plazo de 2 años (386 CPC), pero el infractor puede solicitar un plazo más corto al juez de la fase de instrucción.

Un licenciatario

El licenciatario exclusivo

Principio

El licenciatario exclusivo es un licenciatario especial: el titular de la patente le garantiza una exclusividad sobre un territorio determinado (en este caso, España) y durante un período determinado.

Requerimiento

Para perseguir a un tercero por infracción, el licenciatario exclusivo debe requerir al titular de la patente que actúe (L615-2 CPI). En caso contrario, la acción será inadmisible (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 03 julio 1998).

No obstante, es posible prever otras modalidades en el contrato de licencia (« salvo estipulación en contrario del contrato de licencia« , L615-2 CPI).

En la práctica, el formalismo del requerimiento no siempre es necesario, especialmente si todas las partes están de acuerdo: así, la jurisprudencia admite que el titular de la patente pueda indicar al licenciatario que consiente dicha acción sin haber sido « requerido » (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch. 03, 13 marzo 1998). Por ejemplo, el titular de la patente puede autorizar al licenciatario a actuar por infracción:

Por el contrario, el titular de la patente puede oponerse en el contrato a que el licenciatario pueda ejercer acción alguna por infracción. En este supuesto, el titular de la patente podría tener que emprender él mismo la acción por infracción. En efecto, si se niega a emprender la acción, su responsabilidad contractual frente a su licenciatario podría verse comprometida (garantía de no evicción del artículo 1628 del Código civil).

Inscripción de la licencia

Para que la acción por infracción del licenciatario sea admisible, es necesario, no obstante, que la licencia haya sido objeto de inscripción en el RNB (L613-9 CPI).

A menudo se olvida esta última formalidad cuando la licencia se concede a una sociedad filial (siendo la sociedad matriz titular de la patente), o cuando el titular de la patente es el director de la empresa y « autoriza » a su sociedad a explotar la patente:

  • si la sociedad que explota la patente demanda a un infractor, será inadmisible, ya que no dispone de licencia inscrita;
  • si el director de la empresa demanda al infractor, sus daños y perjuicios serán muy reducidos, ya que no explota directamente su patente (y la licencia concedida suele ser gratuita). No obstante, la sociedad que explota la patente podrá « intervenir » en el procedimiento para ser indemnizada.

No obstante, esta inscripción puede ser muy tardía, ya que solo condiciona la legitimación para actuar por infracción y no la base del perjuicio (C. Cass. ch. com., 18 febrero 2004, n°02-16703): lo único importante es que la licencia esté inscrita en el momento en que el juez dicte sentencia (CA d’Aix en Provence, 3 abril 2014).

Cabe señalar una sentencia contraria de la Corte de Apelación de París, que considera que esta inscripción condiciona la base de la infracción (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 2 junio 2010, RG n°2007/16086): en mi opinión, esta sentencia carece de sentido, ya que el artículo L613-9 CPI prevé que un licenciatario simple no inscrito pueda intervenir para obtener la reparación del perjuicio que le es propio.

¿Queda entonces el titular privado de una acción futura?

Cabe preguntarse si el titular conserva, con posterioridad, la posibilidad de interponer una acción contra el infractor (que, por ejemplo, ya haya sido condenado una primera vez en un procedimiento contra el licenciatario exclusivo).

A mi entender, la redacción del artículo L615-2 CPI no permite prohibir al titular de la patente interponer una acción por infracción con el argumento de que no la hubiera ejercido cuando fue requerido por el licenciatario.

Interpretar este artículo de tal manera equivaldría a reconocer una especie de sustitución del titular por el licenciatario exclusivo, y ello en total contradicción con el principio procesal francés «nul ne plaide par procureur».

Asimismo, la autoridad de la cosa juzgada no permite prohibir al titular actuar tras una acción iniciada por su licenciatario exclusivo: no se respeta la identidad de las partes (1351 Código civil).

Por tanto, si la acción del titular no puede ser desestimada, parece que el juez deberá prestar especial atención al determinar los daños e intereses: deberá evitar que un mismo perjuicio sea reparado dos veces, al tiempo que maneja los modos de cálculo previstos en el artículo L615-7 CPI.

Las primeras decisiones en la materia se esperan con impaciencia…

El licenciatario de oficio u obligatorio

El régimen de la licencia de oficio u obligatoria es idéntico (L615-2) al de la licencia exclusiva en lo que respecta a la acción por infracción (con la salvedad de que el titular no puede prever cláusulas derogatorias en un contrato de licencia).

El licenciatario simple

El licenciatario no exclusivo no puede ejercer una acción por infracción (L615-2 CPI) salvo que el contrato de licencia lo autorice expresamente y que informe al titular de la patente.

En cualquier caso, puede intervenir en la acción y hacer constatar su perjuicio (1240 del Código civil) si una acción por infracción es iniciada por otra persona.

Debe acreditarse la existencia de la licencia (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 16 de mayo de 2014; Knauf Insulation c. Saint-Gobain Isover).

¿Contra quién actuar?

Toda persona no autorizada

Si un tercero no autorizado realiza alguno de los actos mencionados en el artículo «Los actos de infracción», es posible actuar contra él.

Un licenciatario

¿Es posible ejercer una acción por infracción contra el propio licenciatario?

La cuestión puede plantearse si un licenciatario no respeta su contrato de licencia (por ejemplo, fabrica demasiados productos). ¿Es infractor o simplemente comete un incumplimiento contractual?

El artículo L613-8 CPI responde a esta pregunta: el incumplimiento de los límites impuestos por la licencia constituye una infracción.

Un tercero autorizado por un solo cotitular

Si uno de los cotitulares desea otorgar una licencia a un tercero, y si nos encontramos en el régimen supletorio del artículo L613-29 CPI, es indispensable notificar el proyecto de licencia a los demás cotitulares (L613-29 CPI c)): estos pueden oponerse en un plazo de 3 meses (pagando el precio de la licencia).

Si la notificación no tiene lugar, la licencia es inoponible a los demás cotitulares (C. cass. ch. com. 15 marzo 2011, n° 09-71934).

Así, si la licencia es válida, los cotitulares no notificados pueden demandar por infracción a los licenciados autorizados a explotar por el primer cotitular. Por supuesto, estos licenciados podrán llamar en garantía al primer cotitular para evitar soportar toda la carga de la sanción.

También es posible forzar judicialmente la resolución de los contratos de licencias celebrados (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 24 mayo 2013).

Un licenciatario autorizado por un titular, este habiendo robado la invención

Si una persona (a quien le han robado su invención) reclama la propiedad de una patente ante un tribunal (sobre la base del artículo L611-8 CPI) y si esta reivindicación prospera, todas las licencias que hayan sido otorgadas por el antiguo propietario habrán sido concedidas sin derecho y serán, por tanto, nulas.

El nuevo propietario puede, por tanto, en teoría, demandar por infracción a los licenciatarios del antiguo propietario. Por supuesto, los licenciatarios podrán llamar en garantía al antiguo propietario para evitar soportar toda la carga de la sanción.

El nuevo propietario también puede solicitar la transferencia de las licencias (Tribunal de grande instance de Estrasburgo, 1re ch. civ., 6 diciembre 2004, esto es extraño, dado que se acaba de indicar que las licencias eran nulas por falta de objeto).

El administrador persona física ?

En ciertas situaciones, la sociedad que vende los productos infractores es una SARL con un capital social de unos pocos cientos de euros. Por lo tanto, puede ser difícil obtener reparación…

Cabe preguntarse entonces si es posible dirigirse contra el administrador de la sociedad.

La Corte de Apelación de Aix parece considerar que esto es posible en virtud del artículo L223-22 del Código de comercio. En efecto, según ella, los actos de infracción cometidos por un gerente de sociedad constituyen una falta intencional de particular gravedad que, en consecuencia, es separable de sus funciones sociales (Cour d’Appel d’Aix, 30 octubre 2014).

Aún es necesario que la falta intencional sea clara (es decir, « falta intencional de particular gravedad, incompatible con el ejercicio de sus funciones« , C. Cass, com, 12 mayo 2015, n°14-13024).

¿Sobre qué bases puede actuarse por infracción ?

Una patente francesa

Principio

El titular de una patente puede actuar por infracción en Francia (L615-2 CPI).

Solicitud de patente

Una acción por infracción puede iniciarse sobre la base de una solicitud de patente (L615-4 CPI), pero el juez deberá suspender el procedimiento hasta la concesión de una patente (L615-4 CPI, último párrafo).

Una acción basada en una solicitud de patente puede permitir interrumpir la prescripción (2241 del Código civil).

No obstante, si nunca se concede una patente, podrá formarse una acción reconvencional por abuso de procedimiento !

Importancia de la fecha de publicación

Solo los hechos posteriores a la publicación (o la notificación al presunto infractor) pueden ser objeto de acciones (L615-4 CPI, apartado 1) (C. Cass. com. del 26 de marzo de 1985, n°83-12290).

Caso de una ampliación tras la publicación

Además, si el conjunto de reivindicaciones se amplía tras dicha publicación (o notificación), los hechos que constituyan infracción no podrán ser objeto de acciones (L615-4 CPI, apartado 2).

Para hacer oponible este nuevo conjunto más amplio, es útil hacerlo republicar por el INPI (o volver a notificarlo), pero esta republicación o nueva notificación no tiene por efecto hacer oponibles las reivindicaciones de manera retroactiva (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect. 21 de octubre de 2003).

Una patente europea

Principio

Una patente europea tiene, a partir de la publicación de su mención de concesión, los mismos efectos que una patente francesa (A64(1) CBE).

Por lo tanto, una patente europea puede utilizarse de la misma manera en Francia (si esta se valida en Francia y si se proporciona al INPI la traducción de las reivindicaciones, L614-9 CPI).

Deberá proporcionarse una traducción íntegra de la patente ante la jurisdicción competente (L614-7 CPI) a petición de esta o del presunto infractor.

Una solicitud de patente europea

Principio

Es perfectamente posible iniciar una acción por infracción basándose en una solicitud de patente europea (L614-9 CPI apartado 1) a partir de su publicación por la OEP (y siempre que se proporcione, si es necesario, al INPI la traducción de las reivindicaciones o se notifique al presunto infractor, L614-9 CPI apartado 2).

Por lo tanto, no parece posible actuar ante una jurisdicción francesa antes de la publicación de su solicitud por la oficina (ej. tras la notificación al infractor del conjunto de reivindicaciones), a diferencia de lo que es posible para una solicitud francesa (L615-4 CPI, apartado 1).

Coexistencia de una patente francesa y una solicitud europea

Si alguna vez la solicitud de patente europea se refiere a la misma invención que una patente francesa (ej. solicitud prioritaria), es necesario decidirse:

  • si utiliza la solicitud de patente europea:
    • el juez se negará a pronunciarse de inmediato y suspenderá el procedimiento hasta que la patente europea no sea concedida (L615-4 CPI);
  • si utiliza la patente francesa:

La única forma de desbloquear la situación es retirar la designación de Francia en la solicitud de patente europea (Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1re ch. civ., 8 junio 2009): el juez no estará obligado por las disposiciones del artículo L614-15 CPI y podrá dictar sentencia basándose en la patente francesa.

Sobre la base de una solicitud internacional (PCT)

Una solicitud PCT, a partir de la publicación de la solicitud internacional, confiere la misma protección que la otorgada por una solicitud francesa (A29.1 PCT junto con L614-24 CPI junto con A153 CBE) si la solicitud PCT entra efectivamente en fase europea (y bajo reserva de proporcionar, si es necesario, a la INPI la traducción de las reivindicaciones o de notificarla al presunto infractor, L614-9 CPI apartado 2).

¿Cuándo se puede actuar?

Durante la vigencia de la patente

Es posible iniciar una acción para perseguir cualquier acto de infracción realizado durante el período de validez de la patente (L611-2 CPI).

No existe condición alguna respecto a la validez del título en la fecha de inicio de la acción: este puede haber caducado (siempre que los actos de infracción no hayan prescrito).

Prescripción

Prescripción civil

Los actos de infracción prescriben a los 5 años en vía civil (L615-8 CPI, antes del 11 de marzo de 2014, la prescripción era de 3 años).

Suspensión de la prescripción civil

Principio

Hay que reconocer que la prescripción no es realmente un concepto sencillo.

En efecto, el artículo 2239 del código civil establece que la prescripción se suspende si el juez estima una solicitud de medida de instrucción. En este caso, parece que la diligencia de infracción es una medida de instrucción (informe del Tribunal de Casación de 2012).

Además, este mismo artículo 2239 del código civil establece que el plazo de prescripción vuelve a correr tras la ejecución de la medida de instrucción por un plazo mínimo de 6 meses.

Bueno, estáis un poco perdidos… es normal:

  • si obtenéis una orden de diligencia de infracción el último día del plazo de prescripción, en resumidas cuentas, el plazo quedará suspendido mientras no hayáis realizado la diligencia y
  • una vez efectuada la diligencia, se reiniciará hasta vuestra demanda (pues la demanda debe presentarse mucho antes del plazo adicional de 6 meses, véase la prueba de la infracción).
Rompecabezas por placer

Como sabéis, me encanta hacerme preguntas.

La pregunta que planteo aquí es: la suspensión de la prescripción, vale… pero ¿frente a qué prescripción?

En efecto, ¿una diligencia de infracción solicitada para actuar contra A en el marco de un proceso contra B detiene el plazo de prescripción relativo a los actos de la sociedad C?

Mi opinión es que esta suspensión no puede ser general y solo debería afectar a los actos para los que se solicita la diligencia… pero al no haber encontrado jurisprudencia sobre el tema…

Prescripción penal

Los actos de infracción prescriben a los 6 años en vía penal (8 CPP, antes del 1 de marzo de 2017, la prescripción era de 3 años).

Invocación de la prescripción

La prescripción es una excepción de inadmisibilidad y, por tanto, debe alegarse ante el juez de la fase de instrucción (789 CPC). El juez de la fase de instrucción podrá decidir si instruye o no este punto.

La acción judicial

La jurisdicción competente

En materia civil

Principio

Solo el Tribunal de Grande Instance de París es competente para las acciones por infracción o nulidad (L615-17 CPI junto con D211-6 Código de la organización judicial), incluidas las cuestiones conexas de competencia desleal.

Además, el TGI de París es también competente para autorizar:

La Corte de Apelación de París es competente en apelación (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 20 juin 2012).

Precisión sobre la competencia de las audiencias provinciales desde el 1 de noviembre de 2009

La aplicación del decreto de 2009 que atribuye una competencia exclusiva al TGI de París en materia de patente ha suscitado interrogantes para determinar la audiencia provincial competente en caso de apelación de un fallo dictado por un TGI de provincia antes del 1 de noviembre de 2009.

Para la Corte de Casación (C. Cass. com., 3 de marzo de 2015, n°14-10568), nada se indica en el decreto n° 2009-1205 de 9 de octubre de 2009 respecto a una competencia exclusiva de la Audiencia Provincial de París: solo se reconoce la competencia del TGI de París para las patentes.

Por lo tanto, corresponde aplicar los principios generales del artículo R311-3 del código de la organización judicial según el cual la Audiencia Provincial es competente para conocer de las decisiones de los Tribunales de Grande Instance situados en su jurisdicción.

En materia penal

El artículo L615-17 CPI al mencionar únicamente las « acciones civiles« , podría pensarse que a contrario, se aplican las reglas clásicas de procedimiento y que el conjunto de los tribunales correccionales son competentes ratione materiae para conocer de las acciones penales por infracción.

La Corte de Casación ha confirmado este punto en materia de marca (C. Cass. crim., 19 de junio de 2013, n°12-84533): las reglas especiales de competencia del código de la propiedad intelectual solo se aplican en lo civil.

El proceso en primera instancia

El idioma del proceso

Los tribunales invocan el artículo 111 de la ordenanza de Villers-Cotterêts de agosto de 1539 para poder descartar documentos en lengua extranjera (Audiencia Provincial de París, sección 1, 2ª sala, 21 de marzo de 2012).

Artículo 111 de la ordenanza de Villers-Cotterêts de agosto de 1539
Artículo 111 de la ordenanza de Villers-Cotterêts de agosto de 1539

No obstante, formalmente, la ordenanza de Villers-Cotterêts de agosto de 1539 solo se aplica a los actos del procedimiento (es decir, los documentos redactados por los jueces) y corresponde al juez de primera instancia, en el ejercicio de su poder soberano, apreciar la fuerza probatoria de los elementos que se le presentan (C. cass ch. com, 24 de mayo de 2011, n°10-18608).

Así, es perfectamente posible que un tribunal sea flexible (C. cass. ch. com., 7 de enero de 2014, n°12-25955, aunque no se debe contar demasiado con ello).

La demanda judicial

La demanda judicial también puede denominarse « acta de notificación ».

El artículo 56 CPC dispone que la demanda judicial debe contener el objeto de la petición con la exposición de los fundamentos de derecho y de hecho.

Esta demanda judicial contiene, en particular:

  • la cualidad y la identificación de las partes,
  • indicaciones sobre el tribunal de comparecencia (en este caso, el TGI de París),
  • una invitación a constituir un abogado (902 CPC):
    • en un plazo de 15 días (en caso contrario, normalmente hay una sentencia en rebeldía, aunque rara vez se aplica de inmediato).
    • en un plazo de 2 meses para los extranjeros,
  • la exposición sucinta de los motivos,
  • la exposición de las peticiones y los motivos de la demanda (incluyendo el cese de la infracción y la reparación del perjuicio para interrumpir la prescripción de estas dos acciones).

En esta fase, el tribunal no está al corriente de la demanda judicial. Por lo tanto, es necesario presentar una copia de la demanda judicial ante el tribunal: este trámite se denomina « presentación de la demanda ante el tribunal ».

Conviene preparar cuidadosamente la demanda judicial.

La fase de instrucción

Esta fase de instrucción se lleva a cabo ante… el juez de instrucción.

Este se encarga de supervisar el procedimiento, de verificar que los documentos solicitados se transmitan correctamente entre las partes, etc.

Las excepciones se plantean ante este magistrado (771 CPC) (pero no las excepciones de inadmisibilidad, C. Cass, dictamen n.º 0060012P de 13 de noviembre de 2006).

Este juez fija el calendario de presentación de escritos y establece el cierre, que pone fin al intercambio de escritos.

Medios « dilatorios » posibles

Como medio para « retrasar » un procedimiento, es posible:

  • solicitar una suspensión del procedimiento, de pleno derecho (es decir, que el juez no puede denegarla), si se le demanda judicialmente como cotitular sin que se haya notificado a los demás cotitulares. Esta suspensión está prevista en el apartado b) del artículo L613-29 CPI;
  • solicitar una suspensión del procedimiento, de pleno derecho, si se le demanda judicialmente sobre la base de una patente francesa y existe una solicitud de patente europea en trámite presentada por el mismo inventor de la patente francesa (o su causahabiente), que se refiere a la misma invención y que goza de la prioridad (L614-15 CPI);
  • solicitar una suspensión del procedimiento, de pleno derecho, si la demanda judicial se basa en una simple solicitud de patente y no en una patente (L615-4 CPI);
  • si se concede una patente europea, pero está en curso una oposición, es posible solicitar una suspensión del procedimiento por « buena administración de la justicia » (principio de procedimiento civil). No obstante, los jueces no suelen conceder esta suspensión al considerar que la oposición es demasiado « lenta ». Cabe señalar que, si se le condena de manera firme y la patente es finalmente declarada nula durante la oposición, no podrá obtener el reembolso de los daños y perjuicios abonados en virtud del principio de autoridad de la cosa juzgada (C. cass. ass. pl. 17 de febrero de 2012, n.º 10-24282);
  • si se inicia una acción de reivindicación, puede solicitar una suspensión, aunque no es obligatorio, como en el caso anterior.

Sanciones civiles

Prohibición bajo multa coercitiva

Esta prohibición no está explícitamente prevista en el código, pero se fundamenta en los artículos L613-3 y L613-4.

La multa coercitiva permite asegurar la fuerza ejecutoria de la decisión del juez (imperium del juez). Es, en cierto modo, una condena para el futuro. Se fija en función del precio del objeto para disuadir al infractor de continuar con la infracción.

Si esta multa coercitiva debe ser pagada al titular de la patente, la misma no es automática. En efecto, para percibir la multa coercitiva, es necesario solicitar al juez de ejecución que « liquide » la misma (art. 35 de la ley 91-650 de 9 de julio de 1991). El juez puede moderarla o aumentarla en función de la buena fe del infractor y de las dificultades encontradas (art. 36 de la ley 91-650 de 9 de julio de 1991).

Si la sentencia es finalmente revocada por un tribunal de apelación o el Tribunal Supremo, es necesario reembolsar la multa coercitiva percibida.

Retirada de los circuitos comerciales

Es posible solicitar la retirada de los productos infractores de los circuitos comerciales (L615-7-1 CPI).

No obstante, no está muy claro qué abarca exactamente la noción de « circuitos comerciales »:

  • ¿Se refiere a los circuitos situados en Francia?
  • ¿Incluye solo las sucursales de la sociedad condenada?
  • ¿Afecta a los productos que han sido adquiridos por distribuidores?

Decomiso

El decomiso es una sanción muy antigua, ya presente en el decreto « relativo a los autores de descubrimientos útiles » de 31 de diciembre de 1790 (véase el artículo 12).

Existen dos teorías opuestas en relación con el decomiso:

  • ¿Debe el decomiso servir para impedir la continuación de los actos de infracción?
  • ¿Debe el decomiso servir para indemnizar al titular de los derechos?

Si bajo el imperio de la ley de 1968, la primera teoría dominaba ampliamente la ley, esta fue modificada en 1978 y hoy en día, el decomiso es claramente en beneficio del titular de los derechos (L615-7-1).

Destrucción

La destrucción de los productos infractores también es posible (L615-7-1):

Esta destrucción se realiza a costa del infractor.

Publicidad de la sentencia

Si la publicidad de la sentencia puede ser ordenada por el juez (L615-7-1), es necesario mantener la mesura.

El descrédito se configura, por ejemplo, cuando:

  • se hace referencia a las actuaciones de un infractor sin decisión judicial;
  • se hace referencia a una decisión judicial truncada;
  • una publicidad comercial llamativa o provocadora toma como tema una decisión judicial, incluso firme, que condena a un competidor.

No obstante, el simple hecho de enviar un correo electrónico a sus clientes informándoles simplemente de una sentencia (incluso no firme) no es en sí desleal (Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Ch. 2, 16 de junio de 2016, RG n°15/068473), pero aún así es necesario tener cuidado con los términos empleados (Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 16, 3 de marzo de 2020, RG n°19/12564).

Daños e intereses

Principio

Los daños e intereses encuentran su fundamento jurídico en el artículo 1240 del Código Civil.

Base de cálculo

Desde el 11 de marzo de 2014, el juez tiene nuevas directrices para calcular los daños y perjuicios (L615-7 CPI).

El juez debe tener en cuenta de manera diferenciada (L615-7 CPI):

  • las consecuencias económicas negativas, entre las que se incluyen:
    • el lucro cesante y
    • la pérdida sufrida;
  • el perjuicio moral;
  • los beneficios obtenidos por el infractor, incluidas las economías de inversiones:
    • intelectuales,
    • materiales y
    • promocionales.

Además, el titular de los derechos puede preferir ser indemnizado sobre la base de una indemnización a tanto alzado que debe ser superior al precio de una licencia que se hubiera solicitado (L615-7 CPI, último párrafo).

Esta última opción debe presumiblemente descartarse si la acción es interpuesta por el licenciatario exclusivo.

Base de cálculo e inscripción de licencia

La inscripción de una licencia no es un requisito para calcular la base de los daños.

Esta inscripción solo condiciona la legitimación para actuar por infracción y no la base del perjuicio (C. Cass. ch. com., 18 de febrero de 2004, n°02-16703): lo único importante es que la licencia esté inscrita en el momento en que el juez dicta sentencia (CA de Aix en Provence, 3 de abril de 2014).

Cabe destacar una resolución contraria de la Corte de Apelación de París que considera que dicha inscripción condiciona la base de la infracción (Corte de Apelación de París, Pôle 5, 1ª ch., 2 de junio de 2010, RG n°2007/16086): considero que esta resolución carece de sentido, ya que el artículo L613-9 CPI prevé que un licenciatario simple no inscrito pueda intervenir para obtener la reparación del perjuicio que le es propio.

Evolución histórica de la base de cálculo de los daños

Anteriormente, el juez solo consideraba el perjuicio sufrido por el titular de los derechos.

Desde muy temprano, la jurisprudencia se enfrentó al siguiente dilema: si el titular de la patente es un particular y el infractor es una gran multinacional, es probable que el infractor pueda obtener grandes beneficios de la infracción (debido a su poder y a sus canales comerciales). Por otro lado, el titular de la patente (muy pequeño) no puede acceder a los mismos mercados que su infractor.

Durante mucho tiempo, la jurisprudencia se mantuvo fiel a sí misma: no hay excepción al derecho común y solo debe repararse el perjuicio (C. cass. com 8 de enero de 1963, caso de los molinos de pesca Mitchell).

La resistencia a la infracción

A veces, el juez acepta indemnizar los esfuerzos comerciales que ha sido necesario realizar por el titular de la patente para luchar comercialmente contra el infractor, por ejemplo, «limitando el aumento de los precios» (C. cass. ch. com. 23 de mayo de 1995 n°93-18527, Caso Clortolurón).

¿Daños y perjuicios punitivos?

El enfoque francés siempre ha rechazado el concepto de «daños y perjuicios punitivos».

No obstante, conviene recordar que este concepto de «daños y perjuicios punitivos» no es en absoluto contrario al derecho europeo (Decisión del TJUE C-367/15).

El TJUE señala también que el simple pago de una tasa anual hipotética no es suficiente para garantizar una indemnización íntegra del perjuicio sufrido, ya que no aseguraría ni el reembolso de posibles gastos relacionados con la investigación e identificación de posibles actos de infracción ni la indemnización de un posible perjuicio moral, ni el pago de intereses sobre las cantidades adeudadas.

Sanciones penales

Principio

La infracción se sanciona penalmente (L615-14 CPI, apartado 1, 1ª frase):

  • con una multa de hasta 300 k€;
  • con una pena de prisión de hasta 3 años.

Refuerzo de la sanción en caso de reincidencia

En caso de reincidencia, la sanción puede duplicarse (L615-14-1 CPI).

Refuerzo de la sanción en caso de un licenciatario

Si el infractor era licenciatario, la sanción también puede duplicarse (L615-14-1 CPI).

Refuerzo de la sanción en ciertos otros casos

La sanción puede, además, incrementarse (L615-14 CPI, apartado 1, 2ª frase):

  • si la infracción es peligrosa para la salud, o
  • si la infracción se ha realizado a través de Internet, o
  • si la infracción se ha realizado en banda organizada

La infracción se sanciona entonces penalmente (L615-14 CPI, apartado 1, 2ª frase):

  • con una multa de hasta 500 k€;
  • con una pena de prisión de hasta 5 años.

Penas accesorias

Con carácter accesorio, el juez puede ordenar (L615-14-2 CPI):

  • al infractor retirar, a su costa, de los circuitos comerciales los objetos considerados infractores;
  • la destrucción de los productos infractores;
  • la entrega de los productos infractores al titular;
  • daños e intereses;
  • la publicación de la sentencia.