Principio

Una vez presentada la solicitud, el marco de la invención queda fijado.

Si posteriormente, el titular intenta modificar sus reivindicaciones para cubrir una « nueva invención » en la que no había pensado al presentar la solicitud (ej.: un producto de un competidor cercano a su invención), es normal denegarle esta modificación.

Durante el examen de la solicitud, se aplica el artículo L612-12 CPI 8° (« Se rechazará, total o parcialmente, toda solicitud de patente… cuyas reivindicaciones no se basen en la descripción« ).

No obstante, tras la concesión, resulta curioso (bueno… depende del sentido del humor) observar que la formulación de la prohibición ya no es en absoluto idéntica (y retoma la formulación europea, L613-25 CPI c) « La patente será declarada nula por decisión judicial… si su objeto se extiende más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada« ).

Antes de la concesión: fundamentación de las reivindicaciones en la descripción

Si las reivindicaciones no se basan en la descripción, puede significar:

  • que en el momento de la solicitud, el solicitante olvidó su « soporte« ;
  • que durante el examen, el solicitante intentó modificar sus reivindicaciones de manera no soportada.

Si el segundo caso conlleva un rechazo de la solicitud de manera casi segura (R612-37-1 CPI), en el primer caso (es decir, olvido del soporte) el INPI le invitará a corregir la descripción mediante una corrección de error material (R612-36 CPI): se exigirá el pago de una tasa anual.

Tras la concesión: contenido de la solicitud tal como se presentó

La descripción

El contenido de la descripción forma parte, evidentemente, de la solicitud tal como se presentó (ej. Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 27 de junio de 2000 o Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 20 de diciembre de 2013, RG n°2012/14147).

Las reivindicaciones tal como se presentaron

Las reivindicaciones también forman parte de la solicitud tal como se presentó (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 20 de diciembre de 2013, RG n°2012/14147).

En efecto, el hecho de que una reivindicación no esté soportada por la descripción no es un problema tras la concesión (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 30 de abril de 2002): en efecto, por el término « solicitud« , debe entenderse « descripción y reivindicaciones » (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 27 de junio de 2000), como mínimo.

Los diseños industriales ?

De manera general, el juez francés es reacio a utilizar los diseños industriales para la aplicación de este artículo :

En efecto, los diseños industriales no pueden « suplir la ausencia de la descripción » (C. Cass. com., 3 diciembre 1969).

No comparto esta opinión, ya que la terminología del artículo L613-25 CPI c) es clara: se habla de « solicitud » y los diseños industriales forman parte de ella, según mi análisis.

Cabe señalar que algunas decisiones mencionan explícitamente los diseños industriales como utilizables (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 9 enero 2008).

No obstante (y un poco como en la jurisprudencia europea), parece posible utilizar las dimensiones determinadas con ayuda de las figuras (ej.: « el tamaño de una biela es de x cm », C. Cass. com. 26 mayo 1964) si :

  • se indica en la solicitud que dicha dimensión es importante ;
  • las figuras no son esquemáticas y tienen, por ejemplo, cotas.

Análisis de la extensión

Principio

Existe extensión de la solicitud si la modificación no se deriva directamente y sin ambigüedad de la información contenida en la solicitud tal como fue presentada, teniendo en cuenta los conocimientos generales del experto en la materia (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 20 diciembre 2013, RG n°2012/14147).

Este enfoque es común con el de la OEP.

En particular, esta prueba no es una prueba de obviedad (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 9 enero 2008) : así, el titular de la patente no puede añadir elementos que hubieran sido simplemente « obvios » para el experto en la materia al leer la solicitud.

No es necesario hacer una reproducción literal de la descripción (ej.: « válvula de seguridad » reemplazado por « válvula automática« , Cour d’appel de Paris, 4e ch., 4e section, 27 marzo 2002) siempre que la modificación tenga el mismo sentido técnico que la divulgación inicial.

Adición de una característica

Una extensión de la solicitud tal como fue presentada no se analiza en relación con el carácter restrictivo o no de la característica añadida a las reivindicaciones, sino en relación con el objeto divulgado en la solicitud inicial (Tribunal de Grande Instance de Paris, 7 mayo 2014).

Así, la adición de una característica (es decir, una limitación del objeto de las reivindicaciones) puede, no obstante, constituir una extensión del contenido (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 20 diciembre 2013, RG n°2012/14147).

Supresión de una característica

La supresión de una característica de una reivindicación independiente puede constituir una extensión (Cour d’appel de Paris, 4e ch., sect. A, 31 enero 2007, RG n°2005/22227).

  • si dicha característica se presenta como esencial de la invención y
  • si es indispensable para su realización, en relación con el problema técnico que se propone resolver.

Si un objeto se reivindica de manera menos precisa de lo que se describe, esto constituye una extensión del alcance (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre 2ème section, 3 octubre 2014, RG n°10/10179).

Generalización intermedia

El hecho de incorporar solo una parte de las características de una reivindicación dependiente en la reivindicación independiente asociada puede constituir una extensión del contenido tal como se presentó en la solicitud (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 16 de mayo de 2014), especialmente si el experto en la materia no podía apreciar que existía una desconexión entre las características de la reivindicación dependiente.

El contenido de la solicitud no debe considerarse como un depósito del que sea posible combinar características para crear artificialmente una combinación particular (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 9 de enero de 2008).