Le défendeur à une action en contrefaçon qui soutient que le brevet est nul doit former une demande reconventionnelle en nullité dans son mémoire en défense (R25.1 RP JUB). Cette demande allonge la procédure écrite et ouvre la question de la « bifurcation ».

La demande reconventionnelle

Contenu

La demande reconventionnelle, dirigée contre le titulaire du brevet, indique notamment (R25.1 RP JUB) :

  • l’étendue de la nullité demandée (point a) ;
  • les motifs de nullité, argumentés en droit, et le cas échéant l’interprétation des revendications proposée (point b) ;
  • les faits et les preuves invoqués (points c et d) ;
  • les ordonnances demandées pour la procédure intérimaire (point e) ;
  • la position du défendeur sur les options de l’article 33(3) (statuer sur tout, renvoyer à la division centrale, suspendre) (point f) ;
  • la liste des pièces, avec les éventuelles demandes de dispense de traduction et de confidentialité (point g) ;
  • l’identification du titulaire, s’il n’est pas le demandeur (point h).

Si le demandeur n’est pas le titulaire (ou pas le seul), le greffe signifie la demande reconventionnelle au titulaire, qui devient partie à la procédure en nullité (R25.2 RP JUB).

Taxe

La taxe de la demande reconventionnelle est égale à celle de l’action en contrefaçon, dans la limite de 26 500 € (R26 RP JUB et tableau des taxes, section III). À défaut de paiement dans les 14 jours suivant l’invitation du greffe, une décision par défaut peut être rendue (R27 RP JUB).

Défense à la demande reconventionnelle et demande de modification

Défense à la demande reconventionnelle

Dans les deux mois de la signification du mémoire en défense, le demandeur dépose sa défense à la demande reconventionnelle, avec sa réplique sur la contrefaçon et, le cas échéant, sa demande de modification du brevet (R29 a) RP JUB).

La défense indique notamment les faits et preuves invoqués, les raisons pour lesquelles la demande reconventionnelle doit être rejetée, y compris pourquoi chaque revendication dépendante serait valable en elle-même, et la position du demandeur sur les options de l’article 33(3) (R29A RP JUB).

Demande de modification du brevet

Le titulaire peut proposer des modifications des revendications (et, le cas échéant, de la description), sous forme de jeux de revendications subsidiaires. La demande contient (R30.1 RP JUB) :

  • les modifications proposées, dans la langue de délivrance du brevet, avec une traduction dans la langue de procédure si elle est différente et, pour un brevet unitaire, à la demande du défendeur, dans la langue de son domicile ou du lieu de la contrefaçon ;
  • une explication de la conformité des modifications aux articles A84 CBE et A123(2) et (3) CBE, de la validité des revendications modifiées et, le cas échéant, de leur contrefaçon ;
  • l’indication du caractère conditionnel ou non des requêtes, dont le nombre doit rester raisonnable.

Toute demande de modification ultérieure n’est admise qu’avec l’autorisation de la juridiction (R30.2 RP JUB). Celle-ci tient compte de toutes les circonstances, notamment de la capacité du titulaire à justifier que la modification ne pouvait pas, avec une diligence raisonnable, être présentée plus tôt, et qu’elle ne gênera pas déraisonnablement l’adversaire ; le premier juge dispose d’une marge d’appréciation que la cour d’appel ne contrôle que de façon limitée (JUB, CoA, 25 nov. 2025, Meril c. Edwards, UPC_CoA_464/2024 et affaires jointes, sommaire point 2).

Si une autre procédure portant sur le brevet est pendante (opposition devant l’OEB, par exemple), le titulaire doit y signaler sa demande de modification (R30.3 RP JUB).

Réplique et duplique

Dans les deux mois de la signification de la défense à la demande reconventionnelle, le défendeur peut déposer sa réplique sur la nullité, avec sa duplique sur la contrefaçon et sa défense à la demande de modification (R29 d) RP JUB). La défense à la demande de modification expose pourquoi les modifications ne sont pas admissibles et pourquoi le brevet ne peut pas être maintenu tel que modifié, le cas échéant avec des arguments de non-contrefaçon subsidiaires (R32.1 et R32.2 RP JUB).

Dans le mois qui suit, le demandeur peut déposer sa duplique sur la nullité, avec sa réplique à la défense à la demande de modification (R29 e) et R32.3 RP JUB).

Enfin, le défendeur peut répondre dans le mois à cette réplique sur la modification, par une duplique limitée aux points qu’elle soulève (R32.3 RP JUB).

Au total, une procédure écrite avec demande reconventionnelle et demande de modification dure de l’ordre de huit à neuf mois, puis le juge rapporteur la clôt (R35 RP JUB).

Le choix de la division : l’article 33(3)

Les trois options

Après avoir entendu les parties, la division locale ou régionale peut (A33(3) AJUB) :

  • statuer sur l’action en contrefaçon et sur la demande reconventionnelle, en se faisant adjoindre un juge qualifié sur le plan technique (point a) ;
  • renvoyer la demande reconventionnelle à la division centrale, et suspendre l’action en contrefaçon ou statuer sur celle-ci (point b) ;
  • avec l’accord des parties, renvoyer toute l’affaire à la division centrale (point c).

La décision de la chambre

La chambre se prononce par ordonnance brièvement motivée, après avoir entendu les parties, dès que possible après la clôture de la procédure écrite, ou plus tôt si cela est approprié (R37.1 et R37.2 RP JUB). En conséquence :

  • si elle garde la demande reconventionnelle, elle demande l’affectation d’un juge technique, s’il n’a pas déjà été affecté (R37.3 RP JUB) ;
  • si elle renvoie la demande reconventionnelle, elle peut suspendre l’action en contrefaçon, et doit le faire s’il est hautement probable que les revendications en cause seront annulées (R37.4 RP JUB) ; à défaut de suspension, elle communique à la division centrale les dates de sa procédure intérimaire et de son audience (R37.5 RP JUB).

Si seule la demande reconventionnelle est renvoyée

La division centrale traite la demande reconventionnelle sur la base des écritures déjà échangées : son juge rapporteur donne les instructions utiles et fixe les dates de la conférence intérimaire et de l’audience (R38 RP JUB). Si la langue de procédure n’était pas celle du brevet, il peut ordonner la traduction de tout ou partie des écritures dans le mois (R39 RP JUB).

Lorsque l’action en contrefaçon n’a pas été suspendue, la division centrale accélère la procédure et s’efforce de tenir son audience sur la nullité avant celle de la contrefaçon (R40 b) RP JUB). La division locale peut, de son côté, rendre sa décision sur la contrefaçon sous la condition que le brevet ne soit pas annulé (R118.2 a) RP JUB).

Si toute l’affaire est renvoyée

La division centrale confirme, autant que possible, les dates déjà fixées, et peut ordonner des traductions ; les parties peuvent demander un juge unique (R41 RP JUB).