Der Beklagte einer Verletzungsklage, der geltend macht, das Patent sei nichtig, muss in seiner Klageerwiderung eine Nichtigkeitswiderklage erheben (R25.1 VerfO EPG). Diese Widerklage verlängert das schriftliche Verfahren und wirft die Frage der „Bifurkation“ auf.

Die Widerklage

Inhalt

Die gegen den Patentinhaber gerichtete Widerklage enthält insbesondere (R25.1 VerfO EPG):

  • den Umfang der beantragten Nichtigerklärung (Buchstabe a);
  • die Nichtigkeitsgründe mit rechtlicher Begründung und gegebenenfalls die vorgeschlagene Auslegung der Patentansprüche (Buchstabe b);
  • die geltend gemachten Tatsachen und Beweismittel (Buchstaben c und d);
  • die für das Zwischenverfahren beantragten Anordnungen (Buchstabe e);
  • die Position des Beklagten zu den Optionen des Artikels 33(3) (über alles entscheiden, an die Zentralkammer verweisen, aussetzen) (Buchstabe f);
  • das Verzeichnis der Unterlagen, mit etwaigen Anträgen auf Befreiung von der Übersetzung und auf Vertraulichkeit (Buchstabe g);
  • die Bezeichnung des Inhabers, wenn er nicht der Kläger ist (Buchstabe h).

Ist der Kläger nicht der Inhaber (oder nicht der einzige), stellt die Kanzlei die Widerklage dem Inhaber zu, der dadurch Partei des Nichtigkeitsverfahrens wird (R25.2 VerfO EPG).

Gebühr

Die Gebühr für die Widerklage entspricht der für die Verletzungsklage, höchstens jedoch 26.500 € (R26 VerfO EPG und Gebührentabelle, Abschnitt III). Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung durch die Kanzlei, kann eine Versäumnisentscheidung ergehen (R27 VerfO EPG).

Erwiderung auf die Widerklage und Antrag auf Änderung

Erwiderung auf die Widerklage

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Klageerwiderung reicht der Kläger seine Erwiderung auf die Widerklage ein, zusammen mit seiner Replik zur Verletzung und gegebenenfalls seinem Antrag auf Änderung des Patents (R29 a) VerfO EPG).

Die Erwiderung enthält insbesondere die geltend gemachten Tatsachen und Beweismittel, die Gründe, aus denen die Widerklage abzuweisen ist, einschließlich der Begründung, warum jeder abhängige Anspruch für sich genommen rechtsbeständig wäre, sowie die Position des Klägers zu den Optionen des Artikels 33(3) (R29A VerfO EPG).

Antrag auf Änderung des Patents

Der Inhaber kann Änderungen der Patentansprüche (und gegebenenfalls der Beschreibung) in Form von Hilfsanträgen vorschlagen. Der Antrag enthält (R30.1 VerfO EPG):

  • die vorgeschlagenen Änderungen in der Sprache, in der das Patent erteilt wurde, mit einer Übersetzung in die Verfahrenssprache, falls diese abweicht, und bei einem Einheitspatent auf Verlangen des Beklagten in die Sprache seines Sitzes oder des Verletzungsorts;
  • eine Erläuterung, warum die Änderungen den Artikeln A84 EPÜ und A123(2) und (3) EPÜ entsprechen, warum die geänderten Ansprüche rechtsbeständig sind und gegebenenfalls warum sie verletzt werden;
  • die Angabe, ob die Anträge bedingt sind oder nicht, wobei ihre Zahl angemessen bleiben muss.

Jeder spätere Änderungsantrag ist nur mit Zustimmung des Gerichts zulässig (R30.2 VerfO EPG). Dieses berücksichtigt alle Umstände, insbesondere ob der Inhaber darlegen kann, dass die Änderung bei angemessener Sorgfalt nicht früher hätte vorgelegt werden können und die Gegenpartei nicht unangemessen beeinträchtigt; das erstinstanzliche Gericht verfügt über einen Ermessensspielraum, den das Berufungsgericht nur eingeschränkt überprüft (EPG, Berufungsgericht, 25. Nov. 2025, Meril ./. Edwards, UPC_CoA_464/2024 und verbundene Rechtssachen, Leitsatz 2).

Ist ein anderes Verfahren in Bezug auf das Patent anhängig (z. B. ein Einspruch vor dem EPA), muss der Inhaber dort auf seinen Änderungsantrag hinweisen (R30.3 VerfO EPG).

Replik und Duplik

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Erwiderung auf die Widerklage kann der Beklagte seine Replik zur Nichtigkeit einreichen, zusammen mit seiner Duplik zur Verletzung und seiner Erwiderung auf den Änderungsantrag (R29 d) VerfO EPG). Die Erwiderung auf den Änderungsantrag legt dar, warum die Änderungen nicht zulässig sind und warum das Patent in der geänderten Fassung nicht aufrechterhalten werden kann, gegebenenfalls mit hilfsweisen Argumenten zur Nichtverletzung (R32.1 und R32.2 VerfO EPG).

Innerhalb des darauffolgenden Monats kann der Kläger seine Duplik zur Nichtigkeit einreichen, zusammen mit seiner Replik auf die Erwiderung zum Änderungsantrag (R29 e) und R32.3 VerfO EPG).

Schließlich kann der Beklagte innerhalb eines Monats auf diese Replik zur Änderung mit einer Duplik antworten, die auf die darin aufgeworfenen Punkte beschränkt ist (R32.3 VerfO EPG).

Insgesamt dauert ein schriftliches Verfahren mit Widerklage und Änderungsantrag etwa acht bis neun Monate; danach schließt der Berichterstatter es ab (R35 VerfO EPG).

Die Wahl der Kammer: Artikel 33(3)

Die drei Optionen

Nach Anhörung der Parteien kann die Lokal- oder Regionalkammer (A33(3) EPGÜ):

  • über die Verletzungsklage und die Widerklage entscheiden und dazu einen technisch qualifizierten Richter hinzuziehen (Buchstabe a);
  • die Widerklage an die Zentralkammer verweisen und die Verletzungsklage aussetzen oder über sie entscheiden (Buchstabe b);
  • mit Zustimmung der Parteien den gesamten Rechtsstreit an die Zentralkammer verweisen (Buchstabe c).

Die Entscheidung des Spruchkörpers

Der Spruchkörper entscheidet nach Anhörung der Parteien durch kurz begründete Anordnung so bald wie möglich nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens oder, wenn angemessen, früher (R37.1 und R37.2 VerfO EPG). Folglich:

  • behält er die Widerklage, beantragt er die Zuweisung eines technisch qualifizierten Richters, sofern ein solcher nicht bereits zugewiesen ist (R37.3 VerfO EPG);
  • verweist er die Widerklage, kann er die Verletzungsklage aussetzen und muss dies tun, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die betreffenden Ansprüche für nichtig erklärt werden (R37.4 VerfO EPG); setzt er nicht aus, teilt er der Zentralkammer die Termine seines Zwischenverfahrens und seiner mündlichen Verhandlung mit (R37.5 VerfO EPG).

Wenn nur die Widerklage verwiesen wird

Die Zentralkammer behandelt die Widerklage auf der Grundlage der bereits gewechselten Schriftsätze: Ihr Berichterstatter erteilt die erforderlichen Weisungen und legt die Termine der Zwischenanhörung und der mündlichen Verhandlung fest (R38 VerfO EPG). War die Verfahrenssprache nicht die Sprache des Patents, kann er die Übersetzung der Schriftsätze ganz oder teilweise innerhalb eines Monats anordnen (R39 VerfO EPG).

Wurde die Verletzungsklage nicht ausgesetzt, beschleunigt die Zentralkammer das Verfahren und bemüht sich, ihre mündliche Verhandlung über die Nichtigkeit vor der über die Verletzung abzuhalten (R40 b) VerfO EPG). Die Lokalkammer ihrerseits kann ihre Entscheidung über die Verletzung unter der Bedingung erlassen, dass das Patent nicht für nichtig erklärt wird (R118.2 a) VerfO EPG).

Wenn der gesamte Rechtsstreit verwiesen wird

Die Zentralkammer bestätigt so weit wie möglich die bereits festgesetzten Termine und kann Übersetzungen anordnen; die Parteien können einen Einzelrichter beantragen (R41 VerfO EPG).