El demandado en una acción por infracción que sostiene que la patente es nula debe formular una reconvención de nulidad en su escrito de contestación (R25.1 RP JUB). Esta reconvención alarga el procedimiento escrito y abre la cuestión de la «bifurcación».

La reconvención

Contenido

La reconvención, dirigida contra el titular de la patente, indica en particular (R25.1 RP JUB):

  • el alcance de la nulidad solicitada (letra a);
  • los motivos de nulidad, argumentados en Derecho y, en su caso, la interpretación propuesta de las reivindicaciones (letra b);
  • los hechos y las pruebas invocados (letras c y d);
  • las órdenes solicitadas para el procedimiento intermedio (letra e);
  • la posición del demandado sobre las opciones del artículo 33(3) (resolver sobre todo, remitir a la división central, suspender) (letra f);
  • la lista de documentos, con las eventuales solicitudes de dispensa de traducción y de confidencialidad (letra g);
  • la identificación del titular, si no es el demandante (letra h).

Si el demandante no es el titular (o no es el único), la Secretaría notifica la reconvención al titular, que pasa a ser parte en el procedimiento de nulidad (R25.2 RP JUB).

Tasa

La tasa de la reconvención es igual a la de la acción por infracción, con el límite de 26.500 € (R26 RP JUB y tabla de tasas, sección III). A falta de pago en los 14 días siguientes al requerimiento de la Secretaría, puede dictarse una resolución en rebeldía (R27 RP JUB).

Contestación a la reconvención y solicitud de modificación

Contestación a la reconvención

En el plazo de dos meses desde la notificación del escrito de contestación, el demandante presenta su contestación a la reconvención, junto con su réplica sobre la infracción y, en su caso, su solicitud de modificación de la patente (R29 a) RP JUB).

La contestación indica, en particular, los hechos y pruebas invocados, las razones por las que la reconvención debe desestimarse, incluidas las razones por las que cada reivindicación dependiente sería válida por sí misma, y la posición del demandante sobre las opciones del artículo 33(3) (R29A RP JUB).

Solicitud de modificación de la patente

El titular puede proponer modificaciones de las reivindicaciones (y, en su caso, de la descripción), en forma de juegos de reivindicaciones subsidiarios. La solicitud contiene (R30.1 RP JUB):

  • las modificaciones propuestas, en la lengua de concesión de la patente, con una traducción a la lengua de procedimiento si es distinta y, para una patente unitaria, a petición del demandado, a la lengua de su domicilio o del lugar de la infracción;
  • una explicación de la conformidad de las modificaciones con los artículos A84 CPE y A123(2) y (3) CPE, de la validez de las reivindicaciones modificadas y, en su caso, de su infracción;
  • la indicación del carácter condicional o no de las peticiones, cuyo número debe seguir siendo razonable.

Toda solicitud de modificación posterior solo se admite con la autorización del tribunal (R30.2 RP JUB). Este tiene en cuenta todas las circunstancias, en particular la capacidad del titular para justificar que la modificación no podía, actuando con una diligencia razonable, presentarse antes, y que no perjudicará de forma irrazonable a la parte contraria; el juez de primera instancia dispone de un margen de apreciación que el Tribunal de Apelación solo controla de forma limitada (TUP, Tribunal de Apelación, 25 nov. 2025, Meril c. Edwards, UPC_CoA_464/2024 y asuntos acumulados, sumario, punto 2).

Si está pendiente otro procedimiento relativo a la patente (una oposición ante la OEP, por ejemplo), el titular debe comunicar en él su solicitud de modificación (R30.3 RP JUB).

Réplica y dúplica

En el plazo de dos meses desde la notificación de la contestación a la reconvención, el demandado puede presentar su réplica sobre la nulidad, junto con su dúplica sobre la infracción y su contestación a la solicitud de modificación (R29 d) RP JUB). La contestación a la solicitud de modificación expone por qué las modificaciones no son admisibles y por qué la patente no puede mantenerse en su forma modificada, en su caso con argumentos subsidiarios de no infracción (R32.1 y R32.2 RP JUB).

En el mes siguiente, el demandante puede presentar su dúplica sobre la nulidad, junto con su réplica a la contestación a la solicitud de modificación (R29 e) y R32.3 RP JUB).

Por último, el demandado puede responder en el plazo de un mes a esa réplica sobre la modificación, mediante una dúplica limitada a las cuestiones que plantea (R32.3 RP JUB).

En total, un procedimiento escrito con reconvención y solicitud de modificación dura del orden de ocho a nueve meses; después, el juez ponente lo cierra (R35 RP JUB).

La elección de la división: el artículo 33(3)

Las tres opciones

Tras oír a las partes, la división local o regional puede (A33(3) AJUB):

  • resolver sobre la acción por infracción y sobre la reconvención, solicitando la incorporación de un juez con cualificación técnica (letra a);
  • remitir la reconvención a la división central y suspender la acción por infracción o resolver sobre ella (letra b);
  • con el acuerdo de las partes, remitir todo el asunto a la división central (letra c).

La decisión de la sala

La sala se pronuncia mediante auto sucintamente motivado, tras oír a las partes, lo antes posible después del cierre del procedimiento escrito, o antes si resulta apropiado (R37.1 y R37.2 RP JUB). En consecuencia:

  • si conserva la reconvención, solicita la asignación de un juez técnico, si aún no se ha asignado (R37.3 RP JUB);
  • si remite la reconvención, puede suspender la acción por infracción, y debe hacerlo si es muy probable que las reivindicaciones en cuestión sean anuladas (R37.4 RP JUB); a falta de suspensión, comunica a la división central las fechas de su procedimiento intermedio y de su audiencia (R37.5 RP JUB).

Si solo se remite la reconvención

La división central tramita la reconvención sobre la base de los escritos ya intercambiados: su juez ponente da las instrucciones oportunas y fija las fechas de la conferencia intermedia y de la audiencia (R38 RP JUB). Si la lengua de procedimiento no era la de la patente, puede ordenar la traducción de la totalidad o parte de los escritos en el plazo de un mes (R39 RP JUB).

Cuando la acción por infracción no se ha suspendido, la división central acelera el procedimiento y procura celebrar su audiencia sobre la nulidad antes que la de la infracción (R40 b) RP JUB). La división local puede, por su parte, dictar su resolución sobre la infracción bajo la condición de que la patente no sea anulada (R118.2 a) RP JUB).

Si se remite todo el asunto

La división central confirma, en la medida de lo posible, las fechas ya fijadas, y puede ordenar traducciones; las partes pueden solicitar un juez único (R41 RP JUB).