Il convenuto in un’azione in contraffazione che sostiene la nullità del brevetto deve proporre una domanda riconvenzionale di nullità nella propria comparsa di risposta (R25.1 RP JUB). Tale domanda allunga la procedura scritta e apre la questione della «biforcazione».

La domanda riconvenzionale

Contenuto

La domanda riconvenzionale, diretta contro il titolare del brevetto, indica in particolare (R25.1 RP JUB):

  • la portata della nullità richiesta (lettera a);
  • i motivi di nullità, argomentati in diritto, e se del caso l’interpretazione proposta delle rivendicazioni (lettera b);
  • i fatti e le prove invocati (lettere c e d);
  • le ordinanze richieste per la procedura interinale (lettera e);
  • la posizione del convenuto sulle opzioni dell’articolo 33(3) (decidere su tutto, rinviare alla divisione centrale, sospendere) (lettera f);
  • l’elenco dei documenti, con le eventuali richieste di esenzione dalla traduzione e di riservatezza (lettera g);
  • l’identificazione del titolare, se non è l’attore (lettera h).

Se l’attore non è il titolare (o non è l’unico), la cancelleria notifica la domanda riconvenzionale al titolare, che diventa parte del procedimento di nullità (R25.2 RP JUB).

Tassa

La tassa della domanda riconvenzionale è pari a quella dell’azione in contraffazione, entro il limite di 26.500 € (R26 RP JUB e tabella delle tasse, sezione III). In mancanza di pagamento entro 14 giorni dall’invito della cancelleria, può essere pronunciata una decisione in contumacia (R27 RP JUB).

Difesa contro la domanda riconvenzionale e domanda di modifica

Difesa contro la domanda riconvenzionale

Entro due mesi dalla notificazione della comparsa di risposta, l’attore deposita la propria difesa contro la domanda riconvenzionale, con la propria replica sulla contraffazione e, se del caso, la propria domanda di modifica del brevetto (R29 a) RP JUB).

La difesa indica in particolare i fatti e le prove invocati, le ragioni per cui la domanda riconvenzionale deve essere respinta, compreso il motivo per cui ciascuna rivendicazione dipendente sarebbe valida di per sé, e la posizione dell’attore sulle opzioni dell’articolo 33(3) (R29A RP JUB).

Domanda di modifica del brevetto

Il titolare può proporre modifiche delle rivendicazioni (e, se del caso, della descrizione), sotto forma di serie di rivendicazioni subordinate. La domanda contiene (R30.1 RP JUB):

  • le modifiche proposte, nella lingua di concessione del brevetto, con una traduzione nella lingua del procedimento se diversa e, per un brevetto unitario, su richiesta del convenuto, nella lingua del suo domicilio o del luogo della contraffazione;
  • una spiegazione della conformità delle modifiche agli articoli A84 CBE e A123(2) e (3) CBE, della validità delle rivendicazioni modificate e, se del caso, della loro contraffazione;
  • l’indicazione del carattere condizionato o meno delle richieste, il cui numero deve restare ragionevole.

Qualsiasi domanda di modifica successiva è ammessa soltanto con l’autorizzazione del Tribunale (R30.2 RP JUB). Questo tiene conto di tutte le circostanze, in particolare della capacità del titolare di dimostrare che la modifica non poteva, con ragionevole diligenza, essere presentata prima, e che non arrecherà un pregiudizio irragionevole alla controparte; il primo giudice dispone di un margine di discrezionalità che la Corte d’appello controlla solo in modo limitato (TUB, Corte d’appello, 25 nov. 2025, Meril c. Edwards, UPC_CoA_464/2024 e cause riunite, massima 2).

Se è pendente un altro procedimento relativo al brevetto (ad esempio un’opposizione dinanzi all’UEB), il titolare deve segnalarvi la propria domanda di modifica (R30.3 RP JUB).

Replica e controreplica

Entro due mesi dalla notificazione della difesa contro la domanda riconvenzionale, il convenuto può depositare la propria replica sulla nullità, con la propria controreplica sulla contraffazione e la propria difesa contro la domanda di modifica (R29 d) RP JUB). La difesa contro la domanda di modifica espone perché le modifiche non sono ammissibili e perché il brevetto non può essere mantenuto come modificato, se del caso con argomenti subordinati di non contraffazione (R32.1 e R32.2 RP JUB).

Entro il mese successivo, l’attore può depositare la propria controreplica sulla nullità, con la propria replica alla difesa contro la domanda di modifica (R29 e) e R32.3 RP JUB).

Infine, il convenuto può rispondere entro un mese a tale replica sulla modifica, con una controreplica limitata ai punti da essa sollevati (R32.3 RP JUB).

In totale, una procedura scritta con domanda riconvenzionale e domanda di modifica dura circa otto-nove mesi, dopodiché il giudice relatore la chiude (R35 RP JUB).

La scelta della divisione: l’articolo 33(3)

Le tre opzioni

Dopo aver sentito le parti, la divisione locale o regionale può (A33(3) AJUB):

  • decidere sull’azione in contraffazione e sulla domanda riconvenzionale, facendosi affiancare da un giudice tecnicamente qualificato (lettera a);
  • rinviare la domanda riconvenzionale alla divisione centrale, e sospendere l’azione in contraffazione o decidere su di essa (lettera b);
  • con l’accordo delle parti, rinviare l’intera causa alla divisione centrale (lettera c).

La decisione del collegio

Il collegio si pronuncia con ordinanza brevemente motivata, dopo aver sentito le parti, il prima possibile dopo la chiusura della procedura scritta, o prima se opportuno (R37.1 e R37.2 RP JUB). Di conseguenza:

  • se trattiene la domanda riconvenzionale, chiede l’assegnazione di un giudice tecnico, se non è già stato assegnato (R37.3 RP JUB);
  • se rinvia la domanda riconvenzionale, può sospendere l’azione in contraffazione, e deve farlo se è altamente probabile che le rivendicazioni in questione saranno annullate (R37.4 RP JUB); in mancanza di sospensione, comunica alla divisione centrale le date della propria procedura interinale e della propria udienza (R37.5 RP JUB).

Se è rinviata soltanto la domanda riconvenzionale

La divisione centrale tratta la domanda riconvenzionale sulla base degli scritti già scambiati: il suo giudice relatore impartisce le istruzioni utili e fissa le date dell’udienza interinale e dell’udienza (R38 RP JUB). Se la lingua del procedimento non era quella del brevetto, può ordinare la traduzione di tutti o parte degli scritti entro un mese (R39 RP JUB).

Quando l’azione in contraffazione non è stata sospesa, la divisione centrale accelera il procedimento e si adopera per tenere la propria udienza sulla nullità prima di quella sulla contraffazione (R40 b) RP JUB). La divisione locale può, dal canto suo, pronunciare la propria decisione sulla contraffazione sotto la condizione che il brevetto non sia annullato (R118.2 a) RP JUB).

Se è rinviata l’intera causa

La divisione centrale conferma, per quanto possibile, le date già fissate, e può ordinare traduzioni; le parti possono chiedere un giudice unico (R41 RP JUB).