Quadro generale

Onere della prova

In via generale, la parte che invoca un fatto deve provarlo e una parte che nega un fatto deve provarne l’inesistenza (articolo 54 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).

Una parte che enuncia un fatto che può essere contestato deve indicare i mezzi di prova atti a dimostrarlo (regole 13 e 171.1 del regolamento di procedura) e produrre tali prove se contestato (regola 172.1 del regolamento di procedura).

Si tratta di un principio relativamente condiviso da tutti gli Stati membri (Actori incumbit probatio).

Se un fatto non è contestato, tale fatto è considerato vero (almeno tra le parti) (regola 171.2 del regolamento di procedura).

Inversione dell’onere della prova

Un’inversione dell’onere della prova è possibile (articolo 55.1 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti) se l’oggetto di un brevetto è un procedimento per ottenere un nuovo prodotto e si verifica se un prodotto è « contraffatto ».

Allo stesso modo, si avrà inversione dell’onere della prova se, cumulativamente (articolo 55.2 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti):

  • si verifica la contraffazione di un procedimento di fabbricazione di un prodotto identico,
  • è alta la probabilità che il procedimento sia stato impiegato per tale fabbricazione,
  • il ricorrente ha compiuto sforzi ragionevoli per cercare di determinare il procedimento utilizzato.

Naturalmente, occorre tenere conto che il convenuto deve proteggere i propri segreti di fabbricazione e commerciali (articolo 55.3 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).

Dovere riguardante le prove

Riguardo alle parti

Le parti devono presentare tutti gli elementi che potrebbero influenzare i giudici nella loro decisione riguardante un’ordinanza emessa su richiesta (regola 192.3 del regolamento di procedura).

Riguardo al rappresentante

Il rappresentante non può alterare la presentazione dei fatti scientemente o se buoni motivi avrebbero dovuto allertarlo (articolo 48 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e regola 284 del regolamento di procedura).

Se un rappresentante lo fa, può essere escluso dalla procedura (regola 291 del regolamento di procedura). Si noterà che la sanzione non è molto severa…

Prove possibili

I mezzi di prova ammessi dinanzi alla CUB sono (regola 170.1 del regolamento di procedura):

  1. prove scritte;
  2. relazioni di esperti e relazioni di esperimenti;
  3. oggetti fisici;
  4. file elettronici e registrazioni audio/video.

Focus sulla « Protective Letter »

Una « protective letter » è una lettera inviata da un terzo che potrebbe essere attaccato per contraffazione al fine di presentare quanto prima una difesa ed evitare che il giudice ordini misure provvisorie che gli recherebbero pregiudizio (regola 207.1 del regolamento di procedura).

Tale lettera deve essere presentata (regola 207.2 del regolamento di procedura) nella lingua del brevetto e deve dettagliare, in particolare, i propri argomenti (prove e argomentazioni legali, regola 207.3 del regolamento di procedura).

È quindi dovuta una tassa (regola 207.4 del regolamento di procedura).

Se uno dei requisiti formali della regola 207.2 del regolamento di procedura non è rispettato, il richiedente viene informato del fatto che dispone di un termine di 14 giorni per correggere la propria lettera (regola 207.5 del regolamento di procedura).

Tale lettera viene trasmessa al titolare del brevetto (regola 207.8 del regolamento di procedura).

Modalità di ottenimento delle prove

Ordinanze istruttorie del giudice

Principio

Il giudice può richiedere (articolo 53 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e regola 170.2 del regolamento di procedura):

  • l’audizione delle parti;
  • l’audizione di testimoni (sotto giuramento o meno);
  • l’audizione di esperti;
  • prove e sperimentazioni comparative.

Focus sui testimoni

Presentazione volontaria di una dichiarazione di un testimone

È del tutto possibile che una parte decida di depositare in giudizio la dichiarazione di un testimone (regola 175 del regolamento di procedura).

Tale dichiarazione deve essere firmata dal testimone (regola 175.2 del regolamento di procedura) e deve essere accompagnata da una formula che indichi che egli comprende che il fatto di mentire può renderlo responsabile.

Inoltre, deve essere presentata una dichiarazione relativa ai conflitti di interesse (regola 175.3 del regolamento di procedura).

Se la dichiarazione del testimone è contestata (regola 177.1(b) del regolamento di procedura), il giudice può ordinare un’audizione.

Richiesta di audizione di un testimone

Una parte può richiedere l’audizione di un testimone (regola 177.1(c) del regolamento di procedura).

Tale richiesta deve contenere (regola 176 del regolamento di procedura):

  • le motivazioni per tale audizione;
  • i fatti che si intendono confermare tramite questa audizione;
  • la lingua dell’audizione.
Decisione autonoma dei giudici

I giudici possono decidere, di propria iniziativa, che l’audizione di un testimone sia utile per il fascicolo (regola 177.1(a) del regolamento di procedura).

Contenuto dell’ordinanza per un’audizione

L’ordinanza che convoca un testimone per un’audizione deve contenere (regola 177.2 del regolamento di procedura):

  • il nome, l’indirizzo e la descrizione del testimone;
  • la data e il luogo dell’udienza;
  • un’indicazione dei fatti della causa su cui il testimone deve essere interrogato;
  • informazioni sul rimborso delle spese sostenute dal testimone;
  • una dichiarazione secondo cui il testimone sarà interrogato dalla Corte e dalle parti; e
  • la lingua di procedura e la possibilità di organizzare un’interpretazione simultanea tra questa lingua e la lingua del testimone, se necessario (vedi articolo 109 del regolamento di procedura).

Nella sua ordinanza di convocazione a comparire, la Corte lo informa inoltre dei suoi doveri e diritti in qualità di testimone ai sensi degli articoli 178 e 179 regolamento di procedura (ossia obbligo di presentarsi, obbligo di dire la verità) (regola 177.3 del regolamento di procedura).

Focus sugli esperti

Esperto nominato dalla corte

È possibile che la corte nomini un esperto per chiarire un argomento tecnico (regole 185-188 del regolamento di procedura), ma questa situazione sembra piuttosto improbabile poiché i giudici tecnici svolgono normalmente questa funzione.

Esperto consultato dalle parti

Le parti possono senz’altro produrre relazioni di esperti a loro disposizione (regola 181.1 del regolamento di procedura).

È importante notare che gli esperti devono essere imparziali e non avere pregiudizi se convocati a un’audizione (regola 181.2 del regolamento di procedura).

Focus su test e sperimentazioni

La corte può decidere di condurre propri test e sperimentazioni se richiesto senza ritardo da una parte (regole 201.1 e 201.2 del regolamento di procedura).

La parte avversa è quindi invitata a pronunciarsi su tale richiesta (regola 201.3 del regolamento di procedura).

L’ordinanza della corte che dispone tali test deve contenere (regola 201.5 del regolamento di procedura):

  • Le coordinate dell’esperto che condurrà i test e redigerà la relazione;
  • Il momento (o il periodo) in cui i test saranno effettuati;
  • Le condizioni dei test;
  • La data ultima per la consegna della relazione.

La corte può decidere che le parti e/o gli esperti delle parti possano essere presenti durante i test (regola 201.6 del regolamento di procedura).

Per default, e salvo diversa decisione, i costi sono sostenuti dalla parte che richiede i test (regola 201.4 del regolamento di procedura).

Una volta redatta la relazione, le parti possono commentarla (regola 201.7 del regolamento di procedura).

L’esperto che l’ha redatta può essere convocato a un’audizione per discuterne (regola 201.7 del regolamento di procedura).

Ordinanza per la presentazione delle prove

I giudici possono inoltre ordinare a una parte o a un terzo di produrre le prove che ha a sua disposizione (articolo 53 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e regole 170.3 e 172.2 del regolamento di procedura).

Tale ordinanza può essere emessa solo se una parte ne fa richiesta durante la procedura (articolo 59 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e articolo 6.1 della direttiva sul rispetto dei diritti di PI 2004/48/CE). Tale richiesta deve essere supportata da un insieme di prove sufficienti (articolo 59 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).

La richiesta di questa parte per produrre una prova deve contenere (regola 190.4 del regolamento di procedura):

  • la forma della prova da produrre;
  • entro quale data tale prova deve essere prodotta;
  • la sanzione richiesta se la prova non viene prodotta.

La persona destinataria di tale ordinanza può essere l’avversario o un terzo (articolo 59 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).

Ordinanza per la comunicazione di determinate informazioni

I giudici possono inoltre ordinare a una parte di produrre le informazioni che ha a sua disposizione (articoli 53 e 67 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e regole 170.2 e 191 del regolamento di procedura e articolo 8.1 della direttiva sul rispetto dei diritti di PI 2004/48/CE).

Tali informazioni possono riguardare:

  • l’origine delle contraffazioni;
  • la quantità contraffatta;
  • ecc.

Ordinanza per la conservazione delle prove

Principio

Un giudice può ordinare determinate misure per conservare le prove (articoli 53 e 60 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e regole 192-198 e 170.3 del regolamento di procedura e articolo 7 della direttiva sul rispetto dei diritti di PI 2004/48/CE).

Tale ordinanza si ispira in gran parte alla descrizione-contraffazione francese.

Chi può richiederla?

Tale ordinanza può essere emessa solo su richiesta del titolare del brevetto (articolo 7.1 della direttiva sul rispetto dei diritti di PI 2004/48/CE e articolo 60.1 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti): non può quindi essere decisa d’ufficio dai giudici.

Contro chi richiederla?

Anche se l’articolo 60 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti è poco chiaro su questo punto, sembra possibile richiedere tale ordinanza contro qualsiasi terzo.

Infatti, poiché nessuna azione è potenzialmente pendente dinanzi alla CGUE, la formulazione « altra parte » sembra semplicemente riferirsi alla parte sottoposta a sequestro.

Come richiederla?

Prova?

È necessario disporre di un principio di prova per poter richiedere tale misura (articolo 7.1 della direttiva sul rispetto dei diritti di PI 2004/48/CE e articolo 60.1 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).

Contradittorio?

Può essere richiesta su istanza (articolo 7.1 della direttiva sul rispetto dei diritti di PI 2004/48/CE e articolo 60.5 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti) qualora qualsiasi ritardo possa causare un pregiudizio irreparabile al titolare del brevetto o qualora esista un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.

I giudici devono pertanto prendere in considerazione (regola 194.2 del regolamento di procedura):

  • l’urgenza della situazione;
  • se i motivi per non svolgere un procedimento in contraddittorio appaiano ben fondati;
  • la probabilità di distruzione o scomparsa della prova.

Se così non fosse o se il richiedente non riuscisse a dimostrarlo, tale richiesta verrà esaminata in contraddittorio e il convenuto sarà convocato (regola 194.1 del regolamento di procedura).

In modo alquanto strano, la « protective letter » menzionata in precedenza non viene citata. È comunque abbastanza logico che questa protective letter influenzi il giudice.

Collegamento con una procedura esistente?
Nell’ambito di una procedura esistente

È possibile richiedere un sequestro nell’ambito di una procedura esistente (regola 193.2 del regolamento di procedura) davanti alla stessa divisione (regola 192.1 del regolamento di procedura).

In questa ipotesi, sarà la formazione giudicante investita a decidere su tale richiesta (regola 193.2 del regolamento di procedura – o più precisamente, è il presidente della formazione che decide chi deciderà su tale richiesta, regola 194.3 del regolamento di procedura) dopo un esame formale da parte della cancelleria (regola 16 del regolamento di procedura).

Deve essere utilizzata la lingua della procedura (regola 192.4 del regolamento di procedura).

Al di fuori di qualsiasi procedura

Naturalmente, è possibile richiedere tale misura anche quando nessuna procedura sia pendente dinanzi alla CUB (articolo 60.1 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).

Il richiedente deve presentare la propria istanza dinanzi alla divisione che ritiene più probabile nel caso in cui un’azione di merito dovesse essere avviata dopo il sequestro (regola 192.1 del regolamento di procedura)… tuttavia, i testi non sembrano imporre un obbligo stringente…

La lingua utilizzata deve essere una lingua ammessa dinanzi a tale divisione (regola 192.4 insieme alla regola 14 del regolamento di procedura).

Un giudice relatore sarà designato dal presidente della divisione per decidere su tale richiesta (regole 193.1 insieme alla regola 18 del regolamento di procedura) e dopo un esame formale da parte della cancelleria (regola 16 del regolamento di procedura).

Tuttavia, al fine di poter validamente utilizzare gli elementi del sequestro, è necessario avviare un’azione dinanzi alla CUB entro un termine di (articolo 60.7 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti) (ossia il maggiore tra i due):

  • 31 giorni civili o
  • 20 giorni lavorativi.

Revisione, appello e revoca dell’ordinanza

Revisione

Se l’ordinanza è concessa su richiesta, il convenuto può rivolgersi al giudice per discutere la portata di tale ordinanza (modifica, abrogazione o mantenimento, articolo 60.6 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e regola 197.3 del regolamento di procedura) entro 30 giorni dalla esecuzione dell’ordinanza.

Una procedura orale di revisione viene quindi convocata senza indugio (regola 197.4 del regolamento di procedura).

Appello

Se l’ordinanza è stata concessa in contraddittorio, è possibile solo un appello contro l’ordinanza (regola 196.7 e 220.1 del regolamento di procedura).

Tale appello si svolge dinanzi alla corte d’appello (regola 220.1 del regolamento di procedura).

Revoca

Se il ricorrente non intraprende un’azione nel merito entro i termini prescritti, l’ordinanza può essere anche impugnata con revoca (regola 198 del regolamento di procedura) entro (massimo) 31 giorni di calendario o 20 giorni lavorativi dalla data indicata nell’ordinanza per la presentazione del rapporto del sequestro.

Tale decisione di revoca può includere, su richiesta della parte sequestrata, un risarcimento per l’effetto del sequestro (regola 198.2 del regolamento di procedura).

Forma del sequestro

Il sequestro può consistere in (articolo 60.2 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti):

  • la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni,
  • il sequestro materiale dei prodotti contestati e, nei casi appropriati, dei materiali e strumenti utilizzati per produrre e/o distribuire tali prodotti,
  • il sequestro dei documenti ad essi relativi.

Persona che effettua il sequestro

La persona che sarà nominata dai giudici per effettuare tale sequestro (articolo 60.3 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e regole 196.4 e 196.5 del regolamento di procedura) può essere:

  • un esperto o un professionista con competenza tecnica, indipendenza e imparzialità;
  • un ufficiale giudiziario se autorizzato dalla legge nazionale.

Il ricorrente non può essere presente durante il sequestro, ma può farsi rappresentare da una persona il cui nome deve essere indicato nell’ordinanza (articolo 60.4 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).

Costituzione di garanzia

Può essere richiesta la costituzione di una garanzia alla parte che richiede il sequestro al fine di risarcire il sequestrato in caso di necessità (articoli 60.6 e 60.9 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).

Ordinanza per ispezione

Un giudice può ordinare determinate misure per effettuare un’ispezione (articoli 53 e 60 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e regole 199 e 170.3 del regolamento di procedura e articolo 7 della direttiva sul rispetto dei diritti di PI 2004/48/CE).

Non è molto chiaro in cosa l’ispezione differisca molto dalla conservazione delle prove presentata poco sopra, ma va bene…

Si considererà quindi che sia la stessa cosa (o almeno che segua la stessa procedura, regola 199.2 del regolamento di procedura).

Ordinanza per il congelamento degli asset

Un giudice può ordinare misure per il congelamento degli asset (articolo 61 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e regola 200 del regolamento di procedura) se vengono fornite prove ragionevoli e plausibili di contraffazione.

La procedura è la stessa prevista per i sequestri (regola 200.2 del regolamento di procedura).

Riservatezza e prove

L’AJUB prevede che alcune informazioni del procedimento possano essere mantenute riservate (articolo 58 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti).

Solo alcune persone saranno designate e potranno accedere a tali informazioni.

Inoltre, l’accesso al registro può essere soggetto a un certo controllo degli accessi (regola 262 del regolamento di procedura).

In caso contrario, tutti i documenti forniti saranno immediatamente accessibili nel registro online (regola 262 del regolamento di procedura).

Allo stesso modo, la procedura interinale o le udienze possono svolgersi a porte chiuse nell’interesse di una delle parti (regola 105.2 del regolamento di procedura o regola 115 del regolamento di procedura).

Possiamo legittimamente chiederci come sarà garantita la riservatezza nella redazione della decisione, che deve essere motivata e pubblica.