L’azione di accertamento di non contraffazione (DNC) è lo specchio dell’azione di contraffazione: non è il titolare ad attaccare, ma l’operatore — reale o potenziale — che prende l’iniziativa per far constatare che non sta commettendo contraffazione. È prevista dall’articolo 32, paragrafo 1, punto b, dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti ed è disciplinata dalle regole 61 a 74 del regolamento di procedura.

Visione sintetica

L’idea è semplice: piuttosto che attendere, con la spada di Damocle sulla testa, che il titolare si degni (o meno) di intraprendere un’azione di contraffazione, l’operatore si rivolge direttamente alla giurisdizione per far dichiarare che il suo prodotto o procedimento non ricade sotto il brevetto. Si tratta di uno strumento di sicurezza giuridica, prezioso prima di un lancio industriale o commerciale.

Le condizioni dell’azione

Chi può agire

La persona che compie, o si propone di compiere, un atto determinato può agire contro il titolare del brevetto (o il licenziatario abilitato a intraprendere un’azione di contraffazione), regola 61 del regolamento di procedura.

L’interesse ad agire

Non ci si rivolge alla giurisdizione senza motivo: l’azione è ammessa solo se (regola 61 del regolamento di procedura):

  • il titolare (o il licenziatario) ha sostenuto che l’atto costituisce una contraffazione; oppure
  • in mancanza, il ricorrente ha richiesto per iscritto al titolare un riconoscimento di non contraffazione, e quest’ultimo ha rifiutato o si è astenuto dal fornirlo.

In altre parole, è necessaria una minima minaccia: un’accusa, o almeno un silenzio imbarazzato di fronte a una richiesta di riconoscimento.

La divisione competente

A differenza dell’azione di contraffazione, che viene spesso presentata presso una divisione locale o regionale, l’azione di accertamento di non contraffazione rientra nella divisione centrale (articolo 33, paragrafo 4, dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti). Si comprende la logica: non esiste ancora un «luogo di contraffazione» da collegare a una divisione locale.

La dichiarazione del ricorrente

Il ricorrente deposita presso la cancelleria un ricorso per accertamento di non contraffazione. Questo deve contenere le indicazioni della regola 13.1 (punti da a a h) — come per un’azione di contraffazione — nonché la conferma che le condizioni della regola 61 sono soddisfatte (regola 63 del regolamento di procedura).

Pagamento di una tassa di procedura

L’azione è soggetta a una tassa di procedura fissa (dell’ordine di 11.000 €), secondo la tabella delle tasse allegata al regolamento di procedura (regola 370).

Lo svolgimento della procedura

Per il resto, la procedura scritta ricalca ampiamente quella dell’azione di contraffazione (le disposizioni corrispondenti del regolamento di procedura si applicano in modo identico): notifica al convenuto, esame della ricevibilità formale, nomina di un giudice relatore, difesa, calendario, poi chiusura della procedura scritta. Non è necessario ripetere tutto qui: i dettagli sono disponibili nella pagina Azione di contraffazione.

Il coordinamento con l’azione di contraffazione

Questo è il punto delicato. Se, mentre un’azione di accertamento di non contraffazione è pendente presso la divisione centrale, un’azione di contraffazione tra le stesse parti e riguardante lo stesso brevetto viene introdotta presso una divisione locale o regionale entro un termine di tre mesi, la divisione centrale sospende il procedimento (articolo 33, paragrafo 6, dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti e regola 75 del regolamento di procedura).

In sintesi: la DNC consente di prendere l’iniziativa… ma il titolare conserva, per tre mesi, la facoltà di riprendere il controllo scegliendo il proprio terreno. I dettagli di questo scenario sono trattati nella pagina Azione di contraffazione («Caso di un’azione di contraffazione introdotta dopo un’azione di accertamento di non contraffazione»).

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