L’azione di accertamento di non contraffazione è lo specchio dell’azione in contraffazione: non è il titolare ad attaccare, ma l’operatore — effettivo o potenziale — che gioca d’anticipo per far accertare che non contraffà (A32(1) b) AJUB e da R61 a R74 RP JUB).

Visione d’insieme

L’idea è semplice: anziché attendere, con la spada di Damocle sulla testa, che il titolare si degni (o meno) di promuovere un’azione in contraffazione, l’operatore adisce egli stesso il Tribunale per far dichiarare che il suo prodotto o procedimento non ricade nell’ambito del brevetto. È uno strumento di certezza del diritto, prezioso prima di un lancio industriale o commerciale.

Le condizioni dell’azione

Chi può agire, e contro chi

La persona che compie, o intende compiere, un atto determinato può agire contro il titolare del brevetto o il licenziatario legittimato ad agire in contraffazione (R61.1 e R61.2 RP JUB).

L’interesse ad agire

Non si adisce il Tribunale nel vuoto: l’azione è esperibile solo se (R61.1 RP JUB):

  • il titolare (o il licenziatario) ha sostenuto che l’atto costituisce una contraffazione; oppure
  • in mancanza, l’attore gli ha chiesto per iscritto, fornendogli ogni precisazione sull’atto in questione, di riconoscere l’assenza di contraffazione, e il titolare ha rifiutato o non ha risposto entro un mese.

In altre parole, serve un minimo di minaccia: un’accusa o, quanto meno, un silenzio imbarazzato di fronte a una richiesta di riconoscimento.

La divisione competente

A differenza dell’azione in contraffazione, che si propone dinanzi a una divisione locale o regionale, l’azione di accertamento di non contraffazione è di competenza della divisione centrale, salvo che un’azione in contraffazione sia già pendente tra le stesse parti dinanzi a una divisione locale o regionale, o che le parti convengano un’altra divisione (A33(4) e (7) AJUB e R63 RP JUB).

L’atto introduttivo di accertamento di non contraffazione

L’atto contiene gli elementi di identificazione previsti per l’azione in contraffazione, la prova che le condizioni della regola 61 sono soddisfatte, l’accertamento richiesto, le ragioni per cui l’atto non costituisce contraffazione (compresa l’interpretazione proposta delle rivendicazioni), i fatti e le prove, la stima del valore se supera 500.000 € e l’elenco dei documenti (R63 RP JUB).

Tassa

L’azione è soggetta alla tassa fissa di 14.600 € e, se il suo valore supera 500.000 €, alla tassa basata sul valore, valore che è fissato dal giudice relatore durante la procedura interinale (R70 e R74 RP JUB; si veda «Tasse giudiziarie e valore della causa»).

L’azione può essere abbinata a un’azione di nullità dello stesso brevetto; sono allora dovute entrambe le tasse (R77 RP JUB). Una combinazione classica: «il tuo brevetto è nullo, e comunque non lo contraffaccio».

Lo svolgimento del procedimento

La procedura scritta si compone di un atto introduttivo, di una comparsa di risposta (entro due mesi), poi, facoltativamente, di una replica e di una controreplica (ciascuna entro un mese) (R62, R67 e R69 RP JUB). Il convenuto può sollevare un’eccezione preliminare (R66 RP JUB), e la sua difesa contiene gli stessi elementi previsti in materia di contraffazione (R68 RP JUB).

Per il resto (esame formale, giudice relatore, giudice tecnico, chiusura), si applicano le regole dell’azione in contraffazione (R65, da R71 a R73 RP JUB): i dettagli figurano nella pagina «Azione in contraffazione».

Il coordinamento con l’azione in contraffazione

È il punto delicato. Se, mentre un’azione di accertamento di non contraffazione è pendente dinanzi alla divisione centrale, il titolare o il suo licenziatario esclusivo agisce in contraffazione contro lo stesso attore, in relazione allo stesso brevetto, dinanzi a una divisione locale o regionale entro tre mesi dalla proposizione dell’azione di non contraffazione, la divisione centrale sospende quest’ultima (A33(6) AJUB e R76.3 RP JUB).

In chiaro: l’accertamento negativo consente di giocare d’anticipo… ma il titolare conserva, per tre mesi, la facoltà di riprendere l’iniziativa scegliendo il proprio terreno. Oltre tale termine, nessuna sospensione automatica: i presidenti dei collegi interessati si consultano (R76.3 RP JUB).

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