Rivendicazioni, chiarezza e protezione

Rivendicazioni

Obbligo di fornitura

Anche se le rivendicazioni non sono obbligatorie per ottenere una data di deposito (A80 CBE insieme R40 CBE), la domanda deve contenere alla fine delle rivendicazioni (A78(1) c) CBE).

Maggiori dettagli sono disponibili nell’articolo « I requisiti legati al deposito » .

Formulazione in due parti

Le rivendicazioni devono contenere (R43(1) CBE), se del caso:

• un preambolo (caratteristica la cui combinazione fa parte dello stato della tecnica);
• una parte caratterizzante (altre caratteristiche) introdotta dall’espressione « caratterizzato da » o « caratterizzato in« .

È possibile in alcune situazioni che questa formulazione in due parti non sia adatta:

• se l’invenzione risiede in una combinazione di caratteristiche di uguale importanza (Linee guida F-IV 2.3 i);
• se un processo chimico è modificato, ma senza aggiungere nulla (es. omissione di una sostanza o sostituzione) (Linee guida F-IV 2.3 ii);
• se l’invenzione risiede in multiple modifiche di un sistema di caratteristiche complesso (Linee guida F-IV 2.3 iii);
• se il prodotto rivendicato è un nuovo prodotto chimico (Linee guida F-IV 2.3);
• se l’unico stato della tecnica pertinente è un documento A54(3) CBE (Linee guida F-IV 2.3.1).

Riferimento a un’altra rivendicazione

Può capitare che si desideri redigere come segue: « Dispositivo che coopera con il dispositivo della rivendicazione 1 ».

Questa formulazione è del tutto possibile (T1194/97 e Linee guida F-IV 3.8).

Una sola rivendicazione per tipo

Vedere l’articolo su « L’unità di invenzione e le categorie di rivendicazione« .

Terminologia utilizzata

Solo i termini, formule, segni o simboli tecnici generalmente ammessi nel campo considerato devono essere utilizzati (R49(10) CBE).

Questa terminologia deve essere uniforme in tutta la domanda (R49(11) CBE).

Riferimento alla descrizione e ai disegni

Non è possibile fare, nelle rivendicazioni, riferimenti alla descrizione o ai disegni (R43(6) CBE), salvo assoluta necessità.

Secondo la giurisprudenza, l’assoluta necessità può esistere quando, senza riferimento alle figure, la rivendicazione sarebbe meno chiara o meno concisa (T986/97, T94/12) o quando sarebbe impossibile esprimere il contenuto tecnico rilevante a mezzo di parole (T893/99, 3.1).

La dimostrazione di questa necessità è a carico del richiedente (T150/82 e Linee guida F-IV 4.17).

Interpretazione delle rivendicazioni

Alcune decisioni (T860/93) accettano di interpretare alcuni termini poco chiari della rivendicazione (vedi sotto) con l’aiuto di definizioni date dalla descrizione.

Per quanto, alcune decisioni non vanno in questo senso (il che mi sembra più ragionevole) :

• T1129/97 :
  • se l’A69 CBE permette di interpretare la rivendicazione alla luce della descrizione, questo principio vale solo per la portata delle rivendicazioni e non per la sua chiarezza (Linee guida F-IV 4.2) ;
• T454/89 :
  • le rivendicazioni devono essere chiare in sé stesse ;
• T49/99 :
  • la descrizione non permette di rendere chiare le rivendicazioni.

Si deve dare alle rivendicazioni la loro accezione tecnicamente ragionevole più ampia per un lettore esperto (T2764/19) cercando positivamente di comprendere il senso delle rivendicazioni (T10/22) escludendo interpretazioni che non avrebbero senso tecnico o che non sarebbero logiche.

La decisione T367/20 precisa che l’articolo 69(1) CBE e il suo protocollo interpretativo si applicano anche all’esame dell’articolo 123(2) CBE. Così, le rivendicazioni devono essere interpretate nel loro contesto, includendo la descrizione e le figure, da una persona del mestiere. Solo l’interpretazione tecnicamente sensata deve essere ritenuta, conformemente alle decisioni T3097/19, T450/20, e T556/02.

Le caratteristiche di prodotto in una rivendicazione di procedimento non sono assimilabili a caratteristiche di tipo ‘prodotto per procedimento’ e limitano direttamente la portata del procedimento senza necessitare di un’analisi del loro impatto sulle fasi del procedimento (T1761/19).

Le rivendicazioni a cascata devono essere interpretate strettamente per evitare un’estensione indebita della portata del brevetto (T664/20, opponendosi a T999/10).

Coerenza con la descrizione

Le modalità di realizzazione descritte devono coprire tutte le caratteristiche delle rivendicazioni, senza divergenze nella definizione dell’invenzione, al fine di garantire una determinazione precisa dell’estensione della protezione. Questo requisito mira ad assicurare la sicurezza giuridica e un’interpretazione univoca dell’oggetto protetto, evitando in particolare le incoerenze come modalità di realizzazione incompatibili con le rivendicazioni o definizioni parziali dell’invenzione (T3097/19).

Caratteristiche essenziali

Tutte le caratteristiche essenziali di un’invenzione devono essere presenti nelle rivendicazioni indipendenti (R43(3) CBE, T32/82, Direttive F-IV 4.5).

Ma attenzione al significato di « essenziale »!

Infatti, una caratteristica essenziale non è una caratteristica necessaria al funzionamento dell’oggetto rivendicato (altrimenti, per una rivendicazione di un’automobile, bisognerebbe menzionare le sue ruote, l’albero a camme, il serbatoio, ecc.).

Una caratteristica essenziale è una caratteristica « necessaria per ottenere l’effetto tecnico che sottende la soluzione al problema tecnico oggetto della domanda » (Direttive F-IV 4.5.2): quindi partecipa necessariamente alla risoluzione del problema tecnico.

Se una caratteristica è presentata come essenziale, esiste una forte presunzione, anche se il richiedente può fornire la prova del contrario (la descrizione deve allora essere modificata, Direttive F-IV 4.3 ii).

Ad esempio, « la proporzione deve essere del 30%, altrimenti l’ottenimento è difficile » presenta una caratteristica essenziale (T977/94).

Il modo di somministrazione di un composto può costituire una caratteristica essenziale in una rivendicazione di brevetto, anche in assenza di un’indicazione terapeutica esplicita. Questa caratteristica è considerata distintiva se è necessaria per ottenere l’effetto tecnico ricercato (T295/22, Direttive G-VI 6.1.2).

Definizione mediante parametri

Principio

Si può essere tentati di definire un dispositivo mediante le sue caratteristiche o la sua struttura fisica (es. « Polvere la cui granulometria è inferiore a 50 micrometri« ).

Queste formulazioni sono accettabili (T94/82 o T29/05) se questo parametro può essere determinato chiaramente e in modo sicuro mediante metodi oggettivi comunemente utilizzati nello stato della tecnica (Direttive F-IV 4.11).

Pertanto, è meglio specificare il metodo di determinazione utilizzato a meno che (Direttive F-IV 4.18):

• il metodo di determinazione è troppo lungo per una rivendicazione;
• l’uomo del mestiere conosce senza difficoltà il metodo da utilizzare;
• tutti i metodi noti danno lo stesso risultato.

Insufficienza di descrizione?

Si deve notare che imprecisioni riguardanti la misura di un parametro o l’esistenza di più metodi di misura non conducono necessariamente a un’insufficienza di descrizione (T608/07, T1768/15).

Tuttavia, in un caso in cui il parametro è cruciale per risolvere il problema sottostante all’invenzione, il metodo di misura deve fornire valori coerenti in modo tale che l’uomo del mestiere sappia, quando riproduce l’invenzione, se ciò che produce risolve il problema o no (T815/07, T1305/15, T59/18).

Segni di riferimento

Le rivendicazioni devono contenere riferimenti ai disegni quando possibile (R43(7) CBE). Questi riferimenti sono messi tra parentesi e non costituiscono una limitazione.

Si consiglia di non aggiungere testo a questi riferimenti (es. « (13) » e non « (vis 13) »), altrimenti si esce dall’ambito della R43(7) CBE e non è chiaro se questo testo aggiunto costituisca una limitazione.

Aggiunta di una disclaimer

Principio

Una « disclaimer » si intende come una modifica apportata a una rivendicazione avente l’effetto di introdurre nella rivendicazione una caratteristica tecnica « negativa », che normalmente esclude da una caratteristica generale modalità di realizzazione o campi particolari (G1/03, punto 2 dei motivi).

Una disclaimer può essere ammessa se mira a (G1/03) :

• ristabilire la novità rispetto a uno stato della tecnica A54(3) CBE73 e A54(4) CBE73 (quindi oggi A54(3) CBE solo) ;
• ristabilire la novità rispetto a una divulgazione accidentale A54(2) CBE73 (cioè se estranea all’invenzione rivendicata e così lontana da essa che l’uomo del mestiere non l’avrebbe mai presa in considerazione) (G1/03, punto 2.3.4 dei motivi) ;
• escludere un oggetto che rientra in un’eccezione alla brevettabilità in virtù degli A52 CBE73 a A57 CBE73 per motivi non tecnici (G1/03, punto 2.4.3 dei motivi, infatti, e in particolare per il PCT, la conoscenza dell’insieme delle esclusioni può essere complessa per il depositante).

Se una disclaimer è pertinente per l’apprezzamento dell’attività inventiva o della sufficienza della descrizione, allora questa è contraria all’A123(2) CBE73 (G1/03, punto 2.6.1 dei motivi o T1821/10)

Chiarezza e non rimozione di « più di quanto necessario »

Una disclaimer non deve rimuovere più di quanto necessario rimanendo chiara e concisa (G1/03).

Può capitare che sia molto difficile non rimuovere più del necessario rimanendo chiari (es. un esempio dello stato della tecnica da cui si vuole distinguersi è molto complesso e fa riferimento a vari documenti scientifici).

Per la T2130/11, la condizione posta dalla Grande Camera deve essere applicata tenendo conto del suo obiettivo (cioè non dare l’opportunità di riformulare arbitrariamente le proprie rivendicazioni (G1/03, punto 3).

Pertanto, è possibile rimuovere un po’ più del necessario se (T2130/11) :

• ciò è necessario per soddisfare l’A84 CBE e
• ciò non conduce a una riformulazione arbitraria delle rivendicazioni.

Esempio di disclaimer che non esclude più del necessario

Immaginiamo di avere tre rivendicazioni come segue:

1. Prodotto A
2. Prodotto secondo la rivendicazione 1 comprendente inoltre B
3. Prodotto secondo la rivendicazione 1 o 2 comprendente inoltre C.

In caso di divulgazione accidentale di « a » che è un caso particolare di A, può essere auspicabile fare un disclaimer, ma attenzione, perché le seguenti rivendicazioni non sarebbero corrette:

1. Prodotto A con esclusione di a
2. Prodotto secondo la rivendicazione 1 comprendente inoltre B
3. Prodotto secondo la rivendicazione 1 o 2 comprendente inoltre C.

Infatti, le rivendicazioni 2 e 3 vedrebbero escluso l’oggetto a senza che ciò sia necessario. Bisogna quindi scrivere:

1. Prodotto A con esclusione di a
2. Prodotto secondo la rivendicazione 1 A comprendente inoltre B
3. Prodotto secondo la rivendicazione 1 o 2 A comprendente inoltre C, o prodotto A comprendente inoltre B e C.

Analisi della sufficienza della descrizione

Inoltre, è necessario esaminare le condizioni di brevettabilità a seguito dell’introduzione del disclaimer: se l’oggetto della rivendicazione limitata non fosse realizzabile alla data di deposito, questo disclaimer non sarà accettabile (es. procedimento di coltura di cellule staminali umane « non ottenute mediante l’uso di embrioni umani distrutti » sapendo che alla data di deposito le cellule staminali erano tutte ottenute mediante la distruzione di embrioni, T1441/13).

Supporto delle rivendicazioni

Principio

L’A84 CBE dispone:

Le rivendicazioni […] devono […] basarsi sulla descrizione.

Oggetto di questo requisito

Sembra che questo requisito sia in realtà doppio (Linee guida F-IV 6.1):

• ogni rivendicazione deve basarsi sulla descrizione (cioè supporto letterale nella descrizione);
• la portata delle rivendicazioni deve essere giustificata dal contenuto della descrizione e dei disegni, nonché dal suo apporto tecnico (T409/91).

Esempio di mancato supporto

Possiamo avere casi in cui un’obiezione di « mancato supporto » può essere sollevata: se gli esempi forniti nella descrizione sono troppo ristretti e non permettono di spiegare la portata delle rivendicazioni.

Differenza e somiglianza con la sufficienza della descrizione

Questo ultimo requisito sarebbe quindi in realtà dello stesso tipo dell’A83 CBE ma riguardante un’altra parte della domanda (T409/91, cioè le rivendicazioni e non la descrizione).

Tuttavia, nel contesto dell’insufficienza della descrizione, esaminiamo piuttosto se il modo di realizzazione descritto possa essere attuato.

Così, abbiamo piuttosto uno schema di questo tipo:

Così, vediamo abbastanza rapidamente che è spesso possibile trasformare un’obiezione A83 CBE in A84 CBE mentre l’inverso è più raro.

Chiarezza delle rivendicazioni

Principio

Base legale

L’A84 CBE dispone:

Le rivendicazioni […] devono essere chiare e concise […].

Questo requisito si applica a tutte le rivendicazioni.

Oggetto di questo requisito: determinazione del limite della protezione delle rivendicazioni

Le rivendicazioni devono permettere all’uomo del mestiere di determinare in modo sufficiente i limiti della portata della rivendicazione senza sforzo indotto (in particolare, sarebbe uno sforzo indotto la realizzazione di un gran numero di esperimenti per la determinazione dei numerosi parametri della rivendicazione: dimensioni, angoli, tipo di materiali, ecc. T754/13).

Così, il requisito di chiarezza è soddisfatto solo se il pubblico può distinguere chiaramente gli oggetti coperti dalla rivendicazione da quelli che non lo sono (T129/13 o T754/13).

Perché insisto volontariamente su questo aspetto?

Perché, a mio avviso, le obiezioni di chiarezza sono tra le obiezioni meno comprese (cari Esaminatori, se mi leggete, vi abbraccio…):

• un’obiezione di chiarezza non può essere sollevata perché « non sappiamo come tale passo è effettuato« : potrebbe essere un’obiezione secondo l’A83 CBE ma certamente non secondo l’A84 CBE (in ogni caso non secondo la chiarezza dell’A84 CBE);
• un’obiezione di chiarezza non può essere sollevata perché « non sappiamo se questi due oggetti sono gli stessi o no » (es. caso in cui abbiamo una formulazione del tipo « un oggetto » poi più avanti « un oggetto« ) : potrebbe essere un’obiezione secondo l’A52 CBE (perché ciò aumenta la portata delle rivendicazioni) ma certamente non secondo l’A84 CBE;
• ecc.

In breve, facciamo attenzione… le obiezioni di chiarezza mirano a evitare che la portata delle rivendicazioni sia vaga (nota: ampia non vuol dire vaga).

Chiarezza in sé e chiarezza tecnica

Possono esistere casi in cui le rivendicazioni sono « linguisticamente » limpide.

Tuttavia, se due caratteristiche sono ciascuna chiare ma non coerenti l’una con l’altra da un punto di vista tecnico, allora la loro combinazione non è chiara (T935/14).

Concisione

Può capitare che alcune formulazioni delle rivendicazioni siano ridondanti.

Caratt-ristiche funzionali

Se è così, il requisito di concisione non sarà soddisfatto (T1296/19).

Le caratt-ristiche funzionali sono accettabili solo (T68/85 o T2067/12) :

• se non si può definire altrimenti l’invenzione senza ridurne indebitamente la portata e
• se la caratteristica dà all’uomo del mestiere istruzioni sufficientemente chiare affinché possa metterla in pratica senza sforzi eccessivi.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, una caratteristica funzionale è accettabile solo se un uomo del mestiere è in grado di determinare senza difficoltà i mezzi da mettere in opera per raggiungere questa funzione (Linee guida F-IV 2.1 e Linee guida F-IV 6.5).

« Un mezzo di fissaggio di due assi di legno » è un buon esempio di caratteristica funzionale poiché si immagina abbastanza bene come fissare queste assi (es. chiodi, viti, colle, ecc.).

Caratt-ristiche il cui significato dipende dal momento dell’interpretazione

Può accadere che una rivendicazione contenga caratteristiche il cui significato e portata dipendono dal momento in cui viene effettuata l’interpretazione.

È il caso, ad esempio, per una formulazione del tipo « qualsiasi altro ceppo emergente potenzialmente pandemico » (T1702/15).

In questa ipotesi, la rivendicazione non sarà chiara.

Utilizzo della descrizione per chiarire?

Per le questioni di chiarezza, la descrizione non può servire da aiuto per chiarire: il fatto che i termini poco chiari siano chiaramente definiti nella descrizione non rende le rivendicazioni chiare in sé (T1129/97).

Formulazioni considerate « non chiare »

Termini con un significato relativo

I termini relativi come « fine », « largo », « grande », « solido », ecc. devono essere evitati (Linee guida F-IV 4.6), tranne se:

• questi termini hanno un significato ben definito nel campo tecnico dell’invenzione (es. « alte frequenze » per un amplificatore);
• questi termini sono stati definiti nella domanda.

La decisione T977/94 ha accettato « sottile » e « spesso » in una rivendicazione, poiché questi erano così definiti l’uno rispetto all’altro nella rivendicazione.

Termini di posizione: « anteriore », « posteriore », « laterale », ecc.

I termini di posizione rendono il più delle volte le rivendicazioni non chiare poiché la posizione dell’oggetto rivendicato non è allora nota (T1261/11).

Termini che generano ambiguità

I termini come « sensibilmente », « approssimativamente », « circa », ecc. rendono nozioni precise in nozioni ambigue (es. « parallelo » versus « sensibilmente parallelo », es. T1265/13).

In rari casi, questi termini possono essere accettati se è possibile delimitare l’invenzione in modo non ambiguo rispetto allo stato della tecnica (Linee guida F-IV 4.7).

Termine che indica « possibilità »

I termini come « preferibilmente », « ad esempio », « tali come » o « in particolare » introducono spesso ambiguità sulla portata esatta delle rivendicazioni.

Il più delle volte, queste espressioni non hanno carattere limitativo (Linee guida F-IV 4.9).

Marchi

Non c’è alcuna certezza riguardo alla stabilità del prodotto o della caratteristica coperta dal marchio (Linee guida F-IV 4.8). Così, come si può essere certi che questo prodotto o questa caratteristica non saranno modificati durante la validità del brevetto?

Un marchio può essere eccezionalmente accettato in una rivendicazione:

• se è inevitabile, e
• se è generalmente riconosciuto un significato preciso.

In ogni caso, un marchio deve essere indicato come tale (Linee guida F-II 4.14).

Risultato ricercato

Principio

In teoria, una rivendicazione che definisce l’invenzione per il risultato/obiettivo ricercato dovrebbe essere considerata come mancante di chiarezza (Linee guida F-IV 4.10 ad esempio, menzionando semplicemente il problema tecnico sottostante).

Tuttavia, queste formulazioni possono essere accettabili se (T68/85):

• se l’invenzione non può essere definita altrimenti, o
• se non è possibile definirla in modo più preciso senza limitare indebitamente la portata delle rivendicazioni, e se il risultato può essere verificato grazie ai metodi presentati nella descrizione, o noti all’uomo del mestiere, e non richiedendo troppi esperimenti.

In ogni caso, se il risultato ricercato è proprio quello che ha motivato la domanda, un problema di chiarezza potrebbe essere sollevato se la rivendicazione non contiene tutte le altre caratteristiche essenziali per ottenere questo risultato (T809/12).

L’esempio del portacenere

Ad esempio, questo può essere il caso se si cerca di proteggere un portacenere che permette di spegnere automaticamente una sigaretta grazie alla sua forma e alle sue dimensioni come indicato molto chiaramente nella descrizione (Linee guida F-IV 4.10).

La forma e le dimensioni del portacenere possono variare considerevolmente in un modo difficile da definire (Linee guida F-IV 4.10).

Nella misura in cui la costruzione e la forma del portacenere sono precisate il più chiaramente possibile nella rivendicazione e permettono all’uomo del mestiere di determinare le dimensioni necessarie con l’aiuto di test ragionevoli, le proporzioni possono essere definite in relazione al risultato atteso (Linee guida F-IV 4.10).

Differenze con le caratteristiche funzionali

Può essere difficile in alcuni casi differenziare una rivendicazione espressa in modo funzionale (pratica autorizzata dalle Linee guida F-IV 6.5) e le rivendicazioni di risultato.

Ad esempio:

• « un mezzo per rilevare la fine della corsa » potrebbe essere considerato come una caratteristica funzionale da un esaminatore;
• « un sensore per rilevare una fine della corsa » potrebbe essere considerato come una rivendicazione di risultato da un esaminatore.

Per fare semplice, una caratteristica funzionale non è una rivendicazione di risultato se un uomo del mestiere è in grado di determinare senza difficoltà i mezzi da mettere in opera per raggiungere questo risultato (Linee guida F-IV 2.1 e Linee guida F-IV 6.5).

Termine « in »

Una rivendicazione contenente il termine « in » può mancare di chiarezza sulla portata reale della stessa (Direttive F-IV 4.15).

Infatti, nell’espressione « Testata in un motore », non è spesso chiaro se è rivendicato (Direttive F-IV 4.15) :

• una testata adattata per essere montata in un motore ;
• un motore comprendente una testata.

Limitazioni negative

Per una ragione oscura, l’UEB non apprezza molto le formulazioni negative nelle rivendicazioni (Direttive F-IV 4.20).

Tuttavia, ciò non significa che questo tipo di formulazione sia vietata, ma che gli Esaminatori preferiscono, se possibile, una rivendicazione positiva di caratteristiche (Direttive F-IV 4.20) :

Le limitazioni negative, come i disclaimers, sono ammesse solo se l’aggiunta di caratteristiche positive nella rivendicazione non permette di definire in modo più chiaro e conciso l’oggetto che è ancora suscettibile di essere protetto (cfr. G 1/03 e T4/80) o limiterebbe indebitamente la portata della rivendicazione (cfr. T1050/93).

In materia di interpretazione delle rivendicazioni contenenti una caratteristica negativa, la portata più ampia deve essere data ritenendo la definizione tecnicamente più stretta possibile dell’elemento escluso (T1553/19).

Termine « Utile per »

Il termine « utile per » è abbastanza diverso da « per » o « adatto per ».

Infatti, l’utilità qui sembra andare oltre la semplice adattamento del prodotto a un uso dato.

Dunque, questa formulazione vaga non è chiara (T1170/16).