Decisioni della Grande Camera di Ricorso

Se il diritto positivo è contenuto principalmente nella convenzione e nel suo regolamento di esecuzione, non bisogna trascurare di esaminare i chiarimenti forniti dalla Grande Camera di Ricorso sui vari testi.

Ecco quindi l’elenco, per numero, delle decisioni della Grande Camera (aggiornato il 28/03/14).

G1/83 – Seconda applicazione terapeutica

La decisione G1/83 è stata emessa il 5 dicembre 1984.

La questione che si poneva alla Grande Camera era se una rivendicazione riguardante « l’uso di un composto destinato a un uso terapeutico » potesse essere accettata. Questa questione era cruciale per le aziende farmaceutiche.

In un primo tempo (punto 13 dei motivi), la Grande Camera ricorda che qualsiasi formulazione « Utilizzo di una sostanza per il trattamento del corpo umano o animale » equivarrebbe a rivendicare un metodo terapeutico considerato come una non-invenzione (A52(4) CBE73 e oggi esclusa dalla brevettabilità da A53 c) CBE): una tale formulazione è quindi da escludere.

Al contrario, la Grande Camera di ricorso indica che la formulazione « Utilizzo di un composto X per ottenere un medicinale destinato a un uso terapeutico Y » è accettabile poiché nessuna esclusione si applica alla fabbricazione di medicinali. Ovviamente, è necessario che l’uso Y sia nuovo e inventivo (punto 23 dei motivi).

Questa ultima formulazione è chiamata « rivendicazione di tipo svizzero ».

Si noti che questa decisione non è più valida a causa della modifica dell’articolo A54(5) CBE, che autorizza esplicitamente una seconda applicazione terapeutica.

La decisione G2/08 è venuta a confermare la fine delle rivendicazioni di tipo svizzero.

G5/83 – Seconda applicazione terapeutica

La decisione G5/83 (5 dicembre 1984) è in ogni punto simile alla decisione G1/83 (tranne che è stata redatta in inglese).

G6/83 – Seconda applicazione terapeutica

La decisione G6/83 (5 dicembre 1984) è in ogni punto simile alla decisione G1/83 (tranne che è stata redatta in francese).

G1/84 – Opposizione da parte del titolare

La decisione G1/84 è stata emessa il 24 luglio 1985.

In questo caso, il titolare di un brevetto aveva presentato un’opposizione al proprio brevetto e questa opposizione era stata dichiarata irricevibile.

La Grande Camera si oppone a questa irricevibilità precisando che un’opposizione non è irricevibile solo perché è stata presentata dal titolare del brevetto (punto 8 dei motivi).

Infatti, sembra auspicabile permettere a qualsiasi persona (A99(1) CBE73) di presentare opposizione al fine di « garantire nella massima misura possibile che l’Ufficio europeo conceda e mantenga in vigore brevetti europei solo se questi sono considerati validi » anche se questa opposizione è presentata dal titolare che desidera limitare il proprio brevetto (punto 3 dei motivi).

Si noti che questa decisione non è più valida dalla decisione G9/93 che ribalta questa giurisprudenza con il motivo che l’A99 CBE73 prevede in modo costante che la procedura di opposizione è una procedura inter partes (in particolare A99(4) CBE73).

G1/86 – Reintegrazione in diritto di un opponente

La decisione G1/86 è stata emessa l’11 dicembre 1989.

Come sapete, al deposito di un ricorso in opposizione, un opponente o il titolare può presentare ricorso depositando un atto di ricorso (entro 2 mesi dalla notifica dei motivi, A108 CBE73 o A108 CBE) e poi depositando una memoria (entro 4 mesi dalla notifica dei motivi).

Se la lettera dell’A122(1) CBE73 (cioè « Il richiedente o il titolare di un brevetto europeo ») permette al titolare di beneficiare di una restitutio in integrum, cosa succede per l’opponente?

La Grande Camera indica che non si deve avere una lettura stretta dell’A122(1) CBE73. Così, un opponente può essere reintegrato nei suoi diritti ai sensi dell’A122(1) CBE73 se non ha depositato nei termini la memoria esponendo i motivi del ricorso (punto 15 dei motivi), poiché qualsiasi altra interpretazione sarebbe contraria al principio di uguaglianza (punto 3 dei motivi).

Attenzione, l’opponente non beneficia delle disposizioni dell’A122(1) CBE73 per il termine di presentazione del ricorso (cioè il primo termine di 2 mesi per depositare l’atto di ricorso, vedere punto 5 dei motivi). Se il titolare beneficia tuttavia di una reintegrazione nei suoi diritti per i due termini sopra citati, la Grande Camera spiega questo « favoritismo » con il fatto che:

• il titolare non può rimanere nell’incertezza per un lungo periodo riguardante l’estensione dei suoi diritti;
• l’opponente può sempre intraprendere un’azione di nullità.

L’A122 CBE essendo sostanzialmente identico, questa decisione rimane a priori applicabile con la CBE 2000.

G1/88 – Silenzio dell’opponente

La decisione G1/88 è stata emessa il 27 gennaio 1989.

Supponiamo la seguente situazione: un opponente non ha, dopo aver ricevuto una notifica secondo R58(4) CBE73 (oggi R82(1) CBE), presentato osservazioni entro un mese sul testo in cui l’UEB intende mantenere il brevetto.

Tuttavia, ciò significa che l’opponente è d’accordo con questo testo (« Qui tacet consentire videtur« ) e rende irrecepibile un eventuale ricorso dell’opponente?

La Grande Camera ritiene che sarebbe sproporzionato sanzionare l’opponente silenzioso e privarlo del suo diritto di ricorso (punto 7 dei motivi). Infatti, tra i molteplici argomenti, la Grande Camera sottolinea che questa sanzione non sarebbe semplicemente nello spirito della CBE:

• quando l’omissione di un atto comporta una perdita di diritto, la CBE lo prevede esplicitamente (punto 3.1 dei motivi);
• sarebbe quindi necessario inviare una notifica di perdita di diritto (R69(1) CBE73 o ora R112(1) CBE) il che non è il caso in questione (punto 3.2 dei motivi).

G2/88

La decisione G2/88 è stata emessa l’11 dicembre 1989.

Come potete constatare, numerose domande sono state poste alla Grande Camera.

Cambio di categorie di rivendicazioni

In questo caso, il titolare dei diritti aveva cercato, nel corso dell’opposizione, di modificare la categoria di una rivendicazione. Questa modifica è accettabile e non contraria all’A123(2) CBE73.

La Grande Camera indica che il cambio di categoria (es. « composto » o « utilizzo del composto« ), che avvenga in esame o in opposizione (senza che sia necessario considerare alcun diritto nazionale, vedere punto 3.3 dei motivi), non è a priori proibito, ma è necessario analizzare, in concreto, se un’estensione di portata avviene a causa di questo cambiamento (punto 4.1 dei motivi).

Ad esempio, una trasformazione di una rivendicazione di « composto » in una rivendicazione di « utilizzo di questo composto » al fine di ottenere un effetto dato non è contraria all’A123(2) CBE73 (punto 5.1 dei motivi). Attenzione, perché se la rivendicazione d’uso riguarda l’ottenimento di un prodotto, questa sarebbe vietata, poiché permetterebbe di proteggere questo prodotto a causa delle disposizioni dell’A64 CBE73.

Seconda applicazione non terapeutica

In questo caso, una rivendicazione riguardava l’uso di un additivo perfettamente noto per ridurre gli attriti in un motore. Questo effetto non era noto, poiché questo additivo era noto solo per limitare la corrosione.

L’A54 CBE73 deve essere interpretato come autorizzante una rivendicazione d’uso quando l’unica caratteristica nuova risiede nello scopo assegnato a questo uso?

La Grande Camera di ricorso ritiene che « il nuovo utilizzo di un composto noto » riguardi, in realtà, l’ottenimento di un nuovo effetto tecnico sottostante al nuovo utilizzo (vedere punto 9 dei motivi). Di conseguenza, una nuova caratteristica tecnica implicita (cioè la funzione che consiste nella realizzazione dello scopo ricercato) è presente nella rivendicazione (punto 9.1 dei motivi).

Alla fine, « il nuovo utilizzo di un composto noto » è quindi convalidato dalla Grande Camera (vedere punto 10.3 dei motivi).

G4/88 – Trasferimento di opposizione

La decisione G4/88 è stata emessa il 24 aprile 1989.

La questione che era posta alla Grande Camera era sapere se un’opposizione potesse essere:

• solo trasmessa agli eredi dell’opponente deceduto;
• liberamente ceduta;
• ceduta con l’azienda o una parte dell’azienda interessata dal campo dell’invenzione considerata.

Per la Grande Camera (punto 6 dei motivi), è chiaro che la trasmissione dell’opposizione è realizzata « naturalmente » durante una cessione di una parte dell’azienda (compresa nel suo senso più ampio, in senso economico, punto 5 dei motivi), poiché l’opposizione costituisce un accessorio di questa parte dell’azienda se l’opposizione è stata avviata nell’interesse di questa parte (vedere dispositivo dei motivi).

G5/88 – Potere del Presidente dell’UEB di concludere accordi amministrativi

La decisione G5/88 è stata emessa il 16 novembre 1990.

Per un aneddoto, l’Ufficio tedesco dei brevetti (Gitschiner Straße 97, 10969 Berlino) e l’Ufficio Europeo dei Brevetti (Gitschiner Strasse 103, 10969 Berlino) hanno sedi vicine a Berlino.

Così, molto frequentemente, alcuni distratti depositavano domande europee (o qualsiasi altro documento come documenti di opposizione) presso l’Ufficio tedesco e viceversa.

Il presidente dell’UEB aveva cercato di ovviare a questo problema concludendo il 29 giugno 1981 un accordo amministrativo con l’Ufficio tedesco. Questo accordo prevede, tra l’altro, che i documenti presentati all’Ufficio tedesco fossero presunti essere stati ricevuti dall’UEB alla data di ricezione dell’Ufficio tedesco.

In questo caso, un’opposizione era stata depositata presso l’Ufficio tedesco, ma ricevuta dall’UEB dopo il termine di 9 mesi. Comprendiamo bene che il titolare desideri vedere questa opposizione dichiarata irricevibile.

La questione posta alla Grande Camera di ricorso era quindi sapere se il presidente dell’UEB avesse il potere di concludere un tale accordo avente un impatto sui diritti conferiti dalla CBE. Va notato che questo accordo non è stato approvato dal consiglio di amministrazione.

Secondo la Grande Camera, né il potere di rappresentanza del Presidente definito dall’A5(3) CBE73 (punto 2.2. dei motivi), né il suo obbligo di prendere « tutte le misure utili… al fine di assicurare il funzionamento dell’Ufficio europeo dei brevetti » dell’A10(2) CBE73 (punti 2.6 e 2.7 dei motivi) permettono di giustificare un tale accordo.

Tuttavia, in un principio di « protezione della buona fede e della fiducia legittima« , la Grande Camera decise che la non efficacia dell’accordo non sarebbe stata retroattiva.

G6/88 – Seconda applicazione non terapeutica

La decisione G6/88 è stata emessa l’11 dicembre 1989.

Questa decisione riprende gli stessi motivi della decisione G2/88 emessa lo stesso giorno.

G7/88 – Potere del Presidente dell’UEB di concludere accordi amministrativi

La decisione G7/88 è stata emessa il 16 novembre 1990.

Questa decisione riprende gli stessi motivi della decisione G5/88 emessa lo stesso giorno.

G8/88 – Potere del Presidente dell’UEB di concludere accordi amministrativi

La decisione G8/88 è stata emessa il 16 novembre 1990.

Questa decisione riprende gli stessi motivi della decisione G5/88 emessa lo stesso giorno.

G1/89 – Mancanza di unità a posteriori e domanda PCT

La decisione G1/89 è stata emessa il 2 maggio 1990.

In questa decisione, la Grande Camera ricorda che (vedere punto 3. dei motivi), anche allo stadio della ricerca PCT, la divisione della ricerca agendo in qualità di ISA deve ben valutare la novità e l’attività inventiva delle rivendicazioni al fine di valutare l’unità di invenzione conformemente all’A17.3.a PCT (anche se questa valutazione non costituisce un vero e proprio « esame » nel senso della CBE o del PCT).

Di conseguenza, è del tutto possibile per l’ISA formulare delle obiezioni di mancanza di unità a posteriori (punto 5 dei motivi) e così facendo l’UEB può chiedere al richiedente il pagamento di una tassa aggiuntiva di ricerca (punto 7 dei motivi).

G2/89 – Mancanza di unità a posteriori e domanda PCT

La decisione G2/89 è stata emessa il 2 maggio 1990.

Questa decisione riprende gli stessi motivi della decisione G1/89 emessa lo stesso giorno.

G3/89 – Correzione di errori evidenti

La decisione G3/89 è stata emessa il 19 novembre 1992.

La R88 CBE73 (ora R139 CBE) prevede che gli errori riguardanti le rivendicazioni, la descrizione o i disegni sono correggibili se la rettifica è evidente.

Secondo l’avviso della Grande Camera, l’A123(2) CBE73 è del tutto applicabile alla correzione: si deve quindi considerare alla data di deposito ciò che l’uomo del mestiere poteva oggettivamente dedurre dalla descrizione (punto 2 dei motivi).

L’uomo del mestiere deve quindi essere in grado, alla data del deposito (cioè al di fuori di qualsiasi pubblicazione successiva) e basandosi sulle conoscenze generali nel campo considerato:

• di constatare oggettivamente e senza equivoco l’errore, e
• di dedurre semplicemente la correzione da apportare.

Di conseguenza, questa correzione non ha effetto retroattivo: questa è una semplice constatazione (punto 4 dei motivi).

Ogni mezzo di prova è possibile (punto 8 dei motivi) purché questo mezzo (scritto, testimonianza, ecc.) dimostri le conoscenze generali dell’uomo del mestiere alla data del deposito e non dopo (punto 7 dei motivi).

G1/90 – Revoca del brevetto per mancato pagamento della tassa di stampa

La decisione G1/90 è stata emessa il 5 marzo 1991.

In questo caso, il titolare di un brevetto appena mantenuto in forma modificata (cioè dopo opposizione) non aveva pagato la tassa di stampa prescritta dall’A102(3) b) CBE73 entro il termine di tre mesi previsto dalla R58(5) CBE73.

La questione che si poneva allora era se la revoca del brevetto prevista dall’A102(4) CBE73 o A102(5) CBE73 dovesse essere oggetto di una decisione (susceptibile di ricorso, A106 CBE73) o di una semplice constatazione prevista dalla R69 CBE73 (non suscettibile di ricorso direttamente).

La Grande Camera osserva preliminarmente che se la convenzione avesse voluto indicare che la sanzione per il mancato rispetto del pagamento della tassa di stampa fosse la perdita del diritto d’ufficio, la redazione dell’articolo sarebbe probabilmente stata « è considerata revocata » (punto 4 dei motivi) o « è considerata ritirata » (punto 6 dei motivi) come altrove nella convenzione.

Per la Grande Camera, la revoca di un brevetto per mancato rispetto del pagamento della tassa di stampa (A102(4) CBE73) o produzione di traduzioni delle rivendicazioni (A102(5) CBE73) deve assumere la forma di una decisione. Infatti:

• una decisione di revoca non sarebbe « priva di senso » (punto 13 dei motivi) contrariamente alle affermazioni della camera di ricorso) anche se la perdita del diritto non riguarda il diritto materiale dei brevetti (cioè novità, attività inventiva, ecc.). Il ricorso può essere utile, ad esempio, per contestare problemi di fatto (ad esempio, la data effettiva del pagamento).
• la presentazione di una richiesta di restitutio in integrum non è realmente fonte di alcuna insicurezza giuridica (punto 14 dei motivi) anche se la decisione non è ancora stata emessa. La decisione emessa riguardante un ricorso successivo (che sarebbe formato contro la decisione) sarà fusa con la decisione riguardante la restitutio in integrum.
• non esiste un bisogno impellente di far avvenire la perdita dei diritti il prima possibile, anche per la protezione dei terzi (punto 15 dei motivi).
• la decisione di revoca è più semplice giuridicamente (un solo passo contrario alla notifica+decisione su richiesta, punto 17 dei motivi).

Le disposizioni della R82 CBE sono sostanzialmente identiche alle disposizioni dell’A102(4) CBE73 e A102(5) CBE73. Così questa decisione rimane applicabile con la CBE 2000.

G2/90 – Competenza della camera di ricorso giuridica per le decisioni emesse da una divisione di opposizione

La decisione G2/90 è stata emessa il 4 agosto 1991.

In questo caso, un titolare di un brevetto aveva dimenticato di pagare le tasse di pubblicazione del suo brevetto dopo la pubblicazione. L’agente delle formalità gli aveva concesso due mesi aggiuntivi e aveva poi revocato il suo brevetto. Per il titolare che ha presentato ricorso, l’agente delle formalità non aveva alcun supporto legale per farlo.

Questa affermazione era chiaramente puramente giuridica.

La questione di diritto che si poneva allora era sapere se la camera di ricorso giuridica fosse competente per i ricorsi diretti contro le decisioni affidate agli agenti delle formalità.

La competenza delle camere di ricorso è definita all’A21 CBE73. Se la camera di ricorso giuridica può intervenire contro una decisione emessa da una divisione d’esame (A21(3) c) CBE73, punto 3.2 dei motivi), non è affatto previsto che possa intervenire per le decisioni di una divisione di opposizione (A21(4) CBE73, punto 3.3 dei motivi).

Secondo l’opinione della Grande Camera, il testo è chiaro e non si deve vedere un’omissione (punto 3.3 e 3.4 dei motivi): solo la camera di ricorso tecnica è competente per le decisioni emesse da una divisione di opposizione.

L’A21 CBE essendo identica, questa decisione sembra ancora applicarsi con la CBE 2000.

G1/91 – Unità di invenzione e mantenimento in forma modificata dopo opposizione

La decisione G1/91 è stata emessa il 9 dicembre 1991.

Se dopo un’opposizione, il brevetto è modificato in modo tale che le rivendicazioni non presentano più un concetto inventivo comune (A82 CBE73), è possibile mantenerlo in forma modificata? Infatti, l’A102(3) CBE73 prevede che « il brevetto e l’invenzione che ne è l’oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione ». Queste condizioni includono l’unità di invenzione (punto 2.1 dei motivi)?

Secondo l’opinione della Grande Camera, la ragione d’essere del requisito di « unità di invenzione » è di ordine amministrativo (punto 4.1 dei motivi): l’utilità è per la classificazione dei brevetti con la nomenclatura internazionale, ma anche per evitare che il richiedente includa abusivamente più invenzioni in una stessa domanda e eviti, di fatto, importanti tasse di ricerca e di deposito.

Del resto, la Grande Camera nota che la divisione, sebbene prevista inizialmente dai lavori preparatori della convenzione fino alla fine dell’opposizione, era stata limitata alle semplici domande di brevetto (punto 6.2 dei motivi), poiché era « inutile » a causa dell’assenza di opposizione possibile per mancanza di unità di invenzione.

Di conseguenza, la mancanza di unità non deve essere presa in considerazione per il mantenimento dei brevetti in forma modificata dopo opposizione.

Questa decisione rimane valida sotto la CBE 2000.

G2/91

La decisione G2/91 è stata emessa il 29 novembre 1991.

Rimborso delle tasse di ricorso in caso di esistenza di più richiedenti

In questo caso, alcune camere di ricorso conservavano la prima tassa di ricorso percepita e rimborsavano le tasse di ricorso successive, poiché le « altre parti in detta procedura sono di diritto parte alla procedura di ricorso » come precisa l’A107 CBE73.

Altre camere conservavano tutte le tasse versate da ciascuno dei richiedenti.

Chi aveva ragione?

Secondo la Grande Camera, ciascuno dei richiedenti deve pagare… e ciò è giustificato dal prossimo paragrafo.

Diritto proprio di perseguire un ricorso in caso di ritiro del ricorso da parte di un ricorrente

Infatti, la Grande Camera sottolinea che un ricorrente che non ha pagato non ha diritto di proseguire da solo il ricorso se l’unico ricorrente che ha pagato si ritira.

Infatti, solo quest’ultimo può decidere il mantenimento del suo ricorso (punto 6.1 delle motivazioni).

Così, qualsiasi rimborso della tassa di ricorso priverebbe i ricorrenti dei loro diritti.

Questa decisione rimane valida sotto la CBE 2000, poiché l’A107 CBE non è cambiata.

G3/91 – Restitutio in integrum

La decisione G3/91 è stata emessa il 7 settembre 1992.

Come sicuramente sapete a memoria, la CBE prevede:

• che, per le domande europee:
  • bisogna pagare la tassa di ricerca (A78(2) CBE73) entro un mese dalla data di deposito della domanda e
  • bisogna pagare le tasse di designazione (A79(2) CBE73) entro sei mesi dalla menzione della pubblicazione del RRE;
  • bisogna presentare una richiesta di esame (A94(2) CBE73) entro sei mesi dalla menzione della pubblicazione del RRE;
• che, per le domande euro-PCT:
  • bisogna pagare la tassa di ricerca (A157(2) b) CBE73) entro 31 mesi dalla data di deposito della priorità più antica (R107(1) e) CBE73);
  • bisogna pagare la tassa nazionale (che copre le tasse di designazione, A158(2) CBE73) entro 31 mesi dalla data di deposito della priorità più antica (R107(1) d) CBE73);
  • bisogna presentare una richiesta di esame (A150(2) CBE73) entro 31 mesi dalla data di deposito della priorità più antica (A39.1.b PCT).

Come potete vedere, ci sono alcune somiglianze…

Ma i primi tre termini sono esclusi esplicitamente dall’A122(5) CBE73 mentre gli ultimi tre termini non vi figurano… È una dimenticanza? Bisogna considerare che anche questi sono esclusi dalla restitutio in integrum?

Secondo l’avviso della Grande Camera, bisogna considerare tutti questi termini allo stesso modo: così i termini di pagamento della tassa di ricerca, della tassa nazionale e il termine di presentazione della richiesta di esame non beneficiano della restitutio in integrum (per le domande europee, ma anche per le domande Euro-PCT).

Questa decisione non è più applicabile con la CBE 2000, poiché i vari termini menzionati sopra beneficiano ora della restitutio in integrum.

G4/91 – Intervento

La decisione G4/91 è stata emessa il 3 novembre 1992.

In questo caso, un terzo (contro il quale era stata presentata un’azione per contraffazione) aveva presentato una dichiarazione di intervento conformemente all’A105(1) CBE73, mentre la divisione di opposizione aveva deciso di mantenere il brevetto in forma modificata alcune settimane prima…

L’intervento è valido sapendo che il termine di ricorso era ancora in corso (cioè sapendo che la decisione non era passata in giudicato)?

Per la Grande Camera, l’intervento non è possibile in questa ipotesi, a meno che una delle parti alla procedura di opposizione non presenti ricorso: infatti, senza questo ricorso, la procedura di opposizione non è in corso.

Questa decisione è ancora applicabile con la CBE 2000 poiché la R89 CBE riprende le stesse disposizioni.

G5/91 – Decisioni suscettibili di ricorso

La decisione G5/91 è stata emessa il 5 maggio 1992.

In questo caso, il titolare di una domanda aveva sostenuto che uno dei membri della divisione di opposizione non fosse imparziale, ma il direttore aveva rifiutato di ricostituire la camera.

Indipendenza degli agenti degli organi di primo grado dell’UEB

La Grande Camera osserva che (punto 2 dei motivi) l’A24(1) CBE73 prevede l’imparzialità per i membri delle camere di ricorso e della Grande Camera, ma non esplicitamente per gli agenti degli organi di primo grado come:

• la divisione d’esame,
• la divisione di opposizione,
• etc.

Per quanto riguarda (punto 3 dei motivi), questo obbligo è, in verità, un principio generale e deve applicarsi a tutti.

Decisioni suscettibili di ricorso

Il titolare può presentare un ricorso contro il rifiuto del direttore di ricostituire la camera per l’opposizione?

La Grande Camera indica (punto 5 dei motivi) che non esiste alcuna base legale per un tale ricorso.

Come precisato dall’A106(3) CBE73, non è possibile presentare un ricorso contro una decisione che non pone fine a una procedura (come la presente decisione) a meno che la decisione stessa non preveda un ricorso indipendente.

Naturalmente, questa questione potrà essere oggetto di un ricorso con la decisione finale (punto 6 dei motivi).

Questa decisione rimane valida con la CBE 2000, l’A106 CBE essendo rimasta invariata su questo punto.

G6/91 – Riduzione delle tasse

La decisione G6/91 è stata emessa il 6 marzo 1992.

L’A14(4) CBE73 e A14(4) CBE73 dispone che le persone domiciliate sul territorio di un paese membro possono depositare documenti nella loro lingua (diversa da francese, inglese, tedesco) e beneficiare così di una riduzione delle tasse (R6(3) CBE73).

Consegna della traduzione in modo simultaneo

In questo caso, una persona aveva presentato un ricorso contro una decisione fornendo simultaneamente un documento redatto nella sua lingua e una traduzione.

A titolo preliminare, la Grande Camera ritiene che non vi sia alcuna controindicazione a depositare una traduzione dei documenti depositati contemporaneamente a questi documenti (punto 9 dei motivi). Tuttavia, è necessario fare attenzione, poiché queste traduzioni non devono essere considerate come gli originali e, ad esempio: a titolo di illustrazione, le traduzioni non possono essere trasmesse PRIMA degli originali a rischio di essere considerate come tali (punto 12 dei motivi).

Pluralità di documenti e traduzione limitata a solo alcuni documenti

Cosa succede se il titolare deposita più documenti per effettuare un atto di procedura, solo alcuni dei quali sono nella sua lingua?

A priori, non vi è motivo di considerare che tutti i documenti debbano essere prodotti nella lingua del depositante per beneficiare della riduzione (punto 15 dei motivi). Infatti, quando alcuni documenti possono essere presentati dopo il pagamento della tassa, come si fa a conoscere l’importo della tassa da pagare (non si parla di rimborso della tassa, ma di riduzione, punto 16 dei motivi)?

Per la Grande Camera, è sufficiente depositare nella propria lingua il documento essenziale del primo atto di procedura per beneficiare della riduzione della tassa (punto 21):

• la richiesta di esame per la tassa di esame (punto 19 dei motivi),
• l’atto di ricorso per la tassa di ricorso (e non la memoria, punto 24 dei motivi),
• etc.

Questa decisione è, a priori, ancora valida con la CBE 2000, poiché gli A14 CBE e R6 CBE sono evoluti poco su questo punto.

G7/91 – Ritiro del ricorso

La decisione G7/91 è stata emessa il 5 novembre 1992.

Rimanda testualmente alla seguente decisione, la decisione G8/91.

G8/91 – Ritiro del ricorso

La decisione G8/91 è stata emessa il 5 novembre 1992.

In questo caso, un opponente aveva presentato un ricorso senza che il titolare lo facesse, poi lo aveva ritirato… la procedura di ricorso può continuare d’ufficio (un po’ come per l’opposizione R60(2) CBE73, punto 6 dei motivi)?

Anche se la non continuazione d’ufficio può lasciare « sopravvivere » decisioni di primo grado affette da errori, la Grande Camera di ricorso non ritiene utile permettere alle camere di ricorso di continuare d’ufficio un ricorso presentato.

Infatti:

• Esiste una procedura di opposizione aperta a tutti se un terzo ritiene che ci sia un errore in una decisione (punto 10.1 dei motivi)
• A priori, non ci sono così tanti errori in primo grado (punto 10.2 dei motivi);
• Sebbene l’ufficio si impegni a rilasciare titoli validi e non affetti da vizi, è necessario chiudere la procedura in un certo momento per una buona gestione delle risorse dell’ufficio (punto 10.3 dei motivi);
• Le procedure nazionali per annullare un brevetto rimangono aperte (punto 11.1 dei motivi);

Questa decisione rimane valida con la CBE 2000, poiché i principi del ricorso rimangono identici.

G9/91 – Competenze per analizzare la validità delle rivendicazioni

La decisione G9/91 è stata emessa il 31 marzo 1993.

Misura della contestazione

Le divisioni di opposizione o le camere di ricorso possono analizzare la validità delle rivendicazioni non attaccate da un opponente o da un ricorrente? Sono vincolate dalla dichiarazione dell’opponente dell’R55 c) CBE73 (ora R76(2) c) CBE)?

Per la Grande Camera, l’obbligo del depositante di dichiarare in quale misura intende contestare il brevetto (R55 c) CBE73) sarebbe privo di senso se questa misura potesse essere successivamente ampliata (punto 10 dei motivi).

Di conseguenza, la divisione di opposizione o la camera di ricorso non ha alcun diritto di analizzare le rivendicazioni non attaccate (punto 11 dei motivi).

Al contrario, è del tutto possibile analizzare le rivendicazioni dipendenti non attaccate (punto 11 dei motivi):

• se la rivendicazione indipendente « madre » è stata attaccata;
• se la loro validità è, prima facie, dubbia.

Motivi della contestazione

Il ragionamento è lo stesso per i motivi della contestazione? Le divisioni di opposizione o le camere di ricorso sono vincolate dalla dichiarazione dell’opponente?

Per la Grande Camera, l’A114 CBE73 permette alla divisione di opposizione di esaminare d’ufficio alcuni motivi non sollevati, ma ciò deve rimanere eccezionale, in particolare se prima facie questi motivi si oppongono, in tutto o in parte, al mantenimento del brevetto (punto 16 dei motivi).

Per la procedura davanti alle camere di ricorso, è opportuno applicare il principio dell’A114 CBE73 in modo molto più restrittivo, poiché si tratta di una procedura giudiziaria non inquisitoria (punto 18 dei motivi).

Pertanto, un argomento non presentato nella fase di opposizione dall’opponente non può essere presentato nella fase di ricorso (a meno che, naturalmente, non sia accettato dal titolare, punto 18 dei motivi).

G10/91 – Competenze per analizzare la validità delle rivendicazioni

La decisione G10/91 è stata emessa il 31 marzo 1993.

Questa decisione riprende i motivi della decisione G9/91.

G11/91 – Correzione di errori evidenti

La decisione G11/91 è stata emessa il 19 novembre 1992.

Questa decisione ha ripreso la sostanza dei motivi G3/89 emessi lo stesso giorno.

G12/91 – Decisione definitiva

La decisione G12/92 è stata emessa il 17 dicembre 1993.

In questo caso, i fatti erano cronologicamente i seguenti:

• era stata presentata un’opposizione contro un brevetto;
• la divisione d’opposizione decide di respingere l’opposizione e i tre membri della divisione firmano il modulo previsto a tale scopo;
• il titolare propone di combinare le rivendicazioni 1 e 2;
• il modulo è consegnato dalla divisione d’opposizione al servizio interno di posta senza tenere conto di questa ultima proposta.
• il modulo è consegnato alla posta dal servizio interno di posta.
  

  

La questione che si pone allora è sapere a quale momento il processo interno di presa di decisione è terminato.

La Grande Camera ricorda che, per una procedura orale (punto 2 dei motivi), il processo interno di presa di decisione avviene al momento della sua pronuncia, cioè alla fine della procedura orale. Infatti, l’istanza che l’ha emessa non può più tornare indietro (salvo in caso di ricorso pregiudiziale).

Secondo la Grande Camera e per una procedura scritta, la fine del processo interno non può essere:

• la data della consegna dei motivi alla posta dal servizio interno di posta (punto 6.2 dei motivi), poiché non riflette la data della presa dei motivi;
• la data della firma da parte dei tre membri (punto 7.1 dei motivi) possono ancora tornare sulla loro decisione se un elemento importante è portato a loro conoscenza;
• la data della consegna della copia al netto dalla divisione alla sezione delle formalità ai fini della notifica (punto 8 dei motivi), poiché non può essere determinata a partire dal fascicolo.

Così, non rimane che « la data della consegna al servizio della posta interna dell’UEB, da parte della sezione delle formalità della divisione » (punto 9 dei motivi). Questa data può, a parere della Grande Camera, essere molto facilmente conosciuta a partire dal fascicolo poiché, secondo il Presidente dell’UEB, è sempre anteriore di tre giorni alla data timbrata.

G1/92 – Accessibilità al pubblico di una composizione o di una struttura di un prodotto divulgato

La decisione G1/92 è stata emessa il 18 dicembre 1992.

La questione che si poneva in questo caso era sapere se la composizione di un prodotto fosse accessibile al pubblico dal semplice fatto che questo prodotto fosse accessibile al pubblico (essendo necessarie analisi per trovare la composizione)?

Per la Grande Camera, se l’uomo del mestiere riesce a scoprire la composizione o la struttura interna del prodotto e a riprodurla senza eccessiva difficoltà, allora il prodotto e la sua composizione o la sua struttura interna sono compresi nello stato della tecnica (vedere punto 1.4 dei motivi).

La CBI non prevede in alcun modo che l’uomo del mestiere sia incitato ad analizzare la composizione o la struttura interna di un prodotto, e non è quindi possibile aggiungere questa condizione (punto 2 dei motivi) tanto più che questa condizione sarebbe soggettiva (punto 2.1 dei motivi).

Così, qualsiasi divulgazione di un prodotto divulga anche la sua composizione o la sua struttura (salvo che questa scoperta da parte dell’uomo del mestiere non presenti eccessiva difficoltà).

Questa decisione non ha motivo di essere stata messa in discussione dalla CBI 2000.

G2/92 – Mancato pagamento di nuove tasse di ricerca e rivendicazioni non ricercate

La decisione G2/92 è stata emessa il 6 luglio 1993.

Immaginiamo la seguente situazione:

• una domanda contiene due invenzioni presenti nelle rivendicazioni;
• un’obiezione di non unità è sollevata nella fase di ricerca (A82 CBE73) e la divisione di ricerca richiede il pagamento di una tassa di ricerca aggiuntiva (R46(1) CBE73);
• il richiedente non paga questa tassa di ricerca;

In questa ipotesi, il richiedente può chiedere un esame sulla seconda invenzione (che non è stata oggetto di ricerca)?

La Grande Camera ritiene che (punto 2 dei motivi), se nonostante l’invito della divisione di ricerca, il richiedente decide di non pagare la nuova tassa di ricerca, non gli sarà possibile in seguito fare di questa invenzione l’oggetto delle rivendicazioni della sua domanda.

Solo una divisionale sarà possibile.

G3/92 – Richiedente non abilitato

La decisione G3/92 è stata emessa il 13 giugno 1994.

L’A61(1) b) CBE73 prevede in particolare che in caso di invenzione « rubata » da un richiedente non abilitato (ad esempio, deposito da parte di un dipendente quando l’invenzione apparteneva al datore di lavoro), la persona a cui è stata rubata l’invenzione può depositare una nuova domanda.

La questione che si poneva era se l’A61(1) b) CBE73 si applicasse anche se la domanda del richiedente non abilitato non era più in corso (ad esempio, assenza di presentazione della richiesta di esame, dimenticanza di una tassa, ecc.). Infatti, la sicurezza dei terzi non sarebbe rispettata in questa ipotesi, pensando legittimamente che l’invenzione oggetto dei brevetti sia libera.

Per la Grande Camera, se la procedura dell’A61 CBE73 non fosse più applicabile quando la prima domanda non è più in corso, ciò equivarrebbe ad accettare che un tribunale riconosca il diritto al brevetto a una persona, ma che l’UEB rifiuti tale diritto per motivi di procedure interne (punto 5 dei motivi).

Pertanto, non vi è motivo di rifiutare a una persona che ha visto riconoscere un diritto su un’invenzione da un’istanza nazionale, il deposito di una domanda secondo l’A61(1) b) CBE73 (punto 5.2 dei motivi).

G4/92 – Fondamento delle decisioni e nuovi argomenti durante le procedure orali

La decisione G4/92 è stata emessa il 29 ottobre 1993.

Durante una procedura inter partes, se una parte che non si presenta alla procedura orale, rinuncia al suo diritto di essere ascoltata? È possibile citare nuovi documenti o nuovi argomenti contro la sua domanda o il suo brevetto?

In realtà, questa questione è molto più ampia, perché (punto 3 dei motivi) riguarda il principio del contraddittorio durante la motivazione delle decisioni. Infatti, l’A113(1) CBE73 dispone « le decisioni […] non possono essere fondate che su motivi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione« .

Pertanto, al fine di rispettare il contraddittorio, una decisione non può essere fondata su:

• dei fatti invocati per la prima volta durante questa procedura orale;
• dei mezzi di prova nuovi (che non sono stati nemmeno annunciati, punto 9 dei motivi).

Tuttavia, una decisione può essere fondata su:

• dei mezzi di prova annunciati anteriormente alla procedura orale (e che confermano le allegazioni di una parte), ma prodotti solo durante questa procedura orale;
• dei nuovi argomenti (punto 10 dei motivi) nella misura in cui non modificano i motivi su cui si fonda la decisione (poiché si tratta solo di un nuovo ragionamento invocato a sostegno dei mezzi di diritto e di fatto già presentati).

Non vi è motivo che la CBE 2000 abbia cambiato questa decisione.

G5/92 – Restitutio in integrum

La decisione G5/92 è stata emessa il 27 settembre 1993.

In questa decisione, le domande poste sono sostanzialmente le stesse di quelle poste per G3/91, quindi non dettaglieremo i motivi della decisione (sono quindi identici 🙂 ).

G6/92 – Restitutio in integrum

La decisione G6/92 è stata emessa il 27 settembre 1993.

In questa decisione, le domande poste sono sostanzialmente le stesse di quelle poste per G3/91, quindi non dettaglieremo i motivi della decisione (sono quindi identici 🙂 ).

G9/92 – Parte non ricorrente e reformatio in pejus

La decisione G9/92 è stata emessa il 14 luglio 1994.

Nell’ipotesi in cui una persona presenti un ricorso, un’altra parte del procedimento (un opponente non ricorrente, il titolare non ricorrente, la camera di ricorso, ecc.) può chiedere di modificare, a svantaggio del ricorrente, la decisione impugnata?

Secondo la Grande Camera, la camera di ricorso deve basare la sua decisione ultra petita (cioè senza andare oltre ciò che è richiesto dal ricorso).

Pertanto, se il titolare è l’unico ricorrente, l’opponente o la camera di ricorso non potranno chiedere il rigetto di un insieme di rivendicazioni concesso dalla divisione di opposizione (punto 14 dei motivi).

Se l’opponente è l’unico ricorrente, il titolare del brevetto non può estendere la portata delle sue rivendicazioni in modo incidente (punto 16 dei motivi).

G10/92 – Domanda divisionale e domanda madre in procinto di essere concessa

La decisione G10/92 è stata emessa il 28 aprile 1994.

In questa decisione si poneva la questione della data limite per depositare una domanda divisionale. In altre parole, fino a quando una domanda madre è in corso quando quest’ultima è in procinto di essere concessa.

Bisogna sapere che la R25(1) CBE73 ha subito numerose modifiche durante la vita della CBE73. In questo caso, la R25(1) si leggeva come segue al momento di questa decisione:

(1) Il richiedente può depositare una domanda divisionale relativa a una domanda di brevetto europeo iniziale ancora in corso fino al momento in cui dà, conformemente alla regola 51, paragrafo 4, il suo accordo sul testo in cui si prevede di concedere il brevetto europeo.

Per la Grande Camera, non esiste quindi alcuna difficoltà di interpretazione e se il richiedente ha dato il suo accordo con il testo della domanda madre, non è più possibile dividerla.

Questa decisione non è più attuale poiché la redazione della R25(1) CBE73 (poi della R36(1) a) CBE, oggi soppressa) è stata completamente cambiata.

G1/93 – Caratteristica restrittiva, la tenaglia « 123(2)-123(3) »

La decisione G1/93 è stata emessa il 2 febbraio 1994.

Immaginiamo che durante l’esame, il titolare aggiunga una caratteristica limitativa a una rivendicazione. Questa caratteristica non è, in realtà, supportata dalla descrizione.

Il titolare può semplicemente rimuovere questa caratteristica in opposizione?

La Grande Camera sottolinea che gli A123(2) CBE73 e A123(3) CBE73 non sono disposizioni interdipendenti (punto 13 dei motivi), principio che vorrebbe dire che l’una o l’altra disposizione dovrebbe essere applicata a seconda del caso. Queste disposizioni sono infatti indipendenti e entrambe devono essere applicate in caso di modifica di un brevetto.

Così, se, a causa della presenza nelle rivendicazioni di una caratteristica che viola le disposizioni dell’A123(2) CBE73, è prevista una modifica, questa modifica deve rispettare l’A123(3) CBE73:

• la modifica è rifiutata se estende la portata delle rivendicazioni;
• la modifica può essere accettata se la modifica consiste nella sostituzione della caratteristica con una caratteristica « più restrittiva » e supportata.

Questa decisione rimane attuale con la CBE2000, gli A123(2) CBE e A123(3) CBE essendo identici.

G2/93 – Deposito di materiale biologico e numero di deposito

La decisione G2/93 è stata emessa il 21 dicembre 1994.

In alcune domande, può essere fatto riferimento a un certo materiale biologico non accessibile al pubblico (R28(1) CBE73 o R31(1) CBE) purché sia comunicata un’indicazione dell’autorità di deposito e il numero d’ordine del materiale biologico depositato entro un termine di 16 mesi a partire dalla priorità più antica.

La questione che si poneva era sapere se le disposizioni dell’A91 CBE73 (cioè termine supplementare per correggere un’irregolarità, in particolare per la produzione dei documenti di priorità R38(3) CBE73) potessero essere applicate anche se questo articolo non menzionava esplicitamente questo caso.

Per la Grande Camera, esiste una differenza fondamentale tra il requisito di fornire il « numero d’ordine » (condizione di fondo per la sufficienza della descrizione) e il requisito di fornire i documenti di priorità (condizione di forma). Così nessuna analogia è possibile.

In conclusione, il termine fissato al R28(2) a) CBE73 non è prorogabile.

G3/93 – Opposabilità e validità della priorità

La decisione G3/93 è stata resa il 16 agosto 1994.

La questione che si poneva era se un documento pubblicato durante il periodo di priorità costituisca uno stato della tecnica opponibile, ai sensi dell’A54(2) CBE73, a una domanda di brevetto europeo quando la rivendicazione di priorità (la domanda comprende elementi che non sono stati divulgati nel documento di priorità).

Ricordiamo che l’A87(1) CBE73 definisce il diritto di priorità. Questo è concesso, conformemente alla Convenzione di Parigi, per la stessa invenzione di quella presente nel documento di priorità.

L’A89 CBE73 dispone che, quando una domanda rivendica validamente una priorità, la data di priorità è considerata come quella del deposito della domanda di brevetto europeo per l’applicazione dell’A54(2) CBE73, A54(3) CBE73 (stato della tecnica opponibile), e A60(2) CBE73 (il diritto al brevetto appartiene al primo depositante).

Così, se una priorità non è valida, qualsiasi divulgazione intermedia diventa opponibile (punto 9 dei motivi).

G4/93 – Parte non richiedente e reformatio in pejus

La decisione G4/93 (disponibile solo in inglese) è stata resa il 14 luglio 1994.

Questa decisione è la « versione » inglese dei motivi G9/92.

G5/93 – Restitutio in integrum

La decisione G5/93 è stata resa il 18 gennaio 1994.

Come sapete, la decisione G3/91 ha sottolineato che i seguenti termini non beneficiano della restitutio in integrum (domanda Euro-PCT) :

• pagamento della tassa di ricerca (A157(2) b) CBE73) entro 31 mesi dal deposito della priorità più antica (R107(1) e) CBE73) ;
• pagamento della tassa nazionale (che copre le tasse di designazione, A158(2) CBE73) entro 31 mesi dal deposito della priorità più antica (R107(1) d) CBE73) ;
• presentazione della richiesta di esame (A150(2) CBE73) entro 31 mesi dal deposito della priorità più antica (A39.1.b PCT).

La Grande Camera conferma la sua analisi, ma nota che l’UEB aveva esso stesso pubblicato un’informazione contraria nell’ « Avviso ai depositanti PCT » (GU UEB 1991, 333). In questo avviso, indicava che « in caso di perdita di un diritto [a causa del mancato pagamento della tassa nazionale di base, delle tasse di designazione, della tassa di ricerca e delle tasse di rivendicazione], il depositante può, in applicazione dell’articolo 122 CBE, essere reintegrato in questo diritto » (punto 2.1 dei motivi).

Così, sarebbe iniquo che l’A122 non possa essere utilizzato in tali casi almeno fino alla data in cui la decisione G3/91 è stata resa accessibile al pubblico (punto 2.3 dei motivi).

Di conseguenza, la Grande Camera indica che la restitutio in integrum non è possibile per i termini menzionati sopra, a meno che la richiesta di restitutio non sia stata presentata prima che la decisione G3/91 sia stata resa accessibile al pubblico.

G7/93 – Modifiche tardive, dopo l’accordo sul testo di concessione

La decisione G7/93 è stata emessa il 13 maggio 1994.

Se un richiedente dà il suo accordo ai sensi della R51(4) CBE73 (ora R71(3) CBE), può, prima della decisione finale di concessione, richiedere una modifica delle rivendicazioni e ritirare il suo accordo sul testo precedentemente validato?

Per la Grande Camera, l’A113(1) CBE73 non conferisce alcun diritto particolare al richiedente riguardante il suo accordo (nessun diritto di modifica in particolare), ma vieta piuttosto all’UEB di prendere una decisione su un testo di domanda diverso da « il testo proposto o accettato dal richiedente o dal titolare del brevetto » (punto 2.1 dei motivi).

In questo caso, la Grande Camera sottolinea che la R86(3) CBE73 (ora R137(3) CBE) conferisce un potere discrezionale all’UEB per accettare le modifiche proposte dal titolare durante l’esame (punto 2.3 dei motivi). Tuttavia, questo potere discrezionale deve essere esercitato con un obiettivo costruttivo. È necessario tenere conto sia (punto 2.5 dei motivi):

• dell’interesse del richiedente a ottenere un brevetto giuridicamente valido in tutti gli Stati designati, e
• dell’interesse dell’UEB a concludere la procedura di esame decidendo la concessione del brevetto.

Pertanto, è possibile per l’UEB ignorare il « ritiro » dell’accordo del richiedente se l’UEB ha invitato il richiedente a pagare le tasse di concessione e di stampa e a depositare la traduzione delle rivendicazioni, e non prendere in considerazione le modifiche proposte. Tuttavia, può anche prendere in considerazione queste ultime, se le ritiene pertinenti.

Questa decisione è probabilmente stata messa in discussione dalla nuova redazione della R71(3) CBE: infatti, le modalità dell’accordo del richiedente sul testo sono cambiate. Tuttavia, il ritiro di questo accordo sembra rimanere identico: l’UEB conserverebbe una totale discrezionalità sulla presa in considerazione di nuove rivendicazioni una volta dato questo accordo.

G8/93 – Ritiro del ricorso da parte del ricorrente e chiusura della procedura di ricorso

La decisione G8/93 è stata emessa il 13 giugno 1994.

Cosa succede se un opponente, unico ricorrente, ritira il suo ricorso? La procedura di opposizione è chiusa d’ufficio o la divisione di opposizione può continuare questa opposizione ai sensi dell’A114(1) CBE73, in particolare se ritiene che seri motivi giustifichino la revoca o la limitazione del brevetto?

La Grande Camera sottolinea innanzitutto che non è possibile « ritirare la propria opposizione » allo stadio del ricorso: solo il ritiro del ricorso è possibile (la domanda posta dalla camera di ricorso mescolava questi concetti, punto 2 dei motivi).

Infine, la Grande Camera conferma la sua decisione G8/91 e indica che non è permesso alle camere di ricorso di continuare d’ufficio un ricorso se un ritiro del ricorso è effettuato dall’unico ricorrente, e ciò qualunque sia il parere del titolare del brevetto.

G9/93 – Opposizione da parte del titolare

La decisione G9/93 è stata emessa il 6 luglio 1994.

Come nella decisione G1/84, si poneva la questione della legalità dell’opposizione del titolare contro il proprio brevetto. Questa questione si poneva, poiché la Grande Camera aveva considerato nella decisione G9/91 che la sua analisi sul fondamento della procedura di opposizione era errata nella decisione G1/84 (vedere punto 2 dei motivi):

ci si può interrogare sulla correttezza della dichiarazione, almeno come generalizzazione, fatta dalla Grande Camera di ricorso nell’affare G1/84 (GU UEB 1985, 299, punto 4 dell’esposizione dei motivi: « … si avrebbe torto a considerarli (le procedure di opposizione previste dalla CBE) come procedure essenzialmente contenziose che oppongono parti in conflitto […] ». […]

In ogni caso, la Grande Camera di ricorso, nella sua composizione attuale, ritiene che la procedura di opposizione dopo la concessione prevista dalla CBE debba in principio essere considerata come una procedura contenziosa tra parti che difendono normalmente interessi opposti e alle quali deve essere accordato un trattamento equo.

Così, i fondamenti dei motivi G1/84, che autorizzavano un’opposizione contro se stessi, rimanevano applicabili?

La risposta è no! (punto 5 dei motivi)

Per la Grande Camera, si deve interpretare il « qualsiasi persona » dell’A99(1) CBE73 alla luce della finalità della procedura (punto 3 dei motivi). In particolare, l’argomento dello sforzo che l’UEB deve compiere per « concedere e mantenere solo brevetti validi » non sembra sufficiente (punto 4.2 dei motivi).

L’assenza di limitazione (all’epoca), se ciò è un problema, deve piuttosto essere risolta dal legislatore e non da artifici giuridici di interpretazione (punto 4.1 dei motivi).

G10/93 – Portata dell’esame e procedura di ricorso ex-parte contro una decisione che respinge una domanda

La decisione G10/93 è stata emessa il 30 novembre 1994.

Durante un ricorso contro una decisione di rigetto in esame, la camera di ricorso effettua nuovamente un’analisi completa della brevettabilità o si limita ai motivi di rigetto dell’istanza di primo grado (cioè senza riesaminare le condizioni di validità che la divisione d’esame ha considerato come soddisfatte)?

La Grande Camera osserva innanzitutto che, per una procedura inter partes, la presa in considerazione limitata di nuovi mezzi era giustificata dalla procedura contenziosa (punto 2 dei motivi) e dal carattere giudiziario di questo ricorso.

Al contrario, la procedura ex-parte è una procedura amministrativa e quindi più inquisitoria (punto 3 dei motivi). Così, le camere di ricorso possono prendere in considerazione nuovi motivi, nuove prove o nuovi fatti.

Tuttavia, non è necessario effettuare un esame completo (punto 4 dei motivi), poiché ciò rientra nella competenza delle divisioni d’esame. Se la camera di ricorso ritiene che una condizione di brevettabilità non sia soddisfatta, può:

• introdurla nella procedura di ricorso;
• chiedere alla divisione d’esame di studiare la questione.

Questo principio non viola la non reformatio in pejus (punto 6 dei motivi), poiché nessuna decisione può essere peggiore del rigetto della domanda.

G1/94 – Intervento in una procedura di ricorso

La decisione G1/94 è stata emessa l’11 maggio 1994.

L’A105 CBE73 dispone che un presunto contraffattore possa intervenire in un’opposizione. Ma può farlo durante una procedura di ricorso su opposizione (che ha una natura giuridica diversa dalla procedura di opposizione: giudiziaria e non amministrativa G8/91!)? L’interveniente può sollevare qualsiasi motivo di opposizione o è vincolato da quelli già presentati?

In una precedente decisione (G4/91), la Grande Camera di ricorso aveva semplicemente indicato che se nessuna delle parti alla procedura di opposizione presentava ricorso sull’opposizione, qualsiasi intervento rimaneva senza effetto (punto 1 dei motivi).

Facendo riferimento ai lavori preparatori della CBE (punto 8 dei motivi), la Grande Camera sottolinea che le discussioni tra gli Stati contraenti desideravano includere il ricorso nel perimetro dell’A105 CBE73 e avevano anche adottato la R57(4) per moderare alcuni effetti negativi con la R57(4) CBE73.

La Grande Camera conferma così che l’espressione « procedura di opposizione » dell’A105(1) CBE73 deve essere compresa come coprente anche la procedura di ricorso su opposizione (punto 10 dei motivi).

Inoltre, la Grande Camera sottolinea che l’interveniente in una tale procedura di ricorso può presentare tutti i motivi, argomenti o prove che desidera, anche se questi non sono stati precedentemente invocati (punto 13 dei motivi): in questa ipotesi, un rinvio in prima istanza può essere possibile. Infatti, vietare all’interveniente di ricorrere a questi mezzi di difesa (sapendo che è accusato di contraffazione) sarebbe contrario alla finalità dell’intervento.

G2/94 – Presa di parola davanti alla camera di ricorso e procedura ex-parte

La decisione G2/94 è stata emessa il 19 febbraio 1996.

In questo caso, un rappresentante autorizzato aveva chiesto a una camera di ricorso l’autorizzazione che un ex membro della camera (in questo caso un ex presidente che aveva cessato le sue funzioni due anni prima).

Quali sono le regole che governano la presa di parola da parte di un non rappresentante? In particolare se questi è un ex presidente?

In primo luogo, la Grande Camera rinvia alla decisione G4/95 (che è stata emessa prima) per quanto riguarda la presa di parola da parte di un assistente (punto 1 dei motivi). Sebbene la decisione G4/95 si applichi a una procedura di opposizione, i principi rimangono gli stessi per una procedura ex-parte: la camera dispone di un potere di valutazione completo per autorizzarla se lo desidera.

Tuttavia, per autorizzare un intervento di un interveniente, è necessario avvisare la camera sufficientemente presto indicando il nome, la qualità e l’argomento trattato dall’interveniente (punto 2 dei motivi).

Se l’intervento è autorizzato, l’assistente effettua quindi la sua esposizione orale sotto la responsabilità e il controllo permanenti del rappresentante autorizzato (punto 3 dei motivi).

Per quanto riguarda la presa di parola da parte di un ex membro della camera, non esiste alcuna regola che li vieti formalmente: è quindi necessario fare attenzione per evitare, almeno, un' »apparenza di favoritismo » (punto 4 dei motivi) riguardante le semplici prese di parola. Pertanto, le camere di ricorso dispongono (in mancanza di altre regole) di un potere di valutazione per determinare a partire da quando un ex membro può esprimersi davanti alla camera (punto 7): a priori 3 anni dovrebbero essere un buon compromesso (punto 8).

G1/95 – Numero di motivi di opposizione di A100 a) CBE73

La decisione G1/95 è stata emessa il 19 luglio 1996.

In questo caso, la camera di ricorso aveva respinto una domanda considerando che l’oggetto rivendicato mancava di applicazione industriale e non era un’invenzione (A52(1) CBE73 e A52(2) CBE73). Tuttavia, l’opposizione presentata menzionava solo la novità (A54 CBE73) e l’attività inventiva (A56 CBE73).

In realtà, tutti gli articoli precedenti sono menzionati sotto un unico punto dell’A100 CBE73 (elencando i possibili motivi di opposizione):

a) l’oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli 52 a 57;

La questione che si pone quindi: l’A100 a) CBE73 è un solo motivo o più motivi (punto 2 dei motivi)?

Per la Grande Camera, il punto a) dell’A100 CBE73 può contenere solo un motivo, poiché i « fondamenti giuridici » della novità, dell’attività inventiva, ecc. sono diversi (punto 4 dei motivi).

Di conseguenza, la camera di ricorso non può introdurre un nuovo motivo (come indicato nella decisione G9/91) non sollevato dall’opponente, anche se questo motivo fosse l’applicazione industriale e l’opponente avesse invocato la novità o l’attività inventiva.

G2/95 – Sostituzione dell’intera domanda per errore

La decisione G2/95 è stata emessa il 14 maggio 1996.

Immaginiamo che un depositante depositi una prima domanda in Francia, poi depositi una seconda domanda EP con priorità della domanda francese. Il deposito di questa seconda domanda è completamente fallito e la descrizione depositata non corrisponde in alcun modo all’invenzione della prima domanda (non ridete… succede).

È possibile, nell’ambito di una correzione di errore ai sensi della R88 CBE73, sostituire l’intero insieme dei documenti di una domanda con altri documenti (cioè quelli che il richiedente avrebbe realmente voluto depositare)?

La Grande Camera ricorda che le disposizioni dell’A123(2) CBE73 prevalgono sulle disposizioni della R88 CBE73 (punto 2 dei motivi). Pertanto, a causa del divieto di estendere l’oggetto di una domanda, non è possibile ricorrere a documenti diversi dalla descrizione, le rivendicazioni e i disegni o documenti che confermano le conoscenze generali dell’uomo del mestiere alla data del deposito che è fissata dall’A80 CBE73 (G3/89): non è quindi permesso per una rettifica fare appello ad altri documenti, anche se sono stati prodotti al momento del deposito della domanda di brevetto europeo, che si tratti in particolare di documenti di priorità, del riassunto, ecc. (G3/89).

Quindi no! non è possibile…

G3/95 – Ricorso inammissibile

La decisione G3/95 è stata emessa il 27 novembre 1995.

Non è molto interessante, poiché la questione sollevata dal presidente è stata giudicata inammissibile, le decisioni citate non essendo contraddittorie.

G4/95 – Intervento in procedura orale da parte di una persona diversa dal rappresentante

La decisione G4/95 è stata emessa il 19 febbraio 1996.

La questione che si poneva era se un terzo (diverso dal rappresentante) potesse intervenire durante una procedura orale di opposizione.

La Grande Camera non vi vede nulla da ridire, ma inquadra questa pratica, qualunque sia la persona che prende la parola: l’istanza interessata deve dare il suo accordo, accordo dato discrezionalmente.

Le condizioni principali di questo accordo sono:

• un’autorizzazione deve essere richiesta e deve contenere il nome e le qualifiche della persona che desidera intervenire e precisare l’oggetto dell’esposizione orale;
• questa autorizzazione deve arrivare all’UEB sufficientemente presto prima della procedura orale: le parti avverse devono poter preparare la loro risposta a questa esposizione. Altrimenti l’autorizzazione deve essere rifiutata (salvo accordo delle parti avverse) (punto 10 dei motivi);
• l’intervento avviene sotto la responsabilità e il controllo permanenti del rappresentante autorizzato (punto 8 dei motivi).

Se questa decisione si applica soprattutto in opposizione o in ricorso su opposizione (procedura inter partes), non c’è motivo che non si applichi anche in ex parte, come ha sottolineato la decisione G2/94 (resa dopo).

G6/95 – Applicazione della R71 bis alle camere di ricorso

La decisione G6/95 è stata emessa il 24 luglio 1996.

In questo caso, il consiglio di amministrazione dell’UEB aveva aggiunto una regola R71bis CBE73 in virtù dei poteri conferiti dall’A33(1) b) CBE73. La R71bis(1) CBE73 prevede in particolare una notifica, inviata contemporaneamente alla citazione a procedura orale, dettagliando le questioni necessarie da esaminare.

Tuttavia, una camera di ricorso si sorprende di questo nuovo articolo (non tanto sul contenuto, quanto sulla forma): il consiglio di amministrazione modifica il regolamento sulla base dell’A33(1) b) CBE73 (potere generale), ma sembra opporsi alle regole di procedura delle camere di ricorso (o RPCR, che ha esso stesso stabilito secondo l’A23(4) CBE73, potere speciale), la R11(2) del RPCR non prevedendo in modo obbligatorio una tale notifica (solo la possibilità).

In breve, la camera di ricorso è un po’ persa… Cosa bisogna applicare?

La camera di ricorso sottolinea che il RPCR non deve « conformarsi sempre alla versione in vigore del regolamento di esecuzione » (punto 2 dei motivi). Infatti, il Consiglio di amministrazione non può modificare il regolamento di esecuzione (cioè l’introduzione della R71bis(1) CBE73) in modo tale che l’effetto di una regola modificata sia in contraddizione con la CBE stessa (cioè la convalida del RPCR, gli articoli essendo superiori alle regole, A164(2) CBE73, punto 4 dei motivi).

Pertanto, la R71bis(1) CBE73 non può essere applicata alle camere di ricorso, altrimenti saremmo in piena contraddizione come menzionato sopra (punto 5 dei motivi).

G7/95 – Attacco alla novità in opposizione quando il motivo sollevato è l’attività inventiva

La decisione G7/95 è stata emessa il 19 luglio 1996.

In realtà, questa decisione è stata emessa lo stesso giorno della decisione G1/95 (sul numero di motivi dell’A100 a) CBE73) e condivide sostanzialmente gli stessi motivi.

Qui, la Grande Camera indica che, tuttavia, se l’attività inventiva e la novità sono due motivi distinti, è possibile attaccare la novità dell’invenzione senza averla sollevata esplicitamente (avendo sollevato solo l’attività inventiva) purché questa novità sia analizzata rispetto al documento dello stato della tecnica più vicino.

G8/95 – Retifica di una decisione di concessione e competenza delle camere di ricorso giuridiche/tecniche

La decisione G8/95 è stata resa il 16 aprile 1996.

Se una « richiesta di modifica dei motivi di concessione » (R89 CBE73) è presentata dal titolare e la camera d’esame ha rifiutato di accoglierla.

La questione che si poneva era sapere quale camera di ricorso fosse competente (tecnica o giuridica). Ciò dipende dall’oggetto del ricorso?

La Grande Camera ricorda che la competenza delle camere di ricorso contro le decisioni della divisione d’esame è definita dall’A21(3) CBE73 (punto 2 dei motivi). La lettera a) indica che la camera tecnica è competente quando la decisione impugnata è « relativa […] alla concessione di un brevetto europeo« .

La questione è quindi quella di sapere se la decisione resa su una richiesta di rettifica dei motivi di concessione « è relativa a » la decisione di concessione.

La Grande Camera osserva (punto 3 dei motivi) che i ricorsi contro le decisioni di concessione mirano a ottenere ciò che è stato rifiutato (A113(2) CBE73), e mirano quindi a correggere un errore di fondo: è del resto per questo che si può fare ricorso (A107 CBE73). La « richiesta di modifica dei motivi di concessione » (R89 CBE73) mira anche a modificare una decisione, ma si tratta di un errore di forma (punto 3.2 dei motivi).

Anche se riguarda solo la forma, è chiaro che una richiesta di rettifica dei motivi di concessione è relativa alla concessione del brevetto (punto 3.3 dei motivi): di conseguenza, la camera di ricorso tecnica è competente (punto 6 dei motivi)!

G1/97

La decisione G1/97 è stata resa il 10 dicembre 1999.

Ricorso su un ricorso / richiesta di revisione

In seguito a una decisione di rigetto da parte di una camera di ricorso, un ricorrente aveva presentato un ricorso contro tale decisione, indicando che la decisione di revoca era stata presa da una camera che esercitava le competenze della divisione di opposizione conformemente all’A111(1) CBE73 e che, pertanto, la sua decisione era suscettibile di ricorso.

Tuttavia, la Grande Camera non è d’accordo: le decisioni delle camere di ricorso acquisiscono forza di cosa giudicata non appena sono rese, un ricorso secondo l’A106 CBE73 contro queste decisioni è quindi esclusa (punto 2.a dei motivi). L’A111(1) CBE73 non obbliga assolutamente le camere di ricorso a rinviare le cause in primo grado affinché le parti conservino un diritto di ricorso: le camere di ricorso conservano un potere discrezionale per riformare le decisioni.

Un tale ricorso deve essere dichiarato irricevibile dalla camera di ricorso che ha preso la decisione di cui si chiede la revisione: la decisione di irricevibilità può essere resa immediatamente senza formalità processuali.

A122 e A121 che permettono di correggere una violazione di un principio fondamentale di procedura

Inoltre, il ricorrente aveva depositato richieste di restitutio in integrum (A122 CBE73) e di prosecuzione della procedura (A121 CBE73). Infatti, sosteneva di non aver avuto l’opportunità di depositare insiemi di rivendicazioni supplementari nonostante tutta l’attenzione che aveva prestato alla causa, poiché la camera di ricorso non aveva mai indicato la sua intenzione di rigettare.

Questo ragionamento non è possibile per la Grande Camera, poiché questi due articoli richiedono l’inosservanza di un termine, il che non è il caso nella presente situazione (punto 2.b dei motivi).

R89 che permette di correggere una violazione di un principio fondamentale di procedura

Il ricorrente aveva anche sostenuto che una revisione dei motivi fosse possibile sulla base della R89 CBE73 (stessi argomenti di prima).

La Grande Camera indica che la R89 CBE73 permette di correggere errori formali nelle decisioni, ma non errori di fondo (punto 2.c dei motivi).

Istanza di cassazione

CJCE

Il ricorrente sosteneva inoltre che i lavori preparatori della convenzione facevano emergere che la CJCE doveva essere adita in caso di violazione fondamentale della procedura.

La Grande Camera di ricorso non condivide questa opinione. Al contrario, l’adito della CJCE è stato abbandonato dal legislatore a favore della Grande Camera di ricorso che doveva essere sufficiente come istanza regolatrice (punto 2.e dei motivi).

Creazione di una via specifica

Inoltre, poiché la grande maggioranza dei paesi della convenzione prevede una cassazione possibile in caso di violazione fondamentale della procedura, il ricorrente sosteneva che l’A125 CBE73 fornisce la base legale per una tale cassazione nel sistema della CBE:

In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione, l’Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia negli Stati contraenti.

La Grande Camera non ritiene che questo articolo sia sufficiente: infatti, fa riferimento a « principi » e non permetterebbe la creazione completa di una via specifica di cassazione (punto 3.a a 3.d dei motivi).

Contradizione con l’ADPIC

Il ricorrente sosteneva che, se nessun mezzo di cassazione fosse possibile, l’A32 ADPIC (che è superiore alla convenzione) è violato:

Per ogni decisione riguardante la revoca o la decadenza di un brevetto, una possibilità di revisione giudiziaria sarà offerta.

La Grande Camera di ricorso non è di questo avviso, poiché l’A62(5) ADPIC (regola specifica per le decisioni amministrative contrariamente all’A32 ADPIC che è applicabile a tutte le decisioni, vedere punto 5.d dei motivi) è in realtà l’articolo applicabile al caso di specie:

Le decisioni amministrative definitive in una qualsiasi delle procedure menzionate al paragrafo 4 potranno essere oggetto di una revisione da parte di un’autorità giudiziaria o quasi giudiziaria. Tuttavia, non vi sarà alcun obbligo di prevedere una possibilità di revisione delle decisioni in caso di opposizione formata invano o di revoca amministrativa, a condizione che i motivi di queste procedure possano essere oggetto di procedure di invalidazione.

Infatti, una decisione amministrativa (qui la decisione della camera di opposizione), che mantiene un brevetto, può essere oggetto di una revisione (qui un ricorso) da parte di un’autorità giudiziaria o quasi giudiziaria (qui una camera di ricorso). Nulla indica che l’A32 ADPIC debba applicarsi alla decisione di revisione (altrimenti, i ricorsi si intreccerebbero senza fine…).

G2/97 – Principio di buona fede e mancato pagamento della tassa di ricorso

La decisione G2/97 è stata emessa il 12 novembre 1998.

Se il ricorrente non paga la tassa di ricorso, il principio di buona fede impone che l’UEB avvisi il « potenziale ricorrente » della sua omission?

Secondo la Grande Camera (punto 4.1 dei motivi), la « protezione della fiducia legittima degli utenti del sistema del brevetto europeo » richiede che l’UEB notifichi al richiedente ogni perdita di diritto (eventualmente potenziale) se questi può aspettarsi di ricevere un tale avviso.

Ad esempio, se l’UEB riceve una lettera che menziona « troverete allegato un assegno » e nessun assegno è presente, l’UEB deve notificare questa irregolarità potenziale. Allo stesso modo, se la richiesta del richiedente non è chiara, l’UEB deve chiedere al richiedente di chiarire la sua richiesta.

Ma questo principio non va oltre: l’UEB non ha l’obbligo di avvisare il richiedente se nulla permette di dubitare.

G3/97 – Opposizione e « prestanome »

La decisione G3/97 è stata emessa il 21 gennaio 1999.

La questione che si poneva era se l’uso di un « prestanome » (comunemente chiamato « uomo di paglia ») fosse una pratica accettabile in opposizione per nascondere il vero opponente.

La Grande Camera sottolinea che la nozione di « vero opponente » è giuridicamente assurda, poiché qualsiasi terzo può presentare un’opposizione e la nozione di opponente è una nozione procedurale (punto 2.1 dei motivi). Così, la Grande Camera ha deciso che un’opposizione non è inammissibile solo perché l’opponente è un uomo di paglia.

Tuttavia, non c’è dubbio che questa pratica costituisca un aggiramento della legge:

• l’opponente agisce per conto del titolare del brevetto (aggiramento del principio stabilito da G9/93, punto 4.1 dei motivi);
• l’opponente agisce per conto di un cliente nel quadro di attività che, nel complesso, sono caratteristiche di quelle di un rappresentante autorizzato, senza possedere le qualifiche richieste dall’A134 CBE73 (punto 4.2.1 dei motivi).

Ciò non impedisce le seguenti situazioni:

• un rappresentante autorizzato agisce a proprio nome per conto di un cliente (punto 4.2.2 dei motivi);
• un opponente avente il proprio domicilio o la propria sede in uno Stato parte della CBE agisce per conto di un terzo che non soddisfa questa condizione (punto 4.2.3 dei motivi).

Quando si tratta di determinare se vi sia un aggiramento abusivo della legge, si deve applicare il principio della libera valutazione delle prove: queste ultime devono essere fornite da colui che invoca l’inammissibilità, devono essere chiare e inequivocabili.

G4/97 – Opposizione e « prestanome »

La decisione G4/97 è stata emessa il 21 gennaio 1999.

Riproduce gli stessi motivi e decisioni della decisione G3/97.

G1/98

La decisione G1/98 è stata emessa il 20 dicembre 1999.

Rivendicazioni che comprendono una varietà vegetale

Nel caso in questione, la camera di ricorso non sapeva se doveva respingere una rivendicazione di « pianta transgenica » sapendo che:

• questa rivendicazione comprendeva di fatto alcune varietà vegetali specifiche (ma senza rivendicarle individualmente);
• l’A53 b) CBE73 vieta le rivendicazioni di « varietà vegetali ».

Ricordiamo che una varietà vegetale è (punto 3.1 dei motivi) un insieme vegetale di un taxon botanico del rango più basso noto che può essere:

• definito dall’espressione dei caratteri risultante da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi,
• distinto da qualsiasi altro insieme vegetale dall’espressione di almeno uno dei detti caratteri e
• considerato come un’entità in virtù della sua attitudine a essere riprodotto conforme.

Per la Grande Camera (punto 3.1 dei motivi), la camera di ricorso confonde portata e oggetto (cioè l’invenzione sottostante) della rivendicazione. Sono vietate solo le rivendicazioni il cui oggetto è una varietà vegetale: il divieto dell’A53 b) CBE73 è un divieto sull’oggetto delle rivendicazioni e non sulla loro portata.

Infatti, il divieto riguardante la portata sembra eccessivo, perché se si utilizzasse un ragionamento simile con le disposizioni dell’A53 a) CBE73, una fotocopiatrice potrebbe essere esclusa dalla brevettabilità (es. fotocopia di banconote, ecc.).

Inoltre (punto 3.4 dei motivi), la Grande Camera ricorda che questo divieto è stato creato per evitare una doppia protezione (per brevetto e per il diritto dell’ottenitore vegetale della convenzione UPOV). Se questo divieto è piuttosto amministrativo, la convenzione UPOV del 1991 non vieta più la doppia protezione. In ogni caso, questa storia promuove un’interpretazione stretta dell’A53 b) CBE73 per evitare di ridurre il campo della brevettabilità in modo indebito (punto 3.10 dei motivi).

Prodotto ottenuto mediante un procedimento di ottenimento di una varietà vegetale

La questione era anche se una rivendicazione di ottenimento di una varietà vegetale dovesse essere esclusa a causa dell’A64(2) CBE73. Questo articolo dispone che i prodotti derivanti da un procedimento sono anch’essi protetti da tale rivendicazione, il che equivarrebbe, indirettamente, a proteggere le varietà vegetali, pur escluse dall’A53 b) CBE73.

Per la Grande Camera (punto 4 dei motivi) non c’è alcun problema, poiché la protezione così accordata ai prodotti non è così ampia come quella accordata da una rivendicazione di prodotto in quanto tale. Infatti, il prodotto protetto è in realtà un « product by process » caratterizzato dal suo modo di fabbricazione.

Così, l’A64(2) CBE73 è inoperante per analizzare la brevettabilità di una rivendicazione.

G2/98 – Priorità e condizioni per essere in presenza della « stessa invenzione »

La decisione G2/98 è stata emessa il 31 maggio 2001.

Il presidente ha chiesto alcune precisazioni sul concetto di « stessa invenzione ».

Innanzitutto, la Grande Camera osserva che la CBE (A87 CBE73 e A88 CBE73 in particolare) costituisce un « accordo particolare » ai sensi della CUP (previsto dall’A19 CUP) e quindi deve rispettare questa convenzione (punto 3 dei motivi).

In particolare, l’A88(2) CBE73, prima frase, e l’A88(3) CBE73 corrispondono all’A4F della CUP, e l’A88(4) CBE73 corrisponde quasi parola per parola all’A4H della CUP (punto 6.1 dei motivi).

In realtà, per l’interpretazione di « stessa invenzione », è possibile avere diverse interpretazioni (sia E la domanda europea che rivendica la priorità della domanda P):

• un’interpretazione stretta: se l’oggetto A è rivendicato nella domanda E, allora la priorità è valida se A è divulgato da solo in P. Se l’oggetto A+B è rivendicato nella domanda E, allora la priorità non è valida se A+B non è divulgato come tale in P.
• un’interpretazione ampia: Se l’oggetto A+B è rivendicato nella domanda E, allora la priorità potrebbe essere valida se A è divulgato da solo in P, ma B non è in relazione con la funzione e l’effetto di A, e di conseguenza con la natura e il carattere di A.

Nell’ipotesi di un’interpretazione stretta, la « stessa invenzione » dell’A87(1) CBE73 corrisponde alla nozione di « stesso oggetto » dell’A87(4) CBE73. Questa interpretazione stretta è perfettamente in accordo con l’A87(4) CBE73 o A88(2) CBE73 a A88(4) CBE73 (punto 6.8).

Nell’ipotesi di un’interpretazione stretta, ci sono più difficoltà. Infatti:

• l’A54(3) sarebbe privo di significato… (punto 8.1 dei motivi)
• la nozione di prima domanda (A87(4) CBE73) diventerebbe più complessa da comprendere (punto 8.2 dei motivi): infatti, se un richiedente deposita A+B poi A+B+C, bisognerebbe chiedersi se C non sarebbe una caratteristica non essenziale prima di determinare se A+B+C è una prima domanda (e quindi le priorità che la invocano potrebbero essere non valide).
• la nozione di prima domanda (A87(4) CBE73) diventerebbe soggettiva (punto 8.3 dei motivi): in funzione dei documenti citati, alcune caratteristiche possono diventare non essenziali o partecipare a problemi tecnici diversi;

Di conseguenza, è necessario avere un’interpretazione rigorosa: « stessa invenzione » significa che si deve riconoscere che una rivendicazione presente in una domanda di brevetto europeo beneficia della priorità solo se l’uomo del mestiere può, ricorrendo alle sue conoscenze generali, dedurre direttamente e senza ambiguità l’oggetto di questa rivendicazione dalla domanda precedente considerata nel suo insieme.

G3/98 – Termine di 6 mesi e divulgazioni non opponibili in caso di abuso nei confronti del richiedente

La decisione G3/98 è stata emessa il 12 luglio 2000.

L’A55(1) CBE73 prevede una sorta di « periodo di grazia » per il deposito di una domanda, in caso di divulgazioni risultanti da un abuso ai danni del richiedente (es. furto, violazione di un NDA, ecc.).

La questione che si poneva era sapere se questo termine doveva essere calcolato:

• a partire dalla data di priorità (cioè tenendo conto dell’A89 CBE73)
• o a partire dalla data in cui la domanda di brevetto europeo è stata effettivamente depositata.

Innanzitutto, nessun riferimento all’A55 CBE73 può essere trovato nell’A89 CBE73 mentre quest’ultimo menziona numerosi altri articoli (punto 2.1 dei motivi).

Inoltre, l’A55(1) CBE73 non parla di « data di deposito », ma di « deposito » (che è più l’atto, che una data eventualmente diversa dalla data dell’atto) (punto 2.2 dei motivi). L’importanza del termine « deposito » è rafforzata dal suo utilizzo nell’A55(2) CBE73, utilizzo che non lascia alcun dubbio sulla differenza con l’espressione « data di deposito » (punto 2.3).

Inoltre, i lavori preparatori mostrano (punto 2.4 dei motivi) che inizialmente l’espressione utilizzata era proprio « data di deposito », ma che ciò è stato modificato su richiesta della delegazione olandese al fine di mostrare chiaramente che si doveva intendere la data in cui la domanda di brevetto era effettivamente depositata.

In conclusione, la data determinante per il calcolo del termine di sei mesi è quindi la data in cui la domanda di brevetto europeo è stata effettivamente depositata (senza tenere conto delle eventuali priorità).

G4/98 – Retroattività della designazione e mancato pagamento delle tasse di designazione

La decisione G4/98 è stata emessa il 27 novembre 2000.

In questo rinvio del presidente si poneva la questione dell’effetto del mancato pagamento delle tasse di designazione… Infatti, sia la data di deposito che l’elenco dei paesi designati potrebbero essere influenzati ed è importante comprendere questo punto.

In realtà, l’A91(4) CBE73 dispone che la designazione di un paese è « considerata ritirata » se la tassa di designazione corrispondente non è pagata (punto 3.1 dei motivi). I lavori preparatori fanno chiaramente emergere che il mancato pagamento delle tasse di designazione non ha effetto sulla data di deposito (A90 CBE73).

Quando la CBE desidera indicare una retroattività, utilizza, a parere della Grande Camera (punto 3.2 dei motivi), la terminologia « non formato » o « non formulato » (cfr. l’A94(2) CBE73 per l’esame, l’A99(1) CBE73 per l’opposizione, l’A108 CBE73 per il ricorso e l’A136(1) CBE73 per una trasformazione) piuttosto che « considerata ritirata ».

Inoltre, la decisione G1/90 (punto 6) aveva già indicato che « considerata ritirata » significava che la perdita del diritto avveniva alla fine del termine considerato (punto 3.3 dei motivi). Un’interpretazione diversa della stessa espressione nella CBE sarebbe pericolosa.

La retroattività potrebbe avere i seguenti effetti (punto 5 dei motivi) :

• perdita della data di deposito (il che sarebbe contrario all’A4A(3) CUP, poiché questa condizione non è una condizione per avere un deposito nazionale regolare) ;
• distruzione retroattiva delle domande divisionali derivanti da questa domanda poiché questa domanda non esisteva al momento del deposito della domanda divisionale (il che sarebbe contrario al principio di indipendenza delle domande) ;
• distruzione retroattiva delle trasformazioni.

Così, a parere della Grande Camera, il mancato pagamento delle tasse di designazione non può avere un effetto retroattivo riguardante l’elenco dei paesi designati (punto 6 dei motivi).

La Grande Camera nota che esistono meccanismi di proroga del termine (R85 CBE73). Tuttavia, la non designazione non prende effetto alla fine del termine prorogato, ma alla fine del termine « normale » (punto 7.2 dei motivi) !

G1/99 – Eccezioni al principio di non reformatio in pejus

La decisione G1/99 è stata emessa il 2 aprile 2001.

Nel caso in questione, un opponente era l’unico ricorrente e contestava la decisione di mantenimento del brevetto in forma modificata. Il brevetto era stato modificato in opposizione aggiungendo una caratteristica.

È possibile per il titolare rimuovere questa caratteristica durante il ricorso (in violazione del principio di non reformatio in pejus, poiché la portata è aumentata) se questa caratteristica pone problemi per la brevettabilità del brevetto?

Si ricorda che la decisione G9/92 (o G4/93, che è la sua versione inglese) tratta proprio della reformatio in pejus, principio giurisprudenziale non scritto (punto 6 dei motivi) derivato dal principio di giudizio ultra-petita.

Può essere fatta eccezione a questo principio per rispondere a un’obiezione sollevata ex novo nel corso della procedura di ricorso, se il brevetto così mantenuto in forma modificata dovesse altrimenti essere revocato, questa revoca essendo la conseguenza diretta di una modifica inammissibile (A123(2) CBE73) che la divisione di opposizione aveva ammesso.

In tali circostanze, il titolare del brevetto può essere autorizzato, al fine di rimediare a questa situazione, a presentare le seguenti richieste, nell’ordine:

• modifiche volte a limitare la portata del brevetto così mantenuto (e che non sono contrarie all’A123(2) CBE73);
• modifiche volte a estendere la portata del brevetto così mantenuto (ma nei limiti dell’A123(3) CBE73);
• rimozione della modifica inammissibile (ma nei limiti dell’A123(3) CBE73).

G2/99 – Termine di 6 mesi e divulgazioni non opponibili in caso di abuso nei confronti del richiedente

La decisione G2/99 è stata emessa il 12 luglio 2000.

È la stessa decisione della decisione G3/98 (versione tedesca).

G3/99 – Ammissibilità di opposizione congiunta

La decisione G3/99 è stata emessa il 18 febbraio 2002.

Nel caso di specie, diverse parti avevano presentato un’opposizione congiunta e avevano pagato una sola tassa di opposizione. Questa pratica è accettabile?

Per la Grande Camera, non c’è motivo di respingere questa pratica purché siano rispettati i requisiti formali (cioè i requisiti dell’A99 CBE73 e della R55 CBE73) (punti 9 e 10 dei motivi).

In caso di opposizione congiunta, è il rappresentante comune designato conformemente alla R100 CBE73 che deve presentare il ricorso (altrimenti, la camera deve considerare che il ricorso non è debitamente firmato e deve invitare il rappresentante comune a firmarlo entro un termine dato). La persona non abilitate che ha inizialmente presentato il ricorso deve esserne informata. Se l’ex rappresentante comune non partecipa più alla procedura, un nuovo rappresentante comune deve essere designato conformemente alla R100 CBE73 (punti 14 e 20 dei motivi).

Se uno dei co-opponenti si ritira dalla procedura, l’UEB deve esserne informato dal rappresentante comune affinché tale ritiro abbia effetto (punto 19 dei motivi).

G1/02 – Competenza degli agenti delle formalità

La decisione G1/02 è stata emessa il 22 gennaio 2003.

Nel caso in questione, una tassa di opposizione era stata pagata al di fuori del termine fissato dall’A99 CBE73 e l’agente delle formalità aveva emesso una decisione dichiarando l’opposizione non formata (a seguito di una notifica di perdita di diritti e di una richiesta di decisione secondo R69(2) CBE73).

Questa decisione è stata emessa dall’agente delle formalità conformemente al comunicato del Vice-Presidente incaricato della direzione generale 2 datato 28 aprile 1999 (p507, punto 4 e punto 6) e « mirante ad affidare agli agenti delle formalità certi compiti normalmente spettanti alle divisioni di opposizione dell’UEB« .

Per la Grande Camera, la R9(3) CBE73 permette effettivamente al presidente dell’Ufficio di delegare certi compiti ad agenti dell’UEB non qualificati come giuristi o ingegneri (punto 3 dei motivi). Inoltre, l’A10(2) i) CBE73 permette al presidente di delegare i suoi poteri, in particolare ai suoi vice-presidenti, se lo desidera (punto 3.2 dei motivi).

Per la Grande Camera, non esiste alcuna « difficoltà tecnica o giuridica particolare » che impedirebbe una tale delegazione ad agenti delle formalità (punto 6 dei motivi).

Di conseguenza, le deleghe autorizzate non sono contrarie alle disposizioni della CBE.

G2/02 – Priorità di una domanda di un paese non membro della CUP, ma degli accordi ADPIC

La decisione G2/02 è stata emessa il 26 aprile 2004.

Nel caso in questione, un richiedente cercava di rivendicare una priorità indiana, sapendo che alla data di deposito della domanda indiana l’India non faceva parte della CUP, ma faceva parte degli accordi ADPIC (attenzione, l’UEB non fa parte degli accordi ADPIC, ma solo della CUP).

Sebbene il contenuto della CUP e dell’accordo ADPIC sia sostanzialmente identico riguardo alle priorità, l’A87(1) CBE73 è chiara (punto 2 dei motivi): la priorità è possibile solo per gli aderenti alla CUP. Volere modificare o interpretare ampiamente questo punto significherebbe in realtà sostituirsi al legislatore che ha solo il potere di correggere questo errore (punti 8.3 e 8.6 dei motivi).

Sebbene le disposizioni dell’A87(5) CBE73 permettano una priorità « ad-hoc » e reciproca, nessuna comunicazione del Consiglio di amministrazione è mai venuta a convalidare questa priorità con l’India (punto 3.2 dei motivi).

Questa decisione non è più attuale, poiché l’A87(1) CBE è cambiata e menziona ora i « membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio » (che hanno tutti ratificato l’accordo ADPIC).

G3/02 – Priorità di una domanda di un paese non membro della CUP, ma degli accordi ADPIC

La decisione G3/02 è stata emessa il 26 aprile 2004.

Questa decisione è identica alla decisione G2/02.

G1/03 – Disclaimers

La decisione G1/03 è stata emessa l’8 aprile 2004.

La questione che si poneva era se un disclaimer potesse essere ammesso, anche se non fosse supportato dalla descrizione (A123(2) CBE73).

Un « disclaimer » si intende come una modifica apportata a una rivendicazione avente l’effetto di introdurre nella rivendicazione una caratteristica tecnica « negativa », che normalmente esclude da una caratteristica generale modalità di realizzazione o campi particolari (punto 2 dei motivi).

Un disclaimer può essere ammesso se mira a:

• ristabilire la novità rispetto a uno stato della tecnica A54(3) CBE73 e A54(4) CBE73 (quindi oggi A54(3) CBE solo) ;
• ristabilire la novità rispetto a una divulgazione accidentale A54(2) CBE73 (cioè se estranea all’invenzione rivendicata e così lontana da essa che l’uomo del mestiere non l’avrebbe mai presa in considerazione) (punto 2.3.4 dei motivi) ; e
• escludere un oggetto che rientra in un’eccezione alla brevettabilità in virtù degli A52 CBE73 a A57 CBE73 per motivi non tecnici (punto 2.4.3 dei motivi, infatti, e in particolare per il PCT, la conoscenza dell’insieme delle esclusioni può essere complessa per il depositante).

Un disclaimer non deve togliere più di quanto necessario.

Se un disclaimer è pertinente per la valutazione dell’attività inventiva o della sufficienza della descrizione, allora esso è contrario all’A123(2) CBE73 (punto 2.6.1 dei motivi).

G2/03 – Disclaimers

La decisione G2/03 è stata emessa l’8 aprile 2004.

Questa decisione è identica alla decisione G1/03.

G3/03 – Rimborso della tassa di ricorso e revisione prejudiziale

La decisione G3/03 è stata emessa il 28 gennaio 2005.

La R67 CBE73 dispone che in caso di revisione prejudiziale, la tassa di ricorso può essere rimborsata dall’istanza la cui decisione è stata impugnata. Ma può essa rifiutare questo rimborso?

Innanzitutto, la Grande Camera osserva (punto 2 dei motivi) che il ricorso prejudiziale permette di fare luogo al rimborso (se « il rimborso è equo a causa di un vizio sostanziale di procedura« ), ma l’istanza la cui decisione è stata impugnata non può né respingere questo ricorso né dichiararlo irricevibile o infondato (A109(1) CBE73 e A109(2) CBE73).

Naturalmente, è necessario che il richiedente chieda questo rimborso affinché sia concesso (punto 3 dei motivi).

Da un punto di vista dell’efficacia della procedura (punto 3.4.3 dei motivi), la Grande Camera ritiene che sia preferibile lasciare alla camera di ricorso decidere sul rigetto o meno della domanda di rimborso, anche se l’istanza la cui decisione è stata impugnata ha concesso il rimborso per via di revisione prejudiziale.

Così, l’istanza di primo grado la cui decisione è stata impugnata non ha competenza per respingere la richiesta di rimborso della tassa di ricorso. La camera di ricorso è competente (nella composizione definita dall’A21 CBE73, come se non fosse stato concesso il rimborso per via di revisione prejudiziale).

G1/04 – Metodo di diagnosi

La decisione G1/04 è stata resa il 16 dicembre 2005.

Il motivo di questo rinvio era « semplicemente » la mancanza di chiarezza del divieto dell’A52(4) CBE73 (ora A53 c) CBE) : ma cos’è dunque « un metodo di diagnosi » ?

Dopo lunghi sviluppi, la Grande Camera indica che è esclusa la rivendicazione che comprende TUTTE le caratteristiche seguenti :

• la fase di decisione deduttiva in medicina, in quanto attività puramente intellettuale (punto 5.2 dei motivi),
• le fasi precedenti che sono costitutive della formulazione di questa diagnosi (punto 5.3 dei motivi), e
• le interazioni specifiche « applicate al corpo umano o animale » (senza condizione di tipo o intensità, cioè richiedendo semplicemente la presenza del corpo) che si verificano quando vengono attuate quelle delle fasi precedenti che sono di natura tecnica.

Se manca una fase, non è, al massimo, che un trattamento di dati (punto 6.2.2 dei motivi) o un’acquisizione di dati.

Non ha effetto sapere, per sapere se un procedimento deve essere escluso a titolo di « metodo di diagnosi », se un operatore partecipa o deve partecipare alle operazioni (presenza o responsabilità, punto 6.1 dei motivi).

G2/04

La decisione G2/04 è stata resa il 25 maggio 2005.

Trasmissione/cessione di un’opposizione

Come nella decisione G4/88, una camera di ricorso si è posta la domanda se un’opposizione potesse essere liberamente ceduta. Per la camera di ricorso che ha effettuato il rinvio, la decisione G4/88 non si applicava al caso di una cessione di una filiale detenuta al 100%, sapendo che l’opposizione era stata avviata dalla casa madre.

Per la Grande Camera (punto 2.1.1 dei motivi), la decisione G4/88 non si è pronunciata sul fatto che un’opposizione potesse essere ceduta. Al contrario, la decisione G3/97 (punto 2.2 di questa decisione) ha ben detto che una cessione di un’opposizione non era libera.

È chiaro che (punto 2.1.2 dei motivi) la qualità di un titolare è l’accessorio di un brevetto. Tuttavia, non si può trattare in modo identico il titolare e l’opponente, poiché le situazioni giuridiche sono diverse: l’opposizione è un’azione senza titolo e non è quindi l’accessorio di alcuna entità.

Nella decisione G4/88, la Grande Camera validava la trasmissione della qualità di opponente durante la trasmissione di una parte delle attività economiche di un’impresa. Tuttavia, per la Grande Camera, la nozione di « parte delle attività economiche di un’impresa » non può essere assimilata alla vendita di una filiale avente essa stessa le sue attività (punto 2.2 dei motivi).

Infatti, la filiale avrebbe ben potuto formulare un’opposizione (eventualmente una co-opposizione), il che non era possibile nella situazione dei motivi G4/88 (poiché « l’attività di un’impresa » non ha personalità giuridica, punto 2.2.1 dei motivi).

Di conseguenza, la qualità di opponente non può essere liberamente trasmessa, anche se l’opposizione fosse nell’interesse di una delle sue filiali cedute.

Identità del ricorrente riguardante un ricorso sulla titolarità di un’azione

Come avete capito, non si sapeva qui se l’opposizione potesse essere ceduta e quindi non si sapeva chi avesse la possibilità di introdurre l’azione.

La Grande Camera propone un approccio pragmatico: anche se gli atti di procedura non devono normalmente contenere condizioni (punto 3.2.1 dei motivi), è possibile, per evitare qualsiasi insicurezza giuridica, depositare il ricorso a nome della persona più probabile (interpretazione soggettiva quindi…) e, in via sussidiaria, a nome di un’altra persona, secondo un’altra interpretazione possibile.

G3/04 – Intervento durante il ricorso e poi ritiro del ricorso

La decisione G3/04 è stata emessa il 22 agosto 2005.

In questo caso, la questione che si poneva era se un ricorso potesse continuare con un interveniente, quando l’unico ricorrente aveva ritirato il suo ricorso.

Per la Grande Camera (punto 5 dei motivi), l’interveniente deve necessariamente pagare la tassa di opposizione (A105(2) CBE73) per poter intervenire, anche se ciò avviene solo allo stadio del ricorso.

Tuttavia, l’A107 CBE73 non prevede che l’interveniente possa acquisire lo status di ricorrente se interviene a questo stadio della procedura (punto 6 dei motivi). Infatti, solo le parti dell’opposizione possono formare ricorso (e l’interveniente non lo era).

Il fatto di far parte di diritto alla procedura non significa che l’interveniente sia ricorrente.

Così, se l’unico ricorso è stato ritirato, la procedura non può continuare con una parte che è intervenuta durante la procedura di ricorso.

G1/05 (1) – Esclusione e ricusazione

Se un membro di una camera di ricorso avanza, nella sua dichiarazione di astensione, una ragione che potrebbe costituire di per sé un motivo eventuale di ricusazione per parzialità, la decisione relativa alla sostituzione del membro interessato della camera deve normalmente tenerne debitamente conto (punto 7 dei motivi).

Nella procedura davanti alla Grande Camera di ricorso, se non esistono circostanze particolari che gettano dubbi sulla capacità di un membro della Camera di apprezzare successivamente gli argomenti di una parte con imparzialità, un membro della Grande Camera di ricorso non può destare sospetti di parzialità per il motivo che una camera di ricorso di cui faceva parte il membro interessato ha preso posizione sulla questione in una decisione precedente (punto 27 dei motivi).

G1/05 (2) – Correzione di una domanda divisionale quando la domanda madre non è più in corso

La decisione G1/05 è stata emessa il 28 giugno 2007.

Per ricordare, l’A76(1) CBE73 dispone:

Una domanda divisionale […] non può essere depositata che per elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata

In questo caso, si poneva la questione di sapere se una domanda divisionale che si estende, alla sua data di deposito effettivo, oltre il contenuto della domanda iniziale (cioè non rispetto dell’A76(1) CBE73) può essere corretta a posteriori, anche se la domanda madre non è più in corso.

La Grande Camera osserva (punto 2.6 dei motivi) che, inizialmente, la CBE conteneva due disposizioni che miravano rispettivamente a trattare i conflitti con le esigenze di difesa nazionale (poiché le domande divisionali sono depositate presso l’UEB direttamente) e a evitare che la domanda in corso contenga elementi aggiunti. La disposizione attuale dell’A76(1) CBE73 risulta dalla fusione di queste disposizioni e non c’è una ragione particolare per interpretare diversamente questa disposizione. L’obiettivo di questa disposizione è quindi (punto 2.7 dei motivi):

• definire una condizione formale per impedire ai richiedenti di aggiungere a una domanda divisionale nuovi elementi che potrebbero sollevare obiezioni in materia di sicurezza nazionale e
• definire la condizione di fondo della brevettabilità delle domande divisionali, ovvero che queste ultime non possono contenere alcun elemento aggiunto rispetto alla domanda da cui sono derivate.

Pertanto, per la Grande Camera, il fatto di avere una domanda divisionale che non soddisfa i requisiti dell’A76(1) CBE73 al momento del suo deposito non è un motivo di non validità di questa domanda (punto 2.9 dei motivi).

A priori, l’A96(2) CBE73 si applica (punto 3.4 dei motivi) ed è possibile modificare la propria domanda divisionale per farla rispettare l’A76(1) CBE73 (punto 3.6 e punto 7 dei motivi). I lavori preparatori vanno in questo senso (punto 4.2 dei motivi).

Il fatto che la domanda madre sia in corso o meno non ha effetto (punto 8.1 dei motivi), poiché la domanda divisionale è una nuova domanda indipendente.

G1/06 – Cascata di domande divisionali

La decisione G1/06 è stata emessa il 28 giugno 2007.

Riprende gli stessi fatti e gli stessi motivi della decisione G1/05, ma la decisione è distinta.

La questione che si poneva qui era come trattare le cascate di domande divisionali alla luce dell’A76(1) CBE73 : dobbiamo guardare solo la domanda precedente o tutta la cascata delle domande divisionali per conoscere gli « elementi della domanda iniziale » ?

Innanzitutto, la Grande Camera osserva che, sebbene non esplicitamente menzionate nell’A76(1) CBE73, le domande divisionali di domande divisionali (cioè cascata di divisionali) sembrano possibili poiché una domanda divisionale è una domanda come un’altra (punto 10.2 dei motivi).

Per la Grande Camera, è possibile attribuire la data di deposito della domanda iniziale solo se la domanda divisionale contiene effettivamente elementi di questa domanda iniziale e tutte le domande divisionali intermedie contengono anche questi elementi.

Un elemento che fosse stato omesso al momento del deposito di una domanda precedente della serie non può essere reintrodotto in questa domanda né in alcuna domanda divisionale che la segue nella serie (punto 11.2 dei motivi).

G2/06 – Utilizzo di embrioni

La decisione G2/06 è stata emessa il 25 novembre 2008.

In seguito alla direttiva 98/44/CE del parlamento europeo, le regole R23ter CBE73 a R23sexies CBE73 sono state aggiunte al regolamento di esecuzione (decisione del 16 giugno 1999 del consiglio di amministrazione, entrata in vigore il 1° settembre 1999). In particolare, la R23quinquies c) CBE73 dispone che i brevetti europei non sono concessi per « utilizzi di embrioni umani a fini industriali o commerciali » in quanto contrari all’ordine pubblico (A53 a) CBE73).

La questione era allora se la R23quinquies c) CBE73 si applicasse retroattivamente alle domande depositate prima dell’entrata in vigore di questa regola.

Su questa questione, è stato chiesto alla Grande Camera di effettuare un rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Grande Camera ritiene che nulla la obblighi e che nulla la autorizzi (punti 3 a 11 dei motivi) : se questo è il caso per le istanze giudiziarie nazionali (articolo 234 del Trattato CE) la Grande Camera è piuttosto un’organizzazione internazionale i cui Stati contraenti non sono tutti membri dell’UE (punto 4 dei motivi).

Per la Grande Camera (punto 13 dei motivi), il fatto che il consiglio non preveda alcuna disposizione transitoria è il segno inconfutabile che queste regole devono essere applicate immediatamente a tutte le domande in corso. Questo è rafforzato dal riferimento all’A53 a) CBE73 : questo elenco viene semplicemente a esplicitare un articolo già presente e nulla indica che lo sfruttamento commerciale degli embrioni umani sia mai stato considerato brevettabile.

La R23quinquies c) CBE73 esclude esplicitamente « le utilizzazioni di embrioni umani » : dobbiamo pensare che i prodotti che non possono essere ottenuti che tramite l’utilizzo di embrioni umani (almeno alla data di deposito) siano autorizzati ?

Per la Grande Camera, la formulazione della rivendicazione (cioè prodotto vs. procedimento) non deve giocare (punto 22 dei motivi). Altrimenti, basterebbe redigere abilmente e giudiziosamente la propria rivendicazione per evitare l’esclusione… il che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito: il rispetto della dignità umana.

Così, i prodotti ottenuti tramite l’utilizzo di embrioni umani devono essere anch’essi vietati (anche se dopo la data di deposito si trova un metodo che non utilizza embrioni umani, punti 33 a 35).

G1/07 – Metodo chirurgico

La decisione G1/07 è stata resa il 15 febbraio 2010 (il testo francese non è disponibile in HTML quindi ecco la decisione G1/07 in formato PDF che è stata pubblicata nel JO 2011, 134).

La questione che si poneva qui era sapere se, in un procedimento maggiormente non chirurgico, una « piccola interazione » con il corpo umano (come l’iniezione di un prodotto di contrasto in una vena) doveva essere esclusa a titolo di esclusione dei « metodi chirurgici » (A52(4) CBE73 o A53 c) CBE) anche se il suo scopo non era quello di curare o mantenere in vita la persona.

Per la Grande Camera, è chiaro che la rivendicazione di un solo passo « chirurgico » fa ricadere la rivendicazione sotto il divieto dell’A53 c) CBE (punto 3.2.5 dei motivi).

Non è importante conoscere lo scopo di questo passo « chirurgico » : che sia realizzato per curare, per diagnosticare o per fini estetici, la risposta è la stessa (da punto 3.3.2.5 a punto 3.3.10 dei motivi). Infatti, se si dovesse intendere « metodo chirurgico » come « metodo chirurgico a scopo terapeutico », questa esclusione sarebbe già coperta dal divieto dei « metodi terapeutici » e non servirebbe quindi a nulla.

Il fatto che la decisione G1/04 (punto 6.2.1 di questa decisione) abbia indicato che « I metodi chirurgici ai sensi dell’articolo 52(4) CBE includono qualsiasi intervento fisico sul corpo umano o animale in cui il mantenimento della vita e della salute del soggetto è di un’importanza primordiale » significa in realtà (punto 3.3.5 dei motivi) che i metodi chirurgici sono metodi che richiedono un’attenzione particolare provocata dal pericolo che questi fanno correre alla persona che subisce l’intervento.

In chiaro (punto 3.4.2.7 dei motivi) la Grande Camera considera che un passo chirurgico sia:

• passo invasivo,
• rappresentante un intervento fisico sostanziale sul corpo,
• che richiede un’esperienza medica professionale,
• e che presenta un rischio per la salute, anche quando è effettuato con le cure professionali e l’esperienza necessarie.

Attenzione, il rischio per la salute deve essere legato al modo di somministrazione e non a un altro elemento (ad esempio all’agente di contrasto iniettato in quanto tale che potrebbe essere allergenico) (punto 3.4.2.3 dei motivi).

È ovviamente possibile prevedere un « disclaimer » per escludere un’applicazione chirurgica sul corpo umano o animale.

È inoltre possibile omettere un passo se la rivendicazione rimane chiara (punto 4.3.1 dei motivi). In particolare, si possono cercare di utilizzare formulazioni come « preiniettate », ecc.

G2/07 – Procedimento essenzialmente biologico

La decisione G2/07 è stata emessa il 9 dicembre 2010 (il testo francese non è disponibile in HTML quindi ecco la decisione G2/07 in formato PDF che è stata pubblicata nel JO 2012, 130).

È chiamata la decisione « Broccoli » 🙂

Come sapete, l’A53 b) CBE dispone che « i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o animali » sono esclusi dalla brevettabilità anche se si accettano i « procedimenti microbiologici« .

Secondo la R26(5) CBE, un procedimento per l’ottenimento di vegetali o animali è essenzialmente biologico « se consiste interamente in fenomeni naturali come l’incrocio o la selezione ».

In questo caso, è stata rivendicata un procedimento non microbiologico per l’ottenimento di vegetali che comprende una fase di incrocio, ma anche una fase di selezione. Questo procedimento è brevettabile se il procedimento comprende una fase « tecnica » (in più o in una fase di incrocio/selezione)?

Per la Grande Camera (punto 6.4.2.3 dei motivi):

• deve essere escluso un procedimento che comprende una fase di incrocio e una fase di selezione e che l’intervento umano ha lo scopo di consentire l’esecuzione di queste fasi.
• non deve essere escluso un procedimento che comprende una fase di incrocio, una fase di selezione e una fase aggiuntiva di natura tecnica:
  • che introduce in modo autonomo un carattere nel genoma o modifica un carattere nel genoma (l’introduzione o la modifica di questo carattere non risulta dalla miscelazione dei geni dei vegetali scelti per l’incrocio per via sessuata);
  • che è eseguita nel quadro delle fasi di incrocio e di selezione (si deve quindi fare astrazione da ogni fase tecnica aggiuntiva che è eseguita sia prima, sia dopo il procedimento di incrocio e di selezione).

G1/08 – Procedimento essenzialmente biologico

La decisione G1/08 è stata emessa il 9 dicembre 2010 (il testo francese non è disponibile in HTML quindi ecco la decisione G1/08 in formato PDF che è stata pubblicata nel JO 2012, 206).

Riprende gli stessi fatti e motivi della decisione G2/07.

G2/08

La decisione G2/08 è stata emessa il 19 febbraio 2010 (il testo francese non è disponibile in HTML quindi ecco la decisione G2/08 in formato PDF che è stata pubblicata nel JO 2010, 456).

Dosaggio/Posologia di un medicinale

In questo caso, la camera di ricorso si chiedeva se un « utilizzo di un prodotto X per produrre un medicinale per un trattamento della malattia Y per via orale una volta al giorno » potesse essere brevettabile se questo utilizzo era noto eccetto per quanto riguarda il dosaggio.

Come sapete, l’A54(5) CBE (precedentemente A54(5) CBE73) dispone che una sostanza nota può essere brevettabile se può essere utilizzata come medicinale (si parla di « primo effetto terapeutico« ).

Inoltre, l’A54(5) CBE (che non aveva un equivalente nella CBE73) dispone che una sostanza nota può essere brevettabile « per qualsiasi utilizzo specifico » fino ad allora sconosciuto (si parla di « secondo effetto terapeutico« ). Così, il vuoto giuridico che esisteva prima (e che è stato colmato dalla decisione G6/83 della Grande Camera di ricorso) non esiste più (punto 5.9 dei motivi).

Per la Grande Camera, non c’è motivo di interpretare « per qualsiasi utilizzo specifico » in modo restrittivo (cioè « per curare una nuova malattia« , punto 5.9.1.1 dei motivi, punto 5.10 dei motivi), perché ciò sarebbe contrario all’interpretazione comune di questa espressione.

Pertanto, è opportuno accettare la brevettabilità di un « trattamento terapeutico diverso » se, naturalmente, le condizioni di novità e attività inventiva sono rispettate (punto 5.10.9 dei motivi).

Questo trattamento terapeutico diverso può molto bene essere un « dosaggio » (punto 6.1 dei motivi). Così, un nuovo dosaggio può permettere di rendere brevettabile una rivendicazione (punto 6.2 dei motivi).

Fine delle rivendicazioni di tipo svizzero

Poiché l’A54(5) CBE non esisteva sotto il regime della CBE73, la Grande Camera aveva autorizzato le rivendicazioni di tipo svizzero nella decisione G6/83 (punto 7.1.1 dei motivi):

• invece di rivendicare « Medicinale contenente il composto X per un utilizzo terapeutico Y » ,
• si rivendicava « Utilizzo di un composto X al fine di ottenere un medicinale destinato a un utilizzo terapeutico Y« .

Infatti, la prima formulazione non permetteva di superare i problemi di novità. Dal CBE 2000, questa problematica è scomparsa e non c’è più motivo di applicare la giurisprudenza precedente (punto 7.1.2 dei motivi).

Le rivendicazioni di tipo svizzero ponevano, infatti, il problema (punto 7.1.3 dei motivi) dell’assenza di qualsiasi relazione funzionale tra:

• le caratteristiche terapeutiche (che conferiscono eventualmente novità e attività inventiva) e
• il procedimento di fabbricazione rivendicato.

Pertanto, è opportuno non utilizzare più il formalismo delle rivendicazioni di tipo « svizzero » (applicabile a partire da 3 mesi dalla data dei motivi della Grande Camera).

G3/08 – Programma per computer

La decisione G3/08 è stata emessa il 12 maggio 2010 (il testo francese non è disponibile in HTML quindi ecco la decisione G3/08 in formato PDF che è stata pubblicata nel JO 2011, 10).

In questo caso, il presidente aveva adito la Grande Camera di ricorso (in virtù dell’A112(1) b) CBE), poiché gli sembrava che alcune decisioni fossero « divergenti » riguardanti la brevettabilità dei software:

• T 1173/97: questa decisione mette l’accento sulla funzione del programma per computer (il programma rivendicato ha un carattere tecnico?) e ignora completamente la formulazione della rivendicazione (in questo caso, la camera accetta la formulazione « programma informatico« , poiché questo possiede, in potenza, la capacità di produrre un effetto tecnico « supplementare ») ;
• T 424/03: questa decisione mette l’accento sulla formulazione della rivendicazione (in questo caso, la camera rifiuta la formulazione « programma informatico« , ma accetta « prodotto programma di computer » o « metodo implementato da computer« 

Per la Grande Camera, « decisioni divergenti » e « evoluzione del diritto » non devono essere confuse: l’evoluzione del diritto non permette un valido ricorso alla Grande Camera ai sensi dell’A112(1) b) CBE (punto 7.3.1 dei motivi).

Infatti, può accadere che le camere di ricorso cambino orientamento (eventualmente in modo radicale) dichiarando che la pratica precedente non è più pertinente (punto 7.3.5): in questa ipotesi, non ci sono divergenze, poiché è chiaro che la vecchia pratica non deve più essere seguita.

Secondo la Grande Camera (punti 10.9 a 10.12 dei motivi), si deve considerare che non c’è divergenza tra queste due decisioni, ma piuttosto un’evoluzione naturale della giurisprudenza (poiché solo cambia il fondamento legale del rigetto o della concessione e non la decisione in quanto tale, punto 10.13 dei motivi).

Di conseguenza, il ricorso del presidente non è valido.

G4/08 – Lingua della procedura all’ingresso nella fase PCT

La decisione G4/08 è stata emessa il 16 febbraio 2010 (sebbene la decisione sia in francese, ecco anche la decisione G4/08 in formato PDF che è stata pubblicata nella JO 2010, 572).

In questo caso, la questione che si poneva era se fosse possibile scegliere liberamente la lingua della procedura (eventualmente depositando una traduzione) se la domanda PCT fosse già stata pubblicata in una lingua dell’ufficio.

L’A14(3) CBE dispone che « la lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti in cui la domanda di brevetto europeo è stata depositata o tradotta deve essere utilizzata come lingua della procedura » (punto 3.2 dei motivi).

Per la Grande Camera (punto 3.4 dei motivi), il fatto che l’A153 CBE faccia chiaramente distinzione tra le lingue dell’ufficio e le altre lingue permette di comprendere che l’espressione « un’altra lingua » dell’A153(4) CBE si riferisce effettivamente a « un’altra lingua diversa dalle lingue dell’ufficio » e non « un’altra lingua diversa da quella desiderata dal richiedente come lingua della procedura« . Inoltre, il riferimento alla protezione provvisoria rafforza questo punto: come si potrebbe altrimenti comprendere che la protezione provvisoria sia rifiutata con il pretesto di essere stata pubblicata in francese quando la lingua della procedura desiderata è l’inglese?

Nessuna disposizione del PCT (e in particolare la sua R49.2 PCT) prevede la possibilità di scegliere la lingua ufficiale se la domanda è già in una delle lingue autorizzate (punto 2.8 e punto 3.6 dei motivi).

Pertanto, non è possibile scegliere liberamente la lingua della procedura (traducendo eventualmente la propria domanda) se la lingua di pubblicazione PCT è già una delle lingue ufficiali (punto 3.10 dei motivi).

Allo stesso modo, l’UEB non può autorizzare, nel corso della procedura, la sostituzione della lingua della procedura con una delle sue altre lingue ufficiali come nuova lingua della procedura. Infatti, questa possibilità è stata rimossa dalla R3(1) CBE73 nel 1991 e non potrebbe essere reintrodotta per via pretoria (punto 4.5 dei motivi).

G1/09 – Domanda in corso e domanda divisionale

La decisione G1/09 è stata emessa il 27 settembre 2010 (il testo francese non è disponibile in HTML, quindi ecco la decisione G1/09 in formato PDF che è stata pubblicata nella JO 2011, 336).

Come sapete, la R36(1) CBE dispone che è possibile « depositare una domanda divisionale relativa a qualsiasi domanda di brevetto europeo precedente ancora in corso« .

La questione che si poneva era se una domanda che è stata respinta rimane in corso fino alla scadenza del termine di ricorso, quando nessun ricorso è stato presentato. O prima?

Infatti, non esiste una definizione nella CBE di « domanda in corso » (punto 3.1 dei motivi).

Innanzitutto, è opportuno non confondere « procedura in corso » e « domanda in corso » (punto 3.2.2 dei motivi), poiché la procedura può essere sospesa mentre la domanda è ancora in corso.

Il significato di « domanda in corso » nella R36(1) CBE si riferisce al diritto procedurale del richiedente di effettuare un’azione: la divisione (punto 3.2.3 dei motivi). Pertanto, i diritti sostanziali che la CBE conferisce alla domanda esistono ancora quando la domanda può essere divisa (punto 3.2.4 dei motivi).

Ora, l’A67(4) CBE mostra chiaramente che i diritti sostanziali, conferiti dalla domanda di brevetto, scompaiono dopo che essa « è stata respinta in virtù di una decisione passata in giudicato« . Pertanto, è necessario che la decisione di rigetto sia definitiva affinché i diritti sostanziali scompaiano (punto 4.2.1 dei motivi).

Di conseguenza, una domanda può essere divisa, anche se questa è respinta, ma fino alla scadenza del termine di ricorso (punto 4.2.4 dei motivi) anche se nessun ricorso è presentato.

G1/10 – Correzione di un brevetto tramite la correzione di una decisione

La domanda G1/10 è stata resa il 23 luglio 2012 (il testo francese non è disponibile in HTML quindi ecco la decisione G1/10 in formato PDF che è stata pubblicata nel JO 2013, 194).

La R140 CBE dispone:

Nelle decisioni dell’Ufficio europeo dei brevetti, solo gli errori di espressione, di trascrizione e gli errori manifesti possono essere rettificati.

In questo caso, un richiedente poteva invocare la R140 CBE al fine di correggere il testo rilasciato di un brevetto (ad esempio, in una procedura di opposizione). L’articolazione con la procedura in corso (ex parte vs. inter partes) poneva in particolare domande alla camera di ricorso.

Per la Grande Camera (punto 5 dei motivi), non è possibile correggere un brevetto con l’aiuto della R140 CBE (e questo era già stato detto per la R89 CBE73 nella decisione G1/97). Infatti, risulta dai lavori preparatori che il legislatore voleva evitare che i terzi potessero subire un pregiudizio.

In ogni caso, a partire dal suo rilascio, un brevetto europeo non rientra più nella competenza dell’UEB (punto 6 dei motivi).

Si deve notare che il richiedente può correggere un errore manifesto prima del rilascio mediante la R139 CBE (punto 9 dei motivi). Inoltre, il richiedente dispone di un termine di 4 mesi per dare il suo accordo sul testo rilasciato (punto 10 dei motivi). Se l’UEB emette una decisione non conforme all’accordo del richiedente, quest’ultimo può allora formare ricorso, poiché è stato leso dalla violazione dell’A113(2) CBE (punto 12 dei motivi).

In conclusione, la R140 CBE permette di rettificare errori contenuti nelle decisioni dell’UEB (escluso il rilascio), e non errori presenti in documenti prodotti da un richiedente di brevetto o dal titolare di un brevetto (punto 11 dei motivi).

G2/10 – Disclaimer e A123(2)

La decisione G2/10 è stata resa il 30 agosto 2011 (il testo francese non è disponibile in HTML quindi ecco la decisione G2/10 PDF che è stata pubblicata nel JO 2012, 376).

La questione che si poneva era sapere se un disclaimer potesse essere contrario all’A123(2) CBE se il modo di realizzazione escluso fosse esplicitamente descritto nella domanda.

Secondo l’avviso della Grande Camera, sebbene il soggetto dei disclaimer sia stato ampiamente discusso nella decisione G1/03 (punto 3.9 dei motivi), questa decisione non affronta la problematica della presente domanda: quella di un disclaimer che riguarda tuttavia un modo di realizzazione (o più generalmente, un oggetto) descritto.

In ogni caso, la decisione G1/03 non ha mai affermato che l’introduzione di un disclaimer non cambiava mai il contenuto tecnico della domanda (punto 4.4.2 dei motivi).

Così, e conformemente all’applicazione dell’A123(2) CBE, si deve verificare che l’introduzione del disclaimer non apporti nuove informazioni tecniche all’uomo del mestiere (punto 4.5.1 dei motivi, deduzione diretta e senza ambiguità della domanda come depositata basandosi sulle sue conoscenze generali).

Ad esempio, se l’introduzione di un disclaimer provoca di fatto la selezione in un intervallo di un sotto-intervallo non scritto, è probabile che questo disclaimer non dovrebbe essere autorizzato (punto 4.5.4 dei motivi).

Per determinare se è il caso o no, è necessario procedere a una valutazione caso per caso che riguarda tutti gli aspetti tecnici, tenendo conto:

• della natura e dell’estensione della divulgazione nella domanda come depositata,
• della natura e dell’estensione dell’oggetto escluso,
• così come della sua relazione con l’oggetto rimanente nella rivendicazione come modificata.

A priori, il fatto che il modo di realizzazione escluso sia divulgato nella descrizione non è importante (punto 4.5.5 dei motivi): infatti, il richiedente può scegliere il modo di realizzazione che desidera e non è obbligato a integrarli tutti.

G1/11 – Competenza delle camere di ricorso giuridiche

La decisione G1/11 è stata emessa il 19 marzo 2014.

In questo caso, una camera di ricorso giuridica era stata adita per conoscere di un ricorso contro una decisione con la quale una divisione d’esame aveva rifiutato il rimborso delle tasse di ricerca (problema di non unità di invenzione).

La camera giuridica era imbarazzata perché anche se formalmente l’A21(3) c) CBE la designa come competente (poiché A21(3) a) CBE e A21(3) b) CBE non applicabili), la non unità di invenzione è un problema di valutazione tecnica.

La Grande Camera condivide il parere di questa camera di ricorso giuridica: sottolinea che lo spirito dell’A21(3) c) CBE era di affidare alla camera giuridica solo questioni puramente giuridiche.

D’ora in poi, e di fronte a questo vuoto giuridico, la Grande Camera indica che deve essere competente una camera tecnica per i problemi di rimborso della tassa di ricerca prevista dalla R64(2) CBE.

G1/12 – Correzione del nome del ricorrente

La decisione G1/12 è stata emessa il 30 aprile 2014.

In questo caso, una camera di ricorso si chiedeva se fosse possibile correggere il nome del ricorrente (secondo la R101(2) CBE o secondo la R139 CBE) se l’intenzione vera era di depositare a nome della persona che avrebbe dovuto depositare il ricorso.

Secondo la Grande Camera, è del tutto possibile correggere il nome del ricorrente:

• con l’aiuto della R101(2) CBE, se, entro il termine aperto per il ricorso, il ricorrente è identificabile:
  • bisogna valutare l’intenzione vera del ricorrente, intenzione che è valutata in base al principio di libera valutazione della prova;
• con l’aiuto della R139 CBE, nelle condizioni previste dalla giurisprudenza anche al di fuori del termine di ricorso:
  • il ricorrente sostiene l’onere della prova, che deve essere di un livello elevato.

G2/12 – Prodotto ottenuto mediante un procedimento essenzialmente biologico

La decisione G1/12 è stata emessa il 23 marzo 2015.

È chiamata la decisione « Tomatoes II ».

In questo caso, i membri di una camera di ricorso si chiedevano se l’esclusione della brevettabilità dei procedimenti essenzialmente biologici di ottenimento di vegetali (A53 b) CBE) comportasse l’esclusione dei prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

La Grande Camera non vede alcuna ragione che spieghi questa esclusione: i prodotti ottenuti mediante procedimenti esclusi possono essere perfettamente brevettati (anche se questi sono rivendicati sotto forma di un product-by-process).

G1/13 – Statuto di una parte / applicazione della legge nazionale

La decisione G1/13 è stata emessa il 25 novembre 2014.

In questo caso, la Grande Camera ricorda la supremazia della legge nazionale degli Stati riguardante la qualificazione delle personalità giuridiche.

Se una società è sciolta, ma retroattivamente la sua personalità giuridica è restaurata, le camere di ricorso non hanno motivo di non tenere conto di questa restaurazione retroattiva.

G2/13 – Prodotto ottenuto mediante un procedimento essenzialmente biologico

La decisione G2/13 è stata emessa il 23 marzo 2015.

È chiamata la decisione « Broccoli II ».

Questa decisione è identica alla decisione G2/12.

G1/14 – Notifica con un mezzo diverso dalla LRAR

La decisione G1/14 è stata emessa il 19 novembre 2015.

In realtà, in questo caso la grande camera ha giudicato la questione irricevibile e quindi non ha risposto alla domanda posta.

Tuttavia, la grande camera viene a precisare che, se una decisione non è consegnata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, come richiesto dalla R126(1) CBE (ma, per esempio, tramite UPS), esiste un vizio di notifica.

Infatti, la prima frase della R126(2) CBE non può essere soddisfatta: di conseguenza, nessun termine può iniziare a decorrere, anche se fosse attestato che il destinatario abbia ricevuto questo documento.

G3/14 – Chiarezza in opposizione

La decisione G3/14 è stata emessa il 24 marzo 2015.

In questo caso, una camera di ricorso giuridica era stata adita per conoscere delle questioni relative all’esame della chiarezza nella procedura di opposizione. La questione era sapere in quale misura la chiarezza di una rivendicazione modificata potesse essere esaminata.

Sappiamo che le modifiche apportate nel corso dell’opposizione devono essere chiare (A101(3) CBE insieme A84 CBE) anche se ciò non è un motivo di opposizione (T301/87).

Tuttavia, la divisione di opposizione può esaminare la chiarezza di una semplice combinazione di due rivendicazioni esistenti o può semplicemente esaminare la chiarezza legata alla modifica apportata (es. cambiamento di un termine)?

La Grande Camera considera che non si possa avere un’interpretazione estensiva dell’A101(3) CBE: le obiezioni di chiarezza devono avere origine nelle modifiche apportate.

G2/21 — Simulazione di invenzione

La decisione G2/21 è stata emessa il 23 marzo 2023.

La questione posta era sapere se un’invenzione simulata da un computer possa essere considerata un’invenzione ai sensi dell’articolo 52(1) CBE.

La Grande Camera ha risposto affermativamente, a condizione che l’invenzione simulata dal computer abbia un carattere tecnico e produca un effetto tecnico aggiuntivo che va oltre le interazioni normali tra il programma e il computer.