Visione sintetica

Ecco le principali fasi di una procedura scritta di primo grado per un’azione in contraffazione:

Possiamo vedere molto rapidamente che lo spirito di questa procedura è limitare gli scambi e quindi il tempo necessario per « mettere in stato » il fascicolo (vedi punto 7 del preambolo del regolamento di procedura).

Dichiarazione del ricorrente

Dichiarazione

La dichiarazione del ricorrente descrive le domande o le rivendicazioni della parte che agisce.

Questa dichiarazione è disciplinata dalla regola 13 del regolamento di procedura.

In sostanza, questa dichiarazione deve essere depositata presso la divisione che il ricorrente sceglie (ovviamente, se è competente) e deve contenere (regola 13.1 del regolamento di procedura):

  1. relativamente al ricorrente:
    • il suo nome e il luogo della sua sede (se del caso);
    • l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza;
    • il nome del rappresentante;
  2. relativamente al convenuto:
    • il suo nome e il luogo della sua sede (se del caso);
    • l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza (se queste informazioni sono note);
  3. relativamente al (ai) titolare(i) del brevetto (se il ricorrente non è il titolare o in caso di contitolarità):
    • l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza;
    • la prova che il ricorrente è autorizzato a depositare una dichiarazione;
  4. relativamente al brevetto:
    • le informazioni riguardanti il brevetto (in particolare il suo numero);
  5. relativamente alla procedura:
    • un’indicazione su qualsiasi procedura, passata o pendente, davanti a qualsiasi autorità (compresi UEB o nazionale) in relazione al brevetto;
    • un’indicazione della divisione scelta e il dettaglio del perché la competenza di tale divisione è corretta;
    • un’indicazione se le parti concordano che la formazione sia composta da un solo giudice (è necessaria la prova di tale accordo);
  6. relativamente alla controversia:
    • la natura della rivendicazione del ricorrente e le misure che cerca di ottenere;
    • i fatti su cui si basa tale rivendicazione (es. atti di contraffazione contestati e date, numero delle rivendicazioni contraffatte);
    • le prove o un’indicazione delle prove che potrebbero essere fornite;
    • un’argomentazione sui motivi per cui i fatti presentati dovrebbero essere considerati come contraffazioni (compresi quelli relativi all’interpretazione delle rivendicazioni);
    • un’indicazione riguardante le ingiunzioni provvisorie che il tribunale dovrebbe emettere durante la procedura interinale;
    • un’indicazione dei danni se questi superano una soglia fissata;
    • un elenco dei documenti e delle testimonianze (indicando una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).

Ovviamente, per quanto riguarda quest’ultimo punto, i documenti e le testimonianze devono essere forniti contemporaneamente (regola 13.2 del regolamento di procedura).

Pagamento di una tassa di procedura

Affiché la dichiarazione sia valida, è necessario che il richiedente paghi una tassa di procedura (regola 15 del regolamento di procedura).

Tale tassa di procedura dipende dall’importo dei danni e interessi richiesti (regola 370.2 del regolamento di procedura unitamente alla tabella delle tasse derivante dalla consultazione riguardante le regole sulle tasse di procedura):

  • 11.000 €
  • e in più, un importo variabile (i.e. danno e interessi = d&i)
    • +2.500 € se 500.000 € < d&i <= 750.000 €
    • +4.000 € se 500.000 € < d&i <= 1.000.000 €
    • +8.000 € se 500.000 € < d&i <= 1.500.000 €
    • +13.000 € se 500.000 € < d&i <= 2.000.000 €
    • +20.000 € se 500.000 € < d&i <= 3.000.000 €
    • +26.000 € se 500.000 € < d&i <= 4.000.000 €
    • +32.000 € se 500.000 € < d&i <= 5.000.000 €
    • +39.000 € se 500.000 € < d&i <= 6.000.000 €
    • +46.000 € se 500.000 € < d&i <= 7.000.000 €
    • +52.000 € se 500.000 € < d&i <= 8.000.000 €
    • +58.000 € se 500.000 € < d&i <= 9.000.000 €
    • +65.000 € se 500.000 € < d&i <= 10.000.000 €
    • +75.000 € se 500.000 € < d&i <= 15.000.000 €
    • +100.000 € se 500.000 € < d&i <= 20.000.000 €
    • +125.000 € se 500.000 € < d&i <= 25.000.000 €
    • +150.000 € se 500.000 € < d&i <= 30.000.000 €
    • +250.000 € se 500.000 € < d&i <= 50.000.000 €
    • +325.000 € se x > 50.000.000 €

Il che dà grosso modo:

Tale tassa è dovuta una sola volta per ogni procedimento, indipendentemente dal numero di brevetti o di parti (regola 370.7 del regolamento di procedura unitamente alla consultazione riguardante le regole sulle tasse di procedura).

Tuttavia, sembrerebbe che il giudice relatore fissi l’importo dei danni e interessi in gioco con una decisione preliminare durante la procedura interinale (regola 22 del regolamento di procedura): l’importo della tassa dovuta può quindi essere rivalutato (?).

Informazione del convenuto

È importante notare che il convenuto viene informato dell’azione direttamente dalla divisione (regola 270 del regolamento di procedura) come segue:

Esame della ricevibilità formale

Non appena possibile, la divisione verifica che:

  • il brevetto in questione sia effettivamente un brevetto che non è stato oggetto di opt-out (regola 16.1 del regolamento di procedura).
  • le condizioni formali sopra indicate (cioè fino al punto 6, primo punto, tasse, fornitura dei documenti) siano rispettate (regola 16.2 del regolamento di procedura).

Se una condizione formale sopra menzionata non è stata rispettata, la divisione invita il richiedente a correggere la propria dichiarazione entro 14 giorni dalla notifica dell’irregolarità (regola 16.3 del regolamento di procedura).

In caso contrario, l’azione può essere dichiarata irricevibile (regola 16.4 del regolamento di procedura).

Designazione di un giudice relatore

Il giudice presidente del collegio (appena costituito per questa azione, secondo la regola 17 del regolamento di procedura) designa quindi un giudice relatore.

Il giudice relatore può essere anche il presidente.

Il giudice relatore, non appena designato, decide in merito alla richiesta di esenzione dalla traduzione dei documenti forniti – si veda sopra (regola 13.2 del regolamento di procedura).

Difesa del convenuto

Eccezione preliminare

Le eccezioni preliminari sono disciplinate dalla regola 19 del regolamento di procedura.

Infatti, è del tutto possibile per il convenuto sollevare eccezioni preliminari: il termine per farlo è di 1 mese dalla notifica dell’azione (regola 19.1 del regolamento di procedura).

Tali eccezioni possono avere ad oggetto:

  • la competenza della corte (inclusa quella relativa a un opt-out);
  • la competenza della divisione indicata dall’attore;
  • la lingua del procedimento.

Il convenuto è invitato a rispondere a tali eccezioni il prima possibile entro 14 giorni dalla notifica. In caso di correzione della dichiarazione dell’attore modificando la divisione competente, il giudice relatore rinvia la causa a tale divisione (regola 19.5 del regolamento di procedura).

Se non viene sollevata alcuna eccezione preliminare, ciò costituisce un riconoscimento della competenza della corte e della divisione scelta dall’attore (regola 19.7 del regolamento di procedura).

La decisione riguardante le eventuali eccezioni preliminari del convenuto viene emessa il più rapidamente possibile dopo l’opportunità di risposta dell’attore (regola 20.1 del regolamento di procedura).

Le eccezioni preliminari possono essere riunite al procedimento principale (regola 20.1 del regolamento di procedura).

È possibile proporre appello contro la decisione. Può essere pronunciata una sospensione del procedimento principale (regola 20.2 del regolamento di procedura).

Difesa in sé

Questa difesa è disciplinata dalle regole 23, 24 e 25 del regolamento di procedura.

Il convenuto deve depositare la propria difesa (ossia la memoria difensiva) entro 3 mesi dalla notifica dell’atto introduttivo del ricorrente (regola 23 del regolamento di procedura).

La difesa deve contenere (regola 24 del regolamento di procedura):

  1. relativamente al convenuto:
    • il suo nome e il luogo della sua sede (se del caso);
    • l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza;
    • il riferimento del fascicolo;
  2. relativamente alla procedura:
    • un’indicazione riguardante un’eventuale eccezione preliminare depositata;
  3. relativamente alla controversia:
    • i fatti su cui si basa la difesa;
    • un’eventuale contestazione dei fatti del ricorrente;
    • le prove o un’indicazione delle prove che potrebbero essere prodotte;
    • un’argomentazione relativa ai motivi per cui i fatti esposti non dovrebbero essere considerati come contraffazione (compresa un’eventuale erronea interpretazione delle rivendicazioni da parte del ricorrente);
    • un’indicazione riguardante le ingiunzioni provvisorie che il tribunale dovrebbe emettere durante la procedura interinale;
    • una dichiarazione che spieghi perché le richieste di risarcimento danni avanzate dal ricorrente non sono fondate;
    • un elenco dei documenti e delle testimonianze (con indicazione di una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).

Naturalmente, per quanto riguarda quest’ultimo punto, i documenti e le testimonianze devono essere forniti contestualmente (regola 24 unitamente alla regola 13.2 del regolamento di procedura).

Il giudice relatore decide il prima possibile in merito alla richiesta di esenzione dalla traduzione dei documenti prodotti (regola 24 unitamente alla regola 13.2 del regolamento di procedura).

Esame della ricevibilità formale

La divisione verifica (regola 27.1 del regolamento di procedura) che i punti 1 e 2 (ossia le informazioni relative al convenuto e a un’eventuale azione riconvenzionale) siano rispettati.

In caso contrario, il convenuto viene informato che dispone di un termine di 14 giorni per correggere la propria replica (regola 27.2 del regolamento di procedura).

In caso contrario, può essere emessa una decisione in contumacia (regola 27.3 del regolamento di procedura).

Definizione del calendario di procedura

Successivamente alla risposta del convenuto, il giudice relatore, dopo aver consultato le parti, fissa il calendario della procedura interinale (ossia inizio e durata, regola 28 del regolamento di procedura) e stabilisce una data per la trattazione orale (può essere prevista una data alternativa).

Azione riconvenzionale

Domanda riconvenzionale

Durante la difesa, è possibile aggiungere una domanda riconvenzionale di nullità del brevetto (regola 25.1 del regolamento di procedura).

Tale domanda riconvenzionale deve contenere (regola 25.1 del regolamento di procedura):

  • la portata della nullità richiesta;
  • i motivi della nullità, supportati da un’argomentazione;
  • un’indicazione dei fatti a supporto dell’argomentazione;
  • le prove o un’indicazione delle prove che potrebbero essere fornite;
  • un’indicazione riguardante le ingiunzioni provvisorie che il tribunale dovrebbe pronunciare durante la procedura interinale;
  • un’indicazione dei danni e interessi richiesti nell’ambito dell’azione riconvenzionale, se questi superano una soglia fissata;
  • un’indicazione riguardante la competenza della divisione a causa di tale azione riconvenzionale o l’assegnazione di un giudice tecnico;
  • un elenco dei documenti e delle testimonianze (indicando una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).

Naturalmente, per quanto riguarda quest’ultimo punto, i documenti e le testimonianze devono essere forniti contemporaneamente (regola 25.1 insieme alla regola 13.2 del regolamento di procedura).

Il giudice relatore decide il prima possibile riguardo alla richiesta di esenzione dalla traduzione dei documenti forniti (regola 25.1 insieme alla regola 13.2 del regolamento di procedura).

Se il titolare del brevetto non è il ricorrente, è necessario fornire anche:

  • il suo nome e il luogo della sua sede (se applicabile);
  • l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza (se queste informazioni sono note).

Se il ricorrente non era l’unico titolare del brevetto o semplicemente non ne era il titolare, la divisione invia una copia della domanda riconvenzionale al/ai titolare/i (regola 25.2 insieme alla regola 13.2 del regolamento di procedura) e questi diventano parti del procedimento per quanto riguarda l’azione riconvenzionale.

Pagamento di una tassa per l’azione riconvenzionale

Affiché l’azione riconvenzionale sia valida, è necessario che il convenuto paghi una tassa per l’azione riconvenzionale (regola 26 del regolamento di procedura).

Tale tassa per l’azione riconvenzionale è pari a quanto pagato dal ricorrente come tassa di procedura (regola 370.4 del regolamento di procedura insieme alla tabella delle tasse derivante dalla consultazione riguardante le regole sulle tasse di procedura) senza superare i 20.000€.

Esame della ricevibilità formale

La divisione verifica che il convenuto abbia effettivamente pagato la tassa per l’azione riconvenzionale (regola 27.1 del regolamento di procedura).

Se così non fosse, il convenuto viene notificato che dispone di un termine di 14 giorni per pagare (regola 27.1 del regolamento di procedura).

In caso contrario, può essere emessa una decisione in contumacia (regola 27.3 del regolamento di procedura).

Reazione del ricorrente / del titolare

Se non esiste alcuna azione riconvenzionale

Entro 2 mesi dalla notifica della difesa, il ricorrente può replicare (regola 29(b) del regolamento di procedura).

Se esiste un’azione riconvenzionale

Difesa all’azione riconvenzionale

Entro 2 mesi dalla notifica della difesa e dell’azione riconvenzionale, il ricorrente può presentare una difesa (regola 29(a) del regolamento di procedura).

La difesa all’azione riconvenzionale (regola 29A del regolamento di procedura) deve contenere:

  • un’indicazione riguardante i fatti a sostegno di tale difesa e la contestazione dei fatti del convenuto;
  • le prove o un’indicazione delle prove che potrebbero essere fornite;
  • gli argomenti a sostegno del fatto che l’azione riconvenzionale debba essere respinta e un’indicazione riguardante ogni rivendicazione dipendente che giustifichi individualmente la loro validità;
  • un’indicazione riguardante le ingiunzioni provvisorie che dovrebbero essere pronunciate dal tribunale durante la procedura interinale;
  • una risposta alle scelte del convenuto riguardanti la competenza della divisione a causa di tale azione riconvenzionale o l’assegnazione di un giudice tecnico;
  • una risposta all’affermazione del convenuto circa l’ammontare della controversia;
  • un elenco dei documenti e delle testimonianze (indicando una richiesta di esenzione dalla traduzione, in tutto o in parte, se pertinente).

Modifica delle rivendicazioni

Il titolare del brevetto può anche proporre modifiche alle proprie rivendicazioni negli stessi termini (regola 29(a) del regolamento di procedura).

La proposta di modifica deve contenere (regola 30.1 del regolamento di procedura):

  • uno o più set di rivendicazioni (e, se del caso, di descrizione) nella lingua del rilascio del brevetto;
    • se la lingua del rilascio non è la lingua della procedura, deve essere fornita anche una traduzione;
    • se il brevetto ha effetto unitario, nella lingua del domicilio del convenuto o del paese membro in cui è stata allegata la contraffazione (se richiesto dal convenuto);
    • una spiegazione riguardante gli articoli A84 CBE, A123(2) CBE e A123(3) CBE, riguardanti la validità delle rivendicazioni e la ragione della contraffazione;
    • un’indicazione riguardante il carattere condizionale delle richieste (il numero delle condizioni non deve essere irragionevole).

Qualsiasi proposta di modifica successiva deve essere autorizzata dal tribunale (regola 30.2 del regolamento di procedura).

Se è pendente un’altra procedura (che potrebbe modificare le rivendicazioni), il tribunale deve essere informato e le richieste presentate in tale procedura devono essere fornite (regola 30.3 del regolamento di procedura).

Reazione del convenuto

Se non esiste una difesa all’azione riconvenzionale

Entro 1 mese dalla notifica della replica del ricorrente, il convenuto può presentare una duplicazione (regola 29(c) del regolamento di procedura).

Tale duplicazione può solo rispondere agli elementi presenti nella risposta del ricorrente.

Se esiste una difesa all’azione riconvenzionale

Entro 2 mesi dalla difesa all’azione riconvenzionale, il ricorrente può presentare (regole 29(d) e 32.1 del regolamento di procedura):

  • una duplicazione alla replica del ricorrente;
  • una replica alla difesa all’azione riconvenzionale;
  • se del caso, una difesa alla modifica delle rivendicazioni.

La difesa alla modifica delle rivendicazioni (regole 32.1 e 32.2 del regolamento di procedura) deve contenere le ragioni per cui:

  • le modifiche non sono accettabili;
  • il brevetto non può essere mantenuto con tali modifiche;
  • se del caso, la contraffazione non è più attuale.

Duplicazione del ricorrente

Entro 1 mese dalla notifica della replica del convenuto, il ricorrente può presentare una duplicazione (regola 29(e) del regolamento di procedura).

Tale duplicazione può solo rispondere agli elementi presenti nella risposta del convenuto.

Inoltre, una replica alla difesa del convenuto riguardante la modifica delle rivendicazioni può essere presentata contemporaneamente (regole 29(e) e 32.3 del regolamento di procedura) dal titolare del brevetto.

Duplicazione finale del convenuto riguardante le modifiche

Entro 1 mese dalla notifica della replica del titolare del brevetto, il convenuto può presentare una duplicazione (regola 32.3 del regolamento di procedura).

Tale duplicazione può solo rispondere agli elementi presenti nella risposta del titolare del brevetto.

Chiusura della procedura scritta

La procedura scritta è chiusa (regola 35a del regolamento di procedura) al termine degli scambi sopra descritti, dal giudice relatore, previa informazione delle parti.

Il giudice relatore ricorda le date fissate per la procedura interinale (se del caso) o ricorda il fatto che nessuna procedura interinale avrà luogo (regola 35b del regolamento di procedura).

In via eccezionale, è possibile che il giudice relatore autorizzi scambi supplementari, entro termini definiti (regola 36 del regolamento di procedura).

Caso dell’azione riconvenzionale presentata davanti a una divisione locale

Come abbiamo visto nell’ambito della competenza della JUB, quando un’azione riconvenzionale è presentata davanti a una divisione locale/regionale, quest’ultima può:

Pertanto, al termine della fase scritta, la divisione deve affrontare questa questione (regola 37.1 del regolamento di procedura, emettendo una decisione motivata e avendo preventivamente ascoltato le parti, se richiesto).

Pertanto, in base alla decisione:

  • la divisione nomina un giudice tecnico (se ciò non è già stato fatto, (regola 37.3 del regolamento di procedura);
  • pronuncia la sospensione della decisione dell’azione in contraffazione (regola 37.4 del regolamento di procedura) o, in caso contrario, comunica alla divisione centrale le date delle procedure interinale e orale.

Se viene rinviata solo l’azione riconvenzionale

Se l’azione riconvenzionale viene rinviata alla divisione centrale, quest’ultima tratta tale rinvio come un’azione di nullità in modo classico, ma come se la fase scritta fosse già conclusa: solo la procedura interinale deve essere fissata dal giudice relatore (regola 38 del regolamento di procedura).

Inoltre, la divisione centrale tratterà l’azione riconvenzionale in modo accelerato (regola 40 del regolamento di procedura) e il giudice relatore farà il possibile per fissare la data della procedura orale dell’azione riconvenzionale prima della data della procedura orale dell’azione in nullità.

Se viene rinviata tutta la causa

Se tutta la causa viene rinviata alla divisione centrale, quest’ultima conferma il prima possibile le date già fissate per la procedura interinale (regola 39 del regolamento di procedura) e fornisce alle parti indicazioni sul seguito della procedura.

Caso di un’azione per contraffazione introdotta dopo un’azione di nullità

Può accadere che un’azione per contraffazione sia introdotta dinanzi a una divisione locale o regionale mentre un’azione di nullità è già pendente dinanzi alla divisione centrale (regola 75.1 del regolamento di procedura).

In questa ipotesi, e dopo aver esaminato le questioni di ricevibilità formale e dopo aver registrato la domanda, il presidente della divisione centrale viene informato il prima possibile dalla divisione locale o regionale (regola 75.2 del regolamento di procedura).

Se un’azione riconvenzionale di nullità viene introdotta nel procedimento di azione per contraffazione e se vi è identità delle parti con l’azione di nullità già pendente dinanzi alla divisione centrale, e a meno che le parti non decidano diversamente, viene pronunciata una sospensione del procedimento riguardante l’azione di nullità dinanzi alla divisione centrale in attesa di una decisione sulla competenza della divisione in merito alla contraffazione (regola 75.3 del regolamento di procedura), decisione che terrà conto dell’avanzamento dell’azione per contraffazione (regola 75.3 del regolamento di procedura). Infatti, ricordo che la divisione locale/regionale può:

Caso di un’azione per contraffazione introdotta dopo un’azione di accertamento di non contraffazione

Può accadere che un’azione per contraffazione sia introdotta dinanzi a una divisione locale o regionale mentre un’azione di accertamento di non contraffazione è già pendente dinanzi alla divisione centrale (regola 76.1 del regolamento di procedura).

In questa ipotesi, e dopo aver esaminato le questioni di ricevibilità formale e dopo aver registrato la domanda, il presidente della divisione centrale viene informato il prima possibile dalla divisione locale o regionale (regola 76.2 del regolamento di procedura).

Se sono trascorsi meno di 3 mesi tra l’introduzione dell’azione per contraffazione e l’azione di accertamento di non contraffazione (regola 76.3 del regolamento di procedura), la divisione centrale che tratta l’azione di accertamento di non contraffazione sospende il procedimento. In caso contrario (ovvero più di 3 mesi), i presidenti delle divisioni si accordano sullo svolgimento delle procedure, compresa la possibilità di una sospensione per la corretta amministrazione della giustizia (regola 295(k) del regolamento di procedura).