Principio

Una volta depositata la domanda, il quadro dell’invenzione è fissato.

Se successivamente il titolare cerca di modificare le sue rivendicazioni per coprire una « nuova invenzione » a cui non aveva pensato al momento del deposito (es.: un prodotto di un concorrente vicino alla sua invenzione), è normale rifiutare questa modifica (Linee guida H-IV 2.1).

Questo è il principio dell’A123(2) CBE :

La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo non può essere modificato in modo che il suo oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda così come è stata depositata.

Oggetto della domanda

L' »oggetto » della domanda ai sensi dell’A123(2) CBE comprende :

  • gli elementi che descrivono l’invenzione (A83 CBE) ;
  • la presentazione del problema posto ;
  • la soluzione ;
  • i vantaggi che essa apporta (R42(1) c) CBE).

Pertanto, può esistere un problema di estensione per tutti questi punti, e non solo per le rivendicazioni, come è generalmente ammesso.

Contenuto della domanda così come depositata

Fanno parte

Divulgazioni esplicite

Della descrizione

Naturalmente, le divulgazioni esplicite nella descrizione fanno parte del contenuto della domanda (G11/91).

Delle rivendicazioni

Per le rivendicazioni, esse fanno parte della domanda se sono state depositate alla data del deposito (G11/91).

Divulgazioni dei disegni (a condizioni)

I disegni fanno parte della divulgazione della domanda (G11/91).

I disegni possono anche servire come base per una modifica se, alla luce del resto del documento (T676/90) :

  • la divulgazione è chiara e senza ambiguità (Linee guida H-V 6) ;
  • la divulgazione non è una caratteristica « negativa » (assenza di… T170/87) ;
  • la divulgazione non è una misura dei disegni (T523/88, tranne se una scala è indicata, T398/92) ;
  • Il supporto di una tale modifica deve essere chiaramente percepito dall’uomo del mestiere come volontario (e non fortuito) e deliberato da parte dell’inventore al fine di risolvere il problema tecnico (T398/00).

Si deve notare che se i disegni sono depositati a colori, il colore può essere utilizzato per comprendere il significato di questi e la loro portata (anche se il colore è un’irregolarità di forma, T1544/08).

Divulgazioni implicite

I contenuti impliciti fanno parte anche del contenuto della domanda (T1599/18).

Una divulgazione è implicita se la caratteristica oggetto della divulgazione si impone all’uomo del mestiere come l’unica possibilità tenendo conto delle divulgazioni esplicite (cioè conseguenza chiara e non equivoca di ciò che è menzionato esplicitamente, Linee Guida G-VI 6).

Si dice anche che la divulgazione deriva direttamente e senza ambiguità dalla domanda (T514/88).

A titolo di esempio, la divulgazione di un paio di scarpe non implica necessariamente la presenza di lacci (potrebbero esistere strisce auto-adesive o altri sistemi di chiusura): i lacci non sono quindi una divulgazione implicita.

Tuttavia, la divulgazione di un aereo implica necessariamente l’esistenza di ali: le ali sono quindi divulgazioni implicite.

La decisione T1599/18 indica anche che più alternative possono essere divulgate implicitamente: così, questa decisione non considera che la nozione « non equivoca » significhi che non ci sono più scelte/alternative/soluzioni.

Documenti citati nella domanda (a condizioni)

Il contenuto dei documenti citati nella domanda fa parte del suo contenuto solo se (Linee Guida H-IV 2.3.1) risulta chiaramente dalla descrizione dell’invenzione come depositata (T689/90) che, cumulativamente:

  • una protezione è o potrebbe essere ricercata per queste caratteristiche;
  • queste caratteristiche partecipano alla risoluzione del problema tecnico dell’invenzione;
  • queste caratteristiche sono incluse (almeno implicitamente) nella descrizione dell’invenzione;
  • queste caratteristiche possono essere identificate in modo preciso in ciò che il documento di riferimento divulga;
  • il documento citato è accessibile (T737/90):
    • all’UEB: alla data di deposito della domanda,
    • al pubblico: alla data di pubblicazione della domanda.

Non fanno parte

Riassunto

Il riassunto non fa parte della divulgazione (T246/86 e Linee Guida F-II 2.2).

Documento di priorità

I documenti di priorità non fanno parte del contenuto della domanda come depositata (T260/85 e Linee Guida H-IV 2.2.5).

Rivendicazioni prodotte dopo il deposito

Allo stesso modo, le rivendicazioni prodotte dopo il deposito (e contrariamente alla descrizione o alle figure prodotte dopo il deposito, Linee Guida H-IV 2.3.2) non fanno parte del contenuto della domanda come depositata (Linee Guida H-IV 2.3.3).

Analisi dell’estensione

Principio

Direttamente e senza ambiguità

C’è un’estensione della domanda se la modifica non deriva direttamente e senza ambiguità dalle informazioni contenute nella domanda come depositata, anche tenendo conto degli elementi impliciti per l’uomo del mestiere (Linee guida H-IV 2.2).

Applicazione da parte della Giurisdizione unificata del brevetto (JUB)

La JUB (JUB, div. centrale (Parigi), 5 nov. 2024, NJOY c. Juul, UPC_CFI_309/2023) ha ricordato che i criteri di valutazione delle modifiche sono allineati con quelli dell’UEB, richiedendo che qualsiasi modifica sia direttamente e senza ambiguità derivata dal contenuto della domanda come depositata. Questa decisione mette anche in luce l’articolo 65(3) dell’Accordo sulla Giurisdizione unificata del brevetto (AJUB), che permette un’annullamento parziale di un brevetto.

Interpretazione

Per identificare se la modifica provoca un’estensione del contenuto, è opportuno considerare tutte le interpretazioni sensate della modifica (T1791/16).

Se una rivendicazione è ambigua o oscura, tutte le interpretazioni tecnicamente sensate devono essere prese in considerazione. È sufficiente che una di esse contenga un oggetto che si estende oltre la domanda come depositata per dedurre la presenza di materia aggiunta.

Per l’applicazione dell’A123(2) CBE, l’A69(1) CBE e il suo protocollo interpretativo si applicano. Le rivendicazioni devono essere interpretate nel loro contesto, inclusa la descrizione e le figure, da una persona del mestiere. Solo l’interpretazione tecnicamente sensata è ritenuta (T367/20, T556/02, T1599/18).

Una questione di portata ?

Alcune persone mi hanno già detto che una modifica delle rivendicazioni doveva essere analizzata, in relazione all’A123(2) CBE, in termini di portata delle rivendicazioni: la nuova portata delle rivendicazioni era supportata dalla descrizione ?

Niente è più falso: la portata delle rivendicazioni non è affatto il criterio qui…

Infatti, è del tutto possibile modificare le rivendicazioni, senza modificare la portata di queste, anche se la modifica sarebbe contraria alle prescrizioni dell’A123(2) CBE (es. modifica di una rivendicazione iniziale « dispositivo in metallo… » in « dispositivo in metallo, per esempio in alluminio, … »).

Utilizzo dell’A69 CBE?

Quando analizziamo un’estensione, possiamo legittimamente chiederci se l’A69 CBE debba essere utilizzato: dobbiamo interpretare le rivendicazioni alla luce della descrizione?

La risposta è sì (T516/18 e T1473/19, 3.15), che sia per avere un’interpretazione estensiva della portata o restrittiva.

Utilizzare la descrizione e i disegni per interpretare le rivendicazioni è permesso (T2475/18) ed anche necessario se l’uomo del mestiere, anche animato dalla volontà di comprendere, è confrontato con caratteristiche non chiare e/o incoerenti. Per la valutazione della brevettabilità, la Grande Camera esige di consultarli sempre, e non solo in caso di mancanza di chiarezza o di ambiguità (G1/24).

Tuttavia, il primato delle rivendicazioni limita l’influenza della descrizione: una caratteristica limitativa che figura solo nella descrizione non può essere letta nella rivendicazione, e la descrizione non può servire da dizionario per dare a un termine un significato incompatibile con il suo significato ordinario (T1473/19, 3.16.1 e 3.16.2).

Inoltre, non esiste alcun principio secondo cui una rivendicazione dovrebbe essere interpretata in modo da renderla conforme all’A123(2) CBE (T1473/19, 4.4): la buona volontà dell’interprete ha i suoi limiti.

Per l’A123(2) CBE, le camere non concordano sull’applicazione di G1/24, ma giungono allo stesso risultato: la descrizione non serve a « salvare » una modifica.

  • T405/24: G1/24 riguarda solo gli articoli da A52 CBE ad A57 CBE; in ogni caso, occorre tenere conto di tutte le interpretazioni tecnicamente ragionevoli della caratteristica contestata, e non della sola interpretazione sostenuta dalla descrizione (T405/24, 1.2.3);
  • T2488/22: la descrizione e i disegni devono essere consultati per tutti i requisiti della CBE, dovendo le rivendicazioni essere interpretate in modo uniforme (T2488/22, 16); tuttavia, limitare la rivendicazione a una modalità di realizzazione che il suo testo non impone priverebbe di senso l’A123(2) CBE e l’A100c) CBE (T2488/22, 20 e 21);
  • T156/25: la domanda come depositata può chiarire l’interpretazione e risolvere una vera ambiguità, ma non consente di neutralizzare una caratteristica aggiunta per modifica che ha un significato tecnico coerente (T156/25, da 9.1 a 9.3).

La questione è ora sottoposta alla Grande Camera (terza domanda del rinvio G1/26, proveniente da T873/24). Vedi l’articolo « Decisioni della Grande Camera di ricorso ».

Modifica dei disegni

Se i disegni sono modificati sulla base di disegni depositati che non erano nella lingua della procedura, non esiste un’estensione oltre il contenuto come depositato (T382/94).

Aggiunta di caratteristiche

Durante l’aggiunta di una caratteristica nella domanda, è opportuno analizzare se questa caratteristica deriva direttamente e senza ambiguità dalla domanda così come depositata (Linee guida H-IV 2.2 e T201/83).

Non è necessario che questa caratteristica abbia un contributo tecnico (G1/93).

Se sì, è opportuno considerare questa aggiunta come rispettante i criteri dell’A123(2) CBE.

Disclaimer

Se per motivi legali (es.: evitare un’eccezione alla brevettabilità), viene aggiunto un disclaimer, è accettabile se non modifica il contenuto tecnico della divulgazione (G1/03 e G2/03).

Per un disclaimer non divulgato si applicano questi criteri, e non il « Gold standard » di G2/10: il disclaimer non deve apportare alcun contributo tecnico né escludere più del necessario (G1/16).

Un disclaimer non divulgato basato su una domanda anteriore dello stesso richiedente non è in linea di principio ammissibile: per gli esempi di tale domanda anteriore, la domanda successiva non può validamente rivendicare la priorità (non è la prima domanda), cosicché la domanda anteriore, pubblicata prima del deposito, è uno stato della tecnica ai sensi dell’A54(2) CBE e non dell’A54(3) CBE; non essendo fortuita, non può fondare un disclaimer secondo G1/03. La valutazione si fa sulla rivendicazione prima dell’inserimento del disclaimer, alla luce di G1/15 (T88/21, da 1.3 a 1.7, che si discosta da T1872/14).

La situazione inversa non è più semplice: la soppressione di un disclaimer presente nella domanda come depositata, che presentava espressamente l’oggetto escluso come non facente parte dell’invenzione, è contraria all’A123(2) CBE se porta a rivendicare, anche solo in parte, tale oggetto escluso. Poco importa che la domanda sia una divisionale e che il disclaimer sia stato introdotto per ragioni di diritto dei brevetti (es. un’anteriorità ai sensi dell’A54(3) CBE) (T2327/18, 6.3, 7 e 8.3, sulla base di G2/10, 4.5.5).

Aggiunta di limitazioni non tecniche

Può accadere che le rivendicazioni siano limitate, durante la procedura, in modo non tecnico (es. restrizione del metodo rivendicato a soli certi momenti, o a soli certi parametri).

In questa ipotesi, le camere di ricorso sembrano considerare che queste limitazioni non sono vietate dall’A123(2) CBE (T1779/09) : il principio sembra qui di evitare che il titolare cada nella « morsa » dell’A123(2) CBE e A123(3) CBE.

Tuttavia, una modifica relativa a un elemento di per sé non tecnico sfugge all’A123(2) CBE solo se, per il suo contesto, non fornisce all’uomo del mestiere alcuna informazione nuova tecnicamente rilevante (T433/22, 1.2.3, sulla base di G2/10, 4.5.1, contra T619/05). È stato il caso nella fattispecie: sostituire una banda di frequenza « autorizzata » a una potenza di trasmissione superiore con una banda « progettata per » tale potenza sopprime una caratteristica che contribuiva a risolvere il problema tecnico (rispetto delle norme di emissione), e insegna che la potenza non è più limitata (T433/22, 1.2.5).

Soppressione/sostituzione di caratteristiche

Il test di essenzialità o triplo test

La soppressione/sostituzione di caratteristiche di una rivendicazione è possibile se (Linee guida H-V 3.1 e T331/87) :

  • questa caratteristica non è presentata come essenziale nella divulgazione dell’invenzione,
  • questa caratteristica non è indispensabile, in quanto tale, alla realizzazione dell’invenzione riguardo al problema tecnico che essa si propone di risolvere, e
  • la sua soppressione/sostituzione non impone di modificare veramente di conseguenza altre caratteristiche.

Si chiama più spesso questo test «test di essenzialità» o il «triplo test».

Verso la fine del test di essenzialità o triplo test

Alcune decisioni mettono in discussione questo test (T1852/13 o T1462/14) o almeno affermano che questo test non definisce condizioni sufficienti: altre condizioni possono aggiungersi in funzione del caso specifico.

Infatti, si nota che la decisione T331/87 stabilisce un test in un caso preciso e non afferma che questo test è assoluto (« may not violate A123(2) CBE« ).

Per la camera di ricorso (T1852/13 o T172/17), il « Gold standard » (cioè direttamente e senza ambiguità) deve sempre applicarsi (ed è molto più restrittivo del triplo test).

Così, sostituire una caratteristica funzionale presentata come necessaria (es. un tenore di biocida libero tale che la temperatura di transizione vetrosa del legante non diminuisca di più di 20 °C) con un valore numerico divulgato altrove non è ammissibile se la domanda non insegna che i due si equivalgono. E la mancanza di chiarezza della caratteristica originale non giustifica nulla: è imputabile al richiedente, che ha redatto la domanda (T1099/21, da 4 a 8).

Selezione in due liste

Liste non convergenti

Il fatto di fare una scelta in diverse liste non convergenti non è ammissibile secondo l’A123(2) CBE (T727/00 o T686/99).

Una lista non convergente è una lista del tipo: « A o B o C o D« .

Inoltre, una selezione di due composti in un’unica lista equivale a una selezione di composti in due liste identiche e non è quindi ammissibile (T1374/07).

Una lista non deve avere una forma particolare (tabella, elenco puntato…): non appena la domanda presenta più elementi come ugualmente preferiti, essi formano una lista. Così, tre rivendicazioni indipendenti di identico tenore, ciascuna relativa a un composto, formano una lista, e il fatto che un composto sia individualizzato in una di esse non è un puntatore verso tale composto (T1442/19, 2.4.1). Sarebbe diverso per una rivendicazione dipendente che non è in concorrenza con altre rivendicazioni dipendenti (T2635/18, 3.1.1).

Queste considerazioni rimangono valide anche se la descrizione prevede una frase del tipo « qualunque combinazione tra …« . Infatti, il numero di combinazioni è spesso troppo grande perché una combinazione particolare sia divulgata « direttamente e senza ambiguità » (T1374/07).

Liste convergenti

La situazione è più flessibile se siamo in presenza di liste convergenti (T2237/10 contro T812/09).

Una lista convergente è una lista del tipo: « A o preferibilmente B o ancora più preferibilmente C« .

Tuttavia, non tutte le selezioni in liste di alternative convergenti sono automaticamente conformi all’A123(2) CBE. Secondo T1621/16, almeno due condizioni sono necessarie:

  • la combinazione non deve essere associata a un contributo tecnico non divulgato (T1621/16 e T1020/21);
  • la combinazione deve essere supportata da un puntatore (esempi, modalità di realizzazione specifiche…).

Tuttavia, alcune decisioni non vanno in questa direzione per la prima condizione. Al di fuori del caso particolare di G1/93 (conflitto tra l’A123(2) CBE e l’A123(3) CBE), la nozione di « contributo tecnico » non ha alcuna rilevanza per valutare una modifica: conta solo il « Gold standard » di G2/10, cioè ciò che è divulgato direttamente e senza ambiguità (T1937/17, 4.3 e 4.3.1, contra T1621/16).

Quanto alla seconda condizione, gli esempi non sono sempre un puntatore sufficiente: quando la rivendicazione risulta da una selezione multipla tra numerose rivendicazioni dipendenti e parametri con diversi gradi di preferenza, esempi che rientrano tutti nelle opzioni più preferite non designano la combinazione intermedia rivendicata (T1137/21, da 1.4 a 1.8, in accordo con T389/13 e T2273/10).

Combinazione di modalità di realizzazione

Il contenuto di una domanda non deve essere considerato come un serbatoio da cui si possono estrarre caratteristiche proprie a modalità di realizzazione distinte della domanda per combinarle in modo da creare artificialmente una modalità di realizzazione particolare (T296/96, T1206/07 ; T1239/08 ; T1648/11, T1799/12, T1853/13).

In assenza della minima indicazione riguardante la combinazione particolare in questione, la selezione corrispondente di caratteristiche non risulta chiara e senza ambiguità, per l’uomo del mestiere, dal contenuto della domanda come depositata (T686/99).

Combinazione di rivendicazioni

Potremmo dire che la combinazione di rivendicazioni non viola l’A123(2) CBE.

In realtà, questo non è affatto evidente (T389/13).

Il test da applicare si basa su ciò che deriverebbe direttamente e senza ambiguità per l’uomo del mestiere dalla domanda come depositata, il che implica analizzare le diverse caratteristiche delle rivendicazioni dipendenti interessate e le loro relazioni, come divulgate nella domanda, sia esplicitamente, ad esempio attraverso un collegamento diretto, come un riferimento ad altre rivendicazioni, sia implicitamente, analizzando la loro funzione e le loro interazioni.

Generalizzazione intermedia

Si chiama « generalizzazione intermedia » il fatto di estrarre una caratteristica dalla descrizione isolandola dal suo contesto (es. un modo di realizzazione dato, Linee guida H-V 3.2.1).

Una tale generalizzazione è possibile solo se:

  • la caratteristica estratta non è inestricabilmente legata alle altre caratteristiche di questo modo di realizzazione (T714/00),
  • le caratteristiche non estratte di questo modo di realizzazione soddisfano il test di essenzialità menzionato sopra,
  • la divulgazione generale giustifica l’isolamento della caratteristica estratta, conducendo a una generalizzazione, e la sua introduzione nella rivendicazione.

Ciò può accadere in particolare quando le caratteristiche omesse hanno la loro propria funzione, indipendentemente dal resto del sistema (T461/05).

Secondo T1762/21, le Linee guida H-V 3.2.1 vanno lette alla luce del « Gold standard »: caratteristiche descritte insieme a quelle rivendicate, anche se importanti per il funzionamento generale dell’apparecchio, possono essere omesse se l’uomo del mestiere non le considera necessarie per ottenere l’effetto associato alle caratteristiche rivendicate (es. griglia antidiffusione, filtro, collimatore o anodo rotante di un sistema di tomosintesi mammaria la cui invenzione riguarda l’ottimizzazione della macchia focale, T1762/21, 2.4 e 2.5).

Riformulazione del problema tecnico

In teoria, l’A123(2) CBE non è rilevante per quanto riguarda la semplice riformulazione del problema tecnico (T654/89). Diventa rilevante se il richiedente vuole aggiungere questo problema tecnico riformulato nella domanda (Linee guida G-VII 11).

Una riformulazione del problema tecnico è possibile se l’uomo del mestiere può dedurre il problema formulato dalla domanda come depositata e alla luce dello stato della tecnica più vicino (T13/84 e Linee guida H-V 2.4).

Caso di una divulgazione di intervalli

Miscela dei limiti degli intervalli

Può accadere che una domanda divulghi:

  • la presenza di un composto X in una soluzione (cioè superiore a 0 %) ;
  • il fatto che preferibilmente il composto X è compreso tra 5 % e 20 % ;
  • il fatto che ancora più preferibilmente il composto X è compreso tra 8 % e 15 %.

La questione che si pone è sapere se ciò è contrario alle prescrizioni dell’A123(2) CBE rivendicare:

  • tra 5 % e 15 % ;
  • tra 0 % e 15 % ;
  • ecc.

La risposta è « sì: molte decisioni hanno riconosciuto il diritto al depositante di combinare insieme gli intervalli (T2/81, T1170/02).

Al contrario, è vietato combinare i due limiti bassi degli intervalli divulgati al fine di creare un nuovo sotto-intervallo (es. qui, tra 5 % e 8 %): il nuovo sotto-intervallo non corrisponde a una combinazione di intervalli divulgati (T1170/02).

Utilizzo di un valore particolare come limite

Può accadere che si rivendichi un intervallo [1; 1000] e che il valore di 200 sia dato come un esempio.

La questione che si pone è sapere se si può rivendicare l’intervallo [200;1000] o [1; 200].

In questo caso, dipenderà da ciò che è indicato nella domanda, ma se la domanda insegna che qualsiasi ampiezza può essere utilizzata, l’uomo del mestiere comprenderebbe che il valore 200 può servire come limite (T1556/16).

Esclusione di un limite

Può anche porsi la questione dell’esclusione di un limite.

Infatti, se l’intervallo [0;15%] è descritto nella domanda, è possibile rivendicare « inferiore al 15% » (cioè strettamente inferiore al 15%).

Non esiste una risposta definitiva in tutti i campi tecnici, ma ciò è stato autorizzato nel campo della chimica (T83/13) : infatti, in chimica, l’uomo del mestiere non può vedere alcuna differenza tra una concentrazione del 15% e una concentrazione del 14,9999%. Pertanto, l’insegnamento tecnico è lo stesso.

Tuttavia, si deve notare la decisione T1990/10 che va in senso opposto.

Aggiunta di uno stato della tecnica

La menzione di uno stato della tecnica nella descrizione non pone problemi di estensione oltre il contenuto come depositato (T11/82 e Linee guida F-II 4.3).