Introduzione

La determinazione dei danni ha lo scopo di compensare le perdite subite dal titolare del brevetto (articolo 68 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti) ed evitare che il contraffattore si arricchisca a spese del titolare del brevetto.

Visione generale

Questa procedura è prevista dalla regola 10 del regolamento di procedura.

Questa procedura può essere, a scelta dei giudici:

  • inclusa nella procedura di decisione (« short tour »);
  • condotta separatamente (cioè una sorta di biforcazione, regola 118.1 del regolamento di procedura),
    • sulla base delle dichiarazioni delle parti soltanto (« medium tour »),
    • ordinando alle parti di aprire i propri libri contabili (« long tour », regola 10 del regolamento di procedura),

È abbastanza chiaro che la scelta dei giudici sarà basata sulla complessità del fascicolo e dei calcoli dei danni.

Richiesta per la determinazione dei danni

Richiesta iniziale

Questa richiesta deve essere presentata entro un massimo di 1 anno dalla ricezione della decisione nel merito (regola 126 del regolamento di procedura).

Questa richiesta può contenere una domanda riguardante l’apertura dei libri contabili della controparte (regola 126 del regolamento di procedura).

Questa richiesta deve contenere (regola 131.1 del regolamento di procedura):

  1. riguardo al richiedente:
    • il suo nome e il luogo della sua sede (se applicabile);
    • l’indirizzo postale ed elettronico e i nomi delle persone autorizzate a ricevere la corrispondenza;
    • il nome del rappresentante;
  2. riguardo alla decisione nel merito:
    • la data della decisione;
    • il numero del fascicolo;
  3. riguardo alla richiesta di apertura dei libri contabili (se applicabile) (regola 141 del regolamento di procedura):
    • il dettaglio delle informazioni fornite dalla parte avversa in seguito a un’ordinanza di comunicazione di informazioni da parte dei giudici;
    • una descrizione delle informazioni che il richiedente cerca di ottenere dalla parte soccombente
      • fatturato
      • profitti realizzati grazie agli atti di contraffazione
      • l’entità della contraffazione
      • gli estratti conto e i documenti bancari
      • ogni documento in relazione alla contraffazione;
    • le ragioni che motivano la richiesta di accesso a tali informazioni;
    • i fatti su cui il richiedente si basa.

Tasse di procedura

Il richiedente deve versare:

  • una tassa di procedura (regola 132 del regolamento di procedura unitamente alla tabella delle tasse derivante dalla consultazione riguardante le regole sulle tasse di procedura) di 3000€, e
  • una tassa di procedura legata all’importanza della controversia (regola 133 del regolamento di procedura), ovvero un importo variabile (ossia danni e interessi = d&i)
    • +2.500 € se 500.000 € < d&i <= 750.000 €
    • +4.000 € se 500.000 € < d&i <= 1.000.000 €
    • +8.000 € se 500.000 € < d&i <= 1.500.000 €
    • +13.000 € se 500.000 € < d&i <= 2.000.000 €
    • +20.000 € se 500.000 € < d&i <= 3.000.000 €
    • +26.000 € se 500.000 € < d&i <= 4.000.000 €
    • +32.000 € se 500.000 € < d&i <= 5.000.000 €
    • +39.000 € se 500.000 € < d&i <= 6.000.000 €
    • +46.000 € se 500.000 € < d&i <= 7.000.000 €
    • +52.000 € se 500.000 € < d&i <= 8.000.000 €
    • +58.000 € se 500.000 € < d&i <= 9.000.000 €
    • +65.000 € se 500.000 € < d&i <= 10.000.000 €
    • +75.000 € se 500.000 € < d&i <= 15.000.000 €
    • +100.000 € se 500.000 € < d&i <= 20.000.000 €
    • +125.000 € se 500.000 € < d&i <= 25.000.000 €
    • +150.000 € se 500.000 € < d&i <= 30.000.000 €
    • +250.000 € se 500.000 € < d&i <= 50.000.000 €
    • +325.000 € se x > 50.000.000 €

Sospensione in caso di appello

In caso di appello, la procedura di determinazione dei danni può essere sospesa in caso di richiesta motivata della parte soccombente (regola 136 del regolamento di procedura).

Difesa alla domanda di determinazione dei danni

Principio

Ovviamente, se la parte soccombente è d’accordo con gli argomenti del richiedente, ne informa la cancelleria entro 2 mesi e la procedura può concludersi qui (regola 137.1 del regolamento di procedura).

In caso contrario, deve fornire una difesa a tale domanda entro lo stesso termine di 2 mesi (regola 137.2 del regolamento di procedura) a decorrere dalla notifica della domanda.

Tale difesa deve contenere (regola 138 del regolamento di procedura):

  • il proprio nome e il rappresentante;
  • gli indirizzi postale ed elettronico da utilizzare e i nomi e gli indirizzi delle persone autorizzate a ricevere le notifiche;
  • il riferimento interno attribuito al fascicolo;
  • gli argomenti per la difesa;
  • un’indicazione dei fatti invocati;
  • gli elementi di prova invocati.

In caso di richiesta di apertura dei libri contabili

Se il richiedente ha chiesto l’apertura dei libri contabili, il convenuto può (regola 142.2 del regolamento di procedura) rispondervi contestualmente.

Replica alla difesa

Principio

Il richiedente dispone quindi di un termine di 1 mese dalla notifica della difesa (regola 139 del regolamento di procedura) per replicare.

Gli elementi della replica devono riguardare solo i punti sollevati nella difesa (regola 139 del regolamento di procedura).

In caso di richiesta di apertura dei libri contabili

Se il convenuto contesta la richiesta di apertura dei libri contabili, il richiedente dispone allora di un termine di 14 giorni dalla notifica per presentare una replica a tale contestazione, esclusivamente (regola 142.3 del regolamento di procedura).

Duplica

Principio

Il convenuto dispone di un termine di 1 mese dalla notifica della replica (regola 139 del regolamento di procedura) per presentare una duplicazione.

Gli elementi della duplicazione devono riguardare esclusivamente i punti sollevati nella replica (regola 139 del regolamento di procedura).

In caso di richiesta di apertura dei libri contabili

Se l’attore ha presentato una replica relativa alla richiesta di apertura dei libri contabili, il convenuto dispone di un termine di 14 giorni dalla notifica per presentare una duplicazione (regola 142.3 del regolamento di procedura).

Decisione sull’apertura dei libri contabili (se del caso)

Se viene presentata una richiesta di apertura dei libri contabili, i giudici emettono una decisione su tale questione (regola 144 del regolamento di procedura).

Dopo la procedura di apertura dei libri contabili (se del caso)

Se è stata richiesta e svolta una procedura di apertura dei libri contabili, l’attore deve inoltre indicare (regola 131.2 del regolamento di procedura):

  • il risarcimento (danni e interessi, diritti di licenza, profitti) e gli interessi richiesti;
  • un’indicazione dei fatti su cui l’attore si basa, compresi i calcoli relativi alle perdite di profitto o ai profitti realizzati dal contraffattore;
  • le prove su cui l’attore si basa;
  • un’indicazione relativa a un eventuale appello della decisione nel merito;
  • un’indicazione dei danni che sono dovuti.

Procedura orale

Una volta terminata la procedura scritta, è possibile organizzare una procedura orale (regola 140.2 insieme alla regola 111 del regolamento di procedura).

Decisione

Infine, viene emessa la decisione relativa alla determinazione dei danni (regola 118 del regolamento di procedura).

Nella determinazione dei danni, i giudici prendono in considerazione le conseguenze economiche negative per il titolare del brevetto, come (articolo 68 dell’Accordo sulla Corte unificata dei brevetti):

  • il mancato guadagno subìto dalla parte lesa,
  • gli eventuali profitti ingiustamente realizzati dal contraffattore e,
  • in casi appropriati, elementi diversi da fattori economici, come il pregiudizio morale causato alla parte lesa a seguito della contraffazione.

In alternativa, è possibile fissare un importo forfettario di risarcimento danni sulla base di elementi quali, almeno, l’ammontare delle tasse annuali o dei diritti che sarebbero stati dovuti se il contraffattore avesse richiesto l’autorizzazione a utilizzare il brevetto in questione.