Richiesta di esame

Caso della domanda « standard »

Presentazione della richiesta di esame

Forma e termine

La richiesta di esame (A94(1) CBE) deve:

  • essere presentata per iscritto (R70(1) CBE, il modulo 1001 ha una casella pre-selezionata per il richiedente) dal richiedente,
  • essere accompagnata dal pagamento della tassa di esame (A94(1) CBE),
  • essere presentata, in qualsiasi momento (Linee guida C-II 1), ma entro 6 mesi dalla menzione della pubblicazione del rapporto di ricerca sul Bollettino europeo dei brevetti (R70(1) CBE).

Questo termine beneficia della prosecuzione della procedura dell’A121 CBE.

Se la data della menzione della pubblicazione del RRE sul BEB non è corretta nella notifica secondo la R69(1) CBE, è questa data che deve essere presa in considerazione (a meno che non sia assurda, ad esempio pubblicazione nel 5013, R69(2) CBE).

Se questa richiesta è presentata al momento del deposito, una casella è già pre-selezionata nel modulo 1001 della richiesta di rilascio (Linee guida A-VI 2.2) e di pagare le tasse di esame.

Può anche essere presentata su carta libera pagando la tassa di esame.

La data di presentazione della richiesta di esame è iscritta nel REB (R143(1) m) CBE).

La data di pubblicazione del rapporto di ricerca europeo è notificata al depositante mediante una notifica emessa secondo la R69(1) CBE.

Tassa di esame
Principio

La tassa di esame è di 1555 € (A2(1).6 RRT) per le domande depositate dopo il 1° gennaio 2005 e 1730 € altrimenti.

Questa tassa può essere pagata da chiunque.

Riduzione prima del 1° aprile 2014

È possibile beneficiare di una riduzione del 20% (R6(3) CBE insieme A14(4) CBE e A14(1) RRT) se il richiedente (avente il suo domicilio o la sua sede in uno Stato contraente avente una lingua diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese come lingua ufficiale, o essendo nazionale di tale Stato) presenta la richiesta di esame in questa lingua nazionale.

Riduzione a partire dal 1° aprile 2014

Tuttavia, per le domande depositate (entrate in fase) a partire dal 1° aprile 2014 (« Decisione del Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013 che modifica la regola 6 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo e l’articolo 14(1) del regolamento relativo alle tasse« , JO 2014, A4), per beneficiare di questa riduzione, tutti i depositanti devono essere (R6(4) CBE e R6(7) CBE) :

  • una piccola o media impresa ;
  • una persona fisica ; o
  • un’organizzazione senza scopo di lucro, un’università e un ente di ricerca pubblico.

I criteri sono indicati nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (R6(5) CBE).

I depositanti devono dichiarare la loro appartenenza a una delle categorie menzionate sopra, ma l’UEB può richiedere prove in caso di dubbio (R6(6) CBE).

Il depositante otterrà una riduzione delle tasse del 30 % (A14(1) RRT).

Pagamento della tassa prima della presentazione della richiesta

Se una tassa di esame è pagata prima della presentazione della richiesta di esame, questa sarà rimborsata automaticamente, anche se la richiesta di esame è presentata il giorno successivo (tassa pagata senza causa, Direttive A-X 10.1.1).

Conferma della richiesta

Principio

Nell’ipotesi in cui il depositante abbia validamente presentato una richiesta di esame prima che il rapporto di ricerca gli sia notificato, gli sarà richiesta una conferma (R70(2) CBE) entro un termine stabilito.

Questo termine stabilito è di 6 mesi a partire dalla menzione della pubblicazione del RRE nel BEB (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2009, 533, punto 5.1.4, Direttive C-II 1.1).

L’A121 CBE è applicabile a questo termine.

Entro lo stesso termine, il richiedente può rispondere alle obiezioni sollevate nel RREE (R70bis(2) CBE).

Il fatto di rispondere alle obiezioni è considerato come una dichiarazione del richiedente che conferma il mantenimento della domanda anche se ciò non è esplicito (Direttive C-II 1.1).

Rinuncia alla conferma

Questa conferma conosce tuttavia due eccezioni.

Nessuna conferma sarà richiesta se :

In caso di rinuncia, e se il richiedente ha sottoscritto al prelievo automatico, la tassa di esame è prelevata non appena ricevuta la rinuncia.

Sanzione

Della mancata presentazione

In mancanza di presentazione entro i termini, la domanda è considerata ritirata (A94(2) CBE).

Questa constatazione è fatta dalla sezione di deposito che è allora competente (R10(1) CBE).

Se le tasse di esame sono state pagate (totalmente o parzialmente), queste sono integralmente rimborsate (A11 a) RRT).

Della mancata conferma

Se il richiedente non conferma l’esame nel termine impartito o non risponde alle obiezioni del RREE, la domanda è considerata ritirata (R70(3) CBE e R70bis(3) CBE).

Questa constatazione è fatta dalla sezione di deposito che è allora competente (R10(3) CBE).

Se la richiesta non è infine mantenuta, la tassa di esame sarà allora rimborsata integralmente (A11 a) RRT), poiché la divisione d’esame non è ancora competente (Direttive A-VI 2.2).

Ritiro

Della richiesta

Se una richiesta è presentata, questa non può più essere ritirata (R70(1) CBE).

Della domanda

Se la domanda è ritirata, la tassa di esame è rimborsata integralmente (A11 a) RRT) se l’esame di merito non è iniziato (l’UEB informa della data previsionale dell’inizio di questo esame (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 30 giugno 2016, relativo al rimborso della tassa di esame (articolo 11 del regolamento relativo alle tasse« , JO2016, A49) ma solo sul registro JO 2019, A104).

Se l’esame di merito è iniziato (A11 b) RRT) :

  • è rimborsata al 50% se il ritiro avviene:
    • prima della scadenza del termine di risposta al primo invito secondo A94(3) CBE;
    • o nel caso di una notifica R71(3) CBE diretta, prima della vigilia della data di questa notifica.
  • non è rimborsata negli altri casi.

Trasferimento di competenze

Se la richiesta è validamente presentata nei termini, la divisione d’esame diventa competente:

  • non appena il RRE è trasmesso al richiedente:
    • se la richiesta è stata presentata precedentemente e
    • se il richiedente ha rinunciato al suo diritto di conferma (R10(4) CBE);
  • in mancanza di ciò, non appena ricevuta la conferma del richiedente,
    • se la richiesta è stata presentata prima della trasmissione del RRE (R10(3) CBE);
  • in mancanza di ciò, non appena presentata la richiesta d’esame (R10(2) CBE).

Se la domanda è ritirata, la tassa d’esame è rimborsata integralmente (A11 a) RRT) se l’esame di merito non è iniziato (l’UEB informa della data prevista per l’inizio di tale esame (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 30 giugno 2016, relativo al rimborso della tassa d’esame (articolo 11 del regolamento relativo alle tasse« , JO2016, A49)

Se l’esame di merito è iniziato (A11 b) RRT):

  • è rimborsata al 50% se il ritiro avviene:
    • prima della scadenza del termine di risposta al primo invito secondo A94(3) CBE;
    • o nel caso di una notifica R71(3) CBE diretta, prima del giorno precedente la data di tale notifica.
  • non è rimborsata negli altri casi.

Il fatto che l’esame sia iniziato deve basarsi su elementi chiari e trasparenti (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 29 gennaio 2013 concernente l’adattamento del sistema di rimborso delle tasse di ricerca e d’esame« , JO 2013, 153): la data di lancio dell’algoritmo di ricerca dei documenti A54(3) CBE da parte dell’esaminatore incaricato dell’esame è così inscritta nel fascicolo affinché sia verificabile.

Caso della domanda Euro-PCT

Tutto avviene esattamente come per una domanda classica. Tuttavia, esiste una piccola particolarità riguardo al termine di presentazione della richiesta!

La richiesta d’esame deve essere presentata:

  • entro 6 mesi dalla pubblicazione internazionale del rapporto di ricerca internazionale (A153(6) CBE insieme R70(1) CBE);
  • se il termine precedente scade prima dell’ingresso nella fase nazionale, dall’ingresso nella fase nazionale.

Questi termini beneficiano della prosecuzione della procedura dell’A121 CBE.

Principi che guidano l’Esame

Buona fede

La procedura d’esame deve essere guidata dal principio di buona fede, compresa quella della Divisione d’esame (J27/92).

Ad esempio, se l’ufficio tratta una risposta del depositante come un atto procedurale valido (es. richiesta di proroga del termine), non è possibile tornare sulla sua validità (T1825/14)

Contradittorio

Inoltre, la procedura è contraddittoria (A113(1) CBE). Le decisioni devono quindi essere basate su motivi sui quali le parti hanno potuto esprimersi:

  • una parte deve avere l’opportunità di esprimersi su un documento, anche se è stata questa parte a presentare il documento (T18/81);
  • è necessario far notare alle diverse parti i loro errori grossolani (es. inversione delle date dei documenti, T185/82).

Esaminatore non vincolato

L’esaminatore non è vincolato dalle posizioni della divisione di ricerca riguardanti la non-unità (Linee guida C-III 3.1.1).

Ricusa dell’esaminatore

Anche se le disposizioni dell’A24(3) CBE riguardanti la ricusazione dovrebbero applicarsi solo ai membri delle camere di ricorso e della grande camera di ricorso, la decisione G5/91 ha indicato che l’obbligo di imparzialità si applica anche agli agenti degli organi di primo grado dell’UEB.

Tuttavia, il fatto che un membro della divisione di opposizione sia un ex dipendente del depositante non è una ragione sufficiente per dichiarare che questo membro è parziale (T143/91).

Se un membro di una camera ha un legame familiare stretto con una parte, è opportuno che questo membro si astenga (G1/05).

Fascicolo d’esame

Il fascicolo trasmesso all’esaminatore contiene:

  • la richiesta di esame;
  • la descrizione, i disegni e le rivendicazioni (come depositati);
  • le modifiche apportate a questa data (se esistono):
    • le modifiche apportate dopo la trasmissione del rapporto di ricerca al richiedente (R70(2) CBE);
    • le modifiche apportate su iniziativa del richiedente (R137(2) CBE)
  • le prese di posizione del richiedente a seguito di eventuali osservazioni di terzi (R114(2) CBE);
  • il rapporto di ricerca e le eventuali osservazioni del richiedente;
  • i documenti di priorità;
  • le copie dei documenti citati.

Fasi dell’esame

Risposta al rapporto di ricerca

Principio

La risposta al rapporto di ricerca europeo esteso è obbligatoria se vengono segnalate irregolarità (R70bis(1) CBE e R70bis(2) CBE).

Nessuna risposta necessaria

Non è necessario rispondere al rapporto di ricerca se:

Termine

Il termine per rispondere è di 6 mesi a partire dalla menzione della pubblicazione sul BEB del RRE (R70bis(1) CBE insieme R70(1) CBE o R70bis(2) CBE insieme R70(2) CBE insieme « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, datato 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2009, 533, punto 5.1.4).

L’A121 CBE è applicabile a questo termine.

Modifica

È possibile introdurre qualsiasi modifica desiderata (R137(2) CBE) purché questa modifica sia stata oggetto della ricerca o sia unitaria con l’invenzione iniziale (R137(5) CBE).

Queste modifiche non devono essere motivate da un’eventuale obiezione (R137(2) CBE), ma devono essere fatte simultaneamente alla risposta al RRE (Linee guida C-III 2).

Questa possibilità non sarà più possibile in seguito (R137(3) CBE).

Sanzione in caso di mancata risposta

In caso di mancata risposta (e se la risposta è obbligatoria), la domanda è considerata ritirata (R70bis(3) CBE).

Non è considerata una risposta accettabile (Linee guida B-XI 8) :

  • una richiesta procedurale (es. richiesta di colloquio) ;
  • una richiesta che a questo stadio non può essere accettata (es. richiesta di decisione resa nello stato del fascicolo).

Analisi della risposta al RREE

Analisi delle modifiche

L’esaminatore esamina le modifiche e le osservazioni del richiedente in risposta al RREE (Linee guida C-I 4).

Se le modifiche non sono state identificate o se la loro base non è stata identificata nella domanda, viene inviata una notifica secondo R137(4) CBE per ottenere questa indicazione.

Se sono state sollevate obiezioni riguardanti l’unità di invenzione A82 CBE, qualsiasi problema che abbia causato una ricerca incompleta R63(1) CBE o l’unicità di rivendicazioni dello stesso tipo sono state sollevate R43(2) CBE e queste obiezioni sono ancora valide, l’esaminatore :

  • riesamina queste questioni e
  • invita il richiedente a limitare la sua domanda se esse rimangono attuali (rispettivamente A82 CBE, R63(3) CBE e R62bis(2) CBE).

Ricerca di domande di brevetto interferenti

L’esaminatore cercherà quindi le domande di brevetto interferenti (A54(3) CBE) se questa ricerca non è stata ancora effettuata (Linee guida B-VI 4.1).

L’avvio di questa ricerca è registrato nel fascicolo

Esame delle parti mancanti

Se l’esaminatore ritiene che, nonostante la non modifica della data di deposito a seguito del deposito della parte mancante, le condizioni della R56(3) CBE (o R20.5.d PCT) non siano soddisfatte, lo indica al richiedente dandogli la possibilità di presentare le sue osservazioni.

L’esaminatore indica quindi la nuova data di deposito (Linee guida C-III 1). Il richiedente è informato che può ancora ritirare le parti mancanti, entro un termine di 2 mesi, al fine di conservare la sua data… altrimenti la data di deposito sarà cambiata.

Esame delle rivendicazioni depositate dopo il deposito

L’esaminatore verifica se le rivendicazioni sono contrarie all’A123(2) CBE (Linee guida C-III 1).

Una richiesta di indicazione del supporto nella descrizione può essere formulata secondo la R137(4) CBE.

Lettere ufficiali

La notifica

Naturalmente, nonostante le modifiche apportate o gli argomenti presentati in risposta al rapporto di ricerca, la divisione d’esame può:

  • mantenere le sue obiezioni;
  • non essere convinta;
  • avere nuove obiezioni.

Una notifica (A94(3) CBE e R71(1) CBE) è quindi inviata al richiedente per invitarlo a presentare nuovi argomenti o nuove modifiche al fine di mettere la domanda in stato di concessione.

Questa notifica deve essere motivata (R71(2) CBE).

Il termine di risposta

Principio

È necessario rispondere a questa notifica entro un termine stabilito (R71(1) CBE): cioè tra 2 e 4 mesi (R132(2) CBE). Normalmente, abbiamo il seguente principio (Linee guida E-VII 1.2):

  • 2 mesi se l’irregolarità sollevata è minore o di natura puramente formale;
  • 4 mesi negli altri casi.

Questo termine beneficia dell’A121 CBE.

Proroga

Questo termine può essere esteso a 6 mesi su richiesta prima della scadenza del termine stesso (R132(2) CBE).

Normalmente, non è richiesta alcuna giustificazione (Linee guida E-VIII 1.6).

La risposta

Principio

In linea di principio, è possibile modificare la domanda (A123(1) CBE), ma questa modifica deve essere autorizzata dalla divisione d’esame (R137(3) CBE).

Limiti del potere discrezionale della Divisione d’Esame

La giurisprudenza ha cercato di limitare il potere discrezionale che potrebbe sembrare assoluto della Divisione d’Esame.

Così, una modifica volta a ritirare una modifica precedente rimane una modifica da autorizzare (Linee Guida H-III 2.5).

Inoltre, le modifiche dovrebbero essere accettabili se (T937/09) :

  • sono apportate in risposta a una notifica che solleva per la prima volta obiezioni motivate ;
  • queste obiezioni avrebbero già potuto essere sollevate nella prima notifica ;
  • costituiscono un tentativo oggettivo per superare queste obiezioni.

Se per essere accettate, le richieste devono essere prima facie valide, il rifiuto della richiesta non deve limitarsi a semplici allegazioni (T233/12 o T1214/09) e deve indicare in cosa gli argomenti del depositante sono errati.

Rinuncia alla risposta ?

Il fatto che il richiedente invii una lettera di ordine procedurale non significa che abbia risposto alla notifica e che rinunci al suo diritto di essere ascoltato (T685/98).

Caso particolare di rinuncia a confermare l’esame

Se il richiedente ha richiesto un esame e ha rinunciato alla possibilità di confermarlo, il parere scritto è omesso: una notifica ai sensi dell’A94(3) CBE (Linee Guida C-VI 3 e R62(1) CBE) è emessa alcuni giorni dopo.

Durante la risposta a questa prima notifica ai sensi dell’A94(3) CBE, è del tutto possibile per il richiedente modificare la sua domanda come desidera (cioè senza autorizzazione della Divisione d’esame, R137(2) CBE, Linee Guida H-II 2.2).

Modifica con elementi non ricercati
Principio

Le modifiche delle rivendicazioni (R137(5) CBE) :

  • non devono riguardare elementi che non sono stati ricercati e
  • che non sono collegati all’invenzione o alla pluralità di invenzioni inizialmente rivendicate in modo da formare un unico concetto inventivo generale.

Queste due condizioni sono cumulative (Linee guida H-II 6.2 e T708/00, comma 4, ultimo paragrafo).

È così possibile trarre le seguenti conseguenze :

  • il fatto che gli elementi non siano stati cercati mentre le rivendicazioni iniziali sono unitarie con le nuove rivendicazioni non permette di sollevare un’obiezione ai sensi del R137(5) CBE ;
  • la modifica della rivendicazione iniziale con una limitazione della descrizione non permette generalmente di sollevare un’obiezione ai sensi del R137(5) CBE (T377/01) ;
  • il fatto che sia necessaria una ricerca aggiuntiva non è un criterio per sollevare un’obiezione ai sensi del R137(5) CBE (Linee guida H-II 6.2) a meno che il concetto inventivo della rivendicazione non sia cambiato (T1394/04) ;
  • è possibile combinare due rivendicazioni tranne se una delle rivendicazioni apparteneva a un blocco considerato non unitario (a priori o a posteriori) con la rivendicazione iniziale (T708/00 e T333/10), perché in questo caso il concetto inventivo cambia.
Non unità e combinazione di due rivendicazioni di gruppi diversi

Come abbiamo visto, è possibile combinare due rivendicazioni tranne se una delle rivendicazioni apparteneva a un blocco considerato non unitario (a priori o a posteriori) con la rivendicazione iniziale (T708/00 e T333/10), perché in questo caso il concetto inventivo cambia.

Tuttavia, è necessario fare attenzione.

Per semplicità, l’esaminatore indica il più delle volte raggruppamenti grossolani, ogni rivendicazione appartenente a un solo gruppo. Ad esempio :

  • il gruppo 1 è costituito dalle rivendicazioni 1, 2, 5, 9 e
  • il gruppo 2 è costituito dalle rivendicazioni 3, 4, 6, 7 e 8.

In realtà, questa suddivisione è errata a causa delle solite dipendenze multiple delle rivendicazioni.

Ad esempio, se la rivendicazione 3 dipende « da una delle rivendicazioni precedenti », questa rivendicazione 3 sarà nel gruppo 2 solo nella sua dipendenza con la rivendicazione 1 ma sarà anche nel gruppo 1 nella sua dipendenza con la rivendicazione 2.

Pertanto, nell’esempio sopra, non sarà possibile combinare 1+3 ma sarà possibile combinare 1+2+3.

Caso particolare delle domande Euro-PCT

Se il RRI durante la fase internazionale di una domanda Euro-PCT ha coperto tutte le rivendicazioni, ma che, durante il rapporto di ricerca complementare, è stato sollevato un problema di unità e che solo la prima invenzione è stata ricercata, solo quest’ultima sarà considerata come oggetto di una ricerca (T1981/12).

La R137(5) CBE può servire come base per un rigetto in questo caso (T2459/12) e non la R164(2) CBE che indica solo che una notifica è inviata.

Modifica con elementi esclusi dalla ricerca

Può accadere che il richiedente abbia indicato un sottoinsieme di rivendicazioni da sottoporre a ricerca:

  • o perché l’UEB aveva ritenuto che le rivendicazioni così come depositate non fossero conformi alla R43(2) CBE (una sola rivendicazione indipendente dello stesso tipo, R62bis CBE) 
  • o perché l’UEB aveva ritenuto che una ricerca completa non fosse possibile (R63 CBE).

In questa situazione, non è possibile reintrodurre, a titolo principale (cioè come indipendente) gli elementi esclusi dalla ricerca (R137(5) CBE).

D’altra parte, è sempre possibile combinare due rivendicazioni: una prima rivendicazione e una seconda rivendicazione dipendente, se la prima rivendicazione è stata ricercata, anche se la seconda rivendicazione dipendente non è stata ricercata (T708/00 contra T333/10).

Modifica con elementi abbandonati

Se il richiedente ha rimosso un elemento dalla domanda, deve evitare qualsiasi dichiarazione che potrebbe essere interpretata come un abbandono. In caso di abbandono, questo elemento non può essere reintrodotto (Direttive H-III 2.5).

Forma delle modifiche

Le modifiche devono soddisfare i requisiti di forma e in particolare la R50 CBE (A123(1) CBE).

In particolare:

  • le modifiche devono essere chiaramente indicate all’UEB e indicano, se del caso, la base della modifica (R137(4) CBE).
    • se ciò non avviene, l’UEB può richiedere che questa irregolarità sia corretta entro 1 mese (R137(4) CBE, tranne in procedura orale o durante la preparazione di essa, Direttive H-III 2.1.3).
      • in mancanza di risposta, la domanda è considerata ritirata (A94(4) CBE) 
      • il termine di 1 mese non è prorogabile (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 15 ottobre 2009, relativo alle modifiche apportate al regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo« , JO 2009, 533, punto 7.3) 
      • l’A121 CBE è applicabile a questo termine 
      • se nuove modifiche sono presentate entro questo termine, ancora senza indicare la base delle modifiche, la domanda è direttamente considerata ritirata (A94(4) CBE) senza nuova notifica (Direttive H-III 2.1.2).
    • se la domanda iniziale non è stata depositata in una lingua ufficiale, è sufficiente indicare la base nella versione tradotta (Direttive H-III 2.1) 
  • le modifiche della descrizione o delle rivendicazioni possono essere realizzate:
    • tramite il deposito di copie di pagine della domanda originale sulle quali appaiono le modifiche (Direttive H-III 2.3)
    • tramite il deposito di pagine di sostituzione e identificate con l’ausilio di marchi di revisione (Direttive H-III 2.2)
    • ma questa tecnica dovrebbe (in teoria) essere autorizzata solo se le modifiche sono così numerose da influire sulla chiarezza delle copie menzionate sopra (Linee guida H-III 2.3) ;
    • il deposito di documenti completamente ridigitati non dovrebbe normalmente essere autorizzato, poiché la verifica dell’assenza di aggiunte non supportate e « nascoste » può essere estremamente lunga e fastidiosa (T113/92) ;
  • devono rispettare le condizioni della R49 CBE e R50 CBE, e devono, in linea di principio, essere dattiloscritte o stampate (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, dell’8 novembre 2013, relativo all’applicazione delle regole 49 e 50 CBE in caso di modifiche manoscritte« , JO 2013, 603) :
    • così le modifiche manoscritte devono normalmente essere vietate.

Non è possibile « depositare » nuove rivendicazioni indicando semplicemente che le rivendicazioni 1 e 7 sono fuse (T1480/12).

Principio di unicità della domanda

In linea di principio, la domanda europea forma un tutto e non è possibile avere più set di rivendicazioni (A118 CBE).

Questo principio conosce alcune eccezioni se:

  • l’UEB è informato dell’esistenza di diritti nazionali anteriori (R138 CBE) ai sensi dell’A139(2) CBE.

    • non spetta all’esaminatore giudicare se il richiedente ha correttamente limitato la sua domanda rispetto al diritto nazionale anteriore (Linee guida H-III 4.5) ;

    • deve verificare che la limitazione non contravvenga ai requisiti della CBE ;

    • una descrizione e disegni modificati possono essere richiesti (es. modifica della descrizione per spiegare perché un nuovo set è stato introdotto (Linee guida H-III 4.5) ;

  • esiste un documento A54(3) CBE considerato come stato della tecnica per una domanda depositata prima del 13 dicembre 2007 (cioè sotto il regime CBE73) e non designante gli stessi paesi dello stato della tecnica (R87 CBE73 e Linee guida H-III 4.2) ;

  • c’è stato un trasferimento del brevetto per alcuni stati designati solo, in virtù dell’A61 CBE.

  • esistevano riserve di alcuni stati in virtù dell’A167(2) a) CBE73 o A167(2) b) CBE73 :

    • queste riserve si applicavano solo alle domande depositate prima del 7 ottobre 1992 ;

    • gli Stati potevano escludere dalla brevettabilità :

      • i prodotti chimici, farmaceutici o alimentari in quanto tali ;

      • i procedimenti agricoli o orticoli.

    • l’Austria ha fatto riserve riguardanti i prodotti chimici, farmaceutici o alimentari in quanto tali (« Riserve fatte dall’Austria Articolo 167, paragrafo 2, lettera a) della CBE« , JO 1979, 289) ; queste riserve non hanno più effetto dal 7 ottobre 1987 ;

    • la Grecia e la Spagna hanno fatto delle riserve riguardanti i prodotti chimici, farmaceutici o alimentari in quanto tali (« La Grecia e la Spagna, Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo a partire dal 1° ottobre 1986« , JO 1986, 200). Queste riserve non hanno più effetto dal 7 ottobre 1992 (« Comunicato del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti del 13 maggio 1992 relativo alle riserve fatte dalla Spagna e dalla Grecia in virtù dell’articolo 167 CBE« , JO 1992, 301) ;

    • queste riserve si applicano solo alle domande e non ai brevetti già concessi (e quindi non alla procedura di opposizione, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti del 18 giugno 2007, seguente al comunicato dell’8 marzo 2007 relativo alla questione dell’applicabilità diretta in Spagna dell’articolo 70(7) dell’Accordo sugli ADPIC alle domande di brevetto europeo depositate prima della scadenza della riserva fatta dalla Spagna ai sensi dell’articolo 167(2)a) CBE« , JO 2007, 439).

Lingue

Contrariamente a un’idea ricevuta, è possibile per il richiedente utilizzare qualunque lingua ufficiale dell’UEB (R3(1) CBE e Direttive A-VII 2) per rispondere alle notifiche.

In realtà, solo l’UEB è vincolato dalla lingua della procedura (Direttive A-VII 1.2).

Tuttavia, le modifiche della domanda devono essere depositate nella lingua della procedura (R3(2) CBE).

Non hanno alcun obbligo di essere presentate entro un termine determinato e non possono quindi beneficiare delle deroghe dell’A14(4) CBE.

Richieste sussidiarie

È del tutto possibile, in risposta, presentare set sussidiari di rivendicazioni, senza abbandonare il set principale (T1105/96).

Tuttavia, se un numero troppo elevato di set viene depositato, non saranno ammissibili (T907/91).

Se il richiedente indica che il set principale non è comunque ritirato se una richiesta sussidiaria è accettata, le richieste sussidiarie non possono essere oggetto di una notifica R71(3) CBE : le richieste sussidiarie non sono « vere » richieste sussidiarie (Direttive H-III 3).

L’esaminatore studierà prima la richiesta principale e poi, se questa non è considerata brevettabile (Direttive C-V 1.1), le richieste sussidiarie nell’ordine di preferenza indicato fino a trovarne una brevettabile. Stabilirà quindi una notifica R71(3) CBE indicando perché le altre richieste non sono accettabili (in generale, con il rinvio alle notifiche precedenti, Direttive E-X 2.9).

Sanzione

In caso di mancata risposta, la domanda è considerata ritirata (A94(4) CBE).

Presa in considerazione della risposta

È importante notare che la Divisione d’Esame deve prendere in considerazione gli argomenti forniti dal depositante.

Questa presa in considerazione non può essere davvero lapidaria del tipo « gli argomenti non sono convincenti ».

Deve rispondere precisamente ai diversi argomenti (T1385/16).

In caso contrario, esiste una violazione del diritto di essere ascoltati (T1385/16).

Collqui telefonici e incontri

Quando la domanda è sul punto di essere concessa, l’esaminatore può considerare un colloquio telefonico al fine di superare gli ultimi problemi (Linee Guida C-IV 3).

Quando è il richiedente a chiedere un incontro o un colloquio telefonico, l’esaminatore dovrebbe accettarlo a meno che non ritenga che non sarà di alcuna utilità per far avanzare il fascicolo (Linee Guida C-VII 2.1). In ogni caso, è opportuno precisare in anticipo gli argomenti che saranno affrontati.

Durante un colloquio telefonico o un incontro, l’esaminatore annoterà i punti essenziali della discussione, redigerà un verbale e infine lo farà apparire nel fascicolo (Linee Guida C-VII 2.5). Una copia del verbale sarà notificata al richiedente o, se del caso, al suo rappresentante.

Rigetto della domanda

Principio

La domanda è rigettata se la divisione d’esame (nel suo insieme e non semplicemente il primo esaminatore) ritiene che la domanda non soddisfi le condizioni fissate dalla CBE (A97(2) CBE) dopo almeno una notifica della divisione d’esame: in pratica, ciò significa che non si può ottenere un rigetto prima di qualsiasi notifica A94(3) CBE.

Ci si può chiedere se un rigetto possa essere pronunciato dopo una notifica R161(1) CBE (poiché la divisione d’esame è competente – R10(2) CBE – contrariamente alla R161(2) CBE dove la divisione d’esame non è ancora competente – R10(3) CBE o R10(4) CBE). Sembra che no: è necessario almeno una notifica A94(3) CBE, R71(1) CBE o R71(2) CBE (Linee Guida E-IX 4.1).

La firma di tutti i membri (o il loro sigillo) deve figurare sulla decisione (Linee Guida C-VIII 6 e R113(2) CBE). Il nome dell’agente non può essere omesso che quando il documento è prodotto automaticamente dal computer (non è il caso in una decisione, anche se il documento è prodotto dal computer).

Il suo potere è totalmente discrezionale in materia (T84/82), ma:

  • il rigetto non può avvenire prima della risposta alla prima notifica della divisione d’esame;

  • il rigetto non può essere fondato su motivi sui quali il richiedente non ha potuto prendere posizione (A113(1) CBE).

Il rigetto deve essere motivato (R111(2) CBE).

Non esiste un rigetto parziale (T5/81).

La divisione d’esame deve stabilire un giusto equilibrio tra l’interesse del richiedente (protezione adeguata) e l’interesse dell’UEB (conclusione rapida della procedura) (T755/96).

Focus sull’adattamento della descrizione alle rivendicazioni

Secondo le Linee Guida F-IV 4.3, le parti della descrizione non coperte dalle rivendicazioni modificate devono essere eliminate o segnalate come non più coperte poiché generano dubbi sull’estensione della protezione al punto che le rivendicazioni diventano oscure o non sono basate sulla descrizione (A84 CBE).

E le divisioni d’esame seguono scrupolosamente queste linee guida al punto da respingere alcune domande.

La decisione T1989/18 considera invece che l’A84 CBE (o R42 CBE, R43 CBE, R48 CBE, T56/21) non permette un tale rigetto, poiché, se le rivendicazioni sono chiare in sé stesse e supportate dalla descrizione, la loro chiarezza non è influenzata dal fatto che la descrizione contenga anche oggetti non rivendicati (contrariamente a T1024/18). Per T 0056/21, non esiste alcuna base legale per richiedere che la descrizione di una domanda di brevetto sia adattata per corrispondere a rivendicazioni ammissibili di portata più limitata.

La coerenza tra la descrizione e le rivendicazioni è un requisito essenziale per soddisfare l’A84 CBE. Le incoerenze, come modalità di realizzazione incompatibili con le rivendicazioni o una definizione incompleta dell’invenzione, violano questo articolo, anche se le rivendicazioni sono chiare in sé stesse. Questo obbligo mira a garantire la sicurezza giuridica e un’interpretazione univoca dell’oggetto della protezione, conformemente all’A69 CBE (T3097/19). Questa decisione segna un’inversione di tendenza rispetto alle decisioni precedenti (T1989/18, T1024/18, T56/21), affermando che i « modi di realizzazione dell’invenzione » devono necessariamente rientrare nella portata delle rivendicazioni per evitare qualsiasi ambiguità sull’estensione della protezione.

Focus sulla « decisione resa nello stato del fascicolo »

Il richiedente può voler abbreviare una procedura e richiedere che una decisione nello stato del fascicolo sia resa (Linee Guida E-X 2.5) : un ricorso è possibile su questa decisione.

Bisogna fare attenzione che la decisione sia correttamente motivata, completa e autosufficiente (a meno che non si faccia riferimento a una notifica precedente che contiene tutte le obiezioni Linee Guida C-V 15.2). Le ragioni del rigetto devono essere state date nelle notifiche precedenti (semplici verbali di una procedura orale sono spesso insufficienti) (T1309/05, T1442/09, T1612/07).

Se nuovi argomenti devono essere presentati o se il richiedente ha presentato nuove modifiche/argomenti, la decisione nello stato del fascicolo non sarà possibile e una nuova notifica A94(3) CBE sarà emessa (Linee Guida C-V 15.4)

Concessione prevista

Questa concessione può benissimo essere prevista già nella risposta al RREE, se le eventuali nuove ricerche effettuate dall’esaminatore non hanno dato alcun risultato (« Comunicazione dell’Ufficio europeo dei brevetti del 1° luglio 2005 relativa alla nuova regola 44bis CBE (istituzione del rapporto di ricerca europea allargato), alla modifica degli articoli 2 e 10 del regolamento relativo alle tasse e alla riduzione della tassa di ricerca dovuta per i rapporti complementari di ricerca europea ai sensi dell’articolo 157(3)b) CBE » , JO 2005, 435, punto I.2).

Notifica del testo previsto

La decisione di concessione può essere basata solo su un testo proposto o validato dal richiedente (A113(2) CBE).

Pertanto, prima della decisione di concessione, la divisione d’esame notifica al richiedente il testo (o « DruckExemplar ») per il quale prevede una concessione (A97(1) CBE insieme R71(3) CBE).

Questo testo può includere eventuali modifiche apportate dall’esaminatore (es.: correzioni formali, limitazioni sostanziali, T1255/04, ecc.) se l’esaminatore ritiene ragionevolmente che queste saranno accettate dal richiedente (Linee guida C-V 1.1):

  • Armonizzazione della descrizione e delle rivendicazioni;

  • Eliminazione di indicazioni vaghe o chiaramente non importanti;

  • Introduzione di unità SI;

  • Introduzione di numeri di riferimento nelle rivendicazioni;

  • Introduzione di un riassunto dello stato della tecnica più vicino all’invenzione;

  • Modifiche che, sebbene modifichino la portata di una rivendicazione indipendente, sono tuttavia chiaramente necessarie;

  • Correzione di errori linguistici

  • ecc.

Il richiedente ha quindi un termine di 4 mesi per dare il suo accordo su questo testo (R71(3) CBE).

L’A121 CBE è applicabile a questo termine.

Sanzione

La domanda è considerata ritirata (R71(7) CBE):

  • in caso di mancata risposta, o

  • se la risposta (in caso di accordo) omette un elemento essenziale (tassa di concessione, traduzione, tasse di rivendicazione).

Se l’A121 CBE è applicabile a questo termine, esiste solo una tassa di prosecuzione della procedura da pagare anche se sono stati omessi più atti (tasse dimenticate, traduzioni non fornite): 240 € di tassa di prosecuzione (A2(1).12 RRT).

Se il richiedente è d’accordo con il DruckExemplar

Atti da compiere per dare il proprio accordo

Entro il termine di 4 mesi menzionato sopra, il richiedente deve:

  • pagare la tassa di rilascio e di pubblicazione (R71(3) CBE) : 965 € (A2(1).7 RRT e A2(2).7 RRT) 

    • per le domande di brevetto europeo depositate prima del 1° aprile 2009 e le domande internazionali che entrano nella fase regionale prima di questa data, questa tassa include una tassa supplementare per pagina a partire dalla 36a pagina (inclusa) (Direttive C-V 1.2) :

      • 17 €/pagina a partire dalla 36a pagina (A2(2).7 RRT).

      • il numero di pagine è calcolato a partire dal DruckExemplar e non a partire dal fascicolo (J4/81).

    • questa tassa supplementare è ora inclusa nella tassa di deposito (Direttive A-III 13.2) e non è quindi dovuta per le domande di brevetto europeo depositate dopo il 1° aprile 2009 e le domande internazionali che entrano nella fase regionale dopo questa data.

  • produrre una traduzione delle rivendicazioni (per tutti i set di rivendicazioni, se del caso Direttive C-V 1.3) nelle due lingue ufficiali diverse dalla lingua della procedura (R71(3) CBE) per il fascicolo (A14(6) CBE) :

    • questa traduzione non sarà verificata dall’esaminatore (Direttive C-V 1.3) ;

    • non è possibile correggere queste traduzioni tramite la R140 CBE, poiché non fanno parte della decisione di rilascio (Direttive H-VI 3.3) ;

  • pagare la tassa di rivendicazioni (R71(4) CBE), prevista all’A2(1).15 RRT (280 €/riv. a partire dalla 16a e 630 €/riv. a partire dalla 51a, se la domanda è depositata dopo il 1° aprile 2009) e A2(2).15 RRT (280 €/riv. oltre la 16a, se depositata prima del 1° aprile 2009) :

    • se il set di rivendicazioni che sarà rilasciato contiene più di 15 rivendicazioni (strettamente) ;

    • se la tassa di rivendicazioni non è già stata pagata al momento del deposito (R45(1) CBE) o all’ingresso nella fase (R162(1) CBE) ;

    • inoltre, se il numero di rivendicazioni è diminuito tra il deposito e il rilascio, le tasse di rivendicazioni non sono rimborsate (Direttive C-V 1.4) ;

    • il set da considerare per il calcolo è quello che contiene il maggior numero di rivendicazioni (Direttive C-V 1.4, es. più set a causa di stato della tecnica nazionali).

L’esecuzione di tutte queste azioni vale come accordo (R71(5) CBE).

Bisogna notare che i testi delle traduzioni delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali diverse dalla lingua della procedura non hanno alcun effetto giuridico, a livello dell’UEB (Linee Guida A-VII 8). Tuttavia, è opportuno consultare il diritto nazionale di ogni paese per conoscere l’effetto giuridico di queste traduzioni riguardanti la protezione conferita dal brevetto (es. in Francia, se la traduzione è più ristretta delle rivendicazioni iniziali, è la portata più ristretta che dovrà essere presa in considerazione per l’analisi della contraffazione, L614-10 CPI).

Ritiro dell’accordo

È possibile ritirare in modo eccezionale il proprio accordo (Linee Guida H-II 2.6) ma a discrezione della divisione d’esame:

  • ammissione di lievi modifiche che non richiedono di riprendere l’esame e che non ritardano sensibilmente la decisione di concessione (G7/93) ;

  • deposito di set di rivendicazioni distinti per Stati designati che hanno fatto una riserva.

Se la divisione non desidera riprendere l’esame, un rigetto sarà probabilmente pronunciato sulla base dell’A97(2) CBE.

In ogni caso, la divisione d’esame non potrà tornare a riavviare l’esame dopo la decisione di concessione (G12/91)

Se il richiedente non è d’accordo con il DruckExemplar

Principio

È possibile proporre alcune modifiche entro il termine di 4 mesi (R71(6) CBE).

Queste modifiche possono essere presentate entro questo termine, anche se l’accordo del richiedente era già stato dato in precedenza (G7/93, anche se riguarda la CBE73, sembra che i suoi motivi rimangano validi) purché la decisione di concessione non sia stata ancora trasmessa al servizio interno di posta (G12/91, cioè 3 giorni prima della data indicata sulla notifica, a meno che una data di trasmissione al servizio interno di posta non sia chiaramente indicata sulla decisione, T2573/11) e che le modifiche siano minori e non richiedano la ripresa dell’esame sul merito.

Presentando le modifiche, il richiedente è considerato aver ritirato il suo accordo (Linee Guida H-II 2.6).

Se la divisione d’esame approva le modifiche proposte e/o è convinta dagli argomenti presentati, emetterà una nuova notifica secondo la R71(3) CBE a meno che il richiedente non rinunci esplicitamente a questo diritto (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, dell’8 giugno 2015 riguardante la possibilità di rinunciare al diritto di ricevere una nuova notifica ai sensi della regola 71(3) CBE« , JO 2015, A52). Ovviamente, se il richiedente rinuncia al suo diritto di ricevere una nuova R71(3) CBE, dovrà, contemporaneamente a questa rinuncia, effettuare tutti gli atti necessari per dare il suo accordo (vedi supra: tasse, traduzione, ecc.).

In caso contrario, la procedura d’esame riprenderà (R71(6) CBE).

Lo stesso vale se il depositante richiede l’annullamento di tutto o parte delle modifiche apportate dall’esaminatore (Linee Guida C-V 4.1).

Naturalmente, tutte le regole utili per la risposta a una A94(3) CBE sono applicabili qui: in particolare, è opportuno identificare il supporto delle modifiche (R137(4) CBE).

Risposta a una seconda R71(3) CBE

Le tasse già pagate durante la prima notifica R71(3) CBE sono imputate sulle nuove tasse (R71bis(5) CBE, ma con un trattamento separato, l’una non potendo servire per pagare l’altra).

Se la tassa di concessione e di pubblicazione (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 13 dicembre 2011, relativo alla regola 71 CBE modificata e alla nuova regola 71bis CBE« , JO 2012, 52 e Linee guida A-X 11.1) :

  • aumenta (es. aumento delle tariffe), è necessario pagare il saldo entro il termine prescritto.

  • diminuisce (es. diminuzione del numero di pagine), l’eccedenza viene rimborsata.

Se la tassa per le rivendicazioni (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 13 dicembre 2011, relativo alla regola 71 CBE modificata e alla nuova regola 71bis CBE« , JO 2012, 52 e Linee guida A-X 11.2) :

  • aumenta (es. aumento del numero di rivendicazioni), è necessario pagare il saldo entro il termine prescritto.

  • diminuisce, l’eccedenza viene rimborsata.

Le altre tasse versate (es. tassa di prosecuzione della procedura) non sono imputate su queste nuove tasse (Linee guida A-X 11.4).

Valore giuridico del DruckExemplar

Se il fascicolo è incorretto, solo il testo sulla base del quale è stata presa la decisione di concessione fa fede (Linee guida C-V 10).

Ripresa dell’esame

Può accadere che la divisione d’esame riprenda l’esame anche se una notifica R71(3) CBE è stata inviata: questo è raro, ma rimane possibile fino alla decisione di concessione (R71bis(2) CBE, cioè 3 giorni prima dell’invio della notifica da parte dell’UEB, G12/91, a meno che una data di consegna alla posta interna non sia chiaramente indicata sulla decisione, T2573/11).

Questo caso può verificarsi, in particolare (Linee guida C-V 6.1) :

  • in caso di osservazioni di terzi che portano un documento rilevante ;

  • in caso di modifiche apportate dal richiedente.

Ritiro o rigetto prima della notifica della decisione di concessione

Se la domanda è rigettata, ritirata o considerata ritirata prima della notifica della decisione di concessione, la tassa di concessione e di pubblicazione sarà rimborsata (R71bis(6) CBE) :

  • per il ritiro, il rimborso è immediato ;

  • per il rigetto, il rimborso avviene alla fine del termine per presentare ricorso (Linee guida A-X 10.2.5) ;

  • per il considerato ritirato, il rimborso avviene alla fine del termine per richiedere la prosecuzione della procedura (Linee guida A-X 10.2.5).

Le tasse per le rivendicazioni eventualmente pagate non sono coperte da questo rimborso (Linee guida A-X 10.2.5).

Decisione di concessione

Contenuto della decisione

Se la decisione di rilascio viene infine presa (dopo l’accordo del richiedente, vedere sopra, e dopo la fine dei preparativi tecnici in vista della pubblicazione Linee guida C-V 10), la decisione indica:

  • la versione del testo sulla quale la decisione è stata presa (R71bis(1) CBE);

  • la data della menzione del rilascio.

Data limite per un rilascio

Ci si può chiedere se la scadenza del brevetto bloccherà un eventuale rilascio. Secondo la camera di ricorso, il richiedente è del tutto legittimo a richiedere un rilascio anche dopo la scadenza della domanda poiché alcuni diritti possono essere influenzati da questo rilascio (T910/18).

Correzione di errori nella decisione

Principi

Gli errori nel testo del brevetto della decisione di rilascio non possono essere corretti (G1/10).

Le traduzioni delle rivendicazioni non fanno parte della decisione e non possono quindi essere corrette ai sensi dell’R140 CBE (Linee guida H-VI 3.3).

Un errore di diritto non può essere corretto (G1/97): solo un ricorso è possibile.

Caso di un testo nella 71(3) manifestamente errato

Può capitare che il testo della 71(3) sia manifestamente errato (ad esempio, manca una pagina su due), ma che il titolare dia comunque il suo accordo sul testo.

Sotto questa ipotesi, le camere di ricorso possono comunque accettare un ricorso contro la decisione di rilascio considerando che la pratica dell’UEB di apportare modifiche minori al testo e di giustificare le sue modifiche non sarebbero seguite: il testo allegato alla notifica secondo la regola 71(3) CBE non poteva essere il testo secondo il quale la divisione d’esame prevedeva il rilascio (T1003/19).

Correzione della descrizione con l’aiuto di una ritraduzione

È sempre possibile mettere il testo della domanda in conformità con il testo come depositato (A14(2) CBE) poiché è il testo depositato che fa fede (A70(2) CBE).

Tuttavia, dopo il rilascio (ad esempio in opposizione), la correzione non deve estendere la portata della protezione (A101(3) CBE insieme A123(3) CBE).

Data della decisione

Durante una procedura orale, è consuetudine considerare che la data della decisione sia quella della chiusura dei dibattiti durante la procedura orale (G12/91 e R111(1) CBE).

Per una procedura scritta, la grande camera di ricorso ha determinato che la decisione interveniva 3 giorni prima della spedizione della notifica da parte dell’UEB (G12/91).

Effetto della decisione

La decisione conclude la procedura di esame: nessun argomento o nuovo documento può più essere preso in considerazione dalla divisione d’esame.

Al contrario, la divisione d’esame può tenere conto di nuovi elementi invocati dalle parti fino alla vigilia della data della decisione. Inoltre, la divisione d’esame non è vincolata dal fatto che abbia emesso una notifica secondo R71(3) CBE, cioè dal fatto che abbia un giorno considerato la concessione.

Così, la procedura d’esame può essere ripresa in qualsiasi momento prima della decisione di concessione (R71bis(2) CBE).

Se la domanda è respinta, ritirata o considerata ritirata prima della notifica della decisione di concessione, la tassa di concessione e di pubblicazione è rimborsata (R71bis(6) CBE).

Pubblicazione della menzione della concessione

Data della pubblicazione

Questa pubblicazione avviene normalmente uno dei mercoledì seguenti la decisione di concessione (4 settimane dopo l’emissione della decisione, « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 25 aprile 2006, riguardante il completamento dei preparativi tecnici intrapresi in vista della pubblicazione dei fascicoli di brevetto europeo« , JO 2006, 409).

Due situazioni possono bloccare il processo di concessione:

  • se una tassa annuale

    • scade prima della notifica R71(3) CBE, la decisione di concessione è sospesa (Linee guida C-V 2 e R71bis(1) CBE);

    • scade dopo la notifica R71(3) CBE e prima della prossima data possibile di pubblicazione nel BO, questa scadenza è dovuta presso l’UEB e la pubblicazione della menzione della concessione è sospesa finché il pagamento non è effettuato (R71bis(4) CBE);

      • il richiedente ne è informato (R71bis(4) CBE);

      • se la tassa (e, se del caso, la sovrattassa) non è pagata nei termini, la domanda è considerata ritirata (A86(1) CBE). Solo l’A122 CBE è applicabile.

  • se la tassa di designazione

La data di pubblicazione è iscritta nel REB (R143(1) o) CBE).

Effetti della pubblicazione

La decisione di concessione ha effetto solo con la pubblicazione della menzione della concessione: questa pubblicazione è l’evento che fa « nascere » il brevetto (A64(1) CBE e A97(3) CBE).

La durata della protezione conferita dal brevetto è di 20 anni a partire dal deposito della domanda (A63(1) CBE, e non a partire dalla sua data di priorità). È tuttavia possibile per uno stato contraente prevedere una durata maggiore in certe situazioni particolari, in particolare se il prodotto o il procedimento è soggetto a una procedura amministrativa (A63(2) CBE, come le AIC).

Questa protezione si estende ai territori degli stati contraenti per i quali il brevetto è convalidato (A64(1) CBE) e eventualmente a certi territori annessi se questi sono stati dichiarati dagli stati contraenti (A168(1) CBE, ad esempio Mayotte per la Francia, le vecchie Antille olandesi per i Paesi Bassi, l’isola di Man per il Regno Unito).

La pubblicazione della menzione della concessione comporta i seguenti eventi:

  • non è più possibile dividere la domanda (la domanda non essendo più in corso, G1/09, e Direttive A-IV 1.1.1) ;

  • non è più possibile ritirare la domanda (stessa osservazione) ;

  • non è più possibile cedere la domanda in modo centralizzato (A71 CBE, stessa osservazione).

Infine, il periodo di opposizione di 9 mesi inizia a partire da questa data.

Pubblicazione del fascicolo del brevetto

Data di pubblicazione

L’UEB pubblica il fascicolo non appena possibile dopo la pubblicazione della menzione della concessione (contemporaneamente secondo « Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 25 aprile 2006, riguardante il completamento dei preparativi tecnici intrapresi in vista della pubblicazione dei fascicoli di brevetto europeo« , GU 2006, 409).

Natura giuridica e testo facente fede

Il testo facente fede è il Druckexemplar e non il fascicolo (Direttive C-V 10) : il suo unico scopo è semplicemente facilitare l’accesso del pubblico al contenuto del brevetto.

Preparativi tecnici in vista della pubblicazione del fascicolo

Il ritardo tra l’inizio dei preparativi tecnici in vista della pubblicazione dei fascicoli di brevetto e la loro pubblicazione effettiva è di 5 settimane (« Comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 25 aprile 2006, riguardante il completamento dei preparativi tecnici intrapresi in vista della pubblicazione dei fascicoli di brevetto europeo« , GU 2006, 409).

Contenuto e forma

Il fascicolo comprende (R73(1) CBE) :

  • la descrizione,

  • le rivendicazioni,

  • se del caso, i disegni.

Esso menziona inoltre:

  • la durata durante la quale un’opposizione è possibile (R73(1) CBE),

  • gli stati contraenti designati (R73(3) CBE), cioè quelli ancora designati al momento della fine dei preparativi (Linee guida C-V 10).

Questi fascicoli sono pubblicati in forma elettronica su Internet (R73(2) CBE e « Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 12 luglio 2007, relativa alla forma della pubblicazione delle domande di brevetto europeo, dei rapporti di ricerca europea e dei fascicoli di brevetto europeo » JO 2007, edizione speciale n°3 D.3, A2(1)).

Nessuna copia cartacea è trasmessa al richiedente a meno che questi non ne faccia richiesta (è una richiesta gratuita, Linee guida C-V 1.5 per il rilascio, Linee guida D-VI 7.2.3 per l’opposizione).

Il fascicolo è pubblicato nella lingua della procedura (A14(6) CBE) e le rivendicazioni sono nelle tre lingue ufficiali dell’UEB.

Correzione di errori nel fascicolo

Se viene trovato un errore nel fascicolo, l’UEB può in qualsiasi momento correggere l’errore di propria iniziativa o su richiesta (Linee guida C-V 10 o Linee guida H-VI 4).

Questa correzione è registrata nel REB.

Non serve a nulla fare un ricorso contro la decisione di rilascio (T84/16) poiché il fascicolo non fa parte della decisione.

Alcuni hanno sostenuto che questa procedura di correzione non fosse prevista dalla CBE e quindi che un ricorso fosse del tutto giustificato: per la Camera di ricorso (T84/16), l’obbligo imposto all’UEB dall’A98 CBE di pubblicare il testo del brevetto rilasciato implica l’obbligo di riprodurre correttamente tale testo. Il fatto che l’UEB possa in qualsiasi momento correggere errori nel testo pubblicato è quindi conforme al principio di buona amministrazione.

Certificato di brevetto

Al momento della pubblicazione, l’UEB rilascia al titolare del brevetto un certificato (R74 CBE).

Questo certificato è fornito in formato cartaceo al o ai titolari.

È possibile ottenere copie certificate conformi del certificato contro il pagamento di una tassa amministrativa di 55 € (« Decisione della Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, del 12 luglio 2007, concernente il completamento dei preparativi tecnici intrapresi in vista della pubblicazione della domanda di brevetto europeo« , JO 2007, edizione speciale n°3 D.1, A1(3) e « Tariffario delle tasse e delle retribuzioni » JO UEB 3/2012, supplemento, 2.1 punto 4, p19).

Riassunto grafico

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Durata dell’esame

Non esiste una durata « classica » per un esame della domanda.

Tuttavia, possono verificarsi situazioni in cui trascorrono diversi anni tra ogni notifica dell’UEB: ciò può costituire un vizio di procedura.

A titolo di esempio, è stata considerata un vizio di procedura la seguente situazione (T823/11) :

  • ingresso nella fase europea: 1997;

  • rapporto di ricerca europea complementare: 1999;

  • prima notifica della divisione d’esame: 2004;

  • seconda notifica: 2005;

  • terza notifica: 2006;

  • procedura orale: 2010.

Tuttavia, non fraintendiamoci… vi sarà rimborsata solo la tassa di ricorso, non l’insieme delle tasse che avrete versato durante tutta la procedura, ok?