Existen ciertas invenciones (aunque sean técnicas) que han sido voluntariamente excluidas de la patentabilidad.

Elementos contrarios al orden público y a las buenas costumbres

Principio

El A53 a) CPE dispone que:

No se concederán patentes europeas para:

a) las invenciones cuya explotación comercial fuera contraria al orden público o a las buenas costumbres, no pudiendo deducirse tal contradicción del solo hecho de que la explotación esté prohibida, en todos los Estados contratantes o en varios de ellos, por una disposición legal o reglamentaria

Criterios de exclusión

Principio

Un ejemplo puede ser la mina antipersonal.

Para saber si un elemento debe ser excluido de la patentabilidad bajo este motivo, es útil preguntarse si esta invención aparecería a los ojos del público como tan repugnante que sería inconcebible patentarla (Directrices G-II 4.1).

La decisión T356/93 indica que la noción:

  • de orden público cubre:
    • la protección del interés del público; la protección de la integridad física de los individuos como miembros de la sociedad; la protección del medio ambiente. De buenas costumbres cubre:
      • los comportamientos conformes a la moral y/o considerados como aceptables (ej. procedimiento de fabricación de un medicamento que impone, para cada comprimido, sacrificar seis conejos, T1553/15).

La R28 CPE indica notablemente que no son patentables:

  • los procedimientos de clonación de seres humanos; los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano; las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales (y los productos que implican necesariamente, a la fecha de la solicitud, la destrucción de embriones humanos, G2/06); los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales de naturaleza a provocarles sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal.

Notemos que el ser humano es un animal, por lo tanto, para que una reivindicación no caiga bajo una exclusión, puede ser útil excluir por disclaimer al ser humano (ej. « método de clonación de un animal que no es un ser humano »).

Caso particular del operador presente en una reivindicación

Existe un caso particular de exclusión que no viene inmediatamente a la mente.

Imaginemos la siguiente situación: reivindicamos un procedimiento o un dispositivo que involucra explícitamente a un operador (ej. un mozo de equipajes).

Pues bien, mis amigos, esto es contrario al orden público porque la inclusión de una persona en el dispositivo reivindicado hace que la explotación comercial de la invención sea contraria al orden público, ya que infringe los derechos humanos (artículos 4 y 5 del CEDH) (T149/11 y T369/13).

Bueno, bueno…

Criterios que no implican necesariamente una exclusión

No obstante, no es porque uno de los usos de la invención sea repugnante que la invención deba ser excluida de la patentabilidad (siendo los otros usos « aceptables », T866/01 o G1/98 motivo 3.3.3).

A título de ilustración, un método que permita fracturar cajas fuertes puede ser chocante si es utilizado por ladrones, pero aceptable si es utilizado por un cerrajero (Directrices G-II 4.1.2).

Sin embargo, si la solicitud contiene una referencia explícita a un uso que sería contrario al orden público o a las buenas costumbres, la supresión de esta referencia puede ser exigida en virtud de la regla R48(1) a) CPE (Directrices G-II 4.1.2).

Además, no es porque una invención esté prohibida por una legislación nacional que debe ser excluida de la patentabilidad (A53 a) CPE).

La simple utilización de ingeniería genética no hace que una invención no sea patentable según el A53 a) CPE (G1/98).

Variedades vegetales, razas animales y procedimientos esencialmente biológicos

El A53 b) CPE dispone que:

No se concederán patentes europeas para:

[…] b) las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos y a los productos obtenidos por estos procedimientos;

Variedades vegetales

Definición

Una variedad vegetal es (R26(4) CPE) un conjunto vegetal de un único taxón botánico del rango más bajo conocido, que es:

  • homogéneo (es decir, que puede ser definido por ciertos caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos),
  • distinto (es decir, que puede ser distinguido de otros conjuntos vegetales por ciertos caracteres), y
  • estable (es decir, que posee una aptitud para ser reproducido sin cambios).

Sin embargo, es patentable una planta dada (ej. planta modificada genéticamente), sabiendo que la viabilidad técnica de la invención no está limitada a una variedad vegetal (ej. la modificación del ADN puede funcionar para varias variedades) (ver Directrices G-II 5.4.1 y G1/98): esto es retomado por R27 b) CPE.

Razón de esta exclusión

Las variedades vegetales ya poseen un sistema de protección particular: las obtenciones vegetales (T49/83) definidas por la convención UPOV.

No vamos a combinar las protecciones, ¿verdad?

Variedades obtenidas directamente por un procedimiento

Si la patentabilidad de una variedad vegetal está excluida, se puede cuestionar un procedimiento que permita obtener directamente esta variedad vegetal.

Sabemos que el producto obtenido directamente por un procedimiento patentado también está protegido (A64(2) CPE). Así, este truco permitiría eludir hábilmente la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales.

En opinión de la gran cámara de recurso en el asunto G1/98, las disposiciones del A64(2) CPE no deben ser tomadas en consideración durante el examen de una reivindicación relativa a un procedimiento de obtención de una variedad vegetal.

Así, solo las reivindicaciones de productos no pueden ser excluidas según el A53 b) CPE.

Razas animales

La noción de raza animal no se confunde con la noción de animal en sí (T 19/90, ratón oncogénico).

No existe una definición de « raza animal » (G3/95).

La « Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas » no da más definiciones.

Sin embargo, es patentable un animal (ej. animal modificado genéticamente), sabiendo que la viabilidad técnica de la invención no está limitada a una raza animal (R27 b) CPE, ej. la modificación del ADN puede funcionar para varias razas, T315/03, generalización del principio establecido por G1/98 para las variedades vegetales).

Procedimientos esencialmente biológicos

Un procedimiento esencialmente biológico es (R26(5) CPE) un procedimiento que « consiste íntegramente en fenómenos naturales como el cruzamiento o la selección ».

Exclusión

Estos procedimientos comprenden de manera evidente « los procedimientos basados en el cruzamiento por vía sexual de vegetales o animales » (Directrices G-II 5.4.2).

Así, los métodos de cruzamiento sexual de genomas completos y de selección de animales o plantas están excluidos de la patentabilidad.

Estos métodos están excluidos incluso si la reivindicación incluye, antes o después de las etapas de cruzamiento y selección, otras etapas técnicas (ej. utilización de marcadores moleculares genéticos para facilitar la selección, Directrices G-II 5.4.2) relacionadas con la preparación del vegetal o del animal o con la continuación de su tratamiento (G1/08 y G2/07 : decisión Brócoli).

De igual manera, no es posible hacer patentable un procedimiento de cruzamiento y selección por el simple hecho de que una subetapa de cruzamiento o selección sea técnica o asistida por el hombre (ej. utilización de método de laboratorio para seleccionar solo las plantas que presentan una tasa de cierta proteína superior a un umbral) (G2/07).

No exclusión

No obstante, la inserción de un gen en el genoma durante un cruce no se considera « esencialmente biológico« , ya que este método no requiere ni define etapas de mezcla de genes por cruce sexual seguido de una selección (T915/10).

Además, un método de tratamiento de vegetales que consiste en emplear una sustancia o radiaciones que estimulan el crecimiento no se considerará excluido (Directrices G-II 5.4.2).

Por otra parte, las técnicas de « polinización » no están excluidas (T1729/06).

La decisión G2/13 precisa que la exclusión de los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de vegetales no hace irreceivable una reivindicación de producto que apunte a vegetales o a materia vegetal. Además, el hecho de que las características de procedimiento de una reivindicación de producto definan un procedimiento esencialmente biológico no afecta a la recevabilidad de la reivindicación.

Productos obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos

Tras numerosos giros jurisprudenciales y legislativos, la Gran Sala ha revisado sus decisiones G1/12, G2/13 en una nueva decisión G3/19 (no reniega de sus argumentos anteriores, pero … propone una « interpretación dinámica » de los textos).

Así, los productos obtenidos por procedimientos excluidos no pueden ser patentados (incluso si estos son reivindicados bajo la forma de un product-by-process)

Procedimientos microbiológicos y productos obtenidos por estos procedimientos no excluidos

Definición

Una definición posible de los procedimientos microbiológicos es:

  • procedimientos que utilizan una materia microbiológica, que comportan una intervención sobre una materia microbiológica o que producen una materia microbiológica (R26(6) CPE);
  • procedimientos técnicos en los que se utilizan directamente micro-organismos (T356/93, células de plantas);
  • procedimientos que hacen uso de micro-organismos (G1/98).

Los micro-organismos son, por ejemplo:

  • las bacterias,
  • las levaduras,
  • los hongos,
  • las algas,
  • los protozoarios,
  • las células humanas, animales y vegetales (las células de plantas son productos microbiológicos, T356/93),
  • los virus,
  • los plásmidos,
  • o cualquier organismo generalmente unicelular, invisible a simple vista, que puede ser multiplicado y manipulado en laboratorio.
Caso particular de los procedimientos de modificación genética

En cambio, los procedimientos de modificación genética no pueden constituir un procedimiento microbiológico (G1/98 motivo 5.2).

En efecto, esto equivaldría a eludir la exclusión de la patentabilidad de las variedades vegetales (respectivamente de las razas animales) al autorizar la patentabilidad de las variedades (respectivamente de las razas) obtenidas tras modificación genética, ya que A53 b) CPE dispone:

los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales [están excluidos], esta disposición no se aplica a los procedimientos microbiológicos y a los productos obtenidos por estos procedimientos.

Métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico

El A53 c) CPE establece que:

No se concederán patentes europeas para:

[… ] c) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, esta disposición no se aplicará a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, para la implementación de uno de estos métodos.

Exclusión

El propósito de la exclusión de estos métodos es no obstaculizar el ejercicio de la medicina (G1/04 y Directrices G-II 4.2.1)

Métodos de tratamiento quirúrgico

Definición

Se entiende por « método de tratamiento quirúrgico » cualquier método, realizado en un cuerpo humano o animal vivo (G1/07, punto 3.4.2.7 de los motivos):

  • correspondiente a una intervención física/invasiva sustancial practicada en el organismo,
  • que requiera una habilidad médica especializada,
  • que comporte un riesgo considerable para la salud, incluso si se demuestra la diligencia profesional y la experiencia requeridas.

Así, esta definición es una definición dinámica y debe ser analizada caso por caso por las cámaras de recurso en función de las evoluciones tecnológicas (G1/07).

Por ejemplo, el hecho de que un producto de contraste pueda ser inyectado por vía intravenosa por un profesional paramédico calificado (T663/02) es un indicio de que esta inyección es una intervención rutinaria sin gran riesgo para la salud (y por lo tanto no es un método quirúrgico).

Además, es necesario ver si la intervención física está relacionada con la invención (G1/07).

Si la invención reivindicada (ej. IRM) no está relacionada funcionalmente con la intervención (ej. inyección de un producto de contraste visible en la IRM), entonces la reivindicación puede ser aceptable (el objeto de la invención es producir una imagen IRM y no inyectar un producto en el cuerpo humano) (G1/07).

Exclusión

Para ser excluida de la patentabilidad, el método reivindicado debe comprender (o englobar) al menos una etapa quirúrgica (G1/07, motivo 4 y Directrices G-II 4.2.1.1): una sola es suficiente para justificar una exclusión.

Además, la exclusión no se limita solo a las intervenciones con fines terapéuticos (G1/07, ej. cirugía curativa como se pensaba erróneamente en T383/03).

No exclusión

No obstante, un método no se considera quirúrgico por el mero hecho de una intervención (eventualmente invasiva) en el organismo.

Por ejemplo, no están excluidos (Directrices G-II 4.2.1.1) :

  • las técnicas invasivas de carácter rutinario que se practican en partes no vitales del organismo y que generalmente se implementan en un entorno comercial no médico:
    • el tatuaje,
    • los piercings,
    • la depilación por radiación óptica, y
    • la microabrasión de la piel;
  • los métodos insignificantes que implican solo una intervención menor y no presentan ningún riesgo importante para la salud cuando se demuestra la diligencia profesional y la experiencia requeridas.

Así, un método que no presente un riesgo mayor para la salud no debe ser excluido (T2699/17).

Además, si el método comprende una etapa de sacrificio del animal, la reivindicación no está excluida de la patentabilidad (T182/90).

Además, un método que solo concierne el funcionamiento de un dispositivo sin que haya una relación funcional entre el método reivindicado y los efectos ejercidos sobre el cuerpo por este dispositivo (T789/96) no constituye un método excluido de la patentabilidad :

  • una relación funcional es, por ejemplo, el control de un marcapasos realizado en función de una presión medida en el corazón (T82/93, estimulación cardíaca) ;
  • una relación funcional implica un vínculo de causalidad física, entre la implementación de este procedimiento en el dispositivo y el efecto terapéutico ejercido sobre el cuerpo (T245/87).
Modos de realización excluidos de la patentabilidad

Si la formulación de la reivindicación cubre tanto modos de realización no excluidos como modos de realización excluidos, es posible excluir estos últimos modos mediante una exclusión (G1/03, dispositivo 2.1, G1/07).

Si no es posible excluirlos de manera satisfactoria, el procedimiento está excluido de la patentabilidad.

Además, hay que considerar las condiciones de patentabilidad tras la introducción de la exclusión: si el objeto de la reivindicación limitado no era realizable en la fecha de solicitud, esta exclusión no será aceptable (ej. procedimiento de cultivo de células madre humanas « que no se obtienen mediante el uso de embriones humanos destruidos » sabiendo que en la fecha de solicitud las células madre se obtenían todas mediante la destrucción de embriones, T1441/13).

Omisión de la etapa quirúrgica

Especialmente cuando la etapa quirúrgica no es el núcleo de la invención, sino que solo viene a apoyar la invención (ej. adquisición de una imagen médica tras la inyección de un producto en una vena), es tentador tratar de evitar la exclusión.

La decisión G1/07 indica que esto es posible mediante el uso de formulaciones tales como « un producto de contraste habiendo sido preinyectado » (punto 4.3 de los motivos). Sin embargo, es necesario respetar el A84 CPE.

Razón de la exclusión

Esta exclusión se explica por el hecho de que es inconcebible prohibir a los médicos y veterinarios utilizar lo que consideran el mejor tratamiento a su disposición (G1/07, motivo 3.3.6) para tratar (incluso salvar) a su paciente.

Métodos de tratamiento terapéutico

Lo que cubre

Los métodos terapéuticos cubren (Directrices G-II 4.2.1.2) :

  • los tratamientos curativos que permiten o buscan la curación de una enfermedad o de un disfuncionamiento orgánico;
  • los tratamientos profilácticos (es decir, que protegen de una enfermedad sin por ello padecerla, como las vacunas, T19/86, que evitan la aparición de caries gracias a la eliminación de la placa dental T290/86).

La cualidad de la persona que implementa el procedimiento no tiene ninguna influencia sobre la patentabilidad del método (T116/85).

Lo que no cubre

Los tratamientos estéticos pueden ser patentables (T144/83, producto anorexígeno).

Por otra parte, si un método permite tener efectos sobre una enfermedad sin por ello tener un efecto directo sobre el cuerpo humano (ej. modificación de rayos luminosos destinados al ojo, bloqueo de ondas para electrosensibles, etc.), este método no será considerado como un método terapéutico (T2420/13).

Caso de los métodos mixtos

Si una sola etapa terapéutica es reivindicada, la reivindicación debe ser rechazada (T820/92).

Finalmente, si el efecto terapéutico es intrínseco al método reivindicado, el método está entonces excluido de la patentabilidad:

  • T290/86 : eliminación de la placa dental, « efecto terapéutico inevitable »;
  • T475/12 : efecto laxante « inevitable », incluso si el paciente no está estreñido;
  • T158/13 : una distinción no clara entre un uso terapéutico y no terapéutico (una simple declaración « no terapéutico » no excluye por tanto el uso terapéutico).

No obstante, el método puede tener perfectamente un efecto terapéutico y no terapéutico no intrincado (es decir, que se puede obtener el efecto no terapéutico sin por ello tener el efecto terapéutico):

Método de diagnóstico

Definición

Un método de diagnóstico es un método que comprende todas las siguientes etapas (G1/04 y Directrices G-II 4.2.1.3) :

  • la fase de investigación, que implica la recopilación de datos sobre el cuerpo humano;
  • la comparación de estos datos con los valores normales;
  • la constatación de una desviación significativa (síntoma) durante esta comparación;
  • la atribución de esta desviación a un cuadro clínico particular, es decir, la fase de decisión deductiva en medicina humana o veterinaria (el diagnóstico con finalidad curativa stricto sensu). No es necesario que esta etapa conduzca a la deducción de la enfermedad de origen (T121/05).

Además, es necesario que las etapas técnicas (solo la primera etapa según T1197/02) sean aplicadas al cuerpo humano o animal, requiriendo la presencia de este último. No se requiere, sin embargo, un contacto físico directo con el cuerpo (radiografía, ecografía, etc.).

Así, los métodos que tienen como objetivo simplemente recopilar datos (eventualmente para facilitar un diagnóstico posterior) no pueden ser considerados como métodos de diagnóstico (T385/86).

Verificación

En primer lugar, es necesario « completar » la reivindicación. Hay que añadirle (Directrices G-II 4.2.1.3) :

  • las etapas esenciales para la definición de la invención;
  • las etapas implícitas.

Si después de esta completación falta una etapa, entonces el método reivindicado no es un método de diagnóstico.

¿Profesional calificado necesario?

La participación de un profesional (médico, veterinario, etc.) no es un criterio determinante para saber si el método es un método de diagnóstico (G1/04).

Aplicación al cuerpo humano

Para ser excluida de la patentabilidad, el método debe ser aplicado al cuerpo humano o animal. Por lo tanto, no está excluido:

  • un método aplicado a un cuerpo muerto (Directrices G-II 4.2.1);
  • un método aplicado a tejidos y/o líquidos corporales no reintroducidos en el organismo;

No exclusiones generales

Productos

Principio

A la luz del Artículo 53 c) CBE, los instrumentos y aparatos quirúrgicos (prótesis, sondas, escalpelo, etc.), terapéuticos (medicamentos, etc.) o de diagnóstico (software, aparatos de imagen, etc.) pueden ser patentados sin problema: son los métodos los que están excluidos (Directrices G-II 4.2).

Caso de exclusión de un dispositivo que implica una etapa excluida

Puede ocurrir que un dispositivo sea excluido de la patentabilidad cuando implica (para su fabricación o configuración) una etapa excluida de la patentabilidad.

Por ejemplo, si tenemos que tratar con electrodos configurados para que estos últimos « emitan estimulaciones que produzcan una retrogradación de la fase de la actividad neuronal de al menos dos subpoblaciones de neuronas, (etc.) » y que esta configuración solo puede realizarse después de la implementación en el cerebro, tendremos un problema de exclusión (T1731/12).

Caso de exclusión de un dispositivo con un vínculo funcional entre efecto y cuerpo

Aunque las directrices (Directrices G.II 4.2.1) prevén que no sería posible plantear una objeción de exclusión si la invención se refiere a « dispositivos médicos, programas de ordenador o soportes de grabación que comprendan elementos correspondientes a los de un método de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal o de un método de diagnóstico aplicado al cuerpo humano o animal« , es necesario examinar si existe un vínculo funcional con los efectos del dispositivo en el cuerpo (G1/07, 4.3.2).

Por ejemplo, en la decisión T944/15, la invención se refería a la administración de radiación a un paciente y tenía en cuenta los movimientos del paciente para la determinación de dicha radiación.

El resultado buscado por la invención no puede obtenerse si los movimientos del paciente no se tienen en cuenta para controlar la radiación.

Por lo tanto, existen etapas implícitas de inicio de la vigilancia y uso del resultado, etapas que crean un vínculo funcional con el método de tratamiento.

La consideración necesaria de estas etapas hace que la invención sea un método de tratamiento excluido por el A53 c) CPE.

Otros métodos

Los otros métodos (es decir, distintos a los quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico) son patentables.

En particular, los métodos de tratamiento de un cordero para favorecer su crecimiento, mejorar la calidad de su carne o aumentar el rendimiento de lana son patentables (Directrices G-II 4.2.1).