Principio

Una vez presentada la solicitud, se fija el marco de la invención.

Si posteriormente el titular intenta modificar sus reivindicaciones para cubrir una « nueva invención » en la que no había pensado en el momento de la solicitud (por ejemplo: un producto de un competidor cercano a su invención), es normal denegarle esta modificación (Directrices H-IV 2.1).

Este es el principio del A123(2) CPE:

La solicitud de patente europea o la patente europea no puede ser modificada de manera que su objeto se extienda más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

Objeto de la solicitud

El « objeto » de la solicitud en el sentido del A123(2) CPE incluye:

  • los elementos que describen la invención (A83 CPE);
  • la presentación del problema planteado;
  • la solución;
  • las ventajas que aporta (R42(1) c) CPE).

Por lo tanto, puede existir un problema de extensión para todos estos puntos, y no solo para las reivindicaciones, como generalmente se admite.

Contenido de la solicitud tal como fue presentada

Forman parte

Divulgaciones explícitas

De la descripción

Por supuesto, las divulgaciones explícitas en la descripción forman parte del contenido de la solicitud (G11/91).

De las reivindicaciones

Para las reivindicaciones, forman parte de la solicitud si han sido presentadas en la fecha de la solicitud (G11/91).

Divulgaciones de los dibujos (bajo condiciones)

Los dibujos también forman parte de la divulgación de la solicitud (G11/91).

Los dibujos también pueden servir como base para una modificación si, a la luz del resto del documento (T676/90):

  • la divulgación es clara y sin ambigüedad (Directrices H-V 6);
  • la divulgación no es una característica « negativa » (ausencia de… T170/87);
  • la divulgación no es una medida de los dibujos (T523/88, a menos que se indique una escala, T398/92);
  • El soporte de tal modificación debe ser claramente percibido por el experto en la materia como voluntario (y no fortuito) y deliberado por parte del inventor para resolver el problema técnico (T398/00).

Cabe señalar que si los dibujos se presentan en color, el color puede utilizarse para entender el significado de los mismos y su alcance (aunque el color sea una irregularidad de forma, T1544/08).

Divulgaciones implícitas

Los contenidos implícitos también forman parte del contenido de la solicitud (T1599/18).

Una divulgación es implícita si la característica objeto de la divulgación se impone al experto en la materia como la única y exclusiva posibilidad, teniendo en cuenta las divulgaciones explícitas (es decir, consecuencia clara y no equívoca de lo que se menciona explícitamente, Directrices G-VI 6).

También se dice que la divulgación se desprende directamente y sin ambigüedad de la solicitud (T514/88).

A título de ilustración, la divulgación de un par de zapatos no implica necesariamente la presencia de cordones (pueden existir velcros u otros sistemas de cierre): los cordones no son, por tanto, una divulgación implícita.

No obstante, la divulgación de un avión implica necesariamente la existencia de alas: las alas son entonces divulgaciones implícitas.

La decisión T1599/18 indica incluso que varias alternativas pueden ser divulgadas implícitamente: Así, esta decisión no considera que la noción « no equívoca » signifique que no hay varias opciones/alternativas/soluciones.

Documentos citados en la solicitud (bajo condiciones)

El contenido de los documentos citados en la solicitud solo forma parte de su contenido si (Directrices H-IV 2.3.1) se desprende claramente de la descripción de la invención tal como se presentó (T689/90) que, de manera acumulativa:

  • se busca o podría buscarse protección para estas características;
  • estas características contribuyen a la resolución del problema técnico de la invención;
  • estas características están incluidas (al menos implícitamente) en la descripción de la invención;
  • estas características pueden identificarse de manera precisa en lo que divulga el documento de referencia;
  • el documento citado es accesible (T737/90):
    • a la OEP: en la fecha de presentación de la solicitud,
    • al público: en la fecha de publicación de la solicitud.

No forman parte

Resumen

El resumen no forma parte de la divulgación (T246/86 y Directrices F-II 2.2).

Documento de prioridad

Los documentos de prioridad no forman parte del contenido de la solicitud tal como se presentó (T260/85 y Directrices H-IV 2.2.5).

Reivindicaciones presentadas después de la solicitud

Del mismo modo, las reivindicaciones presentadas después de la solicitud (y a diferencia de la descripción o las figuras presentadas después de la solicitud, Directrices H-IV 2.3.2) no forman parte del contenido de la solicitud tal como se presentó (Directrices H-IV 2.3.3).

Análisis de la extensión

Principio

Directamente y sin ambigüedad

Hay una extensión de la solicitud si la modificación no se desprende directamente y sin ambigüedad de la información contenida en la solicitud tal como fue presentada, incluso teniendo en cuenta los elementos implícitos para la persona experta en la materia (Directrices H-IV 2.2).

Aplicación por la Jurisdicción Unificada de Patentes (JUP)

La decisión ORD_598482/2023 de la JUP recordó que los criterios de evaluación de las modificaciones están alineados con los de la OEP, exigiendo que cualquier modificación sea directamente y sin ambigüedad derivada del contenido de la solicitud tal como fue presentada. Esta decisión también destaca el artículo 65(3) del Acuerdo sobre la Jurisdicción Unificada de Patentes (AJUP), que permite una anulación parcial de una patente.

Interpretación

Para identificar si la modificación provoca una extensión de contenido, es conveniente considerar todas las interpretaciones sensatas de la modificación (T1791/16).

 Si una reivindicación es ambigua u oscura, todas las interpretaciones técnicamente sensatas deben ser tomadas en consideración. Basta con que una de ellas contenga un objeto que se extienda más allá de la solicitud tal como fue presentada para deducir la presencia de materia añadida.

Para la aplicación del artículo 123(2) CPE, el artículo 69(1) CPE y su protocolo interpretativo se aplican. Las reivindicaciones deben ser interpretadas en su contexto, incluyendo la descripción y las figuras, por una persona experta en la materia. Solo la interpretación técnicamente sensata es retenida (T367/20, T556/02, T1599/18).

¿Una cuestión de alcance?

Algunas personas ya me han dicho que una modificación de las reivindicaciones debía analizarse, en relación con el A123(2) CPE, en términos de alcance de las reivindicaciones: ¿está el nuevo alcance de las reivindicaciones apoyado por la descripción?

Nada es más falso: el alcance de las reivindicaciones no es en absoluto el criterio aquí…

En efecto, es perfectamente posible modificar las reivindicaciones, sin modificar el alcance de las mismas, aunque la modificación sería contraria a las prescripciones del A123(2) CPE (ej. modificación de una reivindicación inicial « dispositivo de metal… » por « dispositivo de metal, por ejemplo de aluminio, … »).

Utilización del A69 CPE

Cuando analizamos una extensión, podemos legítimamente preguntarnos si el A69 CPE debe ser utilizado: ¿debemos interpretar las reivindicaciones a la luz de la descripción?

La respuesta es sí (T516/18), ya sea para tener una interpretación extensiva del alcance o restrictiva.

Utilizar la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones está permitido (T2475/18) e incluso es necesario si la persona experta en la materia, incluso animada por la voluntad de entender, se enfrenta a características no claras y/o incoherentes.

Modificación de los dibujos

Si los dibujos son modificados sobre la base de dibujos presentados que no estaban en el idioma del procedimiento, no existe una extensión más allá del contenido tal como fue presentado (T382/94).

Adición de características

Al añadir una característica en la solicitud, es necesario analizar si esta característica se desprende directamente y sin ambigüedad de la solicitud tal como fue presentada (Directrices H-IV 2.2 y T201/83).

No es necesario que esta característica aporte una contribución técnica (G1/93).

Si es así, se debe considerar que esta adición cumple con los criterios del A123(2) CBE.

Exención de responsabilidad

Si por razones legales (por ejemplo: evitar una excepción a la patentabilidad), se añade una exención de responsabilidad, es aceptable si no modifica el contenido técnico de la divulgación (G1/03 y G2/03).

Adición de limitaciones no técnicas

Puede ocurrir que las reivindicaciones se limiten, durante el procedimiento, de manera no técnica (por ejemplo, restricción del método reivindicado a solo ciertos momentos, o a ciertos parámetros únicamente).

En esta hipótesis, las salas de recurso parecen considerar que estas limitaciones no están prohibidas por el A123(2) CBE (T1779/09) : el principio aquí parece ser evitar que el titular caiga en la « tenaza » del A123(2) CBE y A123(3) CBE.

Supresión/sustitución de características

La prueba de esencialidad o triple test

La supresión/sustitución de características de una reivindicación es posible si (Directrices H-V 3.1 y T331/87) :

  • esta característica no se presenta como esencial en la divulgación de la invención,
  • esta característica no es indispensable, como tal, para la realización de la invención con respecto al problema técnico que esta se propone resolver, y
  • su supresión/sustitución no impone modificar realmente en consecuencia otras características.

Con mayor frecuencia, se denomina a esta prueba « prueba de esencialidad » o el « triple test ».

Hacia el final de la prueba de esencialidad o triple test

Ciertas decisiones cuestionan esta prueba (T1852/13 o T1462/14) o al menos afirman que esta prueba no define condiciones suficientes: otras condiciones pueden añadirse en función del caso específico.

De hecho, se observa que la decisión T331/87 establece una prueba en un caso específico y no afirma que esta prueba sea absoluta (« *may not violate A123(2) EPC* »).

Para la sala de recurso (T1852/13 o T172/17), el « estándar de oro » (es decir, directamente y sin ambigüedad) siempre debe aplicarse (y es mucho más restrictivo que el triple test).

Selección en dos listas

Listas no convergentes

El hecho de hacer una elección en varias listas no convergentes no es admisible según el A123(2) CPE (T727/00 o T686/99).

Una lista no convergente es una lista del tipo: « A o B o C o D« .

Además, una selección de dos compuestos en una lista única equivale a una selección de compuestos en dos listas idénticas y, por lo tanto, no es admisible (T1374/07).

Estas consideraciones siguen siendo válidas incluso si la descripción incluye una frase del tipo « cualquier combinación entre …« . De hecho, el número de combinaciones es a menudo demasiado grande para que una combinación particular sea divulgada « directa y sin ambigüedad » (T1374/07).

Listas convergentes

La situación es más flexible si estamos en presencia de listas convergentes (T2237/10 contra T812/09).

Una lista convergente es una lista del tipo: « A o preferiblemente B o aún más preferiblemente C« .

Sin embargo, cualquier selección en listas de alternativas convergentes no es automáticamente conforme al A123(2) CPE. Según la presente decisión, al menos son necesarias dos condiciones:

  • la combinación no debe estar asociada a una contribución técnica no divulgada (T1621/16 y T1020/21)
  • la combinación debe estar respaldada por un indicador (ejemplos, modos de realización específicos…)

Combinación de modos de realización

El contenido de una solicitud no debe considerarse como un reservorio del que se puedan extraer características propias de modos de realización distintos de la solicitud para combinarlos de manera artificial y crear un modo de realización particular (T 296/96, T 1206/07 ; T 1239/08 ; T 1648/11, T 1799/12, T 1853/13).

A falta de la más mínima indicación sobre la combinación particular en cuestión, la selección correspondiente de características no se desprende claramente y sin ambigüedad, para el experto en la materia, del contenido de la solicitud tal como fue presentada (T 686/99).

Combinación de reivindicaciones

Podríamos decir que la combinación de reivindicaciones no viola el A123(2) CPE.

En realidad, esto no es evidente en absoluto (T389/13).

La prueba a aplicar se basa en lo que se derivaría directamente y sin ambigüedad para el experto en la materia de la solicitud tal como fue presentada, lo que implica analizar las diferentes características de las reivindicaciones dependientes en cuestión y sus relaciones, tal como se divulgan en la solicitud, ya sea explícitamente, por ejemplo mediante un enlace directo, como una referencia a otras reivindicaciones, o implícitamente, analizando su función y sus interacciones.

Generalización intermedia

Se llama « generalización intermedia » al hecho de extraer una característica de la descripción aislandola de su contexto (ej. un modo de realización dado, Directrices H-V 3.2.1).

Una tal generalización solo es posible si:

  • la característica extraída no está inextricablemente ligada a las otras características de este modo de realización (T714/00),
  • las características no extraídas de este modo de realización satisfacen la prueba de esencialidad mencionada anteriormente,
  • la divulgación general justifica el aislamiento de la característica extraída, conduciendo a una generalización, y su introducción en la reivindicación.

Esto puede ocurrir en particular cuando las características omitidas tienen su propia función, e independientemente del resto del sistema (T461/05).

Reformulación del problema técnico

En teoría, el A123(2) CPE no es relevante en cuanto a la simple reformulación del problema técnico (T654/89). Se vuelve relevante si el solicitante quiere añadir este problema técnico reformulado en la solicitud (Directrices G-VII 11).

Una reformulación del problema técnico es posible si el experto en la materia puede deducir el problema formulado de la solicitud tal como fue presentada y a la luz del estado de la técnica más cercano (T13/84 y Directrices H-V 2.4).

Caso de una divulgación de intervalos

Mezcla de los límites de intervalos

Puede ocurrir que una solicitud divulgue:

  • la presencia de un compuesto X en una solución (es decir, superior a 0 %) ;
  • el hecho de que preferiblemente el compuesto X está comprendido entre 5 % y 20 % ;
  • el hecho de que aún más preferiblemente el compuesto X está comprendido entre 8 % y 15 %.

La pregunta que surge entonces es saber si esto es contrario a las prescripciones del A123(2) CPE al reivindicar:

  • entre 5 % y 15 % ;
  • entre 0 % y 15 % ;
  • etc.

La respuesta es « sí: muchas decisiones han reconocido el derecho del solicitante a combinar intervalos juntos (T2/81, T1170/02).

Por el contrario, está prohibido combinar los dos límites bajos de los intervalos divulgados para crear un nuevo subintervalo (ej. aquí, entre 5 % y 8 %): el nuevo subintervalo no corresponde a una combinación de intervalos divulgados (T1170/02).

Utilización de un valor particular como límite

Puede ocurrir que se reivindique un rango [1; 1000] y que el valor de 200 se dé como un ejemplo.

La pregunta que surge es saber si se puede reivindicar el rango [200;1000] o [1; 200].

En este caso, dependerá de lo que se indique en la solicitud, pero si la solicitud enseña que cualquier amplitud puede ser utilizada, el experto en la materia entendería que el valor 200 puede servir como límite (T1556/16).

Exclusión de un límite

También puede plantearse la cuestión de la exclusión de un límite.

En efecto, si el intervalo [0;15%] está descrito en la solicitud, ¿es posible reivindicar « inferior a 15 % » (es decir, estrictamente inferior a 15 %).

No existe una respuesta firme en todos los dominios técnicos, pero esto ha sido autorizado en el dominio de la química (T83/13): en efecto, en química, el experto en la materia no puede ver diferencia entre una concentración de 15 % y una concentración de 14,9999 %. Por lo tanto, la enseñanza técnica es la misma.

Sin embargo, cabe señalar la decisión T1990/10 que va en un sentido opuesto.

Adición de un estado de la técnica

La mención de un estado de la técnica en la descripción no plantea problemas de extensión más allá del contenido tal como solicitado (T11/82 y Directrices F-II 4.3).