Erweiterung über den eingereichten Inhalt hinaus

Prinzip

Sobald der Antrag eingereicht ist, ist der Rahmen der Erfindung festgelegt.

Wenn der Inhaber später versucht, seine Ansprüche zu ändern, um eine « neue Erfindung » abzudecken, an die er zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht gedacht hat (z. B. ein Produkt eines Konkurrenten, das seiner Erfindung nahe kommt), ist es normal, ihm diese Änderung zu verweigern (Richtlinien H-IV 2.1).

Das ist das Prinzip von A123(2) EPÜ:

Der europäische Patentantrag oder das europäische Patent darf nicht in der Weise geändert werden, dass sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Gegenstand des Antrags

Der « Gegenstand » des Antrags im Sinne von A123(2) EPÜ umfasst:

• die Elemente, die die Erfindung beschreiben (A83 EPÜ);
• die Darstellung des Problems;
• die Lösung;
• die Vorteile, die sie bringt (R42(1) c) EPÜ).

Es kann daher ein Erweiterungsproblem für all diese Punkte geben, und nicht nur für die Ansprüche, wie allgemein angenommen wird.

Inhalt des Antrags, wie eingereicht

Dazu gehören

Explizite Offenbarungen

Aus der Beschreibung

Natürlich gehören explizite Offenbarungen in der Beschreibung zum Inhalt des Antrags (G11/91).

Aus den Ansprüchen

Für die Ansprüche gehören sie zum Antrag, wenn sie am Anmeldetag eingereicht wurden (G11/91).

Offenbarungen der Zeichnungen (unter Bedingungen)

Die Zeichnungen gehören ebenfalls zur Offenbarung des Antrags (G11/91).

Die Zeichnungen können auch als Grundlage für eine Änderung dienen, wenn im Lichte des restlichen Dokuments (T676/90):

• die Offenbarung klar und eindeutig ist (Richtlinien H-V 6);
• die Offenbarung kein « negatives » Merkmal ist (Fehlen von… T170/87);
• die Offenbarung kein Maß der Zeichnungen ist (T523/88, es sei denn, eine Skala ist angegeben, T398/92);
• Die Grundlage für eine solche Änderung muss von einem Fachmann eindeutig als freiwillig (und nicht zufällig) und absichtlich seitens des Erfinders wahrgenommen werden, um das technische Problem zu lösen (T398/00).

Es ist zu beachten, dass, wenn die Zeichnungen in Farbe eingereicht werden, die Farbe verwendet werden kann, um die Bedeutung und den Umfang der Zeichnungen zu verstehen (auch wenn die Farbe ein Formfehler ist, T1544/08).

Implizite Offenbarungen

Implizite Inhalte sind ebenfalls Teil des Inhalts der Anmeldung (T1599/18).

Eine Offenbarung ist implizit, wenn sich das Merkmal, das Gegenstand der Offenbarung ist, für den Fachmann als die einzige und einzig mögliche Möglichkeit ergibt, angesichts der expliziten Offenbarungen (d.h. eine klare und eindeutige Folge dessen, was explizit erwähnt wird, Richtlinien G-VI 6).

Man sagt auch, dass die Offenbarung direkt und eindeutig aus der Anmeldung hervorgeht (T514/88).

Zur Veranschaulichung: Die Offenbarung eines Paar Schuhe impliziert nicht notwendigerweise die Anwesenheit von Schnürsenkeln (es könnten Klettverschlüsse oder andere Befestigungssysteme existieren): Schnürsenkel sind daher keine implizite Offenbarung.

Dennoch impliziert die Offenbarung eines Flugzeugs notwendigerweise die Existenz von Flügeln: Flügel sind dann implizite Offenbarungen.

Die Entscheidung T1599/18 zeigt sogar, dass mehrere Alternativen implizit offenbart sein können: Diese Entscheidung betrachtet die Vorstellung « eindeutig » nicht so, dass es keine mehreren Wahlmöglichkeiten/Alternativen/Lösungen gibt.

In der Anmeldung zitierte Dokumente (unter Bedingungen)

Der Inhalt der in der Anmeldung zitierten Dokumente ist nur dann Teil ihres Inhalts (Richtlinien H-IV 2.3.1), wenn aus der Beschreibung der Erfindung, wie sie eingereicht wurde, klar hervorgeht (T689/90), dass kumulativ:

• ein Schutz für diese Merkmale gesucht wird oder gesucht werden könnte;
• diese Merkmale zur Lösung des technischen Problems der Erfindung beitragen;
• diese Merkmale (zumindest implizit) in der Beschreibung der Erfindung enthalten sind;
• diese Merkmale in dem, was das Referenzdokument offenbart, genau identifiziert werden können;
• das zitierte Dokument zugänglich ist (T737/90):
  • beim EPA: zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung,
  • für die Öffentlichkeit: zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung.

Gehen nicht ein

Zusammenfassung

Die Zusammenfassung ist nicht Teil der Offenbarung (T246/86 und Richtlinien F-II 2.2).

Prioritätsdokument

Prioritätsdokumente sind nicht Teil des Inhalts der Anmeldung, wie sie eingereicht wurde (T260/85 und Richtlinien H-IV 2.2.5).

Nach der Einreichung eingereichte Ansprüche

Ebenso sind die nach der Einreichung eingereichten Ansprüche (und im Gegensatz zur Beschreibung oder den Figuren, die nach der Einreichung eingereicht wurden, Richtlinien H-IV 2.3.2) nicht Teil des Inhalts der Anmeldung, wie sie eingereicht wurde (Richtlinien H-IV 2.3.3).

Analyse der Erweiterung

Prinzip

Direkt und ohne Mehrdeutigkeit

Es liegt eine Erweiterung des Anmeldungsgegenstands vor, wenn die Änderung nicht direkt und ohne Mehrdeutigkeit aus den Informationen hervorgeht, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung enthalten sind, selbst unter Berücksichtigung der für den Fachmann impliziten Elemente (Richtlinien H-IV 2.2).

Anwendung durch das Einheitliche Patentgericht (EPG)

In der Entscheidung ORD_598482/2023 hat das EPG daran erinnert, dass die Kriterien für die Bewertung von Änderungen mit denen des EPA übereinstimmen und dass jede Änderung direkt und ohne Mehrdeutigkeit aus dem Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet sein muss. Diese Entscheidung beleuchtet auch Artikel 65(3) des Übereinkommens über das Einheitliche Patentgericht (EPGÜ), der eine teilweise Nichtigerklärung eines Patents ermöglicht.

Auslegung

Um festzustellen, ob die Änderung zu einer Erweiterung des Inhalts führt, müssen alle sinnvollen Auslegungen der Änderung berücksichtigt werden (T1791/16).

Wenn ein Anspruch mehrdeutig oder unklar ist, müssen alle technisch sinnvollen Auslegungen berücksichtigt werden. Es reicht aus, wenn eine davon einen Gegenstand enthält, der über die Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, um auf das Vorliegen von hinzugefügtem Stoff zu schließen.

Für die Anwendung von Artikel 123(2) EPÜ gelten Artikel 69(1) EPÜ und sein Auslegungsprotokoll. Die Ansprüche müssen im Kontext, einschließlich der Beschreibung und der Figuren, von einer Fachperson ausgelegt werden. Nur die technisch sinnvolle Auslegung wird berücksichtigt (T367/20, T556/02, T1599/18).

Eine Frage des Schutzumfangs?

Einige Personen haben mir bereits gesagt, dass eine Änderung der Ansprüche im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ in Bezug auf den Schutzumfang der Ansprüche analysiert werden sollte: Wird der neue Schutzumfang der Ansprüche durch die Beschreibung gestützt?

Nichts könnte falscher sein: Der Schutzumfang der Ansprüche ist hier keineswegs das Kriterium…

Tatsächlich ist es durchaus möglich, die Ansprüche zu ändern, ohne deren Schutzumfang zu ändern, wobei die Änderung jedoch den Vorschriften von Artikel 123(2) EPÜ widersprechen würde (z. B. Änderung eines ursprünglichen Anspruchs « Vorrichtung aus Metall… » zu « Vorrichtung aus Metall, beispielsweise aus Aluminium, … »).

Verwendung von Artikel 69 EPÜ?

Wenn wir eine Erweiterung analysieren, können wir uns legitim fragen, ob Artikel 69 EPÜ angewendet werden sollte: Müssen die Ansprüche im Lichte der Beschreibung ausgelegt werden?

Die Antwort ist ja (T516/18), sei es für eine extensive oder restriktive Auslegung des Schutzumfangs.

Die Verwendung der Beschreibung und der Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche ist erlaubt (T2475/18) und sogar notwendig, wenn der Fachmann, selbst mit dem Willen zum Verständnis, auf unklare und/oder inkohärente Merkmale stößt.

Änderung der Zeichnungen

Wenn die Zeichnungen auf der Grundlage von eingereichten Zeichnungen geändert werden, die nicht in der Verfahrenssprache vorlagen, liegt keine Erweiterung über den eingereichten Inhalt hinaus vor (T382/94).

Hinzufügung von Merkmalen

Bei der Hinzufügung eines Merkmals in der Anmeldung ist zu prüfen, ob dieses Merkmal direkt und ohne Zweifel aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung hervorgeht (Richtlinien H-IV 2.2 und T201/83).

Es ist nicht erforderlich, dass dieses Merkmal einen technischen Beitrag leistet (G1/93).

Falls dies der Fall ist, sollte diese Hinzufügung als den Kriterien des Art. 123(2) EPÜ entsprechend betrachtet werden.

Disclaimer

Wenn aus rechtlichen Gründen (z. B. zur Vermeidung einer Ausnahme von der Patentierbarkeit) ein Disclaimer hinzugefügt wird, ist dies akzeptabel, wenn er den technischen Inhalt der Offenbarung nicht ändert (G1/03 und G2/03).

Hinzufügung nicht-technischer Einschränkungen

Es kann vorkommen, dass die Ansprüche während des Verfahrens auf nicht-technische Weise eingeschränkt werden (z. B. Einschränkung des beanspruchten Verfahrens auf bestimmte Zeitpunkte oder bestimmte Parameter).

In diesem Fall scheinen die Beschwerdekammern der Auffassung zu sein, dass diese Einschränkungen nicht durch Art. 123(2) EPÜ verboten sind (T1779/09): Das Prinzip scheint hier zu sein, zu vermeiden, dass der Anmelder in die « Zange » von Art. 123(2) EPÜ und Art. 123(3) EPÜ gerät.

Streichung/Ersetzung von Merkmalen

Der Wesentlichkeitstest oder Dreifachtest

Die Streichung/Ersetzung von Merkmalen eines Anspruchs ist möglich, wenn (Richtlinien H-V 3.1 und T331/87) :

• dieses Merkmal in der Offenbarung der Erfindung nicht als wesentlich dargestellt wird,
• dieses Merkmal als solches nicht unentbehrlich für die Verwirklichung der Erfindung im Hinblick auf das technische Problem ist, das diese zu lösen beabsichtigt, und
• seine Streichung/Ersetzung nicht erfordert, andere Merkmale entsprechend wirklich zu ändern.

Dieser Test wird meist als « Wesentlichkeitstest » oder « Dreifachtest » bezeichnet.

Zum Ende des Wesentlichkeitstests oder Dreifachtests

Einige Entscheidungen stellen diesen Test in Frage (T1852/13 oder T1462/14) oder behaupten zumindest, dass dieser Test keine ausreichenden Bedingungen definiert: Je nach Einzelfall können weitere Bedingungen hinzukommen.

Tatsächlich wird angemerkt, dass die Entscheidung T331/87 einen Test in einem bestimmten Fall festlegt und nicht behauptet, dass dieser Test absolut ist (« may not violate A123(2) EPC« ).

Für die Beschwerdekammer (T1852/13 oder T172/17) muss der « Goldstandard » (d. h. direkt und ohne Zweifel) immer angewendet werden (und er ist viel restriktiver als der Dreifachtest).

Auswahl aus zwei Listen

Nicht konvergente Listen

Die Auswahl aus mehreren nicht konvergenten Listen ist im Hinblick auf A123(2) EPÜ nicht zulässig (T727/00 oder T686/99).

Eine nicht konvergente Liste ist eine Liste vom Typ: « A oder B oder C oder D« .

Darüber hinaus entspricht die Auswahl von zwei Verbindungen aus einer einzigen Liste einer Auswahl von Verbindungen aus zwei identischen Listen und ist daher nicht zulässig (T1374/07).

Diese Überlegungen bleiben auch dann gültig, wenn die Beschreibung einen Satz vom Typ « irgendeine Kombination aus … » enthält. Tatsächlich ist die Anzahl der Kombinationen oft zu groß, als dass eine bestimmte Kombination « direkt und eindeutig » offenbart wäre (T1374/07).

Konvergente Listen

Die Situation ist flexibler, wenn es sich um konvergente Listen handelt (T2237/10 contra T812/09).

Eine konvergente Liste ist eine Liste vom Typ: « A oder bevorzugt B oder noch bevorzugter C« .

Nicht jede Auswahl aus Listen konvergenter Alternativen entspricht automatisch dem A123(2) EPÜ. Nach der vorliegenden Entscheidung sind mindestens zwei Bedingungen erforderlich:

• die Kombination darf nicht mit einem nicht offenbarten technischen Beitrag verbunden sein (T1621/16 und T1020/21)
• die Kombination muss durch einen Hinweis unterstützt werden (Beispiele, spezifische Ausführungsformen…)

Kombination von Ausführungsformen

Der Inhalt einer Anmeldung darf nicht als ein Reservoir betrachtet werden, aus dem man Merkmale entnehmen kann, die zu verschiedenen Ausführungsformen der Anmeldung gehören, um sie so zu kombinieren, dass künstlich eine bestimmte Ausführungsform geschaffen wird (T 296/96, T 1206/07 ; T 1239/08 ; T 1648/11, T 1799/12, T 1853/13).

Fehlt jeglicher Hinweis auf die betreffende spezifische Kombination, so ergibt sich die entsprechende Auswahl von Merkmalen für den Fachmann nicht klar und eindeutig aus dem Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung (T 686/99).

Kombination von Ansprüchen

Man könnte sagen, dass die Kombination von Ansprüchen nicht gegen A123(2) EPÜ verstößt.

In Wirklichkeit ist dies keineswegs offensichtlich (T389/13).

Der anzuwendende Test basiert darauf, was sich für den Fachmann direkt und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ergibt, was impliziert, die verschiedenen Merkmale der betreffenden abhängigen Ansprüche und ihre Beziehungen zu analysieren, wie sie in der Anmeldung offenbart sind, entweder explizit, zum Beispiel durch einen direkten Bezug, wie eine Referenz zu anderen Ansprüchen, oder implizit, durch Analyse ihrer Funktion und ihrer Wechselwirkungen.

Intermediäre Verallgemeinerung

Man spricht von einer « intermediären Verallgemeinerung« , wenn ein Merkmal aus der Beschreibung extrahiert und aus seinem Kontext isoliert wird (z. B. eine bestimmte Ausführungsform, Richtlinien H-V 3.2.1).

Eine solche Verallgemeinerung ist nur möglich, wenn:

• das extrahierte Merkmal nicht untrennbar mit den anderen Merkmalen dieser Ausführungsform verbunden ist (T714/00),
• die nicht extrahierten Merkmale dieser Ausführungsform den oben erwähnten Wesentlichkeitstest bestehen,
• die allgemeine Offenbarung die Isolierung des extrahierten Merkmals rechtfertigt, was zu einer Verallgemeinerung führt, und seine Einführung in den Anspruch.

Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die weggelassenen Merkmale ihre eigene Funktion haben, unabhängig vom Rest des Systems (T461/05).

Neuformulierung des technischen Problems

Theoretisch ist Art. 123(2) EPÜ nicht relevant für die einfache Neuformulierung des technischen Problems (T654/89). Es wird relevant, wenn der Anmelder dieses neu formulierte technische Problem in die Anmeldung aufnehmen möchte (Richtlinien G-VII 11).

Eine Neuformulierung des technischen Problems ist möglich, wenn der Fachmann das formulierte Problem aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung und im Lichte des nächstliegenden Standes der Technik ableiten kann (T13/84 und Richtlinien H-V 2.4).

Fall einer Offenbarung von Intervallen

Mischen von Intervallgrenzen

Es kann vorkommen, dass eine Anmeldung offenbart:

• die Anwesenheit einer Verbindung X in einer Lösung (d. h. mehr als 0 %);
• dass die Verbindung X bevorzugt zwischen 5 % und 20 % liegt;
• dass die Verbindung X noch bevorzugter zwischen 8 % und 15 % liegt.

Die Frage, die sich dann stellt, ist, ob es gegen die Vorschriften von Art. 123(2) EPÜ verstößt, Folgendes zu beanspruchen:

• zwischen 5 % und 15 %;
• zwischen 0 % und 15 %;
• usw.

Die Antwort lautet « ja« : Viele Entscheidungen haben das Recht des Anmelders anerkannt, Intervalle zu kombinieren (T2/81, T1170/02).

Es ist jedoch verboten, die beiden unteren Grenzen der offenbarten Intervalle zu kombinieren, um ein neues Unterintervall zu schaffen (z. B. hier zwischen 5 % und 8 %), da das neue Unterintervall keiner Kombination der offenbarten Intervalle entspricht (T1170/02).

Verwendung eines bestimmten Wertes als Grenze

Es kann vorkommen, dass ein Bereich [1; 1000] beansprucht wird und der Wert 200 als Beispiel angegeben wird.

Die Frage, die sich dann stellt, ist, ob der Bereich [200; 1000] oder [1; 200] beansprucht werden kann.

In diesem Fall hängt es davon ab, was in der Anmeldung angegeben ist, aber wenn die Anmeldung lehrt, dass jede Amplitude verwendet werden kann, würde der Fachmann verstehen, dass der Wert 200 als Grenze dienen kann (T1556/16).

Ausschluss einer Grenze

Es kann sich auch die Frage nach dem Ausschluss einer Grenze stellen.

Wenn das Intervall [0;15%] in der Anmeldung beschrieben ist, ist es möglich, « weniger als 15 % » (d.h. streng weniger als 15 %) zu beanspruchen.

Es gibt keine feste Antwort in allen technischen Bereichen, aber dies wurde im Bereich der Chemie zugelassen (T83/13): In der Chemie kann der Fachmann keinen Unterschied zwischen einer Konzentration von 15 % und einer Konzentration von 14,9999 % sehen. Daher ist die technische Lehre dieselbe.

Es ist jedoch die Entscheidung T1990/10 zu beachten, die in eine entgegengesetzte Richtung geht.

Hinzufügung eines Standes der Technik

Die Erwähnung eines Standes der Technik in der Beschreibung stellt kein Problem der Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung hinaus dar (T11/82 und Richtlinien F-II 4.3).