Neuheit

Damit eine Erfindung patentierbar ist, muss sie neu sein (A52 EPÜ).

Definition der Neuheit

Eine Erfindung ist neu, wenn sie nicht durch den Stand der Technik offenbart ist (A54(1) EPÜ).

Zur Definition des Standes der Technik verweisen wir auf Die Definition des zu berücksichtigenden Standes der Technik.

Nachweis einer Offenbarung

Zum Nachweis einer Offenbarung verweisen wir auf die Seite Nachweise einer Offenbarung.

Verwendung von Offenbarungen zur Anfechtung der Neuheit

Grundsatz: Keine Kombination

Für die Neuheit ist in der Regel auf ein einziges Dokument und in diesem Dokument auf eine einzige Ausführungsform abzustellen (T291/85 und Richtlinien G-VI 1).

Denn wenn man alle Offenbarungen in einem einzigen Dokument kombinieren könnte (d. h. unabhängig von der Ausführungsform), wäre es leicht, einen großen Katalog zu nehmen und die gewünschten technischen Lehren willkürlich daraus zu entnehmen (T305/87, Scheren).

Ausnahmen

Allerdings kann eine allgemeine Lehre eines Dokuments in einem besonderen Beispiel dieses Dokuments verwendet werden (T1046/97), es sei denn, dieses Beispiel steht im Widerspruch zum Rest des Dokuments (T332/87).

Eine Kombination ist ebenfalls möglich, wenn:

• diese Kombination ausdrücklich nahegelegt wurde (T305/87) (und diese zum Anmeldetag zugänglich waren, Richtlinien G-VI 8 und T153/85);
• diese Kombination vom Fachmann ernsthaft in Betracht gezogen werden konnte (T666/89), z. B. wenn dies eindeutig nahegelegt wird.

Der kombinierbare Inhalt beschränkt sich dann auf den Inhalt, auf den Bezug genommen wird: nicht mehr.

Selbstverständlich können technische Wörterbücher oder Nachschlagewerke (auch nach der Anmeldung) zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden (Richtlinien G-VI 1).

Bewertung der Neuheit in Abhängigkeit von der Formulierung der anzugreifenden Ansprüche

Erfindung und Wertebereich

Einführung

Eine Auswahl­erfindung besteht darin, aus einer bekannten Gesamtheit oder einem bekannten Bereich auszuwählen (Richtlinien G-VI 8):

• einzelne Elemente,
• Teilmengen,
• begrenzte Teilbereiche von Werten, die nicht ausdrücklich genannt wurden.

Diese Auswahl darf nicht das zwingende Ergebnis eines im Stand der Technik ausreichend beschriebenen Verfahrens sein (T12/81).

Auswahl aus einer individualisierten Liste

Eine Auswahl ist nicht neu, wenn für die Auswahl aus einer Liste individualisierter Elemente die Auswahl nur aus einer einzigen Liste erfolgt (Richtlinien G-VI 8 i, Bsp. Auswahl von Kautschuk aus einer Liste, die eine Feder, Kautschuk usw. umfasst).

Wenn jedoch die Auswahl von Elementen aus zwei (oder mehr) Listen erfolgt, um eine Kombination von Merkmalen zu bilden (Richtlinien G-VI 8 i, Auswahl von Kautschuk aus einer Liste, die eine Feder, Kautschuk usw. umfasst, und von Eisen aus einer Liste, die Kupfer, Eisen usw. umfasst),

Es stellt sich dennoch die Frage nach der Kohärenz dieses Ansatzes mit der Entscheidung T1374/07, die (im Zusammenhang mit Art. 123(2) EPÜ) die Auswahl von zwei Verbindungen aus einer einzigen Liste einer Auswahl von Verbindungen aus zwei identischen Listen gleichstellt…

Auswahl aus einer kurzen individualisierten Liste

Wenn die Listen jedoch kurz sind (d. h. einige Elemente), finden die vorherigen Rechtsprechungen keine Anwendung, da es für den Fachmann viel einfacher sein wird, zu kombinieren (T2350/16).

Auswahl eines Teilbereichs aus einem offenbarten Bereich

Historischer Ansatz

Eine Auswahl kann neu sein, wenn für die Auswahl eines Teilbereichs aus einem bekannten Wertebereich (T261/15, T279/89, Richtlinien G-VI 8 ii) kumulativ folgende Bedingungen erfüllt sind:

• der ausgewählte Teilbereich ist eng im Vergleich zum bekannten Wertebereich;
• der ausgewählte Teilbereich ist ausreichend entfernt von jedem spezifischen im Stand der Technik offenbarten Beispiel und von den Endpunkten des bekannten Wertebereichs (T17/85).

Vollständigkeitshalber ist anzumerken, dass dieser Ansatz durch die Entscheidung T1688/20 infrage gestellt wird, die nur das Kriterium des Vorliegens einer direkten und eindeutigen Offenbarung für gültig erachtet.

Es kann vorkommen, dass das Dokument des Stands der Technik eine Zusammensetzung von Produkten vorschlägt, bei der jedes Produkt in einem bestimmten Bereich liegt, und die beanspruchte Erfindung eine gleiche Liste von Produkten in Teilbereichen vorschlägt. Um zu beurteilen, ob die Teilbereiche eng sind, ist Folgendes zu beachten:

• jeder Teilbereich ist individuell mit dem entsprechenden Bereich zu vergleichen, wenn die Gehalte der verschiedenen Produkte nicht miteinander verknüpft sind;
• die Teilbereiche sind global mit den offenbarten Bereichen zu vergleichen, wenn die Gehalte der verschiedenen Produkte miteinander verknüpft sind (T324/13).

Eine willkürliche Auswahl oder ohne technischen Effekt?

Lange Zeit hat das EPA darüber hinaus verlangt, dass die Auswahl nicht willkürlich sein und mit einem bestimmten Ziel erfolgen muss (d. h. grob gesagt, dass die Auswahl einen technischen Effekt haben muss).

Dieser alte Ansatz ist nicht mehr anwendbar, da der technische Effekt der Auswahl nur für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist (T1130/09, T1233/05, T230/07, T1948/10).

Auswahl eines Teilbereichs, der einen offenbarten Bereich überschneidet

Eine Auswahl kann neu sein, wenn für die Auswahl eines Teilbereichs, der einen bekannten Wertebereich teilweise überschneidet, kumulativ Folgendes gilt (T666/89, Richtlinien G-VI 8 ii):

• der ausgewählte Teilbereich ist ausreichend entfernt von allen spezifischen Beispielen, die im Stand der Technik offenbart sind, und von den Endpunkten des bekannten Wertebereichs (T17/85).
• die offenbarten Werte (Grenzwerte oder offengelegte Zwischenwerte) werden durch einen Disclaimer ausgeschlossen,
• der Fachmann hätte nicht ernsthaft in Betracht gezogen, im Überschneidungsbereich zu arbeiten, da der Stand der Technik eine begründete Aussage enthielt, die ihn eindeutig davon abhielt, diesen Wertebereich auszuwählen, obwohl dieser offenbart war (z. B. « es ist möglich, im Bereich [0-100°C] zu arbeiten, aber niedrige Temperaturen ergeben schlechte Ergebnisse » T26/85).

Die Rechtsprechung T26/85 findet analog Anwendung auf Listen individualisierter Elemente (T17/85).

Es ist zu beachten, dass die Rechtsprechung das Kriterium « ernsthaft in Betracht gezogen » infrage stellt (T989/22). Die Kammer kann sich nämlich nicht vorstellen, wie dieses Kriterium mit der direkten und eindeutigen Offenbarung in Einklang zu bringen ist.

Auswahl eines Bereichs, der einen offenbarten Wert enthält

Wie im vorherigen Absatz ist es erforderlich, den offenbarten Wert auszuschließen, damit der Anspruch neu ist.

Fokus auf den Wert der Grenzwerte und offenbarten Werte

Wenn ein numerischer Wert angegeben wird (einzeln oder in einer Liste), ist dieser als ein Wertebereich zu verstehen, der die Messunsicherheit abdeckt (Richtlinien G-VI 8.1).

Wenn keine Unsicherheit angegeben ist, ist der Wertebereich zu betrachten, der das Runden ermöglicht (z. B. [3,45 cm; 3,54 cm] für eine Angabe von 3,5 cm, Richtlinien G-VI 8.1).

Zur Veranschaulichung: Wenn ein Anspruch angibt, dass ein Winkel strikt größer als 0° sein muss, verstehen wir ohne Weiteres, dass es praktisch unmöglich sein kann, zwischen 0° und 0,000001° zu unterscheiden. Daher nimmt die Offenbarung von 0° den Anspruch « ein Winkel muss strikt größer als 0° sein » vorweg (T386/17).

Verwendungserfindung

Eine neue Verwendung eines bekannten Produkts gilt als neu im Patentrecht (d. h. « Verwendung des Produkts X für… »), selbst wenn diese neue Verwendung keine technische Ausführung erfordert.

Es handelt sich dabei um eine neue Verwendung und nicht um eine neue technische Wirkung: Wenn eine neue technische Wirkung entdeckt wird, die lediglich eine bekannte Verwendung erklärt (z. B. eine desodorierende Wirkung), ist der Anspruch nicht neu (T892/94 oder T2243/16).

Disclaimer

Offenbarter Disclaimer

Es ist möglich, bereits in der Anmeldung ein negatives Merkmal vorzusehen (Richtlinien H-V 3.5), wenn:

• es kein klareres und präziseres Mittel gibt, um den beanspruchten Gegenstand zu schützen, oder
• ein positives Merkmal den Schutzumfang des Anspruchs unangemessen einschränken würde.

Nicht offenbarter Disclaimer

Grundsatz

Unter bestimmten Bedingungen kann es möglich sein, die Ansprüche gezielt zu ändern, um die Neuheit wiederherzustellen. Diese Änderung besteht in einer negativen Formulierung, die in die Ansprüche eingefügt wird, um einen Stand der Technik auszuschließen (Richtlinien H-V 4.1).

Der Disclaimer ist unter einer der folgenden Bedingungen zulässig (G1/03):

• der Disclaimer dient der Wiederherstellung der Neuheit durch Ausschluss eines Standes der Technik nach A54(3) EPÜ;
• der Disclaimer dient der Wiederherstellung der Neuheit durch Ausschluss eines Standes der Technik nach A54(2) EPÜ, sofern dieser Stand der Technik zufällig ist (z. B. völlig unterschiedliches technisches Problem);
• der Disclaimer dient dem Ausschluss einer Ausführungsform, die gemäß A52 EPÜ bis A57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist (z. B. menschliches Klonen).

Der Disclaimer muss außerdem folgende Bedingungen erfüllen (G1/03):

• der Disclaimer muss so eng wie möglich gefasst sein, um den angestrebten Zweck zu erreichen, andernfalls verstößt er gegen A123(2) EPÜ (wobei später die Zange A123(2) EPÜ – A123(3) EPÜ anwendbar ist, T747/00), es sei denn, dies ist erforderlich, um Unklarheiten zu vermeiden (T10/01);
• der Disclaimer darf nicht dazu dienen, einem Dokument im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit zu entgehen;
• der Disclaimer darf nicht dazu dienen, einer Zange A123(2) EPÜ – A123(3) EPÜ zu entgehen (T1180/05);
• der Disclaimer darf nicht dazu dienen, eine Ausführungsform auszuschließen, die nicht funktioniert;
• der Disclaimer darf nicht dazu dienen, einen Mangel in der Beschreibung zu beheben;
• der Disclaimer muss klar und präzise sein (T286/06).

Für einen Anspruch mit einem negativen Merkmal wird der weiteste Schutzumfang durch die technisch engste mögliche Definition des ausgeschlossenen Elements bestimmt (T1553/19).

Disclaimer durch ein positives Merkmal?

Wie bereits erwähnt, muss ein Disclaimer ein negatives Merkmal sein: Er muss etwas aus dem Anspruch ausschließen.

Somit ist es nicht möglich, einen Disclaimer mit einem positiven Merkmal hinzuzufügen (T2502/13). Wenn beispielsweise ein Stand der Technik angibt, dass ein Material nicht aus Kunststoff besteht, ist es nicht möglich, anzugeben, dass dieses Material aus Kunststoff besteht, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen.

Das scheint offensichtlich, aber es ist besser, es gesagt zu haben 🙂

Kategorie des Anspruchs

Therapeutische Anwendungen

Erste therapeutische Anwendung

Was dies abdeckt

Die erste therapeutische Anwendung ist in Artikel 54(4) EPÜ vorgesehen.

Dieser Artikel sieht vor, dass es möglich ist, ein nicht neues Erzeugnis für die Verwendung als Arzneimittel zu beanspruchen: Der Anspruch ist dann neu (sofern natürlich die Verwendung dieses Erzeugnisses als Arzneimittel nicht bekannt war).

Der Anspruch wird dann wie folgt formuliert:

Erzeugnis X zur Verwendung als Arzneimittel, wobei…

Die Formulierung vom Typ „Verwendung des Stoffes X zur Behandlung einer Krankheit“ (Richtlinien G-VI 7.1) ist unzulässig, da therapeutische Verfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind (Artikel 53 c) EPÜ).

Was dies nicht abdeckt

Diese Ausnahme ist jedoch auf „Stoffe oder Zusammensetzungen“ beschränkt: Ein einfaches therapeutisches Gerät (z. B. ein Skalpell, ein MRT-Gerät usw.) profitiert nicht von dieser Ausnahme (T2369/10).

Zweite therapeutische Anwendung

Was dies abdeckt

Die zweite therapeutische Anwendung ist in Artikel 54(5) EPÜ vorgesehen.

Dieser Artikel sieht vor, dass es möglich ist, ein Erzeugnis (d. h. einen Stoff oder eine Zusammensetzung (Artikel 54(5) EPÜ), das/die wirksam ist (G5/83)), das nicht neu ist, zur Behandlung von:

• einer bestimmten Krankheit;
• einer Krankheit, die üblicherweise mit diesem Erzeugnis behandelt wird, jedoch auf neue Weise (G2/08, unterschiedliche Dosierung).

Der Anspruch ist dann neu (sofern natürlich die Verwendung dieses Erzeugnisses zur Behandlung dieser Krankheit nicht bekannt war).

Der Anspruch wird dann wie folgt formuliert (Richtlinien G-VI 7.1):

Erzeugnis X zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y, wobei…

Hinweis: Schweizer Ansprüche (d. h. „Verwendung eines Stoffes oder einer Zusammensetzung X zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Verwendung Z“ oder „Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Verwendung Z, dadurch gekennzeichnet, dass der Stoff X verwendet wird“) sind für Anmeldungen mit einem Anmeldetag oder Prioritätstag vor dem 29. Januar 2011 nicht mehr zulässig (G2/08).

Was nicht abgedeckt ist

Allerdings ist es nicht möglich, die Bestimmungen des Artikels A54(5) EPÜ zum Schutz einer Vorrichtung zu nutzen, selbst wenn es sich dabei um eine medizinische Vorrichtung handelt (z. B. Dialysemembran, T773/10 oder T2369/10).

Darüber hinaus ist die Verwendung eines „nicht-wirksamen“ Stoffes (z. B. ein Polymer, das einer Wand des menschlichen Körpers Struktur verleiht) im Rahmen des A54(5) EPÜ nicht möglich (T2136/15).

Gleichwohl kann ein Stoff chemisch inert sein und im Sinne von T2003/08 wirksam sein, sofern dieser Stoff eine therapeutische Wirkung hat (z. B. eine vorteilhafte Wirkung auf den menschlichen Körper ausübt, T264/17).

Verfahren

Hier gibt es nicht viel zu sagen: Alle Merkmale des Verfahrens müssen reproduziert werden.

Verfahren + für einen Verwendungszweck

Bei dieser Art von Anspruch ist dieser „Verwendungszweck“ als eine Einschränkung des Anspruchs zu betrachten (T201/14 oder T1931/14).

Die Formulierung „zum Umschmelzen galvanischer Schichten“ ist nicht so zu verstehen, dass das Verfahren ausschließlich zum Umschmelzen galvanischer Schichten geeignet ist, sondern als ein funktionelles Merkmal (G2/88), das das Umschmelzen galvanischer Schichten betrifft und somit einen der Schritte des beanspruchten Verfahrens definiert (T848/93, Richtlinien F-IV 4.13).

Allerdings ist zu beachten, dass ein „Verfahren für …“ nicht zwangsläufig das Vorhandensein eines funktionellen Merkmals impliziert, sondern lediglich ein zu erreichendes Ziel/Wirkung ausdrücken kann (T1338/18).

Es ist nicht erforderlich, dass dieser Verwendungszweck ausreichend beschrieben ist, um zu einem funktionellen Merkmal zu werden (T1099/16).

Verfahren + zur Herstellung/Erlangung eines Erzeugnisses

Im Gegensatz zu dem, was für „Verfahren für + Verwendungszweck“ gilt, ist ein Verfahren, das zur Erlangung eines Erzeugnisses führt, so auszulegen, dass es lediglich für diese Verwendung geeignet sein muss (T304/08).

Es ist die Entscheidung T268/13 zu beachten, die eine gegenteilige Auffassung vertritt: Danach können nur Herstellungsverfahren, die zu einem solchen Erzeugnis führen, neuheitsschädlich sein.

Verfahren + für eine Wirkung

Die Hinzufügung einer technischen Wirkung (die normalerweise den positiven Schritten des Verfahrens inhärent ist) ist nicht einschränkend (T848/93 oder T1931/14).

Herstellungsverfahren eines neuen und erfinderischen Erzeugnisses

Wenn der Erzeugnisanspruch patentfähig ist, ist es nicht erforderlich, die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit eines Verfahrensanspruchs zu prüfen, der zwangsläufig zur Herstellung dieses Erzeugnisses führt (T119/82, Richtlinien F-IV 3.8 und Richtlinien G-VII 13).

Produkt

Hier gibt es nicht viel zu sagen: Alle Merkmale des Produkts müssen reproduziert werden.

Normalerweise gewährt ein Produktanspruch einen absoluten Schutz (in jedem Kontext, G2/88).

Durch ein Verfahren definiertes Produkt („product-by-process“)

Die Formulierung solcher Ansprüche lautet „Produkt, das durch das Verfahren Y erhältlich ist“ oder gleichwertig (vorzugswürdige Formulierung gegenüber „Produkt, das durch das Verfahren Y erhalten wird“, T728/98).

Tatsächlich darf dieses Produkt nicht allein deshalb als neu angesehen werden, weil das Herstellungsverfahren neu ist: Das Produkt als solches muss die Patentierungsvoraussetzungen erfüllen (Richtlinien F-IV 4.12 und T150/82).

Ein solcher Anspruch kann daher durchaus durch ein nach einem anderen Verfahren hergestelltes Produkt vorweggenommen werden (sofern keine verfahrensimmanente Eigenschaft des Herstellungsverfahrens im Produkt vorhanden ist): Die Beweislast für eine etwaige Unterscheidung liegt jedoch beim Anmelder (T205/83).

Diese Art von Anspruch sollte nur verwendet werden, wenn es unmöglich ist, das Produkt anders zu definieren.

Produkt für + Verwendung

Normalerweise gewährt ein Produktanspruch einen absoluten Schutz (in jedem Kontext, G2/88).

Somit sollte ein Anspruch „Produkt für + Verwendung“ als gleichwertig mit dem Anspruch „Produkt“ angesehen werden (Richtlinien G-VI 7): Eine Substanz X, die als Katalysator verwendet werden soll, wird nicht als neu gegenüber derselben als Farbstoff bekannten Substanz angesehen.

Wenn jedoch die Verwendung des Gegenstands bestimmte technische Merkmale „verbirgt“, ist dies anders: Beispielsweise setzt „Vorrichtung zum Mischen von geschmolzenem Metall“ voraus, dass diese Vorrichtung hohen Temperaturen standhält.

In jedem Fall ist es bei der Analyse dieser Art von Ansprüchen angebracht, die Ausdrücke „Vorrichtung für + Verwendung“ durch „Vorrichtung, geeignet für + Verwendung“ zu ersetzen (Richtlinien F-IV 4.13).

Verwendung

Verwendungsansprüche sind als Verfahrensansprüche zu analysieren (Richtlinien F-IV 4.16).

Verwendung eines neuen und erfinderischen Produkts

Wenn der Produktanspruch patentierbar ist, ist es nicht erforderlich, die Neuheit und erfinderische Tätigkeit eines Verwendungsanspruchs für dieses Produkt zu prüfen (T642/94, Richtlinien F-IV 3.8 und Richtlinien G-VII 13).

Verwendung eines Verfahrens für + Verwendung

Diese Art von Anspruch ist gleichwertig mit einem Anspruch auf dieses Verfahren (T684/02 und Richtlinien F-IV 4.16).

Nichttechnische Merkmale

Wird ein Merkmal als nichttechnisch angesehen, ist es für die Neuheitsprüfung außer Betracht zu lassen (T619/98, G2/88, T959/98, T154/04).

Im Fall einer Erfindung, die technische und nichttechnische Merkmale kombiniert, kann nicht gefolgert werden, dass der beanspruchte Gegenstand keine Erfindung darstellt, weil nur die nichttechnischen Merkmale einen Beitrag zum Stand der Technik leisten (T154/04).

Ein Merkmal hat insbesondere dann nichttechnischen Charakter, wenn die Wirkung dieses Merkmals subjektiv ist (T1259/08). Persönlich finde ich diesen Ansatz seltsam (zumindest für die Neuheitsprüfung), da ein bestimmtes Merkmal je nach Formulierung seiner technischen Wirkung technischen oder nichttechnischen Charakter haben könnte (z. B. der Zoom auf ein Bild ermöglicht einen angenehmen grafischen Effekt; der Zoom auf ein Bild ermöglicht eine bessere Unterscheidung der Details usw.).

Beispiele

Ausdrücke wie „vorzugsweise“, „beispielsweise“, „wie“ usw. sind nicht einschränkend und werden ignoriert (Richtlinien F-IV 4.9).

Erläuterung einer technischen Wirkung

Eine neue Erläuterung einer technischen Wirkung verleiht keine Neuheit (T892/94).