Zweck dieser Verfahren

Artikel L613-24 CPI bestimmt:

Der Inhaber des Patents kann jederzeit entweder auf das gesamte Patent oder auf einen oder mehrere Ansprüche verzichten oder den Schutzumfang des Patents durch Änderung eines oder mehrerer Ansprüche beschränken.

Diese beiden Verfahren sind tatsächlich sehr ähnlich:

  • der Verzicht ist ein Verfahren, das es ermöglicht, das eigene Patent (wie erteilt, nach einem Einspruch in Europa geändert oder bereits beschränkt) rückwirkend aufzuheben (L613-24 CPI, vierter Absatz), und
    • dies kann nützlich sein, um beispielsweise ein langwieriges und kostspieliges Nichtigkeitsverfahren zu vermeiden oder im Rahmen einer gütlichen Einigung zwischen zwei Parteien;
  • die Beschränkung ist ein Verfahren, das es ermöglicht, den Schutzumfang des eigenen Patents (wie erteilt, nach einem Einspruch in Europa geändert oder bereits beschränkt) rückwirkend zu beschränken (L613-24 CPI, vierter Absatz), und
    • dies kann nützlich sein, beispielsweise bei der Entdeckung eines Standes der Technik nach der Erteilung.

Antrag

Form

Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden (R613-45 CPI).

Inhalt

Der Antrag enthält (R613-45 CPI):

  • Die Bezeichnung des betreffenden Patents (es kann nur eines geben); die geänderten Ansprüche (im Falle einer Beschränkung); die geänderte Beschreibung und die geänderten Zeichnungen (gegebenenfalls); die Eigenschaft des Antragstellers; eine besondere, unterzeichnete Vollmacht, die den Verzicht oder die Beschränkung genehmigt (wenn der Antragsteller weder der eingetragene Inhaber noch ein CPI oder ein Rechtsanwalt ist); wenn es mehrere Inhaber gibt, müssen der Antrag oder die Vollmacht von allen eingetragenen Inhabern unterzeichnet sein; der Nachweis einer Jahresgebühr für Verzicht oder Beschränkung; eine Zustimmung aller Personen, die ein dingliches Recht am Patent haben (z. B. einfache Lizenz, ausschließliche Lizenz, Pfandrecht usw.), sofern dieses Recht im nationalen Register eingetragen ist.

Vertretung

Wenn der Antrag nicht vom oder von den Inhabern gestellt wird, scheint es durchaus möglich zu sein, dass jeder den Antrag stellen kann (R613-45 CPI):

  • Für CPI oder Rechtsanwälte wird keine Vollmacht verlangt;
  • in allen anderen Fällen ist eine besondere Vollmacht erforderlich.

Begründung

Der Code schreibt keine Elemente vor, die den Grund für die Beschränkung oder den Verzicht rechtfertigen.

Patent, das Gegenstand des Antrags ist

Französisches Patent

Außerhalb eines Gerichtsverfahrens

Selbstverständlich ist es möglich, ein französisches Patent zu beschränken (L613-24 CPI).

Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens

Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens ist die Antwort weniger klar.

Tatsächlich sieht Artikel L613-25 CPI vor, dass eine Beschränkung während eines laufenden Verfahrens möglich ist, ohne jedoch ausdrücklich anzugeben, bei wem der Antrag einzureichen ist.

Einige haben versucht, den Antrag beim Richter einzureichen, jedoch ohne großen Erfolg (Tribunal de Grande Instance de Paris, ch 03 sect. 01, 9. November 2010, RG Nr. 0912713 – gut, auch wenn es sich hier um einen europäischen Teil handelte, wurde jedoch Artikel L613-25 CPI zitiert).

Französischer Teil eines europäischen Patents

Die Position der französischen Rechtsprechung

Nach der Rechtsprechung scheint es ebenfalls möglich zu sein, den französischen Teil eines europäischen Patents zu beschränken (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 26. Juni 2015, RG Nr. 2014/23888).

Nach Ansicht des Gerichts sieht Artikel L614-12 CPI zwar die Möglichkeit vor, das EPA anzurufen, wenn eine Nichtigkeitsklage erhoben wird, jedoch schränkt kein Text den Anwendungsbereich des Artikels L613-24 CPI ein, und die Anrufung des INPI bleibt möglich.

Analyse des EPÜ: Beschränkung außerhalb eines Gerichtsverfahrens

Auch wenn Art. 2 EPÜ vorsieht, dass der französische Teil eines europäischen Patents dem gleichen Regime wie ein französisches Patent unterliegt, gilt diese Gleichstellung nur unter dem Vorbehalt, dass das EPÜ nichts anderes bestimmt.

Genau hier vertreten einige die Auffassung, dass Art. 105bis EPÜ dem EPA eine ausschließliche Zuständigkeit (außerhalb eines Gerichtsverfahrens) einräumt:

Der Antrag muss beim Europäischen Patentamt gemäß der Ausführungsordnung eingereicht werden.

Diese Aussage ist jedoch zu relativieren, da ich in diesem Artikel eine echte Mehrdeutigkeit sehe, die diese „ausschließliche Zuständigkeit“ infrage stellen könnte:

  • muss der Antrag beim EPA eingereicht werden, und zwar gemäß der Ausführungsordnung? oder
  • muss der Antrag gemäß der Ausführungsordnung eingereicht werden, wenn er beim EPA eingereicht wird?

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Sie haben zwei Stunden…

Analyse des EPÜ: Beschränkung im Rahmen eines Gerichtsverfahrens

Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens ist der dritte Absatz von Art. 138 EPÜ zu beachten.

In Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde über die Gültigkeit des europäischen Patents ist der Patentinhaber berechtigt, das Patent durch Änderung der Ansprüche zu beschränken. Das so beschränkte Patent bildet die Grundlage des Verfahrens.

Es werden keine weiteren Angaben gemacht, sodass das nationale Recht die Modalitäten bestimmen kann.

So wird teilweise weiterhin vertreten, dass Art. L614-12 CPI (dritter Absatz) dem EPA diese Zuständigkeit zur Beschränkung im Rahmen einer Nichtigkeitsklage zuweist, es sei denn, die Beschränkung ist Folge einer gerichtlichen Entscheidung, die den französischen Teil des europäischen Patents teilweise für nichtig erklärt (Art. L614-12 CPI, zweiter Absatz).

Im Rahmen einer Nichtigkeitsklage gegen das europäische Patent ist dessen Inhaber berechtigt, das Patent durch Änderung der Ansprüche gemäß Artikel 105bis des Münchner Übereinkommens zu beschränken; das so beschränkte Patent bildet den Gegenstand der erhobenen Nichtigkeitsklage.

Doch auch hier besteht eine Mehrdeutigkeit:

  • bedeutet dies, dass man im Rahmen einer solchen Nichtigkeitsklage kann, das Patent zu beschränken, dass es aber im Falle einer Beschränkung notwendig ist, dies über das Verfahren nach Art. 105bis EPÜ zu tun?
    • warum wird dann daran erinnert, dass man berechtigt ist, das EPA im Rahmen einer Nichtigkeitsklage mit einer Beschränkung zu befassen? Da dies gemäß dem Wortlaut von Art. 105bis EPÜ ohnehin immer möglich ist…
  • bedeutet dies, dass man im Rahmen einer solchen Nichtigkeitsklage kann, das Patent zu beschränken, dass aber im Falle einer Beschränkung das Verfahren nach Art. 105bis EPÜ nur eine der möglichen Optionen ist?

Sie haben noch zwei Stunden…

Fazit

Ich gebe zu, dass ich etwas im Unklaren bin…

Ort

Beschränkungen oder Verzichte sind beim INPI einzureichen (Art. L613-24 CPI).

Frist

Diese Einschränkung oder dieser Verzicht kann jederzeit (L613-24 CPI, 1. Absatz) ab der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des französischen Patents oder des europäischen Patents eingereicht werden.

Ein solcher Antrag kann bis zum Ablauf des Patents und sogar nach dessen Erlöschen gestellt werden.

„Jederzeit“ bedeutet, dass dies auch dann möglich ist, wenn ein Rechtsstreit anhängig ist (Cour Appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12 février 2014):

[…] eine freiwillige Einschränkung […] vor der Erhebung einer Verletzungsklage (oder zu jedem Zeitpunkt, selbst wenn der Rechtsstreit bereits anhängig ist) ist möglich [ …]

Es ist sogar möglich, diesen während eines Berufungsverfahrens einzureichen (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 27 septembre 2016, RG n°2014/18000), obwohl das Patent als neu und erfinderisch anerkannt worden war.

Gebühren

Eine Jahresgebühr für die Einschränkung (260 €) oder den Verzicht (27 €) ist zu entrichten (Arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’INPI).

Mehrfache Einschränkungen

Es ist durchaus möglich, mehrere Einschränkungen vorzunehmen.

Grundsätzlich stellt dies, selbst wenn ein Inhaber mehrere Einschränkungen vornimmt, keinen Missbrauch dar (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12 février 2014), da der Inhaber stets ein Interesse daran hat, sein Patent zu festigen, je nach dem ihm entgegengehaltenen Stand der Technik.

Dies wird jedoch zum Missbrauch, wenn diese Einschränkungen keiner Logik folgen und lediglich verzögernd wirken. In diesem Fall kann eine zivilrechtliche Geldstrafe verhängt werden (L613-25 CPI).

Wirkung des Antrags auf ein anhängiges Verfahren

Wenn eine Einschränkung beim INPI beantragt wird, ist die Aussetzung des Verfahrens nicht automatisch und unterliegt der souveränen Beurteilung des Richters „nach Maßgabe des Interesses einer guten Rechtspflege“ (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e ch., 4e sect., ordonnance du juge de la mise en état, 10 avril 2014).

Insbesondere wenn die Einschränkung geringfügig ist und/oder der Inhaber mit der Beantragung einer Einschränkung zögert, kann der Richter die Aussetzung verweigern (Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 4e sect., ordonnance du juge de la mise en état, 10 avril 2014).

Sobald die Einschränkung gewährt wurde, wird der Satz der eingeschränkten Ansprüche zum Gegenstand des Rechtsstreits (aufgrund der rückwirkenden Wirkung der Artikel L613-24 CPI und L614-12 CPI für die Nichtigkeitsklage).

Prüfung des Antrags

Formelle Prüfung

Wenn der Antrag nicht die oben genannten Informationen enthält, ist der Antrag unzulässig (R613-45 CPI) und muss erneut eingereicht werden.

Prüfung für den Verzicht

In diesem speziellen Fall führt das INPI keine materielle Prüfung durch: Wenn der Antrag zulässig ist, wird der Verzicht gewährt.

Prüfung für die Einschränkung

Grundsatz

Das INPI prüft den Antrag (R613-45 CPI) und kann zwei Arten von Einwänden erheben:

  • es handelt sich nicht um eine Einschränkung;
  • die Ansprüche erfüllen nicht die Bedingungen des Artikels L612-6 CPI: klar und prägnant zu sein und auf der Beschreibung zu beruhen.

Bei einem Einwand teilt das INPI dies dem Antragsteller mit und gewährt eine Frist zur Stellungnahme (R613-45 CPI).

Ohne Antwort oder bei unbefriedigender Antwort wird der Antrag abgelehnt (R613-45 CPI).

Was ist eine Beschränkung? 

Theoretisch ist eine Beschränkung eine Einschränkung des Schutzumfangs der Ansprüche.

Der Gedanke der „Beschränkung“ besteht darin, Änderungen des Inhabers einzuschränken, um zu verhindern, dass eine Änderung der Ansprüche plötzlich einen Dritten in den Kreis potenzieller Verletzer geraten lässt (d. h. zur Sicherheit Dritter).

Die Beschränkung kann sich somit auf eine Kombination von Ansprüchen beziehen, aber auch Elemente aus der Beschreibung in diese einführen (C.cass. ch. com. 17 mars 2015, n°13-28436).

In der Praxis können Beschränkungen jedoch komplex zu analysieren sein :

  • Ist eine Kombination abhängiger Ansprüche eine Beschränkung? 
  • Die Umformulierung eines Anspruchs „System umfassend X“ in „System umfassend X und Y“ scheint durchaus eine Beschränkung darzustellen. Dennoch ermöglicht dieser Anspruch die Verfolgung eines Verletzers, der Y zur Lieferung von Mitteln herstellt (L613-4 CPI)…

Klar und knapp und auf die Beschreibung gestützt? 

Im Gegensatz zur Formulierung im EPÜ (d. h. A123(2) EPÜ vs A84 EPÜ) bedeutet die Formulierung „auf die Beschreibung gestützt“, dass die eingeführten Änderungen „unmittelbar und eindeutig aus dem ursprünglich eingereichten Text hervorgehen“ müssen.

Daher kann der Prüfer eine Änderung ablehnen, die nicht aus der Beschreibung ableitbar ist.

Weitere Prüfungen? 

Das INPI führt keine weiteren Überprüfungen durch (z. B. keine Neuheitsprüfung, selbst wenn ein Dritter ein relevantes Dokument vorlegt, keine Prüfung eines Patentierungsausschlusses).

Rücknahme des Antrags

Diese Situation ist nicht ausdrücklich vorgesehen.

Dennoch steht nichts dagegen, einen solchen Antrag einzureichen in der Hoffnung, dass das INPI ihn berücksichtigt.

Entscheidung

Grundsatz

Hinsichtlich der Entscheidung scheint diese relativ klassisch zu sein, da keine besonderen Vorschriften sie näher regeln, sie muss jedoch innerhalb einer Frist von 12 Monaten ergehen (R613-45-1 CPI).

Anfechtung der Entscheidung

Anfechtung einer Ablehnung des Antrags

Wenn das INPI die Beschränkung oder den Verzicht ablehnt, scheint es durchaus möglich zu sein, Folgendes einzulegen:

Anfechtung der Entscheidung des INPI, den Antrag zu gewähren

Wenn das INPI den Antrag gewährt, kann ein Dritter diese Entscheidung anfechten wollen.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass zahlreiche Anfechtungsmöglichkeiten bestehen :

Die Cour d’appel de Paris teilt diese Auffassung jedoch nicht.

Die Cour d’appel de Paris hat nämlich entschieden, dass das Gesetz diese Anfechtung dem Nichtigkeitsrichter und nicht dem Richter des Verwaltungsrechtswegs vorbehalten habe, wie sich aus dem Wortlaut des Artikels L613-25 CPI ergebe.

Daher wäre nur die Nichtigkeitsklage für eine solche Anfechtung möglich (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch, 30 mars 2011, RG n°2010/10045, bestätigt durch C. cass. ch. com. 30 mai 2012, n°11-21157).

Veröffentlichung der geänderten Patentschrift? 

Es erfolgt keine Veröffentlichung der geänderten Patentschrift.

Eintragung in das RN

Beschränkungen oder Verzichte werden im RN eingetragen (R613-45 CPI).

Ein Eintragungsbescheid wird dem Urheber des Verzichts oder der Beschränkung zugestellt (R613-45 CPI).

Wirkungen

Die Wirkungen einer solchen Entscheidung sind rückwirkend (L613-24 CPI und Cour Appel de Paris, pôle 5, 1er ch., 12. Februar 2014).

Vorrang des europäischen Einspruchsverfahrens?

Wenn ein Einspruchsverfahren vor dem EPA eingeleitet wurde, scheint es durchaus möglich, eine Beschränkung des französischen Teils eines europäischen Patents zu beantragen (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 26. Juni 2015, RG Nr. 2014/23888).

Somit hat das Einspruchsverfahren im Gegensatz zu einer europäischen Beschränkung beim EPA keinerlei Auswirkungen auf die französische Beschränkung.

Dennoch scheint die spätere Entscheidung der Einspruchskammer durchaus von Bedeutung zu sein:

  • Wird das Patent schließlich widerrufen (C. cass. ch. com. 24. Mai 2017, Nr. 15-24416), so hat die Widerrufsentscheidung die Aufhebung des französischen Teils trotz vorheriger Beschränkung zur Folge. Wird das Patent aufrechterhalten oder geändert, herrscht derzeit Unklarheit ohne klare Antwort:
    • wenn es im Einspruchsverfahren aufrechterhalten wird, neige ich zu der Auffassung, dass die in Frankreich vorgenommene Beschränkung weiterhin gültig bleibt,
    • aber im Falle von Änderungen…

Anspruchsklage

und Verzichtsantrag

Hat ein Dritter eine Anspruchsklage auf Eigentum erhoben (L611-8 CPI), so kann er dies dem INPI mitteilen, um jeden Verzicht durch den eingetragenen Inhaber zu blockieren (R611-20 CPI).

und Beschränkungsantrag

Die Frage kann sich auch für die Beschränkung stellen.

Denn Artikel R611-20 CPI bestimmt:

Ab dem Tag, an dem eine Person den Nachweis erbracht hat, dass sie eine Klage erhoben hat, kann der Inhaber der Patentanmeldung oder des Patents die Anmeldung nicht zurückziehen oder auf das Patent ganz oder auf einen oder mehrere der darin enthaltenen Ansprüche verzichten.

Kommt eine Beschränkung eines Anspruchs einem Verzicht auf diesen Anspruch gleich?

Ich denke, dass dies eine vernünftige Auslegung ist, da der Inhaber zumindest auf die ursprüngliche Formulierung dieses Anspruchs verzichtet.

Unter dieser Annahme ist jede Beschränkung unmöglich, sobald eine Person den Nachweis einer Anspruchsklage auf Eigentum erbracht hat.