Reivindicaciones

Obligación de presentación

Incluso si las reivindicaciones no son obligatorias para obtener una fecha de solicitud (A80 CBE junto con R40 CBE), la solicitud debe contener finalmente reivindicaciones (A78(1) c) CBE).

Más detalles están disponibles en el artículo « Los requisitos relacionados con la solicitud« .

Formulación en dos partes

Las reivindicaciones deben contener (R43(1) CBE), si es necesario:

  • un preámbulo (característica cuya combinación forma parte del estado de la técnica);
  • una parte caracterizante (otras características) introducida por la expresión « caracterizado por » o « caracterizado en« .

Es posible que en ciertas situaciones esta formulación en dos partes no sea adecuada:

  • si la invención reside en una combinación de características de igual importancia (Directrices F-IV 2.3 i);
  • si un proceso químico es modificado, pero sin añadir nada (ej. omisión de una sustancia o sustitución) (Directrices F-IV 2.3 ii);
  • si la invención reside en múltiples modificaciones de un sistema de características complejo (Directrices F-IV 2.3 iii);
  • si el producto reivindicado es un nuevo producto químico (Directrices F-IV 2.3);
  • si el único estado de la técnica relevante es un documento A54(3) CBE (Directrices F-IV 2.3.1).

Referencia a otra reivindicación

Puede ocurrir que se desee redactar de la siguiente manera: « Dispositivo que coopera con el dispositivo de la reivindicación 1 ».

Esta formulación es completamente posible (T1194/97 y Directrices F-IV 3.8).

Una sola reivindicación por tipo

Ver el artículo sobre « La unidad de invención y las categorías de reivindicación« .

Terminología utilizada

Solo los términos, fórmulas, signos o símbolos técnicos generalmente admitidos en el campo considerado deben ser utilizados (R49(10) CBE).

Esta terminología debe ser uniforme en toda la solicitud (R49(11) CBE).

Referencia a la descripción y a los diseños

No es posible hacer, en las reivindicaciones, referencias a la descripción o a los diseños (R43(6) CPE), salvo absoluta necesidad.

Según la jurisprudencia, la absoluta necesidad puede existir cuando sin referencia a las figuras, la reivindicación sería menos clara o menos concisa (T986/97, T94/12) o cuando sería imposible expresar el contenido técnico relevante con palabras (T893/99, 3.1).

La demostración de esta necesidad es responsabilidad del solicitante (T150/82 y Directrices F-IV 4.17).

Interpretación de las reivindicaciones

Ciertas decisiones (T860/93) aceptan interpretar ciertos términos poco claros de la reivindicación (ver abajo) con la ayuda de definiciones dadas por la descripción.

Sin embargo, ciertas decisiones no van en este sentido (lo que me parece más razonable) :

  • T1129/97 :
    • si el A69 CPE permite interpretar la reivindicación a la luz de la descripción, este principio solo vale para el alcance de las reivindicaciones y no para su claridad (Directrices F-IV 4.2) ;
  • T454/89 :
    • las reivindicaciones deben ser claras en sí mismas ;
  • T49/99 :
    • la descripción no permite aclarar las reivindicaciones.

Conviene dar a las reivindicaciones su acepción técnicamente razonable más amplia para un lector experto (T2764/19) buscando positivamente comprender el sentido de las reivindicaciones (T10/22) excluyendo interpretaciones que no tendrían sentido técnico o que no serían lógicas.

La decisión T367/20 precisa que el artículo 69(1) CPE y su protocolo interpretativo se aplican también al examen del artículo 123(2) CPE. Así, las reivindicaciones deben ser interpretadas en su contexto, incluyendo la descripción y las figuras, por una persona del oficio. Solo la interpretación técnicamente sensata debe ser retenida, conforme a las decisiones T3097/19, T450/20, y T556/02.

Las características de producto en una reivindicación de procedimiento no son asimilables a características de tipo ‘producto por procedimiento’ y limitan directamente el alcance del procedimiento sin necesitar un análisis de su impacto en las etapas del procedimiento (T1761/19).

Las reivindicaciones en cascada deben ser interpretadas estrictamente para evitar una extensión indebida del alcance de la patente (T664/20, oponiéndose a T999/10).

Coherencia con la descripción

Los modos de realización descritos deben cubrir todas las características de las reivindicaciones, sin divergencia en la definición de la invención, a fin de garantizar una determinación precisa de la extensión de la protección. Este requisito tiene como objetivo asegurar la seguridad jurídica y una interpretación unívoca del objeto protegido, evitando en particular las incoherencias tales como modos de realización incompatibles con las reivindicaciones o definiciones parciales de la invención (T3097/19).

Características esenciales

Todas las características esenciales de una invención deben encontrarse en las reivindicaciones independientes (R43(3) CPE, T32/82, Directrices F-IV 4.5).

¡Pero atención al significado de « esencial »!

En efecto, una característica esencial no es una característica necesaria para el funcionamiento del objeto reivindicado (de lo contrario, para una reivindicación de un coche, habría que mencionar sus ruedas, el árbol de levas, el depósito, etc.).

Una característica esencial es una característica « necesaria para obtener el efecto técnico que subyace en la solución al problema técnico que es objeto de la solicitud » (Directrices F-IV 4.5.2): por lo tanto, participa necesariamente en la resolución del problema técnico.

Si una característica se presenta como esencial, existe una fuerte presunción, incluso si el solicitante puede aportar la prueba de lo contrario (la descripción debe entonces ser modificada, Directrices F-IV 4.3 ii).

Por ejemplo, « la proporción debe ser del 30%, de lo contrario la obtención es difícil » presenta una característica esencial (T977/94).

El modo de administración de un compuesto puede constituir una característica esencial en una reivindicación de patente, incluso en ausencia de una indicación terapéutica explícita. Esta característica se considera distintiva si es necesaria para obtener el efecto técnico buscado (T295/22, Directrices G-VI 6.1.2).

Definición mediante parámetros

Principio

Se puede estar tentado a definir un dispositivo por sus características o su estructura física (ej. « Polvo cuya granularidad es inferior a 50 micrómetros« ).

Estas formulaciones son aceptables (T94/82 o T29/05) si este parámetro puede ser determinado claramente y de manera segura por métodos objetivos comúnmente utilizados en el estado de la técnica (Directrices F-IV 4.11).

Así, es mejor precisar el método de determinación utilizado a menos que (Directrices F-IV 4.18):

  • el método de determinación es demasiado largo para una reivindicación;
  • el experto en la materia conoce sin dificultad el método a utilizar;
  • todos los métodos conocidos dan el mismo resultado.

Insuficiencia de descripción?

Conviene señalar que las imprecisiones en cuanto a la medida de un parámetro o la existencia de varios métodos de medida no conducen necesariamente a una insuficiencia de descripción (T608/07, T1768/15).

No obstante, en un caso en el que el parámetro es crucial para resolver el problema subyacente a la invención, el método de medida debe dar valores coherentes de manera que el experto en la materia sepa, cuando reproduce la invención, si lo que produce resuelve el problema o no (T815/07, T1305/15, T59/18).

Signos de referencia

Las reivindicaciones deben contener referencias a los dibujos cuando sea posible (R43(7) CPE). Estas referencias se ponen entre paréntesis y no constituyen una limitación.

No se debe añadir texto a estas referencias (ej. « (13) » y no « (véase 13) »), ya que de lo contrario se sale del ámbito de la R43(7) CPE y no está claro si el texto añadido constituye una limitación.

Adición de una exclusión

Principio

Una « exclusión » se entiende como una modificación hecha a una reivindicación que tiene el efecto de introducir en la reivindicación una característica técnica « negativa », que normalmente excluye de una característica general modos de realización o campos particulares (G1/03, punto 2 de los motivos).

Una exclusión puede ser admitida si tiene como objetivo (G1/03) :

  • restablecer la novedad con respecto a un estado de la técnica A54(3) CPE73 y A54(4) CPE73 (por lo tanto, hoy solo A54(3) CPE) ;
  • restablecer la novedad con respecto a una divulgación fortuita A54(2) CPE73 (es decir, si es ajena a la invención reivindicada y si está tan alejada de ella que el experto en la materia nunca la habría tenido en cuenta) (G1/03, punto 2.3.4 de los motivos) ; y
  • excluir un objeto que cae bajo una excepción a la patentabilidad en virtud de los A52 CPE73 a A57 CPE73 por razones no técnicas (G1/03, punto 2.4.3 de los motivos, en efecto, y en particular para el PCT, el conocimiento de todas las exclusiones puede ser complejo para el solicitante).

Si una exclusión es pertinente para la apreciación de la actividad inventiva o de la suficiencia de la descripción, entonces esta es contraria al A123(2) CPE73 (G1/03, punto 2.6.1 de los motivos o T1821/10)

Claridad y no eliminación de « más de lo necesario »

Una exclusión no debe eliminar más de lo necesario, manteniéndose clara y concisa (G1/03).

Puede ocurrir que sea muy difícil no eliminar más de lo necesario mientras se mantiene la claridad (ej. un ejemplo del estado de la técnica del que se quiere diferenciar es muy complejo y hace referencia a diversos documentos científicos).

Para la T2130/11, la condición establecida por la Sala de Recursos debe ser aplicada teniendo en cuenta su objetivo (es decir, no dar la oportunidad de reformular arbitrariamente sus reivindicaciones (G1/03, punto 3).

Por lo tanto, es posible eliminar un poco más de lo necesario si (T2130/11) :

  • esto es necesario para satisfacer el A84 CPE y
  • esto no conduce a una reformulación arbitraria de las reivindicaciones.

Ejemplo de disclaimer que no excluye más de lo necesario

Imaginemos que tenemos tres reivindicaciones como sigue:

  1. Producto A
  2. Producto según la reivindicación 1 que comprende además B
  3. Producto según la reivindicación 1 o 2 que comprende además C.

En caso de divulgación fortuita de « a » que es un caso particular de A, puede ser deseable hacer un disclaimer, pero atención, porque las siguientes reivindicaciones no serían correctas:

  1. Producto A con la exclusión de a
  2. Producto según la reivindicación 1 que comprende además B
  3. Producto según la reivindicación 1 o 2 que comprende además C.

En efecto, las reivindicaciones 2 y 3 se verían excluidas del objeto a sin que sea necesario. Por lo tanto, hay que escribir:

  1. Producto A con la exclusión de a
  2. Producto según la reivindicación 1 A que comprende además B
  3. Producto según la reivindicación 1 o 2 A que comprende además C, o producto A que comprende además B y C.

Análisis de la suficiencia de la descripción

Además, hay que considerar las condiciones de patentabilidad tras la introducción del disclaimer: si el objeto de la reivindicación limitada no era realizable en la fecha de solicitud, este disclaimer no será aceptable (ej. procedimiento de cultivo de células madre humanas « que no se obtienen mediante la destrucción de embriones humanos » sabiendo que en la fecha de solicitud las células madre se obtenían todas mediante la destrucción de embriones, T1441/13).

Base de las reivindicaciones

Principio

El Artículo 84 CPE dispone:

Las reivindicaciones […] deben […] basarse en la descripción.

Objeto de este requisito

Parece que este requisito es en realidad doble (Directrices F-IV 6.1):

  • cada reivindicación debe basarse en la descripción (es decir, apoyo literal en la descripción);
  • el alcance de las reivindicaciones debe estar justificado por el contenido de la descripción y de los dibujos, así como por su aporte técnico (T409/91).

Ejemplo de falta de base

Podemos tener casos en los que se puede plantear una objeción de « falta de base »: si los ejemplos dados en la descripción son demasiado restringidos y no permiten explicar el alcance de las reivindicaciones.

Diferencia y similitud con la suficiencia de descripción

Este último requisito sería en realidad del mismo tipo que el A83 CPE pero concerniente a otra parte de la solicitud (T409/91, i.e. las reivindicaciones y no la descripción).

No obstante, en el marco de la insuficiencia de la descripción, observamos más bien si el modo de realización descrito puede ser implementado.

Así, tenemos más bien un esquema de este tipo:

Así, vemos bastante rápido que es a menudo posible transformar una objeción A83 CPE en A84 CPE mientras que lo inverso es más raro.

Claridad de las reivindicaciones

Principio

Base legal

El A84 CPE dispone:

Las reivindicaciones […] deben ser claras y concisas […].

Este requisito se aplica a todas las reivindicaciones.

Objeto de este requisito: determinación del límite de la protección de las reivindicaciones

Las reivindicaciones deben permitir a la persona experta en la materia determinar de manera suficiente los límites del alcance de la reivindicación sin esfuerzo inducido (en particular, sería un esfuerzo inducido la implementación de un gran número de experimentos para la determinación de los numerosos parámetros de la reivindicación: tamaños, ángulos, tipo de materiales, etc. T754/13).

Así, el requisito de claridad solo se cumple si el público puede distinguir claramente los objetos cubiertos por la reivindicación de aquellos que no lo están (T129/13 o T754/13).

¿Por qué insisto voluntariamente en este aspecto?

Porque, en mi opinión, las objeciones de claridad están entre las objeciones menos comprendidas (amigos examinadores, si me leen, les abrazo…):

  • una objeción de claridad no puede ser planteada porque « no sabemos cómo se realiza tal paso« : esto podría ser una objeción según el A83 CPE pero ciertamente no según el A84 CPE (en todo caso no según la claridad del A84 CPE);
  • una objeción de claridad no puede ser planteada porque « no sabemos si estos dos objetos son los mismos o no » (ej. caso donde tenemos una formulación del tipo « un objeto » y más adelante « un objeto« ) : esto podría ser una objeción según el A52 CPE (porque esto aumenta el alcance de las reivindicaciones) pero ciertamente no según el A84 CPE;
  • etc.

En resumen, tengamos cuidado… las objeciones de claridad buscan evitar que el alcance de las reivindicaciones sea vago (nota: amplio no significa vago).

Claridad en sí y claridad técnica

Puede haber casos donde las reivindicaciones son « lingüísticamente » claras.

No obstante, si dos características son cada una claras pero no coherentes entre sí desde un punto de vista técnico, entonces su combinación no es clara (T935/14).

Concisión

Puede ocurrir que ciertas formulaciones de las reivindicaciones sean redundantes.

Características funcionales

Si es el caso, el requisito de concisión no se cumplirá (T1296/19).

Las características funcionales solo son aceptables (T68/85 o T2067/12) :

  • si no se puede definir de otra manera la invención sin reducir indebidamente su alcance y
  • si la característica proporciona al experto en la materia instrucciones suficientemente claras para que pueda ponerla en práctica sin esfuerzos indebidos.

Con respecto a este último punto, una característica funcional solo es aceptable si un experto en la materia es capaz de determinar sin dificultad los medios a implementar para lograr esta función (Directrices F-IV 2.1 y Directrices F-IV 6.5).

« Un medio de fijación de dos tablones de madera » es un buen ejemplo de característica funcional ya que se puede imaginar bastante bien cómo fijar estos tablones (ej. clavos, tornillos, pegamentos, etc.).

Características cuyo significado depende del momento de la interpretación

Puede ocurrir que una reivindicación contenga características cuyo significado y alcance dependan del momento en que se realice la interpretación.

Este es el caso, por ejemplo, para una formulación del tipo « cualquier otra cepa emergente potencialmente pandémica » (T1702/15).

En esta hipótesis, la reivindicación no será clara.

¿Utilización de la descripción para clarificar?

Para las cuestiones de claridad, la descripción no puede servir de ayuda para clarificar: el hecho de que los términos poco claros estén claramente definidos en la descripción no hace que las reivindicaciones sean claras en sí mismas (T1129/97).

Formulaciones consideradas como « no claras »

Términos con un significado relativo

Los términos relativos como « fino », « ancho », « grueso », « sólido », etc. deben evitarse (Directrices F-IV 4.6), excepto si:

  • estos términos tienen un significado bien definido en el campo técnico de la invención (ej. « altas frecuencias » para un amplificador);
  • estos términos han sido definidos en la solicitud.

La decisión T977/94 aceptó « delgado » y « grueso » en una reivindicación, ya que estos estaban definidos uno en relación al otro en la reivindicación.

Términos de posición: « delantero », « trasero », « lateral », etc.

Los términos de posición suelen hacer que las reivindicaciones no sean claras, ya que la posición del objeto reivindicado no es conocida (T1261/11).

Términos que generan ambigüedad

Los términos como « sustancialmente », « aproximadamente », « alrededor », etc. convierten nociones precisas en nociones ambiguas (ej. « paralelo » versus « sustancialmente paralelo », ej. T1265/13).

En casos raros, estos términos pueden ser aceptados si es posible delimitar la invención de manera no ambigua con respecto al estado de la técnica (Directrices F-IV 4.7).

Término que indica « posibilidades »

Los términos tales como « preferiblemente », « por ejemplo », « tales como » o « en particular » introducen a menudo ambigüedades sobre el alcance exacto de las reivindicaciones.

Con mayor frecuencia, estas expresiones no tienen un carácter limitativo (Directrices F-IV 4.9).

Marcas

No existe ninguna certeza en cuanto a la estabilidad del producto o de la característica a la que se refiere la marca (Directrices F-IV 4.8). Así, ¿cómo se puede estar seguro de que este producto o esta característica no se modificarán durante la vigencia de la patente?

Una marca puede ser excepcionalmente aceptada en una reivindicación:

  • si es inevitable, y
  • si se les reconoce de manera general un sentido preciso.

En todo caso, una marca debe ser indicada como tal (Directrices F-II 4.14).

Resultado buscado

Principio

En teoría, una reivindicación que define la invención por el resultado/objetivo buscado debería ser considerada como carente de claridad (Directrices F-IV 4.10 por ejemplo, mencionando simplemente el problema técnico subyacente).

Sin embargo, estas formulaciones pueden ser aceptables si (T68/85):

  • si la invención no puede ser definida de otra manera o
  • si no es posible definirla de manera más precisa sin limitar indebidamente el alcance de las reivindicaciones, y si el resultado puede ser verificado gracias a los métodos presentados en la descripción, o conocidos por el experto en la materia, y que no requieren demasiados experimentos.

En todo caso, si el resultado buscado es precisamente el que motivó la solicitud, se podría plantear un problema de claridad si la reivindicación no contiene todas las demás características esenciales para obtener este resultado (T809/12).

El ejemplo del cenicero

Por ejemplo, esto puede ser el caso si se busca proteger un cenicero que permite apagar automáticamente un cigarrillo gracias a su forma y dimensiones, como se indica muy claramente en la descripción (Directrices F-IV 4.10).

La forma y las dimensiones del cenicero pueden variar considerablemente de una manera difícil de definir (Directrices F-IV 4.10).

En la medida en que la construcción y la forma del cenicero se precisen de manera tan clara como sea posible en la reivindicación y permitan al experto en la materia determinar las dimensiones necesarias con la ayuda de pruebas razonables, las proporciones pueden ser definidas en relación con el resultado esperado (Directrices F-IV 4.10).

Diferencias con características funcionales

Puede ser difícil en ciertos casos diferenciar una reivindicación expresada de manera funcional (práctica autorizada por las Directrices F-IV 6.5) y las reivindicaciones de resultados.

Por ejemplo:

  • « un medio de detección de fin de carrera » podría ser considerado como una característica funcional por un examinador;
  • « un sensor para detectar un fin de carrera » podría ser considerado como una reivindicación de resultado por un examinador.

Para simplificar, una característica funcional no es una reivindicación de resultado si un experto en la materia es capaz de determinar sin dificultad los medios para lograr este resultado (Directrices F-IV 2.1 y Directrices F-IV 6.5).

Término « en »

Una reivindicación que contiene el término « en » puede carecer de claridad sobre el alcance real de la misma (Directrices F-IV 4.15).

En efecto, en la expresión « Culata en un motor », a menudo no está claro si se reivindica (Directrices F-IV 4.15) :

  • una culata adaptada para ser montada en un motor ;
  • un motor que comprende una culata.

Limitaciones negativas

Por una razón oscura, la OEP no aprecia demasiado las formulaciones negativas en las reivindicaciones (Directrices F-IV 4.20).

Sin embargo, esto no significa que este tipo de formulación esté prohibida, sino que los examinadores prefieren, si es posible, una reivindicación positiva de características (Directrices F-IV 4.20) :

Las limitaciones negativas, tales como las exclusiones, solo están permitidas si la adición de características positivas en la reivindicación no permite definir de manera más clara y concisa el objeto que aún es susceptible de ser protegido (cf. G 1/03 y T4/80) o limitaría indebidamente el alcance de la reivindicación (cf. T1050/93).

En cuanto a la interpretación de las reivindicaciones que contienen una característica negativa, se debe dar el alcance más amplio reteniendo la definición técnicamente más estrecha posible del elemento excluido (T1553/19).

Término « Útil para »

El término « útil para » es bastante diferente de « para » o « adaptado para ».

En efecto, la utilidad aquí parece ir más allá de la simple adaptación del producto a un uso dado.

Por lo tanto, esta formulación vaga no es clara (T1170/16).