Decisiones de la Gran Sala de Recurso

Si el derecho positivo está contenido principalmente en el convenio y en su reglamento de ejecución, no debe descuidarse la consideración de los aclaraciones proporcionadas por la Gran Sala de Recurso sobre los diferentes textos.

Aquí está la lista, por número, de las decisiones de la Gran Sala (actualizada el 28/03/14).

G1/83 – Segunda aplicación terapéutica

La decisión G1/83 fue emitida el 05 de diciembre de 1984.

La cuestión que se planteaba a la Gran Sala era saber si una reivindicación que apuntaba a « el uso de un compuesto destinado a un uso terapéutico » podía ser aceptada. Esta cuestión era crucial para los industriales del medicamento.

En primer lugar (punto 13 de los motivos), la Gran Sala recuerda que cualquier formulación « Uso de una sustancia para el tratamiento del cuerpo humano o animal » equivaldría a reivindicar un método terapéutico considerado como una no-invención (A52(4) CPE73 y hoy excluido de la patentabilidad por A53 c) CPE): tal formulación debe ser excluida.

Por el contrario, la Gran Sala de Recurso indica que la formulación « Uso de un compuesto X para obtener un medicamento destinado a un uso terapéutico Y » es aceptable ya que ninguna exclusión se aplica a la fabricación de medicamentos. Por supuesto, es necesario que el uso Y sea nuevo e inventivo (punto 23 de los motivos).

Esta última formulación se llama « reivindicación de tipo suizo ».

Se observará que esta decisión ya no es válida debido al cambio del artículo A54(5) CPE, que autoriza explícitamente una segunda aplicación terapéutica.

La decisión G2/08 vino a confirmar el fin de las reivindicaciones de tipo suizo.

G5/83 – Segunda aplicación terapéutica

La decisión G5/83 (5 de diciembre de 1984) es en todos los aspectos similar a la decisión G1/83 (excepto que fue redactada en inglés).

G6/83 – Segunda aplicación terapéutica

La decisión G6/83 (5 de diciembre de 1984) es en todos los aspectos similar a la decisión G1/83 (excepto que fue redactada en francés).

G1/84 – Oposición por el titular

La decisión G1/84 fue emitida el 24 de julio de 1985.

En este caso, el titular de una patente había presentado una oposición a su propia patente y esta oposición había sido declarada inadmisible.

La Gran Sala se opone a esta inadmisibilidad al precisar que una oposición no es inadmisible por el solo hecho de que haya sido presentada por el titular de dicha patente (punto 8 de los motivos).

De hecho, parece deseable permitir a cualquier persona (A99(1) CPE73) presentar oposición para « garantizar en la mayor medida posible que la Oficina Europea no conceda y mantenga en vigor patentes europeas a menos que se consideren válidas » incluso si esta oposición es presentada por el titular que desea limitar su patente (punto 3 de los motivos).

Se observará que esta decisión ya no es válida desde la decisión G9/93 que revierte esta jurisprudencia con el argumento de que el A99 CPE73 prevé de manera constante que el procedimiento de oposición es un procedimiento inter partes (en particular A99(4) CPE73).

G1/86 – Restablecimiento de los derechos de un opositor

La decisión G1/86 se emitió el 24 de junio de 1987.

Como sabe, al presentar un recurso de oposición, un opositor o el titular puede interponer un recurso presentando un escrito de recurso (en un plazo de 2 meses a partir de la notificación de los motivos, A108 CPE73 o A108 CPE) y luego presentando un memorial (en un plazo de 4 meses a partir de la notificación de los motivos).

Si la letra del A122(1) CPE73 (es decir, « El solicitante o el titular de una patente europea ») permite al titular beneficiarse de una restitutio in integrum, ¿qué ocurre con el opositor?

La Sala de Recursos indica que no debe hacerse una lectura estricta del A122(1) CPE73. Así, un opositor puede ser restablecido en sus derechos en virtud del A122(1) CPE73 si no ha presentado en los plazos el memorial que expone los motivos del recurso (punto 15 de los motivos), ya que cualquier otra interpretación sería contraria al principio de igualdad (punto 3 de los motivos).

Atención, el opositor no se beneficia de las disposiciones del A122(1) CPE73 para el plazo de interposición del recurso (es decir, el primer plazo de 2 meses para presentar el escrito de recurso, ver punto 5 de los motivos). Si el titular se beneficia, sin embargo, de un restablecimiento en sus derechos para los dos plazos mencionados, la Sala de Recursos explica este « favoritismo » por el hecho de que:

• el titular no puede permanecer en la incertidumbre durante un largo período en cuanto a la extensión de sus derechos;
• el opositor siempre puede emprender una acción de nulidad.

El A122 CPE siendo sustancialmente idéntico, esta decisión sigue siendo a priori aplicable con el CPE 2000.

G1/88 – Silencio del opositor

La decisión G1/88 se emitió el 27 de enero de 1989.

Supongamos la siguiente situación: un opositor no ha presentado, después de haber recibido una notificación según R58(4) CPE73 (hoy R82(1) CPE), observaciones en un plazo de un mes sobre el texto en el que la OEP prevé mantener la patente.

Sin embargo, ¿esto significa que el opositor está de acuerdo con este texto (« Qui tacet consentire videtur« ) y esto hace inadmisible un eventual recurso del opositor?

La Sala de Recursos considera que sería desproporcionado sancionar al opositor silencioso y retirarle su derecho de recurso (punto 7 de los motivos). De hecho, entre múltiples argumentos, la Sala de Recursos subraya que esta sanción simplemente no estaría en el espíritu del CPE:

• cuando la omisión de un acto conlleva una pérdida de derecho, el CPE lo prevé explícitamente (punto 3.1 de los motivos);
• entonces sería necesario enviar una notificación de pérdida de derecho (R69(1) CPE73 o ahora R112(1) CPE) lo que no es el caso en esta situación (punto 3.2 de los motivos).

G2/88

La decisión G2/88 se emitió el 11 de diciembre de 1989.

Como puede constatar, se plantearon numerosas preguntas a la Sala de Recursos.

Cambio de categorías de reivindicaciones

En este caso, el titular de los derechos había intentado, durante la oposición, modificar la categoría de una reivindicación. ¿Es aceptable esta modificación y no contraria al A123(2) CBE73.

La Gran Sala indica que el cambio de categoría (por ejemplo, « compuesto » o « utilización del compuesto« ), ya sea en el examen o en la oposición (sin necesidad de considerar ningún derecho nacional, ver punto 3.3 de los motivos), no está a priori prohibido, pero es necesario analizar, in concreto, si se produce una extensión de alcance debido a este cambio (punto 4.1 de los motivos).

Por ejemplo, una transformación de una reivindicación de « compuesto » en una reivindicación de « utilización de este compuesto » con el fin de obtener un efecto dado no es contraria al A123(2) CBE73 (punto 5.1 de los motivos). Atención, porque si la reivindicación de utilización tiene como objetivo la obtención de un producto, esta estaría prohibida, ya que permitiría proteger este producto debido a las disposiciones del A64 CBE73.

Segunda aplicación no terapéutica

En este caso, una reivindicación se refería al uso de un aditivo perfectamente conocido para reducir la fricción en un motor. Este efecto no era conocido, ya que este aditivo solo se conocía para limitar la corrosión.

¿Debe interpretarse el A54 CBE73 como autorizador de una reivindicación de utilización cuando la única característica nueva reside en el propósito asignado a esta utilización?

La Gran Sala de Recursos estima que « el nuevo uso de un compuesto conocido » se refiere, en realidad, a la obtención de un nuevo efecto técnico que subyace a la nueva utilización (ver punto 9 de los motivos). En consecuencia, una nueva característica técnica implícita (es decir, la función que consiste en la realización del propósito buscado) está presente en la reivindicación (punto 9.1 de los motivos).

En definitiva, « el nuevo uso de un compuesto conocido » es validado por la Gran Sala (ver punto 10.3 de los motivos).

G4/88 – Transferencia de oposición

La decisión G4/88 se emitió el 24 de abril de 1989.

La pregunta que se planteó a la Gran Sala era si una oposición podía ser:

• solo transmitida a los herederos del opositor fallecido;
• libremente cedida;
• cedida con la empresa o una parte de la empresa interesada en el campo de la invención considerada.

Para la Gran Sala (punto 6 de los motivos), está claro que la transferencia de la oposición se realiza « naturalmente » durante una cesión de una parte de la empresa (entendida en su sentido más amplio, en el sentido económico, punto 5 de los motivos), ya que la oposición constituye un accesorio de esta parte de la empresa si la oposición se ha iniciado en interés de esta parte (ver dispositivo de los motivos).

G5/88 – Poder del Presidente de la OEP para concluir acuerdos administrativos

La decisión G5/88 se emitió el 16 de noviembre de 1990.

Para la anécdota, la Oficina Alemana de Patentes (Gitschiner Straße 97, 10969 Berlín) y la Oficina Europea de Patentes (Gitschiner Strasse 103, 10969 Berlín) tienen locales vecinos en Berlín.

Así, muy frecuentemente, algunos despistados presentaban solicitudes europeas (u otros documentos como documentos de oposición) en la Oficina Alemana y viceversa.

El presidente de la OEP había tratado de paliar este problema concluyendo el 29 de junio de 1981 un acuerdo administrativo con la Oficina Alemana. Este acuerdo prevé, en particular, que los documentos presentados a la Oficina Alemana se presumirían haber sido recibidos por la OEP en la fecha de recepción de la Oficina Alemana.

En este caso, una oposición había sido presentada a la Oficina Alemana, pero recibida por la OEP después del plazo de 9 meses. Comprendemos bien que el titular desee ver esta oposición declarada inadmisible.

La cuestión planteada a la Gran Sala de Recurso era, por lo tanto, saber si el presidente de la OEP tenía el poder de concluir un acuerdo que tuviera un impacto en los derechos conferidos por el CPE. Cabe señalar que este acuerdo no fue aprobado por el consejo de administración.

Según la Gran Sala, ni el poder de representación del Presidente definido por el A5(3) CPE73 (punto 2.2. de los motivos), ni su obligación de tomar « todas las medidas útiles… para asegurar el funcionamiento de la Oficina Europea de Patentes » del A10(2) CPE73 (puntos 2.6 y 2.7 de los motivos) permiten justificar tal acuerdo.

No obstante, en un principio de « protección de la buena fe y de la confianza legítima« , la Gran Sala decidió que la no eficacia del acuerdo no sería retroactiva.

G6/88 – Segunda aplicación no terapéutica

La decisión G6/88 se emitió el 11 de diciembre de 1989.

Esta decisión retoma los mismos motivos que la decisión G2/88 emitida el mismo día.

G7/88 – Poder del Presidente de la OEP para concluir acuerdos administrativos

La decisión G7/88 se emitió el 16 de noviembre de 1990.

Esta decisión retoma los mismos motivos que la decisión G5/88 emitida el mismo día.

G8/88 – Poder del Presidente de la OEP para concluir acuerdos administrativos

La decisión G8/88 se emitió el 16 de noviembre de 1990.

Esta decisión retoma los mismos motivos que la decisión G5/88 emitida el mismo día.

G1/89 – No unidad a posteriori y solicitud PCT

La decisión G1/89 se emitió el 2 de mayo de 1990.

En esta decisión, la Gran Sala recuerda que (ver punto 3. de los motivos), incluso en la fase de búsqueda PCT, la división de búsqueda actuando como ISA debe apreciar la novedad y la actividad inventiva de las reivindicaciones para apreciar la unidad de invención conforme al A17.3.a PCT (aunque esta apreciación no constituya un verdadero « examen » en el sentido del CPE o del PCT).

En consecuencia, es perfectamente posible para la ISA formular objecciones de no unidad a posteriori (punto 5 de los motivos) y, al hacerlo, la OEP puede pedir al solicitante el pago de una tasa adicional de búsqueda (punto 7 de los motivos).

G2/89 – No unidad a posteriori y solicitud PCT

La decisión G2/89 se emitió el 2 de mayo de 1990.

Esta decisión retoma los mismos motivos que la decisión G1/89 emitida el mismo día.

G3/89 – Corrección de errores evidentes

La decisión G3/89 fue dictada el 19 de noviembre de 1992.

El R88 CBE73 (ahora R139 CBE) prevé que los errores relativos a las reivindicaciones, la descripción o los dibujos son corregibles si la rectificación se impone de manera evidente.

En opinión de la Gran Sala, el A123(2) CBE73 es totalmente aplicable a la corrección: por lo tanto, debe considerarse en la fecha de solicitud lo que el experto en la materia podía deducir objetivamente de la descripción (punto 2 de los motivos).

El experto en la materia debe, por lo tanto, ser capaz, en la fecha de la solicitud (es decir, fuera de cualquier publicación posterior) y basándose en los conocimientos generales en el campo considerado:

• de constatar objetiva y inequívocamente el error, y
• de deducir simplemente la corrección a realizar.

Por consiguiente, esta corrección no tiene efecto retroactivo: esta es una simple constatación (punto 4 de los motivos).

Cualquier medio de prueba es posible (punto 8 de los motivos) siempre que este medio (escrito, testimonio, etc.) demuestre los conocimientos generales del experto en la materia en la fecha de la solicitud y no después (punto 7 de los motivos).

G1/90 – Revocación de patente por no pago de la tasa de impresión

La decisión G1/90 fue dictada el 5 de marzo de 1991.

En este caso, el titular de una patente que acababa de ser mantenida en forma modificada (es decir, después de la oposición) no había pagado la tasa de impresión prescrita por el A102(3) b) CBE73 dentro del plazo de tres meses previsto por el R58(5) CBE73.

La cuestión que se planteaba entonces era saber si la revocación de la patente prevista en el A102(4) CBE73 o A102(5) CBE73 debía ser objeto de una decisión (susceptible de recurso, A106 CBE73) o de una simple constatación prevista por la R69 CBE73 (no susceptible de recurso directamente).

La Gran Sala observa a título liminar que si el convenio hubiera querido indicar que la sanción por el incumplimiento del pago de la tasa de impresión fuera la pérdida del derecho de oficio, la redacción del artículo probablemente habría sido « se considera revocada » (punto 4 de los motivos) o « se considera retirada » (punto 6 de los motivos) como en todas las demás partes del convenio.

Para la Gran Sala, la revocación de una patente por incumplimiento del pago de la tasa de impresión (A102(4) CBE73) o producción de traducciones de las reivindicaciones (A102(5) CBE73) debe revestir la forma de una decisión. En efecto:

• una decisión de revocación no sería « desprovista de sentido » (punto 13 de los motivos) contrariamente a las afirmaciones de la sala de recurso) incluso si la pérdida del derecho no apunta al derecho material de las patentes (es decir, novedad, actividad inventiva, etc.). El recurso puede ser particularmente útil para impugnar problemas de hechos (por ejemplo, fecha efectiva del pago).
• la presentación de una solicitud de restitutio in integrum no es realmente fuente de ninguna inseguridad jurídica (punto 14 de los motivos) incluso si la decisión aún no ha sido dictada. La decisión dictada concerniente a un recurso ulterior (que se formaría contra la decisión) será fusionada con la decisión concerniente a la restitutio in integrum.
• no existe una necesidad imperiosa de que la pérdida de los derechos ocurra lo antes posible, incluso para la protección de terceros (punto 15 de los motivos).
• la decisión de revocación es más simple jurídicamente (una sola etapa contrariamente a la notificación+decisión sobre solicitud, punto 17 de los motivos).

Las disposiciones del R82 CPE son sustancialmente idénticas a las disposiciones del A102(4) CPE73 y A102(5) CPE73. Por lo tanto, esta decisión sigue siendo aplicable con el CPE 2000.

G2/90 – Competencia de la cámara de recurso jurídico para las decisiones dictadas por una división de oposición

La decisión G2/90 se dictó el 4 de agosto de 1991.

En este caso, un titular de una patente había olvidado pagar las tasas de publicación de su patente después de la publicación. El agente de formalidades le había dado dos meses adicionales y luego había revocado su patente. Para el titular que presentó el recurso, el agente de formalidades no tenía ningún apoyo legal para hacerlo.

Esta afirmación era claramente puramente jurídica.

La cuestión legal que se planteaba entonces era saber si la cámara de recurso jurídico era competente para los recursos dirigidos contra decisiones confiadas a los agentes de formalidades.

La competencia de las cámaras de recurso está definida en el A21 CPE73. Si la cámara de recurso jurídico puede intervenir contra una decisión dictada por una división de examen (A21(3) c) CPE73, punto 3.2 de los motivos), no está previsto en absoluto que pueda intervenir en las decisiones de una división de oposición (A21(4) CPE73, punto 3.3 de los motivos).

En opinión de la Gran Cámara, el texto es claro y no debe verse como un olvido (punto 3.3 y 3.4 de los motivos): solo la cámara de recurso técnico es competente para las decisiones dictadas por una división de oposición.

El A21 CPE siendo idéntico, esta decisión parece seguir aplicándose con el CPE 2000.

G1/91 – Unidad de invención y mantenimiento en forma modificada después de la oposición

La decisión G1/91 se dictó el 9 de diciembre de 1991.

Si después de una oposición, la patente se modifica de tal manera que las reivindicaciones ya no presentan un concepto inventivo común (A82 CPE73), ¿es posible mantenerla en forma modificada? De hecho, el A102(3) CPE73 prevé que « la patente y la invención que es su objeto satisfacen las condiciones de la presente convención ». ¿Estas condiciones incluyen la unidad de invención (punto 2.1 de los motivos)?

En opinión de la Gran Cámara, la razón de ser del requisito de « unidad de invención » es de orden administrativo (punto 4.1 de los motivos): la utilidad es para la clasificación de patentes con la nomenclatura internacional, pero también para evitar que el solicitante incluya abusivamente varias invenciones en una misma solicitud y evite, de hecho, importantes tasas de búsqueda y de solicitud.

Por otro lado, la Gran Cámara señala que la división, aunque prevista inicialmente por los trabajos preparatorios de la convención hasta el final de la oposición, había sido limitada a las simples solicitudes de patente (punto 6.2 de los motivos), ya que era « inútil » debido a la ausencia de oposición posible por falta de unidad de invención.

En consecuencia, la falta de unidad no debe tenerse en cuenta para el mantenimiento de las patentes en forma modificada después de la oposición.

Esta decisión sigue siendo válida bajo el CPE 2000.

G2/91

La decisión G2/91 se dictó el 29 de noviembre de 1991.

Reembolso de las tasas de recurso en caso de existencia de varios solicitantes

En este caso, ciertas cámaras de recurso conservaban la primera tasa de recurso percibida y reembolsaban las tasas de recurso siguientes, ya que las « otras partes en dicha procedimiento son de derecho parte en el procedimiento de recurso » como precisa el A107 CPE73.

Otras cámaras conservaban todas las tasas pagadas por cada uno de los solicitantes.

¿Quién tenía razón?

Para la Gran Cámara, cada uno de los solicitantes debe pagar… y esto está justificado por el siguiente párrafo.

Derecho propio de continuar un recurso en caso de retirada de un recurrente

En efecto, la Gran Sala subraya que un recurrente que no ha pagado no tiene derecho a continuar solo el recurso si el único recurrente que ha pagado se retira.

En efecto, solo este último puede decidir el mantenimiento de su recurso (punto 6.1 de los motivos).

Así, cualquier reembolso de la tasa de recurso privaría a los recurrentes de sus derechos.

Esta decisión sigue siendo válida bajo el CBE 2000, ya que el A107 CBE no ha evolucionado.

G3/91 – Restitutio in integrum

La decisión G3/91 fue dictada el 7 de septiembre de 1992.

Como seguramente sabe de memoria, el CBE prevé:

• que, para las solicitudes europeas:
  • hay que pagar la tasa de búsqueda (A78(2) CBE73) en un plazo de un mes después de la solicitud de la patente y
  • hay que pagar las tasas de designación (A79(2) CBE73) en un plazo de seis meses a partir de la mención de la publicación del IRE;
  • hay que presentar una solicitud de examen (A94(2) CBE73) en un plazo de seis meses a partir de la mención de la publicación del IRE;
• que, para las solicitudes euro-PCT:
  • hay que pagar la tasa de búsqueda (A157(2) b) CBE73) en un plazo de 31 meses después de la solicitud de la prioridad más antigua (R107(1) e) CBE73);
  • hay que pagar la tasa nacional (que cubre las tasas de designación, A158(2) CBE73) en un plazo de 31 meses después de la solicitud de la prioridad más antigua (R107(1) d) CBE73);
  • hay que presentar una solicitud de examen (A150(2) CBE73) en un plazo de 31 meses después de la solicitud de la prioridad más antigua (A39.1.b PCT).

Como puede ver, existen ciertas similitudes…

Pero los tres primeros plazos están excluidos explícitamente por el A122(5) CBE73 mientras que los tres últimos plazos no figuran en él… ¿Es un olvido? ¿Hay que considerar que estos también están excluidos de la restitutio in integrum?

En opinión de la Gran Sala, hay que considerar todos estos plazos de la misma manera: así, los plazos de pago de la tasa de búsqueda, de la tasa nacional y el plazo de presentación de la solicitud de examen no se benefician de la restitutio in integrum (para las solicitudes europeas, pero también para las solicitudes Euro-PCT).

Esta decisión ya no es aplicable con el CBE 2000, ya que los diferentes plazos mencionados anteriormente se benefician ahora de la restitutio in integrum.

G4/91 – Intervención

La decisión G4/91 fue dictada el 3 de noviembre de 1992.

En el caso, un tercero (contra el cual se había presentado una acción por infracción) había presentado una declaración de intervención conforme al A105(1) CBE73, mientras que la división de oposición había decidido mantener la patente en forma modificada algunas semanas antes…

¿Es válida la intervención sabiendo que el plazo de recurso aún estaba en curso (es decir, sabiendo que la decisión no había pasado a cosa juzgada)?

Para la Gran Sala, la intervención no es posible en esta hipótesis, a menos que una de las partes en el procedimiento de oposición presente un recurso: en efecto, sin este recurso, el procedimiento de oposición no está en instancia.

Esta decisión sigue siendo aplicable con el CBE 2000 ya que la R89 CBE retoma las mismas disposiciones.

G5/91 – Decisiones susceptibles de recurso

La decisión G5/91 se emitió el 5 de mayo de 1992.

En este caso, el titular de una solicitud había alegado que uno de los miembros de la división de oposición no era imparcial, pero el director se había negado a recomponer la cámara.

Independencia de los agentes de los órganos de primera instancia de la OEP

La Gran Sala observa que (punto 2 de los motivos) el A24(1) CBE73 prevé la imparcialidad para los miembros de las cámaras de recurso y de la Gran Sala, pero no explícitamente para los agentes de los órganos de primera instancia como:

• la división de examen,
• la división de oposición,
• etc.

Sin embargo (punto 3 de los motivos), esta obligación es, en verdad, un principio general y debe aplicarse a todos.

Decisiones susceptibles de recurso

¿Puede el titular interponer un recurso contra la negativa del director a recomponer la cámara para la oposición?

La Gran Sala indica (punto 5 de los motivos) que no existe ninguna base legal para tal recurso.

Como precisa el A106(3) CBE73, no es posible interponer un recurso contra una decisión que no pone fin a un procedimiento (como la presente decisión) a menos que dicha decisión prevea un recurso independiente.

Por supuesto, esta cuestión podrá ser objeto de un recurso con la decisión final (punto 6 de los motivos).

Esta decisión sigue siendo válida con el CBE 2000, ya que el A106 CBE no ha cambiado en este punto.

G6/91 – Reducción de tasas

La decisión G6/91 se emitió el 6 de marzo de 1992.

El A14(4) CBE73 y A14(4) CBE73 dispone que las personas domiciliadas en el territorio de un país miembro pueden presentar documentos en su idioma (distinto del francés, inglés, alemán) y beneficiarse así de una reducción de tasas (R6(3) CBE73).

Presentación de la traducción de manera simultánea

En este caso, una persona había interpuesto un recurso contra una decisión proporcionando simultáneamente un escrito redactado en su idioma así como una traducción.

A título liminar, la Gran Sala considera que no hay contraindicación para presentar una traducción de los documentos presentados al mismo tiempo que estos documentos (punto 9 de los motivos). Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que estas traducciones no deben ser tomadas como los originales y, por ejemplo: a título de ilustración, las traducciones no pueden ser transmitidas ANTES de los originales bajo el riesgo de ser consideradas como estos últimos (punto 12 de los motivos).

Pluralidad de documentos y traducción limitada a solo algunos documentos

¿Qué sucede si el titular presenta varios documentos para realizar un acto de procedimiento, siendo solo algunos de ellos en su idioma?

A priori, no hay razón para considerar que todos los documentos deben ser presentados en el idioma del solicitante para beneficiarse de la reducción (punto 15 de los motivos). De hecho, cuando ciertos documentos pueden ser presentados después del pago de la tasa, ¿cómo sabemos el monto de la tasa a pagar (no hablamos de reembolso de tasa, sino de reducción, punto 16 de los motivos)?

Para la Gran Sala, es suficiente presentar en su idioma el documento esencial del primer acto de procedimiento para beneficiarse de la reducción de la tasa (punto 21):

• la solicitud de examen para la tasa de examen (punto 19 de los motivos),
• el acto de recurso para la tasa de recurso (y no el memorial, punto 24 de los motivos),
• etc.

Esta decisión es, a priori, todavía válida con el CBE 2000, ya que los A14 CBE y R6 CBE han evolucionado poco en este punto.

G7/91 – Retirada del recurso

La decisión G7/91 se emitió el 5 de noviembre de 1992.

Hace referencia textual a la siguiente decisión, la decisión G8/91.

G8/91 – Retirada del recurso

La decisión G8/91 se emitió el 5 de noviembre de 1992.

En este caso, un opositor había presentado un recurso sin que el titular lo hiciera, y luego lo retiró… ¿puede continuar el procedimiento de recurso de oficio (un poco como para la oposición R60(2) CBE73, punto 6 de los motivos)?

Incluso si la no continuación de oficio puede dejar « sobrevivir » decisiones de primera instancia con errores, la Gran Sala de Recursos no cree que sea útil permitir a las salas de recursos continuar de oficio un recurso presentado.

En efecto:

• Existe un procedimiento de oposición abierto a todos si un tercero piensa que hay un error en una decisión (punto 10.1 de los motivos)
• A priori, no existen tantos errores en primera instancia (punto 10.2 de los motivos);
• Aunque la oficina se esfuerza por expedir títulos válidos y no afectados por vicios, es necesario cerrar en algún momento el procedimiento para la buena gestión de los recursos de la oficina (punto 10.3 de los motivos);
• Los procedimientos nacionales para anular una patente siguen abiertos (punto 11.1 de los motivos);

Esta decisión sigue siendo válida con el CBE 2000, ya que los principios del recurso siguen siendo idénticos.

G9/91 – Competencias para analizar la validez de las reivindicaciones

La decisión G9/91 se emitió el 31 de marzo de 1993.

Medida de la impugnación

¿Pueden las divisiones de oposición o las salas de recursos analizar la validez de las reivindicaciones no atacadas por un opositor o un solicitante? ¿Están obligadas por la declaración del opositor de la R55 c) CBE73 (ahora R76(2) c) CBE)?

Para la Gran Sala, la obligación del solicitante de declarar en qué medida desea impugnar la patente (R55 c) CBE73) carecería de sentido si esta medida pudiera ser ampliada posteriormente (punto 10 de los motivos).

En consecuencia, la división de oposición o la sala de recursos no tiene ningún derecho para analizar las reivindicaciones no atacadas (punto 11 de los motivos).

En cambio, es perfectamente posible analizar las reivindicaciones dependientes no atacadas (punto 11 de los motivos):

• si la reivindicación independiente « madre » ha sido atacada;
• si su validez es, prima facie, dudosa.

Motivos de la impugnación

¿Es el mismo razonamiento para los motivos de impugnación? ¿Están obligadas las divisiones de oposición o las salas de recursos por la declaración del opositor?

Para la Gran Sala, el A114 CBE73 permite a la división de oposición examinar de oficio ciertos motivos no planteados, pero esto debe seguir siendo excepcional, en particular si prima facie estos motivos se oponen, en su totalidad o en parte, al mantenimiento de la patente (punto 16 de los motivos).

Para el procedimiento ante las salas de recursos, conviene aplicar el principio del A114 CBE73 de manera mucho más restrictiva, ya que es un procedimiento judicial no inquisitivo (punto 18 de los motivos).

Así, un argumento no presentado en la etapa de la oposición por el opositor no puede ser presentado en la etapa del recurso (a menos que, por supuesto, sea aceptado por el titular, punto 18 de los motivos).

G10/91 – Competencias para analizar la validez de las reivindicaciones

La decisión G10/91 se emitió el 31 de marzo de 1993.

Esta decisión retoma los motivos de los motivos G9/91.

G11/91 – Corrección de errores evidentes

La decisión G11/91 fue dictada el 19 de noviembre de 1992.

Esta decisión retomó la esencia de los motivos G3/89 dictados el mismo día.

G12/91 – Decisión definitiva

La decisión G12/92 fue dictada el 17 de diciembre de 1993.

En el caso, los hechos eran cronológicamente los siguientes:

• se había presentado una oposición contra una patente;
• la sala de oposición decide rechazar la oposición y los tres miembros de la sala firman el formulario previsto para este efecto;
• el titular propone combinar las reivindicaciones 1 y 2;
• el formulario es remitido por la sala de oposición al servicio interno de correo sin tener en cuenta esta última propuesta.
• el formulario es remitido al correo por el servicio interno de correo.
  

  

La cuestión que se plantea entonces es saber en qué momento el proceso interno de toma de decisión está terminado.

La Gran Sala recuerda que, para un procedimiento oral (punto 2 de los motivos), el proceso interno de toma de decisión ocurre durante su pronunciamiento, es decir, al final del procedimiento oral. De hecho, la instancia que lo ha dictado ya no puede volver sobre él (excepto en caso de recurso prejudicial).

Según la Gran Sala y para un procedimiento escrito, el final del proceso interno no puede ser:

• la fecha de la remisión de los motivos al correo por el servicio interno de correo (punto 6.2 de los motivos), ya que no refleja la fecha de la toma de los motivos;
• la fecha de la firma por los tres miembros (punto 7.1 de los motivos) pueden aún volver sobre su decisión si un elemento importante es llevado a su conocimiento;
• la fecha de la remisión de la copia al neto por la división a la sección de formalidades con fines de notificación (punto 8 de los motivos), ya que no puede ser determinada a partir del expediente.

Así, no queda más que « la fecha de la remisión al servicio de correo interno de la OEP, por la sección de formalidades de la división » (punto 9 de los motivos). Esta fecha puede, según la Gran Sala, ser muy fácilmente conocida a partir del expediente ya que, según el Presidente de la OEP, siempre es anterior en tres días a la fecha del sello.

G1/92 – Accesibilidad al público de una composición o de una estructura de un producto divulgado

La decisión G1/92 fue dictada el 18 de diciembre de 1992.

La cuestión que se planteaba en el caso era saber si la composición de un producto era accesible al público por el simple hecho de que este producto era accesible al público (siendo necesarios análisis para encontrar la composición).

Para la Gran Sala, si el experto en la materia logra descubrir la composición o la estructura interna del producto y reproducirla sin dificultad excesiva, entonces el producto y su composición o su estructura interna están comprendidos en el estado de la técnica (ver punto 1.4 de los motivos).

El CBE no prevé en absoluto que el experto en la materia esté incitado a analizar la composición o la estructura interna de un producto, y por lo tanto no es posible añadir esta condición (punto 2 de los motivos), tanto más que esta condición sería subjetiva (punto 2.1 de los motivos).

Así, toda divulgación de un producto divulga también su composición o su estructura (siempre que este descubrimiento por el experto en la materia no presente dificultad excesiva).

Esta decisión no tiene razón de haber sido puesta en causa por el CBE 2000.

G2/92 – No pago de nuevas tasas de búsqueda y reivindicaciones no buscadas

La decisión G2/92 fue dictada el 6 de julio de 1993.

Imaginemos la siguiente situación:

• una solicitud con dos invenciones presentes en las reivindicaciones;
• se plantea una objeción de falta de unidad en la fase de búsqueda (A82 CBE73) y la división de búsqueda solicita el pago de una tasa de búsqueda adicional (R46(1) CBE73);
• el solicitante no paga esta tasa de búsqueda;

En esta hipótesis, ¿puede el solicitante pedir un examen sobre la segunda invención (que no ha sido objeto de una búsqueda)?

La Gran Sala considera que (punto 2 de los motivos), si a pesar de la invitación de la división de búsqueda, el solicitante decide no pagar la nueva tasa de búsqueda, no le será posible posteriormente hacer de esta invención el objeto de las reivindicaciones de su solicitud.

Solo una división será posible.

G3/92 – Solicitante no autorizado

La decisión G3/92 fue dictada el 13 de junio de 1994.

El A61(1) b) CBE73 prevé en particular que en caso de una invención « robada » por un solicitante no autorizado (por ejemplo, solicitud presentada por un empleado cuando la invención correspondía al empleador), la persona a quien se le robó la invención puede presentar una nueva solicitud.

La pregunta que se planteaba era si el A61(1) b) CBE73 se aplicaba incluso si la solicitud del solicitante no autorizado ya no estaba en trámite (por ejemplo, ausencia de presentación de la solicitud de examen, olvido de una tasa, etc.). De hecho, la seguridad de terceros no se respetaría en esta hipótesis, pensando legítimamente que la invención objeto de las patentes está libre.

Para la Gran Sala, si el procedimiento del A61 CBE73 ya no era aplicable cuando la primera solicitud ya no estaba en trámite, esto equivaldría a aceptar que un tribunal reconozca el derecho a la patente a una persona, pero que la OEP rechace tal derecho por razones de procedimientos internos (punto 5 de los motivos).

Por lo tanto, no hay motivo para negar a una persona a quien se le ha reconocido un derecho sobre una invención por una instancia nacional, la presentación de una solicitud según el A61(1) b) CBE73 (punto 5.2 de los motivos).

G4/92 – Fundamento de las decisiones y nuevos argumentos durante los procedimientos orales

La decisión G4/92 fue dictada el 29 de octubre de 1993.

Durante un procedimiento inter partes, si una parte que no se presenta al procedimiento oral, ¿renuncia a su derecho a ser escuchada? ¿Se pueden citar nuevos documentos o nuevos argumentos en contra de su solicitud o de su patente?

En realidad, esta pregunta es mucho más amplia, porque (punto 3 de los motivos) toca el principio de contradicción al dictar los motivos. De hecho, el A113(1) CBE73 dispone « las decisiones […] no pueden basarse más que en motivos sobre los cuales las partes han podido tomar posición« .

Así, para respetar el principio de contradicción, una decisión no puede basarse en:

• hechos invocados por primera vez durante este procedimiento oral;
• medios de prueba nuevos (que no han sido ni siquiera anunciados, punto 9 de los motivos).

Sin embargo, una decisión puede basarse en:

• medios de prueba anunciados anteriormente al procedimiento oral (y que confirman las alegaciones de una parte), pero presentados solo durante este procedimiento oral;
• nuevos argumentos (punto 10 de los motivos) en la medida en que no modifican los motivos en los que se basa la decisión (porque es solo un nuevo razonamiento invocado para apoyar los medios de derecho y de hecho ya presentados).

No hay razón para que el CBE 2000 haya cambiado esta decisión.

G5/92 – Restitutio in integrum

La decisión G5/92 se emitió el 27 de septiembre de 1993.

En esta decisión, las preguntas planteadas son sustancialmente las mismas que las planteadas para G3/91, por lo que no se detallarán los motivos de la decisión (son, por lo tanto, idénticos 🙂 ).

G6/92 – Restitutio in integrum

La decisión G6/92 se emitió el 27 de septiembre de 1993.

En esta decisión, las preguntas planteadas son sustancialmente las mismas que las planteadas para G3/91, por lo que no se detallarán los motivos de la decisión (son, por lo tanto, idénticos 🙂 ).

G9/92 – Parte no recurrente y reformatio in pejus

La decisión G9/92 se emitió el 14 de julio de 1994.

En la hipótesis en que una persona interpone un recurso, ¿puede otra parte en el procedimiento (un opositor no recurrente, el titular no recurrente, la sala de recursos, etc.) solicitar modificar, en perjuicio del recurrente, la decisión impugnada?

Según la Sala Grande, la sala de recursos debe basar su decisión ultra petita (es decir, sin ir más allá de lo solicitado en el recurso).

Así, si el titular es el único recurrente, el opositor o la sala de recursos no podrán solicitar el rechazo de un juego de reivindicaciones concedido por la división de oposición (punto 14 de los motivos).

Si el opositor es el único recurrente, el titular de la patente no puede ampliar el alcance de sus reivindicaciones de manera incidental (punto 16 de los motivos).

G10/92 – Solicitud divisional y solicitud matriz a punto de ser concedida

La decisión G10/92 se emitió el 28 de abril de 1994.

En esta decisión se planteaba la cuestión de la fecha límite para presentar una solicitud divisional. En otras palabras, ¿hasta cuándo una solicitud matriz está en trámite cuando esta última está a punto de ser concedida?

Hay que saber que la R25(1) CbE73 ha sufrido numerosas modificaciones durante la vida de la CbE73. En este caso, la R25(1) se leía como sigue en el momento de esta decisión:

(1) El solicitante puede presentar una solicitud divisional relativa a una solicitud de patente europea inicial aún en trámite hasta el momento en que dé, conforme a la regla 51, párrafo 4, su acuerdo sobre el texto en el que se prevé conceder la patente europea.

Para la Sala Grande, no existe por lo tanto ninguna dificultad de interpretación y si el solicitante ha dado su acuerdo con el texto de la solicitud matriz, ya no es posible dividir.

Esta decisión ya no está vigente, ya que la redacción de la R25(1) CbE73 (luego de la R36(1) a) CbE, hoy suprimida) ha sido completamente cambiada.

G1/93 – Característica restrictiva, la tenaza « 123(2)-123(3) »

La decisión G1/93 fue dictada el 2 de febrero de 1994.

Imaginemos que durante el examen, el titular añade una característica limitativa a una reivindicación. Esta característica no está, en realidad, soportada por la descripción.

¿Puede el titular eliminar esta característica en oposición simplemente?

La Gran Sala subraya que los A123(2) CBE73 y A123(3) CBE73 no son disposiciones interdependientes (punto 13 de los motivos), principio que significaría que una u otra disposición debe aplicarse según el caso en cuestión. Estas disposiciones son bien independientes y ambas deben aplicarse en caso de modificación(es) de una patente.

Así, si, debido a la presencia en las reivindicaciones de una característica que viola las disposiciones del A123(2) CBE73, se considera una modificación, esta modificación debe respetar el A123(3) CBE73:

• la modificación es rechazada si extiende el alcance de las reivindicaciones;
• la modificación puede ser aceptada si la modificación consiste en el reemplazo de la característica por una característica « más restrictiva » y soportada.

Esta decisión sigue siendo actual con la CBE2000, los A123(2) CBE y A123(3) CBE siendo idénticos.

G2/93 – Depósito de material biológico y número de depósito

La decisión G2/93 fue dictada el 21 de diciembre de 1994.

En ciertas solicitudes, puede hacerse referencia a cierto material biológico no accesible al público (R28(1) CBE73 o R31(1) CBE) siempre que se comunique una indicación de la autoridad de depósito y el número de orden del material biológico depositado en un plazo de 16 meses a partir de la prioridad más antigua.

La cuestión que se planteaba era saber si las disposiciones del A91 CBE73 (es decir, plazo adicional para corregir una irregularidad, en particular para la producción de los documentos de prioridad R38(3) CBE73) podían aplicarse incluso cuando este artículo no mencionaba explícitamente este caso.

Para la Gran Sala, existe una diferencia fundamental entre el requisito de proporcionar el « número de orden » (condición de fondo para la suficiencia de la descripción) y el requisito de proporcionar los documentos de prioridad (condición de forma). Por lo tanto, no es posible ninguna analogía.

En conclusión, el plazo fijado en la R28(2) a) CBE73 no es prorrogable.

G3/93 – Oponibilidad y validez de la prioridad

La decisión G3/93 fue dictada el 16 de agosto de 1994.

La cuestión que se planteaba era si un documento publicado durante el plazo de prioridad constituye un estado de la técnica oponible, según el A54(2) CBE73, a una solicitud de patente europea cuando la reivindicación de prioridad (la solicitud comprende elementos que no han sido divulgados en el documento de prioridad).

Recordamos que el A87(1) CBE73 define el derecho de prioridad. Este se concede, de conformidad con el Convenio de París, para la misma invención que la presente en el documento de prioridad.

El A89 CBE73 dispone que, cuando una solicitud reivindica válidamente una prioridad, la fecha de prioridad se considera como la de la solicitud de patente europea para la aplicación del A54(2) CBE73, A54(3) CBE73 (estado de la técnica oponible), y A60(2) CBE73 (el derecho a la patente pertenece al primer solicitante).

Así, si una prioridad no es válida, cualquier divulgación intermedia se vuelve oponible (punto 9 de los motivos).

G4/93 – Parte no solicitante y reformatio in pejus

La decisión G4/93 (disponible solo en inglés) fue dictada el 14 de julio de 1994.

Esta decisión es la « versión » inglesa de los motivos G9/92.

G5/93 – Restitutio in integrum

La decisión G5/93 fue dictada el 18 de enero de 1994.

Como usted sabe, la decisión G3/91 subrayó que los siguientes plazos no se benefician de la restitutio in integrum (solicitud Euro-PCT):

• pago de la tasa de búsqueda (A157(2) b) CBE73) dentro de los 31 meses posteriores a la solicitud de la prioridad más antigua (R107(1) e) CBE73);
• pago de la tasa nacional (que cubre las tasas de designación, A158(2) CBE73) dentro de los 31 meses posteriores a la solicitud de la prioridad más antigua (R107(1) d) CBE73);
• presentación de la solicitud de examen (A150(2) CBE73) dentro de los 31 meses posteriores a la solicitud de la prioridad más antigua (A39.1.b PCT).

La Gran Sala confirma su análisis, pero señala que la OEP había publicado ella misma una información contraria en el « Aviso a los solicitantes PCT » (BO OEP 1991, 333). En este aviso, indicaba que « en caso de pérdida de un derecho [debido al no pago de la tasa nacional básica, las tasas de designación, la tasa de búsqueda y las tasas de reivindicación], el solicitante puede, en aplicación del artículo 122 CBE, ser restituido en ese derecho » (punto 2.1 de los motivos).

Así, sería injusto que el A122 no pudiera ser utilizado en tales casos al menos hasta la fecha en la que la decisión G3/91 fue accesible al público (punto 2.3 de los motivos).

En consecuencia, la Gran Sala indica que la restitutio in integrum no es posible para los plazos mencionados anteriormente, a menos que la solicitud de restitutio haya sido presentada antes de que la decisión G3/91 fuera accesible al público.

G7/93 – Modificaciones tardías, después del acuerdo sobre el texto de concesión

La decisión G7/93 se emitió el 13 de mayo de 1994.

Si un solicitante da su acuerdo en virtud de la R51(4) CPE73 (ahora R71(3) CPE), ¿puede, antes de la decisión final de concesión, solicitar una modificación de las reivindicaciones y retirar su acuerdo sobre el texto previamente validado?

Para la Gran Sala, el A113(1) CPE73 no otorga ningún derecho particular al solicitante con respecto a su acuerdo (ningún derecho de modificación en particular), sino que prohíbe a la OEP tomar una decisión sobre un texto de solicitud distinto de « el texto propuesto o aceptado por el solicitante o por el titular de la patente » (punto 2.1 de los motivos).

En este caso, la Gran Sala subraya que la R86(3) CPE73 (ahora R137(3) CPE) otorga un poder discrecional a la OEP para aceptar las modificaciones propuestas por el titular durante el examen (punto 2.3 de los motivos). Sin embargo, este poder discrecional debe ejercerse con un objetivo constructivo. Por lo tanto, se debe tener en cuenta tanto (punto 2.5 de los motivos):

• el interés del solicitante en obtener una patente jurídicamente válida en todos los Estados designados, y
• el interés de la OEP en concluir el procedimiento de examen decidiendo la concesión de la patente.

Así, es posible para la OEP pasar por alto la « retirada » del acuerdo del solicitante si la OEP ha invitado al solicitante a pagar las tasas de concesión y de impresión y a presentar la traducción de las reivindicaciones, y no tener en cuenta las modificaciones propuestas. Sin embargo, también puede tener en cuenta estas últimas, si las considera pertinentes.

Esta decisión probablemente fue cuestionada por la nueva redacción de la R71(3) CPE: de hecho, las modalidades del acuerdo del solicitante sobre el texto han cambiado. Sin embargo, la retirada de este acuerdo parece seguir siendo idéntica: la OEP conservaría una total discreción sobre la consideración de nuevas reivindicaciones una vez dado este acuerdo.

G8/93 – Retirada del recurso por el recurrente y cierre del procedimiento de recurso

La decisión G8/93 se emitió el 13 de junio de 1994.

¿Qué sucede si un opositor, único recurrente, retira su recurso? ¿Se cierra automáticamente el procedimiento de oposición o la división de oposición puede continuar con esta oposición en virtud del A114(1) CPE73, en particular si considera que hay motivos serios que justifican la revocación o la limitación de la patente?

La Gran Sala subraya en primer lugar que no es posible « retirar su oposición » en la etapa del recurso: solo es posible la retirada del recurso (la pregunta planteada por la sala de recurso mezclaba estos conceptos, punto 2 de los motivos).

Finalmente, la Gran Sala confirma su decisión G8/91 e indica que no está permitido a las salas de recurso continuar de oficio un recurso si se realiza una retirada del recurso por el único recurrente, independientemente de la opinión del titular de la patente.

G9/93 – Oposición por el titular

La decisión G9/93 fue dictada el 6 de julio de 1994.

Como en la decisión G1/84, se planteaba la cuestión de la legalidad de la oposición del titular contra su propia patente. Esta cuestión se planteaba, ya que la Sala de Recursos había considerado en la decisión G9/91 que su análisis sobre la base del procedimiento de oposición era falso en la decisión G1/84 (ver punto 2 de los motivos):

se puede cuestionar la exactitud de la declaración, al menos como generalización, hecha por la Sala de Recursos en el caso G1/84 (BO OEP 1985, 299, punto 4 de la exposición de motivos: « … se equivocaría al considerarlos (los procedimientos de oposición previstos por el CBE) como procedimientos esencialmente contenciosos que enfrentan a partes en conflicto […] ». […]

En cualquier caso, la Sala de Recursos, en su composición actual, estima que el procedimiento de oposición después de la concesión previsto por el CBE debe en principio considerarse como un procedimiento contencioso entre partes que normalmente defienden intereses opuestos, y a las que se debe otorgar un trato justo.

Así, ¿seguían siendo aplicables los fundamentos de los motivos G1/84, que autorizaban una oposición contra sí mismo?

¡La respuesta es no! (punto 5 de los motivos)

Para la Sala de Recursos, conviene interpretar el « cualquier persona » del A99(1) CBE73 a la luz de la finalidad del procedimiento (punto 3 de los motivos). En particular, el argumento del esfuerzo que debe realizar la OEP para « conceder y mantener solo patentes válidas » no parece suficiente (punto 4.2 de los motivos).

La ausencia de limitación (en aquella época), si es un problema, debe resolverse más bien por el legislador y no por artificios jurídicos de interpretación (punto 4.1 de los motivos).

G10/93 – Alcance del examen y procedimiento de recurso ex-parte contra una decisión que rechaza una solicitud

La decisión G10/93 fue dictada el 30 de noviembre de 1994.

Durante un recurso contra una decisión de rechazo en el examen, ¿la sala de recursos realiza un análisis completo de la patentabilidad o se limita a los motivos de rechazo de la instancia de primera instancia (es decir, sin reanalizar las condiciones de validez que la división de examen consideró como cumplidas)?

La Sala de Recursos señala en primer lugar que, para un procedimiento inter partes, la consideración limitada de nuevos medios estaba justificada por el procedimiento contencioso (punto 2 de los motivos) y por el carácter judicial de este recurso.

Por el contrario, el procedimiento ex-parte es un procedimiento administrativo y, por lo tanto, más inquisitivo (punto 3 de los motivos). Así, las salas de recursos pueden tener en cuenta nuevos motivos, nuevas pruebas o nuevos hechos.

Sin embargo, no es necesario realizar un examen completo (punto 4 de los motivos), ya que esto es competencia de las divisiones de examen. Si la sala de recursos considera que una condición de patentabilidad no se cumple, puede:

• introducirla en el procedimiento de recurso;
• pedir a la división de examen que estudie la cuestión.

Este principio no viola la non reformatio in pejus (punto 6 de los motivos), ya que ninguna decisión puede ser peor que el rechazo de la solicitud.

G1/94 – Intervención en un procedimiento de recurso

La decisión G1/94 fue dictada el 11 de mayo de 1994.

El A105 CPE73 dispone que un presunto infractor puede intervenir en una oposición. Pero, ¿puede hacerlo durante un procedimiento de recurso sobre oposición (que tiene una naturaleza jurídica diferente a la del procedimiento de oposición: judicial y no administrativa G8/91) ? ¿Puede el interviniente plantear cualquier motivo de oposición o está obligado por los ya presentados?

En una decisión anterior (G4/91), la Gran Sala de Recursos había indicado simplemente que si ninguna de las partes en el procedimiento de oposición presentaba recurso de oposición, cualquier intervención permanecía sin efecto (punto 1 de los motivos).

Al referirse a los trabajos preparatorios del CPE (punto 8 de los motivos), la Gran Sala subraya que las discusiones entre los Estados contratantes deseaban incluir el recurso en el ámbito del A105 CPE73 e incluso habían adoptado la R57(4) para moderar algunos efectos negativos mediante la R57(4) CPE73.

La Gran Sala confirma así que la expresión « procedimiento de oposición » del A105(1) CPE73 debe entenderse como que también cubre el procedimiento de recurso sobre oposición (punto 10 de los motivos).

Además, la Gran Sala subraya que el interviniente en tal procedimiento de recurso puede presentar todos los motivos, argumentos o pruebas que desee, incluso si estos no han sido invocados previamente (punto 13 de los motivos): en esta hipótesis, una remisión a primera instancia puede ser posible. En efecto, prohibir al interviniente recurrir a estos medios de defensa (sabiendo que está acusado de infracción) sería contrario a la finalidad de la intervención.

G2/94 – Toma de palabra ante la sala de recursos y procedimiento ex-parte

La decisión G2/94 fue dictada el 19 de febrero de 1996.

En este caso, un representante autorizado había solicitado a una sala de recursos la autorización para que un antiguo miembro de la sala (en este caso, un antiguo presidente que había cesado en sus funciones dos años antes).

¿Cuáles son las reglas que rigen la toma de palabra por parte de un no representante? En particular, si este es un antiguo presidente.

En primer lugar, la Gran Sala remite a la decisión G4/95 (que fue dictada antes) en lo que respecta a la toma de palabra por parte de un asistente (punto 1 de los motivos). Aunque la decisión G4/95 se aplica a un procedimiento de oposición, los principios siguen siendo los mismos para un procedimiento ex-parte: la sala tiene un poder de apreciación completo para autorizarlo si así lo desea.

Sin embargo, para autorizar una intervención de un interviniente, es necesario informar a la sala con suficiente antelación indicando el nombre, la calidad y el tema abordado por el interviniente (punto 2 de los motivos).

Si la intervención es autorizada, el asistente realiza entonces su exposición oral bajo la responsabilidad y el control permanentes del representante autorizado (punto 3 de los motivos).

En cuanto a la toma de palabra por parte de un antiguo miembro de la sala, no existe ninguna regla que los prohíba formalmente: por lo tanto, es necesario tener cuidado para evitar, al menos, una « apariencia de favoritismo » (punto 4 de los motivos) en lo que respecta a las simples tomas de palabra. Así, las salas de recursos disponen (a falta de otras reglas) de un poder de apreciación para determinar a partir de cuándo un antiguo miembro puede expresarse ante la sala (punto 7): a priori, 3 años deberían ser un buen compromiso (punto 8).

G1/95 – Número de motivos de oposición del A100 a) CPE73

La decisión G1/95 se emitió el 19 de julio de 1996.

En este caso, la cámara de recurso había rechazado una solicitud considerando que el objeto reivindicado carecía de aplicación industrial y no era una invención (A52(1) CPE73 y A52(2) CPE73). Sin embargo, la oposición presentada solo mencionaba la novedad (A54 CPE73) y la actividad inventiva (A56 CPE73).

En realidad, todos los artículos anteriores se mencionan bajo un solo punto del A100 CPE73 (que enumera los posibles motivos de oposición):

a) el objeto de la patente europea no es patentable según los artículos 52 a 57;

La pregunta que surge entonces: ¿el A100 a) CPE73 es un solo motivo o varios motivos (punto 2 de los motivos)?

Para la Gran Sala, el punto a) del A100 CPE73 solo puede contener un solo motivo, ya que los « fundamentos jurídicos » de la novedad, la actividad inventiva, etc. son diferentes (punto 4 de los motivos).

En consecuencia, la cámara de recurso no puede introducir un nuevo motivo (como lo indicó la decisión G9/91) no planteado por el opositor, incluso si este motivo fuera la aplicación industrial y el opositor hubiera invocado la novedad o la actividad inventiva.

G2/95 – Sustitución de toda la solicitud por error

La decisión G2/95 se emitió el 14 de mayo de 1996.

Imaginemos que un solicitante presenta una primera solicitud en Francia, luego presenta una segunda solicitud EP con prioridad de la solicitud francesa. La presentación de esta segunda solicitud es completamente errónea y la descripción presentada no corresponde en nada a la invención de la primera solicitud (no se rían… ocurre).

¿Es posible, en el marco de una corrección de error según la R88 CPE73, sustituir el conjunto de las piezas de una solicitud por otras piezas (es decir, aquellas que el solicitante habría querido realmente presentar)?

La Gran Sala recuerda que las disposiciones del A123(2) CPE73 prevalecen sobre las disposiciones de la R88 CPE73 (punto 2 de los motivos). Por lo tanto, debido a la prohibición de extender el objeto de una solicitud, solo es posible recurrir a documentos distintos a la descripción, las reivindicaciones y los dibujos o documentos que confirmen los conocimientos generales del experto en la materia en la fecha de presentación que está fijada por el A80 CPE73 (G3/89): por lo tanto, no está permitido para una rectificación hacer uso de otros documentos, incluso si fueron producidos durante la presentación de la solicitud de patente europea, ya sea en particular documentos de prioridad, el resumen, etc. (G3/89).

¡Así que no! no es posible…

G3/95 – Admisibilidad de la remisión

La decisión G3/95 se emitió el 27 de noviembre de 1995.

No es muy interesante, ya que la cuestión planteada por el presidente fue considerada inadmisible, al no ser las decisiones citadas contradictorias.

G4/95 – Toma de palabra en el procedimiento oral por una persona distinta del representante

La decisión G4/95 se dictó el 19 de febrero de 1996.

La cuestión que se planteaba era si un tercero (distinto del representante) podía tomar la palabra durante un procedimiento oral de oposición.

La Sala de Recursos no ve ningún inconveniente, pero enmarca esta práctica, independientemente de la persona que tome la palabra: la instancia concernida debe dar su acuerdo, acuerdo dado de manera discrecional.

Las condiciones principales de este acuerdo son:

• se debe solicitar una autorización y debe contener el nombre y las cualificaciones de la persona que desea tomar la palabra y especificar el objeto de la exposición oral;
• esta autorización debe llegar a la OEP con suficiente antelación antes del procedimiento oral: las partes adversas deben poder preparar su respuesta a esta exposición. De lo contrario, la autorización debe ser denegada (a menos que haya acuerdo de las partes adversas) (punto 10 de los motivos);
• la toma de palabra se realiza bajo la responsabilidad y el control permanentes del representante autorizado (punto 8 de los motivos).

Si esta decisión se aplica principalmente en oposición o en recurso de oposición (procedimiento inter partes), no hay razón para que no se aplique en ex parte, como lo destacó la decisión G2/94 (dictada después).

G6/95 – Aplicación de la R71 bis a las salas de recurso

La decisión G6/95 se dictó el 24 de julio de 1996.

En este caso, el consejo de administración de la OEP había añadido una regla R71bis CPE73 en virtud de los poderes conferidos por el A33(1) b) CPE73. La R71bis(1) CPE73 prevé en particular una notificación, enviada al mismo tiempo que la citación al procedimiento oral, detallando las cuestiones necesarias a examinar.

Sin embargo, una sala de recurso se sorprende por este nuevo artículo (no tanto por el fondo, sino por la forma): el consejo de administración modifica el reglamento sobre la base del A33(1) b) CPE73 (poder general), pero parece oponerse a las reglas de procedimiento de las salas de recurso (o RPSC, que él mismo aprobó según el A23(4) CPE73, poder especial), la R11(2) del RPSC no prevé de manera obligatoria tal notificación (solo la posibilidad).

En resumen, la sala de recurso está un poco perdida… ¿Qué debe aplicarse?

La sala de recurso subraya que el RPSC no tiene que « conformarse siempre a la versión vigente del reglamento de ejecución » (punto 2 de los motivos). De hecho, el Consejo de Administración no puede modificar el reglamento de ejecución (es decir, la introducción de la R71bis(1) CPE73) de tal manera que el efecto de una regla modificada esté en contradicción con la CPE misma (es decir, la validación del RPSC, los artículos son superiores a las reglas, A164(2) CPE73, punto 4 de los motivos).

Así, la R71bis(1) CPE73 no puede aplicarse a las salas de recurso, de lo contrario estaríamos en plena contradicción mencionada a continuación (punto 5 de los motivos).

G7/95 – Ataque a la novedad en oposición cuando el motivo invocado es la actividad inventiva

La decisión G7/95 se dictó el 19 de julio de 1996.

En realidad, esta decisión se dictó el mismo día que la decisión G1/95 (sobre el número de motivos del A100 a) CPE73) y comparte en gran medida los mismos motivos.

Aquí, la Sala de Recursos indica que, no obstante, si la actividad inventiva y la novedad son dos motivos distintos, es posible atacar la novedad de la invención sin haberla invocado explícitamente (habiendo invocado solo la actividad inventiva) siempre que esta novedad se analice en relación con el documento del estado de la técnica más cercano.

G8/95 – Rectificación de una decisión de concesión y competencia de las salas de recurso jurídicas / técnicas

La decisión G8/95 se emitió el 16 de abril de 1996.

Si una « solicitud de modificación de los motivos de concesión » (R89 CPE73) es presentada por el titular y la sala de Examen se ha negado a hacerla efectiva.

La cuestión que se planteaba era saber qué sala de recurso era competente (técnica o jurídica). ¿Depende del tema del recurso?

La Sala Engrandecida recuerda que la competencia de las salas de recurso contra las decisiones de la división de examen está definida por el A21(3) CPE73 (punto 2 de los motivos). La letra a) indica que la sala técnica es competente cuando la decisión impugnada es « relativa [… ] a la concesión de una patente europea« .

La cuestión es, por tanto, saber si la decisión tomada sobre una solicitud de rectificación de los motivos de concesión « es relativa a » la decisión de concesión.

La Sala Engrandecida señala (punto 3 de los motivos) que los recursos contra las decisiones de concesión tienen como objetivo obtener lo que ha sido denegado (A113(2) CPE73), y por lo tanto tienen como objetivo corregir un error de fondo: es por eso que se puede presentar un recurso (A107 CPE73). La « solicitud de modificación de los motivos de concesión » (R89 CPE73) también tiene como objetivo modificar una decisión, pero se refiere a un error de forma (punto 3.2 de los motivos).

Incluso si solo aborda la forma, está claro que una solicitud de rectificación de los motivos de concesión está relacionada con la concesión de la patente (punto 3.3 de los motivos): en consecuencia, la sala de recurso técnica es competente (punto 6 de los motivos).

G1/97

La decisión G1/97 se emitió el 10 de diciembre de 1999.

Recurso sobre un recurso / solicitud de revisión

Tras una decisión de rechazo por una sala de recurso, un solicitante había presentado un recurso sobre esta decisión indicando que la decisión de revocación había sido tomada por una sala que ejercía las competencias de la división de oposición conforme al A111(1) CPE73 y que, por lo tanto, su decisión era susceptible de recurso.

Sin embargo, la Sala Engrandecida no está de acuerdo: las decisiones de las salas de recurso adquieren fuerza de cosa juzgada tan pronto como se emiten, un recurso según el A106 CPE73 contra estas decisiones está, por lo tanto, excluido (punto 2.a de los motivos). El A111(1) CPE73 no obliga en absoluto a las salas de recurso a remitir los casos a primera instancia para que las partes conserven un derecho de recurso: las salas de recurso conservan un poder discrecional para reformar las decisiones.

Un recurso de este tipo debe ser declarado inadmisible por la sala de recurso que tomó la decisión cuya revisión se solicita: la decisión de inadmisibilidad puede emitirse inmediatamente sin formalidad procesal.

A122 y A121 que permiten corregir una violación de un principio fundamental de procedimiento

Además, el solicitante había presentado solicitudes de restitutio in integrum (A122 CPE73) y de continuación del procedimiento (A121 CPE73). De hecho, sostenía que no había tenido la oportunidad de presentar juegos de reivindicaciones adicionales a pesar de toda la atención que había prestado al asunto, ya que la sala de recurso nunca había indicado su intención de rechazar.

Este razonamiento no es posible para la Sala Engrandecida, ya que estos dos artículos requieren el incumplimiento de un plazo, lo que no es el caso en la presente situación (punto 2.b de los motivos).

R89 que permite corregir una violación de un principio fundamental de procedimiento

El solicitante también había sostenido que una revisión de los motivos era posible sobre la base de la R89 CPE73 (mismos argumentos que anteriormente).

La Sala Engrandecida indica que la R89 CPE73 permite errores formales en las decisiones, pero no errores de fondo (punto 2.c de los motivos).

Instancia de casación

TJCE

El recurrente sostenía también que los trabajos preparatorios de la convención hacían aparecer que el TJCE debía ser aprehendido en caso de violación fundamental del procedimiento.

La Gran Sala de Recurso no comparte esta opinión. Al contrario, la aprehensión del TJCE ha sido abandonada por el legislador en favor de la Gran Sala de Recurso que debía ser suficiente como instancia reguladora (punto 2.e de los motivos).

Creación de una vía específica

Por otra parte, como la gran mayoría de los países de la convención prevén una casación posible en caso de violación fundamental del procedimiento, el recurrente sostenía que el A125 CBE73 da la base legal a tal casación en el sistema de la CBE:

En ausencia de una disposición de procedimiento en la presente convención, la Oficina Europea de Patentes tomará en consideración los principios generalmente admitidos en la materia en los Estados contratantes.

La Gran Sala no piensa que este artículo sea suficiente: en efecto, hace referencia a « principios » y no permitiría la creación completa de una vía específica de casación (punto 3.a a 3.d de los motivos).

Contradicción con el ADPIC

El recurrente sostenía que, si ningún medio de casación era posible, el A32 ADPIC (que es superior a la convención) es violado:

Para toda decisión concerniente a la revocación o la caducidad de una patente, se ofrecerá una posibilidad de revisión judicial.

La Gran Sala de Recurso no es de esta opinión, ya que el A62(5) ADPIC (regla específica a las decisiones administrativas a diferencia del A32 ADPIC que es aplicable a todas las decisiones, ver punto 5.d de los motivos) es en realidad el artículo aplicable al caso de especie:

Las decisiones administrativas finales en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 podrán ser objeto de una revisión por una autoridad judicial o cuasi judicial. Sin embargo, no habrá ninguna obligación de prever una posibilidad de revisión de las decisiones en caso de oposición formada en vano o de revocación administrativa, a condición de que los motivos de estos procedimientos puedan ser objeto de procedimientos de invalidación.

En efecto, una decisión administrativa (aquí la decisión de la cámara de oposición), que mantiene una patente, puede ser objeto de una revisión (aquí un recurso) por una autoridad judicial o cuasi judicial (aquí una cámara de recurso). Nada indica que el A32 ADPIC deba aplicarse a la decisión de revisión (si no, los recursos se imbricarían sin fin…).

G2/97 – Principio de buena fe y falta de pago de la tasa de recurso

La decisión G2/97 fue dictada el 12 de noviembre de 1998.

Si el recurrente no paga la tasa de recurso, ¿el principio de buena fe impone que la OEP prevenga al « recurrente potencial » de su olvido?

Según la Gran Sala (punto 4.1 de los motivos), la « protección de la confianza legítima de los usuarios del sistema de la patente europea » exige que la OEP notifique al demandante toda pérdida de derecho (eventualmente potencial) si este puede esperar recibir tal aviso.

Por ejemplo, si la OEP recibe un correo mencionando « encontrará adjunto un cheque » y que ningún cheque está presente, la OEP debe notificar esta irregularidad potencial. De la misma manera, si la solicitud del demandante no es clara, la OEP debe pedir al demandante que clarifique su solicitud.

Pero este principio no va más allá: la OEP no tiene obligación de prevenir al demandante si nada permite dudar.

G3/97 – Oposición y « hombre de paja »

La decisión G3/97 fue dictada el 21 de enero de 1999.

La cuestión que se planteaba era saber si el uso de « prestanombres » (comúnmente llamado « hombre de paja ») era una práctica aceptable en la oposición para ocultar al verdadero opositor.

La Gran Sala subraya que la noción de « verdadero opositor » es jurídicamente absurda, ya que cualquier tercero puede presentar una oposición y que la noción de opositor es una noción procesal (punto 2.1 de los motivos). Así, la Gran Sala decidió que una oposición no es inadmisible por el solo hecho de que el opositor sea un hombre de paja.

Sin embargo, no cabe duda de que esta práctica constituye un fraude de ley:

• el opositor actúa en nombre del titular de la patente (fraude del principio establecido por G9/93, punto 4.1 de los motivos);
• el opositor actúa en nombre de un cliente en el marco de actividades que, en conjunto, son características de las de un representante autorizado, sin poseer las cualificaciones requeridas por el A134 CBE73 (punto 4.2.1 de los motivos).

Esto no impide las siguientes situaciones:

• un representante autorizado actúa en su propio nombre en nombre de un cliente (punto 4.2.2 de los motivos);
• un opositor con domicilio o sede en un Estado parte en la CBE actúa en nombre de un tercero que no cumple esta condición (punto 4.2.3 de los motivos).

Cuando se trata de determinar si hay un fraude abusivo de la ley, se debe aplicar el principio de la libre apreciación de las pruebas: estas últimas deben ser aportadas por quien invoca la inadmisibilidad, deben ser claras y sin equívoco.

G4/97 – Oposición y « hombre de paja »

La decisión G4/97 fue dictada el 21 de enero de 1999.

Retoma los mismos motivos y decisiones que la decisión G3/97.

G1/98

La decisión G1/98 fue dictada el 20 de diciembre de 1999.

Reivindicaciones que engloban una variedad vegetal

En este caso, la sala de recurso no sabía si debía rechazar una reivindicación de « planta transgénica » sabiendo que:

• esta reivindicación englobaba de hecho ciertas variedades vegetales específicas (pero sin reivindicarlas individualmente);
• el A53 b) CBE73 prohíbe las reivindicaciones de « variedades vegetales ».

Recordamos que una variedad vegetal es (punto 3.1 de los motivos) un conjunto vegetal de un taxón botánico del rango más bajo conocido que puede ser:

• definido por la expresión de los caracteres resultante de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,
• distinguido de cualquier otro conjunto vegetal por la expresión de al menos uno de dichos caracteres y
• considerado como una entidad en cuanto a su aptitud para ser reproducido conforme.

Para la Gran Sala (punto 3.1 de los motivos), la sala de recurso confunde el alcance y el objeto (es decir, la invención subyacente) de la reivindicación. Solo están prohibidas las reivindicaciones cuyo objeto es una variedad vegetal: la prohibición del A53 b) CBE73 es una prohibición sobre el objeto de las reivindicaciones y no sobre su alcance.

De hecho, la prohibición concerniente al alcance parece excesiva, ya que si utilizáramos un razonamiento similar con las disposiciones del A53 a) CBE73, una fotocopiadora podría ser excluida de la patentabilidad (ej. fotocopia de billetes de banco, etc.).

Además (punto 3.4 de los motivos), la Gran Sala recuerda que esta prohibición fue creada para evitar una doble protección (por patente y por el derecho de obtentor vegetal de la convención UPOV). Si esta prohibición es más bien administrativa, la convención UPOV de 1991 ya no prohíbe la doble protección. En todo caso, este historial aboga por una interpretación estricta del A53 b) CBE73 para evitar reducir el campo de la patentabilidad de manera indebida (punto 3.10 de los motivos).

Producto obtenido mediante un procedimiento de obtención de variedad vegetal

La cuestión que se planteaba era si una reivindicación de obtención de variedad vegetal debía ser excluida debido al A64(2) CPE73. Este artículo establece que los productos resultantes de un procedimiento también están protegidos por dicha reivindicación, lo que equivaldría, indirectamente, a proteger las variedades vegetales excluidas por el A53 b) CPE73.

Para la Gran Sala (punto 4 de los motivos) no hay problema, ya que la protección así otorgada a los productos no es tan amplia como la otorgada por una reivindicación de producto como tal. De hecho, el producto protegido es en realidad un « product by process » caracterizado por su modo de fabricación.

Así, el A64(2) CPE73 es inoperante para analizar la patentabilidad de una reivindicación.

G2/98 – Prioridad y condiciones para estar en presencia de la « misma invención »

La decisión G2/98 fue dictada el 31 de mayo de 2001.

El presidente solicitó algunas precisiones sobre la noción de « misma invención ».

En primer lugar, la Gran Sala señala que la CPE (A87 CPE73 y A88 CPE73 en particular) constituye un « arreglo particular » en el sentido de la CUP (previsto por el A19 CUP) y, por lo tanto, debe respetar esta convención (punto 3 de los motivos).

En particular, el A88(2) CPE73, primera frase, y el A88(3) CPE73 corresponden al A4F de la CUP, y el A88(4) CPE73 corresponde casi palabra por palabra al A4H de la CUP (punto 6.1 de los motivos).

En realidad, para la interpretación de « misma invención », es posible tener varias interpretaciones (siendo E la solicitud europea que reclama la prioridad de la solicitud P):

• una interpretación estricta: si el objeto A es reivindicado en la solicitud E, entonces la prioridad es válida si A es divulgado solo en P. Si el objeto A+B es reivindicado en la solicitud E, entonces la prioridad no es válida si A+B no es divulgado como tal en P.
• una interpretación amplia: Si el objeto A+B es reivindicado en la solicitud E, entonces la prioridad puede ser válida si A es divulgado solo en P, pero B no está relacionado con la función y el efecto de A, y por consiguiente con el carácter y la naturaleza de A.

En la hipótesis de una interpretación estricta, la « misma invención » del A87(1) CPE73 corresponde a la noción de « mismo objeto » del A87(4) CPE73. Esta interpretación estricta está perfectamente en acuerdo con el A87(4) CPE73 o A88(2) CPE73 a A88(4) CPE73 (punto 6.8). (punto 6.8).

En la hipótesis de una interpretación estricta, existe más dificultad. De hecho:

• el A54(3) estaría vacío de sentido… (punto 8.1 de los motivos)
• la noción de primera solicitud (A87(4) CPE73) se volvería más compleja de apreciar (punto 8.2 de los motivos): en efecto, si un solicitante deposita A+B luego A+B+C, habría que preguntarse si C no sería una característica no esencial antes de determinar si A+B+C es una primera solicitud (y por lo tanto las prioridades que la invocan podrían ser no válidas).
• la noción de primera solicitud (A87(4) CPE73) se volvería subjetiva (punto 8.3 de los motivos): en función de los documentos citados, ciertas características pueden volverse no esenciales o participar en problemas técnicos diferentes;

En consecuencia, es necesario tener una interpretación estricta: « misma invención » significa que solo debe reconocerse que una reivindicación incluida en una solicitud de patente europea se beneficia de la prioridad si el experto en la materia puede, recurriendo a sus conocimientos generales, deducir directamente y sin ambigüedad el objeto de esta reivindicación de la solicitud anterior considerada en su conjunto.

G3/98 – Plazo de 6 meses y divulgaciones no oponibles en caso de abuso contra el solicitante

La decisión G3/98 fue dictada el 12 de julio de 2000.

El Artículo 55(1) CBE73 prevé un tipo de « periodo de gracia » para la presentación de una solicitud, en caso de divulgaciones resultantes de un abuso en contra del solicitante (ej. robo, violación de un NDA, etc.).

La cuestión que se planteaba era saber si este plazo debía calcularse:

• a partir de la fecha de prioridad (es decir, teniendo en cuenta el Artículo 89 CBE73)
• o a partir de la fecha en la que la solicitud de patente europea fue efectivamente presentada.

En primer lugar, ninguna referencia al Artículo 55 CBE73 puede encontrarse en el Artículo 89 CBE73 mientras que este último menciona numerosos otros artículos (punto 2.1 de los motivos).

Además, el Artículo 55(1) CBE73 no habla de « fecha de presentación », sino de « presentación » (que es más el acto, que una fecha eventualmente diferente de la fecha del acto) (punto 2.2 de los motivos). La importancia del término « presentación » se refuerza por su utilización en el Artículo 55(2) CBE73, utilización que no deja ninguna duda en cuanto a la diferencia con la expresión « fecha de presentación » (punto 2.3).

Por otra parte, los trabajos preparatorios muestran (punto 2.4 de los motivos) que inicialmente la expresión utilizada era bien « fecha de presentación », pero que esto fue modificado a petición de la delegación neerlandesa para mostrar claramente que había que entender la fecha en la que la solicitud de patente era efectivamente presentada.

En conclusión, la fecha determinante para el cálculo del plazo de seis meses es, por lo tanto, la fecha en la que la solicitud de patente europea fue efectivamente presentada (sin tener en cuenta las eventuales prioridades).

G4/98 – Retroactividad de la designación y no pago de las tasas de designación

La decisión G4/98 fue dictada el 27 de noviembre de 2000.

En esta remisión del presidente se planteaba la cuestión del efecto del no pago de las tasas de designación… De hecho, tanto la fecha de solicitud como la lista de países designados podrían verse afectados y es importante comprender este punto.

En realidad, el A91(4) CBE73 dispone que la designación de un país es « considerada retirada » si la tasa de designación correspondiente no se paga (punto 3.1 de los motivos). Los trabajos preparatorios hacen resaltar claramente que el no pago de las tasas de designación no tiene efecto sobre la fecha de solicitud (A90 CBE73).

Cuando el CBE desea indicar una retroactividad, utiliza, según la opinión de la Gran Sala (punto 3.2 de los motivos), la terminología « no formada » o « no formulada » (cf. el A94(2) CBE73 para el examen, el A99(1) CBE73 para la oposición, el A108 CBE73 para el recurso y el A136(1) CBE73 para una transformación) en lugar de « considerada retirada ».

Además, la decisión G1/90 (punto 6) ya había indicado que « considerada retirada » significaba que la pérdida de derecho ocurría al final del plazo considerado (punto 3.3 de los motivos). Una interpretación diferente de la misma expresión en el CBE sería peligrosa.

La retroactividad podría tener los siguientes efectos (punto 5 de los motivos) :

• pérdida de la fecha de solicitud (lo que sería contrario al A4A(3) CUP, ya que esta condición no es una condición para tener una solicitud nacional regular) ;
• destrucción retroactiva de las solicitudes divisionarias derivadas de esta solicitud, ya que esta solicitud no existía en la fecha de presentación de la solicitud divisionaria (lo que sería contrario al principio de independencia de las solicitudes) ;
• destrucción retroactiva de las transformaciones.

Así, según la opinión de la Gran Sala, el no pago de las tasas de designación no puede tener un efecto retroactivo en cuanto a la lista de países designados (punto 6 de los motivos).

La Gran Sala señala que existen mecanismos de prórroga de plazo (R85 CBE73). No obstante, la no designación no surte efecto al final del plazo prorrogado, sino al final del plazo « normal » (punto 7.2 de los motivos) !

G1/99 – Excepciones al principio de non reformatio in pejus

La decisión G1/99 se emitió el 2 de abril de 2001.

En el caso presente, un opositor era el único solicitante y atacaba la decisión de mantenimiento de la patente en una forma modificada. La patente había sido modificada en oposición añadiendo una característica.

¿Es posible que el titular suprima esta característica durante el recurso (en violación del principio de non reformatio in pejus, ya que el alcance se aumenta) si esta característica plantea un problema para la patentabilidad de la patente?

Se recuerda que la decisión G9/92 (o G4/93, que es su versión inglesa) trata precisamente de la reformatio in pejus, principio jurisprudencial no escrito (punto 6 de los motivos) derivado del principio de juicio ultra-petita.

Puede hacerse una excepción a este principio para responder a una objección recién planteada durante el procedimiento de recurso, si la patente tal como se mantuvo en una forma modificada debía ser revocada, siendo esta revocación la consecuencia directa de una modificación inadmisible (A123(2) CBE73) que la división de oposición había admitido.

En tales circunstancias, el titular de la patente puede estar autorizado, para remediar esta situación, a presentar las siguientes solicitudes, en el orden:

• modificaciones destinadas a limitar el alcance de la patente tal como se mantuvo (y que no son contrarias al A123(2) CBE73);
• modificaciones destinadas a extender el alcance de la patente tal como se mantuvo (pero dentro de los límites del A123(3) CBE73);
• supresión de la modificación inadmisible (pero dentro de los límites del A123(3) CBE73).

G2/99 – Plazo de 6 meses y divulgaciones no oponibles en caso de abuso con respecto al solicitante

La decisión G2/99 se emitió el 12 de julio de 2000.

Es la misma decisión que la decisión G3/98 (versión alemana).

G3/99 – Admisibilidad de la oposición conjunta

La decisión G3/99 se emitió el 18 de febrero de 2002.

En el caso, varias partes habían realizado una oposición conjunta y solo habían pagado una tasa de oposición. ¿Es aceptable esta práctica?

Para la Gran Sala, no hay razón para rechazar esta práctica siempre que se respeten los requisitos formales (es decir, los requisitos del A99 CBE73 y del R55 CBE73) (puntos 9 y 10 de los motivos).

Durante una oposición conjunta, es el representante común designado de conformidad con el R100 CBE73 quien debe interponer el recurso (de lo contrario, la sala debe considerar que el recurso no está debidamente firmado y debe invitar al representante común a firmarlo en un plazo determinado). La persona no habilitada que formó inicialmente el recurso debe ser informada. Si el antiguo representante común ya no participa en el procedimiento, se debe designar un nuevo representante común de conformidad con el R100 CBE73 (puntos 14 y 20 de los motivos).

Si uno de los co-opositores se retira del procedimiento, la OEP debe ser informada por el representante común para que este retiro surta efecto (punto 19 de los motivos).

G1/02 – Competencia de los agentes de formalidades

La decisión G1/02 se emitió el 22 de enero de 2003.

En este caso, una tasa de oposición había sido pagada fuera del plazo fijado por el A99 CBE73 y el agente de formalidades había emitido una decisión declarando la oposición no formada (tras una notificación de pérdida de derechos y una solicitud de decisión según el R69(2) CBE73).

Esta decisión fue emitida por el agente de formalidades de conformidad con el comunicado del Vicepresidente encargado de la dirección general 2 fechado el 28 de abril de 1999 (p507, punto 4 y punto 6) y « que tiene por objeto confiar a los agentes de formalidades ciertas tareas que incumben normalmente a las divisiones de oposición de la OEP » .

Para la Gran Sala, el R9(3) CBE73 permite efectivamente al presidente de la Oficina delegar ciertas tareas a agentes de la OEP no cualificados como juristas o ingenieros (punto 3 de los motivos). Además, el A10(2) i) CBE73 permite al presidente delegar sus poderes, en particular a sus vicepresidentes, si así lo desea (punto 3.2 de los motivos).

Para la Gran Sala, no existe ninguna « dificultad técnica o jurídica particular » que impida tal delegación a agentes de formalidades (punto 6 de los motivos).

En consecuencia, las delegaciones autorizadas no son contrarias a las disposiciones del CBE.

G2/02 – Prioridad de una solicitud de un país no miembro de la CUP, pero de los acuerdos ADPIC

La decisión G2/02 se emitió el 26 de abril de 2004.

En este caso, un solicitante buscaba reivindicar una prioridad india, sabiendo que en la fecha de solicitud de la solicitud india, la India no formaba parte de la CUP, pero formaba parte de los acuerdos ADPIC (atención, la OEP no forma parte de los acuerdos ADPIC, sino solo de la CUP).

Aunque el contenido de la CUP y del acuerdo ADPIC sea sensiblemente idéntico en cuanto a las prioridades, el A87(1) CBE73 es claro (punto 2 de los motivos): la prioridad solo es posible para los adherentes a la CUP. Querer modificar o interpretar ampliamente este punto sería en realidad querer sustituir al legislador que tiene únicamente el poder de corregir este error (puntos 8.3 y 8.6 de los motivos).

Aunque las disposiciones del A87(5) CBE73 permiten una prioridad « ad-hoc » y recíproca, nunca ninguna comunicación del Consejo de Administración ha venido a validar esta prioridad con la India (punto 3.2 de los motivos).

Esta decisión ya no está vigente, ya que el A87(1) CBE ha cambiado y menciona ahora los « miembros de la Organización Mundial del Comercio » (que han ratificado todos el acuerdo ADPIC).

G3/02 – Prioridad de una solicitud de un país no miembro de la CUP, pero de los acuerdos ADPIC

La decisión G3/02 se emitió el 26 de abril de 2004.

Esta decisión es idéntica a la decisión G2/02.

G1/03 – Exclusiones

La decisión G1/03 se emitió el 8 de abril de 2004.

La cuestión que se planteaba era si una exclusión podía ser admitida, incluso si no estuviera respaldada por la descripción (A123(2) CBE73).

Una « exclusión » se entiende como una modificación realizada en una reivindicación que tiene el efecto de introducir en la reivindicación una característica técnica « negativa », que normalmente excluye de una característica general modos de realización o campos particulares (punto 2 de los motivos).

Una exclusión puede ser admitida si tiene como objetivo:

• restablecer la novedad en relación con un estado de la técnica A54(3) CBE73 y A54(4) CBE73 (por lo tanto, hoy solo A54(3) CBE) ;
• restablecer la novedad en relación con una divulgación accidental A54(2) CBE73 (es decir, si es ajena a la invención reivindicada y tan distante de ella que el experto en la materia nunca la habría tenido en cuenta) (punto 2.3.4 de los motivos) ; y
• excluir un objeto que cae bajo una excepción a la patentabilidad en virtud de los A52 CBE73 a A57 CBE73 por razones no técnicas (punto 2.4.3 de los motivos, de hecho, y en particular para el PCT, el conocimiento de todas las exclusiones puede ser complejo para el solicitante).

Una exclusión no debe eliminar más de lo necesario.

Si una exclusión es relevante para la apreciación de la actividad inventiva o de la suficiencia de la descripción, entonces esta es contraria al A123(2) CBE73 (punto 2.6.1 de los motivos).

G2/03 – Exclusiones

La decisión G2/03 se emitió el 8 de abril de 2004.

Esta decisión es idéntica a la decisión G1/03.

G3/03 – Reembolso de la tasa de recurso y revisión prejudicial

La decisión G3/03 se emitió el 28 de enero de 2005.

La R67 CBE73 dispone que, en caso de revisión prejudicial, la tasa de recurso puede ser reembolsada por la instancia cuya decisión ha sido impugnada. Pero, ¿puede rechazar este reembolso?

En primer lugar, la Gran Sala señala (punto 2 de los motivos) que el recurso prejudicial permite hacer lugar al recurso (si « el reembolso es equitativo debido a un vicio sustancial de procedimiento« ), pero la instancia cuya decisión ha sido impugnada no puede ni rechazar este recurso ni declararlo inadmisible o infundado (A109(1) CBE73 y A109(2) CBE73).

Por supuesto, es necesario que el solicitante solicite este reembolso para que sea concedido (punto 3 de los motivos).

Desde el punto de vista de la eficacia del procedimiento (punto 3.4.3 de los motivos), la Gran Sala considera que es preferible dejar que la sala de recurso decida sobre el rechazo o no de la solicitud de reembolso, incluso si la instancia cuya decisión ha sido impugnada ha hecho lugar por vía de revisión prejudicial.

Así, la instancia de primera instancia cuya decisión ha sido impugnada no tiene competencia para rechazar la solicitud de reembolso de la tasa de recurso. La sala de recurso es competente (en la composición definida por el A21 CBE73, como si no se hubiera hecho lugar por vía de revisión prejudicial).

G1/04 – Método de diagnóstico

La decisión G1/04 se emitió el 16 de diciembre de 2005.

La razón de este recurso era « simplemente » la falta de claridad de la prohibición del A52(4) CBE73 (ahora A53 c) CBE) : pero ¿qué es « un método de diagnóstico » ?

Tras largos desarrollos, la Sala de Recursos indica que está excluida la reivindicación que comprende TODAS las características siguientes :

• la fase de decisión deductiva en medicina, en tanto que actividad puramente intelectual (punto 5.2 de los motivos),
• las etapas anteriores que son constitutivas de la realización de este diagnóstico (punto 5.3 de los motivos), y
• las interacciones específicas « aplicadas al cuerpo humano o animal » (sin condición de tipo o intensidad, es decir, requiriendo simplemente la presencia del cuerpo) que ocurren cuando se implementan aquellas de las etapas anteriores que son de naturaleza técnica.

Si falta una etapa, no es, como mucho, más que un tratamiento de datos (punto 6.2.2 de los motivos) o una adquisición de datos.

No tiene efecto saber, para saber si un procedimiento debe ser excluido bajo el título de « método de diagnóstico », si un practicante participa o debe participar en las operaciones (presencia o responsabilidad, punto 6.1 de los motivos).

G2/04

La decisión G2/04 se emitió el 25 de mayo de 2005.

Transmisión/cesión de una oposición

Como en la decisión G4/88, una sala de recursos se planteó la cuestión de si una oposición podía ser libremente cedida. Para la sala de recursos que realizó el recurso, la decisión G4/88 no se aplicaba al caso de una cesión de una filial poseída al 100 % sabiendo que la oposición había sido iniciada por la casa matriz.

Para la Sala de Recursos (punto 2.1.1 de los motivos), la decisión G4/88 no se pronunció sobre el hecho de que una oposición pudiera ser cedida. En cambio, la decisión G3/97 (punto 2.2 de esta decisión) dijo claramente que una cesión de una oposición no era libre.

Está claro que (punto 2.1.2 de los motivos) la cualidad de un titular es el accesorio de una patente. No obstante, no se puede tratar de manera idéntica al titular y al opositor, ya que las situaciones jurídicas son diferentes: la oposición es una acción sin título y por lo tanto no es el accesorio de ninguna entidad.

En la decisión G4/88, la Sala de Recursos validaba la transmisión de la cualidad de opositor en el momento de la transmisión de una parte de las actividades económicas de una empresa. No obstante, para la Sala de Recursos, la noción de « parte de las actividades económicas de una empresa » no puede asimilarse a la venta de una filial que tenga sus propias actividades (punto 2.2 de los motivos).

De hecho, la filial muy bien podría haber formado una oposición (eventualmente una co-oposición), lo que no era posible en la situación de los motivos G4/88 (ya que « la actividad de una empresa » no tiene personalidad moral, punto 2.2.1 de los motivos).

En consecuencia, la cualidad de opositor no puede ser libremente transmitida, incluso si la oposición estuviera en el interés de una de sus filiales cedidas.

Identidad del solicitante con respecto a un recurso sobre la titularidad de una acción

Como habrá comprendido, no se sabía aquí si la oposición podía ser cedida y por lo tanto no se sabía quién tenía la posibilidad de introducir la acción.

La Sala de Recursos propone un enfoque pragmático: incluso si los actos de procedimiento no deben normalmente contener condiciones (punto 3.2.1 de los motivos), es posible, para evitar cualquier inseguridad jurídica, presentar el recurso a nombre de la persona más probable (interpretación subjetiva, por lo tanto…) y subsidiariamente, a nombre de otra persona, según otra interpretación posible.

G3/04 – Intervención durante el recurso y posterior retirada del recurso

La decisión G3/04 se emitió el 22 de agosto de 2005.

En este caso, la cuestión que se planteaba era si un recurso podía continuar con un interviniente, cuando el único recurrente había retirado su recurso.

Para la Gran Sala (punto 5 de los motivos), el interviniente debe necesariamente pagar la tasa de oposición (A105(2) CBE73) para poder intervenir, incluso si esto solo ocurre en la fase de recurso.

Sin embargo, el A107 CBE73 no prevé que el interviniente pueda adquirir el estatus de recurrente si interviene en esta etapa del procedimiento (punto 6 de los motivos). De hecho, solo pueden interponer recurso las partes en la oposición (y el interviniente no lo era).

El hecho de formar parte del procedimiento no significa que el interviniente sea recurrente.

Así, si el único recurso ha sido retirado, el procedimiento no puede continuar con una parte que ha intervenido durante el procedimiento de recurso.

G1/05 (1) – Exclusión y recusación

Si un miembro de una cámara de recurso alega, en su declaración de abstención, una razón que pueda constituir en sí misma un motivo eventual de recusación por parcialidad, la decisión relativa al reemplazo del miembro concernido de la cámara debe normalmente tenerlo debidamente en cuenta (punto 7 de los motivos).

En el procedimiento ante la Gran Sala de Recurso, si no existen circunstancias particulares que pongan en duda la capacidad de un miembro de la Sala para apreciar posteriormente los argumentos de una parte con imparcialidad, un miembro de la Gran Sala de Recurso no puede suscitar sospecha de parcialidad por el motivo de que una cámara de recurso de la que formaba parte el miembro concernido haya tomado posición sobre la cuestión en una decisión anterior (punto 27 de los motivos).

G1/05 (2) – Corrección de una solicitud divisionaria cuando la solicitud madre ya no está en trámite

La decisión G1/05 se emitió el 28 de junio de 2007.

Para recordar, el A76(1) CBE73 dispone:

Una solicitud divisionaria […] solo puede presentarse para elementos que no se extiendan más allá del contenido de la solicitud inicial tal como fue presentada

En este caso, se planteaba la cuestión de saber si una solicitud divisionaria que se extiende, en su fecha de presentación efectiva, más allá del contenido de la solicitud inicial (es decir, no cumple con el A76(1) CBE73) puede ser corregida a posteriori, incluso si la solicitud madre ya no está en trámite.

La Gran Sala señala (punto 2.6 de los motivos) que, inicialmente, el CBE contenía dos disposiciones que apuntaban respectivamente a tratar los conflictos con los requisitos de defensa nacional (ya que las solicitudes divisionarias se presentan directamente en la OEP) y a evitar que la solicitud en trámite contuviera elementos añadidos. La disposición actual del A76(1) CBE73 resulta de la fusión de estas disposiciones y no hay una razón particular para interpretar de manera diferente esta disposición. El objetivo de esta disposición es, por lo tanto (punto 2.7 de los motivos):

• definir una condición de forma para evitar que los solicitantes añadan a una solicitud divisionaria elementos nuevos que podrían suscitar objeciones en virtud de la seguridad nacional y
• definir la condición de fondo de la patentabilidad de las solicitudes divisionarias, a saber, que estas últimas no pueden contener ningún elemento añadido en comparación con la solicitud de la que proceden.

Así, para la Gran Sala, el hecho de tener una solicitud divisionaria que no cumple con los requisitos del A76(1) CBE73 en el momento de su presentación no es un motivo de invalidez de esta solicitud (punto 2.9 de los motivos).

A priori, el A96(2) CBE73 se aplica (punto 3.4 de los motivos) y es posible modificar su solicitud divisionaria para hacerla cumplir con el A76(1) CBE73 (punto 3.6 y punto 7 de los motivos). Los trabajos preparatorios van en este sentido (punto 4.2 de los motivos).

El hecho de que la solicitud madre esté en trámite o no no tiene efecto (punto 8.1 de los motivos), ya que la solicitud divisionaria es una nueva solicitud independiente.

G1/06 – Cascada de solicitudes divisionales

La decisión G1/06 se emitió el 28 de junio de 2007.

Retoma los mismos hechos y motivos que la decisión G1/05, pero la decisión es distinta.

La cuestión que se planteaba aquí era cómo tratar las cascadas de solicitudes divisionales a la luz del A76(1) CBE73: ¿debemos considerar solo la solicitud anterior o toda la cascada de solicitudes divisionales para conocer los « elementos de la solicitud inicial« ?

En primer lugar, la Sala de Recursos señala que, aunque no se mencionan explícitamente en el A76(1) CBE73, las solicitudes divisionales de solicitudes divisionales (es decir, cascada de divisionales) parecen posibles ya que una solicitud divisional es una solicitud como cualquier otra (punto 10.2 de los motivos).

Para la Sala de Recursos, solo es posible atribuir la fecha de depósito de la solicitud inicial si la solicitud divisional contiene efectivamente elementos de dicha solicitud inicial y si todas las solicitudes divisionales intermedias también contienen estos elementos.

Un elemento que hubiera sido omitido durante el depósito de una solicitud anterior de la serie no puede ser reintroducido en dicha solicitud ni en ninguna solicitud divisional que la siga en la serie (punto 11.2 de los motivos).

G2/06 – Utilización de embriones

La decisión G2/06 se emitió el 25 de noviembre de 2008.

Tras la directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo, se añadieron las reglas R23ter CBE73 a R23sexies CBE73 al Reglamento de Ejecución (decisión de 16 de junio de 1999 del Consejo de Administración, entrada en vigor el 1 de septiembre de 1999). En particular, la R23quinquies c) CBE73 dispone que las patentes europeas no se conceden para « utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales » por ser contrarias al orden público (A53 a) CBE73).

La cuestión era entonces si la R23quinquies c) CBE73 se aplicaba retroactivamente a las solicitudes depositadas antes de la entrada en vigor de esta regla.

Sobre esta cuestión, se pidió a la Sala de Recursos que realizara una cuestión prejudicial ante el TJUE. La Sala de Recursos considera que nada la obliga e incluso que nada la autoriza a hacerlo (puntos 3 a 11 de los motivos): si este es el caso para las instancias judiciales nacionales (artículo 234 del Tratado CE), la Sala de Recursos es más bien una organización internacional cuyos Estados contratantes no son todos miembros de la UE (punto 4 de los motivos).

Para la Sala de Recursos (punto 13 de los motivos), el hecho de que el Consejo no prevea ninguna disposición transitoria es una señal indudable de que estas reglas deben aplicarse inmediatamente a todas las solicitudes en trámite. Esto se refuerza con la referencia al A53 a) CBE73: esta lista viene simplemente a explicar un artículo ya existente y nada indica que la explotación comercial de embriones humanos haya sido considerada alguna vez como patentable.

La R23quinquies c) CBE73 excluye explícitamente « las utilizaciones de embriones humanos »: ¿debemos pensar que los productos que solo pueden obtenerse mediante la utilización de embriones humanos (al menos en la fecha de depósito) están autorizados?

Para la Sala de Recursos, la formulación de la reivindicación (es decir, producto frente a procedimiento) no debe influir (punto 22 de los motivos). De lo contrario, bastaría con redactar hábil y juiciosamente la reivindicación para evitar la exclusión… lo que sería contrario al objetivo perseguido: el respeto a la dignidad humana.

Así, los productos obtenidos mediante la utilización de embriones humanos también deben estar prohibidos (incluso si después de la fecha de depósito se encuentra un método que no utiliza embriones humanos, puntos 33 a 35).

G1/07 – Método quirúrgico

La decisión G1/07 fue dictada el 15 de febrero de 2010 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí está la decisión G1/07 en formato PDF que fue publicada en el JO 2011, 134).

La cuestión que se planteaba aquí era si, en un procedimiento mayoritariamente no quirúrgico, una « pequeña interacción » con el cuerpo humano (como la inyección de un producto de contraste en una vena) debía ser excluida bajo la exclusión de los « métodos quirúrgicos » (A52(4) CBE73 o A53 c) CBE) incluso si su propósito no era curar o mantener con vida a la persona.

Para la Gran Sala, está claro que la reivindicación de una sola etapa « quirúrgica » hace que la reivindicación caiga bajo la prohibición del A53 c) CBE (punto 3.2.5 de los motivos).

No es importante conocer el propósito de esta etapa « quirúrgica » : ya sea realizada para curar, diagnosticar o con fines estéticos, la respuesta es la misma (punto 3.3.2.5 al punto 3.3.10 de los motivos). De hecho, si hubiera que entender « método quirúrgico » como « método quirúrgico con un propósito terapéutico », esta exclusión ya estaría cubierta por la prohibición de los « métodos terapéuticos » y, por lo tanto, no serviría para nada.

El hecho de que la decisión G1/04 (punto 6.2.1 de esta decisión) haya indicado que « Los métodos quirúrgicos en el sentido del artículo 52(4) CBE incluyen cualquier intervención física en el cuerpo humano o animal en la que el mantenimiento de la vida y la salud del sujeto sea de una importancia primordial » significa en realidad (punto 3.3.5 de los motivos) que los métodos quirúrgicos son métodos que requieren una atención particular provocada por el peligro que estos representan para la persona que se somete a la intervención.

En resumen (punto 3.4.2.7 de los motivos), la Gran Sala considera que una etapa quirúrgica es:

• etapa invasiva,
• que representa una intervención física sustancial en el cuerpo,
• que requiere experiencia médica profesional,
• y que presenta un riesgo para la salud, incluso cuando se realiza con los cuidados profesionales y la experiencia necesarios.

Atención, el riesgo para la salud debe estar relacionado con el modo de administración y no con otro elemento (por ejemplo, el agente de contraste inyectado en sí mismo que podría ser alergénico) (punto 3.4.2.3 de los motivos).

Por supuesto, es posible prever una « exención » para descartar una aplicación quirúrgica en el cuerpo humano o animal.

También es posible omitir una etapa si la reivindicación sigue siendo clara (punto 4.3.1 de los motivos). En particular, se pueden buscar formulaciones como « preinyectadas », etc.

G2/07 – Procedimiento esencialmente biológico

La decisión G2/07 se emitió el 9 de diciembre de 2010 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí está la decisión G2/07 en formato PDF que se publicó en el JO 2012, 130).

Se le llama la decisión « Brócoli » 😊

Como sabe, el A53 b) CPE establece que « los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales » están excluidos de la patentabilidad, incluso si se aceptan los « procedimientos microbiológicos« .

Según la R26(5) CPE, un procedimiento para la obtención de vegetales o animales es esencialmente biológico « si consiste íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección ».

En este caso, se reivindicaba un procedimiento no microbiológico para la obtención de vegetales que incluía una etapa de cruce, pero también una etapa de selección. ¿Es patentable este procedimiento si el procedimiento incluye una etapa « técnica » (además o dentro de una etapa de cruce/selección)?

Para la Sala Grande (punto 6.4.2.3 de los motivos):

• debe ser excluido un procedimiento que incluye una etapa de cruce y una etapa de selección y en el que la intervención humana tiene como objetivo permitir la ejecución de estas etapas.
• no debe ser excluido un procedimiento que incluye una etapa de cruce, una etapa de selección y una etapa adicional de naturaleza técnica:
  • que introduce de manera autónoma un carácter en el genoma o modifica un carácter en el genoma (la introducción o modificación de este carácter no resulta de la mezcla de los genes de los vegetales elegidos para el cruce por vía sexual);
  • que se ejecuta en el marco de las etapas de cruce y selección (por lo tanto, debe hacerse abstracción de cualquier etapa técnica adicional que se ejecute antes o después del procedimiento de cruce y selección).

G1/08 – Procedimiento esencialmente biológico

La decisión G1/08 se emitió el 9 de diciembre de 2010 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí está la decisión G1/08 en formato PDF que se publicó en el JO 2012, 206).

Retoma los mismos hechos y motivos que la decisión G2/07.

G2/08

La decisión G2/08 se emitió el 19 de febrero de 2010 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí está la decisión G2/08 en formato PDF que se publicó en el JO 2010, 456).

Dosificación/Posología de un medicamento

En este caso, la sala de recurso se preguntaba si un « uso de un producto X para producir un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y por vía oral una vez al día » podía ser patentable si este uso era conocido excepto en lo que respecta a la posología.

Como sabe, el A54(5) CPE (anteriormente A54(5) CPE73) establece que una sustancia conocida puede ser patentable si puede ser utilizada como medicamento (se habla de « primer efecto terapéutico« ).

Además, el A54(5) CPE (que no tenía equivalente en el CPE73) establece que una sustancia conocida puede ser patentable « para cualquier uso específico » hasta entonces desconocido (se habla de « segundo efecto terapéutico« ). Así, el vacío legal que existía anteriormente (y que fue subsanado por la decisión G6/83 de la Sala Grande de Recurso) ya no existe (punto 5.9 de los motivos).

Para la Sala Grande, no hay motivo para interpretar « para cualquier uso específico » de manera restrictiva (es decir, « para tratar una nueva enfermedad« , punto 5.9.1.1 de los motivos, punto 5.10 de los motivos), ya que esto sería contrario a la interpretación común de esta expresión.

Así, conviene aceptar la patentabilidad de un « tratamiento terapéutico diferente » si, por supuesto, se respetan las condiciones de novedad y actividad inventiva (punto 5.10.9 de los motivos).

Este tratamiento terapéutico diferente puede muy bien ser una « posología » (punto 6.1 de los motivos). Así, una nueva posología puede permitir que una reivindicación sea patentable (punto 6.2 de los motivos).

Fin de las reivindicaciones de tipo suizo

Como el A54(5) CPE no existía bajo el régimen del CPE73, la Gran Sala había autorizado las reivindicaciones de tipo suizo en la decisión G6/83 (punto 7.1.1 de los motivos):

• en lugar de reivindicar « Medicamento que contiene el compuesto X para un uso terapéutico Y » ,
• se reivindicaba « Uso de un compuesto X para obtener un medicamento destinado a un uso terapéutico Y« .

De hecho, la primera formulación no permitía superar los problemas de novedad. Desde el CPE 2000, esta problemática ha desaparecido y ya no es necesario aplicar la jurisprudencia anterior (punto 7.1.2 de los motivos).

Las reivindicaciones de tipo suizo planteaban, de hecho, el problema (punto 7.1.3 de los motivos) de la ausencia de toda relación funcional entre:

• las características terapéuticas (que confieren eventualmente novedad y actividad inventiva) y
• el procedimiento de fabricación reivindicado.

Así, conviene no utilizar más el formalismo de las reivindicaciones de tipo « suizo » (aplicable a partir de 3 meses a partir de los motivos de la Gran Sala).

G3/08 – Programa de ordenador

La decisión G3/08 fue dictada el 12 de mayo de 2010 (el texto francés no está disponible en HTML, por lo que aquí está la decisión G3/08 en formato PDF que fue publicada en el JO 2011, 10).

En este caso, el presidente había sometido a la Gran Sala de Recurso (en virtud del A112(1) b) CPE), porque le parecía que ciertas decisiones eran « divergentes » con respecto a la patentabilidad de los programas de ordenador:

• T 1173/97: esta decisión hace hincapié en la función del programa de ordenador (¿el programa reivindicado tiene un carácter técnico?) e ignora completamente la formulación de la reivindicación (en este caso, la sala acepta la formulación « programa informático« , porque este posee, en potencia, la capacidad de producir un efecto técnico « suplementario ») ;
• T 424/03: esta decisión hace hincapié en la formulación de la reivindicación (en este caso, la sala rechaza la formulación « programa informático« , pero acepta « producto programa de ordenador » o « método implementado por ordenador« )

Para la Gran Sala, « decisiones divergentes » y « evolución del derecho » no deben ser confundidas: la evolución del derecho no permite una remisión válida a la Gran Sala en virtud del A112(1) b) CPE (punto 7.3.1 de los motivos).

De hecho, puede ocurrir que las salas de recurso cambien de opinión (eventualmente de manera radical) declarando que la práctica anterior ya no es relevante (punto 7.3.5): en esta hipótesis, no hay divergencias, porque está claro que la antigua práctica ya no debe ser seguida.

Según la Gran Sala (puntos 10.9 a 10.12 de los motivos), conviene considerar que no hay divergencia entre estas dos decisiones, sino más bien una evolución natural de la jurisprudencia (porque solo cambia el fundamento legal del rechazo o de la concesión y no la decisión en sí misma, punto 10.13 de los motivos).

En consecuencia, la remisión del presidente no es válida.

G4/08 – Idioma del procedimiento al entrar en fase PCT

La decisión G4/08 se emitió el 16 de febrero de 2010 (aunque la decisión esté en francés, aquí está también la decisión G4/08 en formato PDF que fue publicada en el JO 2010, 572).

En el caso, la cuestión que se planteaba era si era posible elegir libremente el idioma del procedimiento (eventualmente mediante la presentación de una traducción) si la solicitud PCT ya había sido publicada en un idioma de la oficina.

El A14(3) CPE dispone que « el idioma oficial de la Oficina Europea de Patentes en el que la solicitud de patente europea ha sido presentada o traducida debe ser utilizado como idioma del procedimiento » (punto 3.2 de los motivos).

Para la Gran Sala (punto 3.4 de los motivos), el hecho de que el A153 CPE haga claramente la distinción entre los idiomas de la oficina y los otros idiomas permite comprender que la expresión « otro idioma » del A153(4) CPE se refiere bien a « un idioma distinto de los idiomas de la oficina » y no « un idioma distinto del deseado por el solicitante como idioma del procedimiento« . Además, la referencia a la protección provisional viene a reforzar este punto: ¿cómo entender de otro modo que la protección provisional sea denegada bajo el pretexto de haber sido publicada en francés cuando el idioma del procedimiento deseado es el inglés?

Ninguna disposición del PCT (y en particular su R49.2 PCT) prevé la posibilidad de elegir el idioma oficial si la solicitud ya está en uno de los idiomas autorizados (punto 2.8 y punto 3.6 de los motivos).

Así, no es posible elegir libremente el idioma del procedimiento (traducir eventualmente su solicitud) si el idioma de publicación PCT es ya uno de los idiomas oficiales (punto 3.10 de los motivos).

Del mismo modo, la OEP no puede autorizar, en el curso del procedimiento, la sustitución del idioma del procedimiento por uno de sus otros idiomas oficiales como nuevo idioma del procedimiento. En efecto, esta posibilidad fue suprimida del R3(1) CPE73 en 1991 y no podría ser añadida por vía pretoriana (punto 4.5 de los motivos).

G1/09 – Solicitud en trámite y solicitud divisional

La decisión G1/09 se emitió el 27 de septiembre de 2010 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí está la decisión G1/09 en formato PDF que fue publicada en el JO 2011, 336).

Como usted sabe, la R36(1) CPE dispone que es posible « presentar una solicitud divisional relativa a cualquier solicitud de patente europea anterior aún en trámite« .

La cuestión que se planteaba era si una solicitud que ha sido rechazada permanece en trámite hasta la expiración del plazo de recurso, cuando no se ha interpuesto ningún recurso. ¿O antes?

En efecto, no existe una definición en el CPE de « solicitud en trámite » (punto 3.1 de los motivos).

En primer lugar, conviene no confundir « procedimiento en trámite » y « solicitud en trámite » (punto 3.2.2 de los motivos), pudiendo el procedimiento estar suspendido mientras que la solicitud sigue en trámite.

El significado de « solicitud en trámite » en la R36(1) CPE se refiere al derecho procesal del solicitante de realizar una acción: la división (punto 3.2.3 de los motivos). Así, los derechos sustanciales que confiere el CPE a la solicitud existen siempre cuando la solicitud puede ser dividida (punto 3.2.4 de los motivos).

Sin embargo, el A67(4) CPE muestra claramente que los derechos sustanciales, que confiere la solicitud de patente, desaparecen después de que « ha sido rechazada en virtud de una decisión que ha adquirido fuerza de cosa juzgada« . Así, es necesario que la decisión de rechazo sea definitiva para que los derechos sustanciales desaparezcan (punto 4.2.1 de los motivos).

Por consiguiente, una solicitud puede ser dividida, incluso si ésta es rechazada, pero hasta la expiración del plazo de recurso (punto 4.2.4 de los motivos) incluso si no se interpone ningún recurso.

G1/10 – Corrección de una patente mediante la corrección de una decisión

La solicitud G1/10 se emitió el 23 de julio de 2012 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí está la decisión G1/10 en formato PDF que se publicó en el JO 2013, 194).

La R140 CPE establece:

En las decisiones de la Oficina Europea de Patentes, solo los errores de expresión, de transcripción y los errores evidentes pueden ser rectificados.

En este caso, un solicitante podía invocar la R140 CPE para corregir el texto concedido de una patente (por ejemplo, en un procedimiento de oposición). La articulación con el procedimiento en curso (ex parte vs. inter partes) planteaba especialmente una cuestión a la cámara de recurso.

Para la Gran Sala (punto 5 de los motivos), no es posible corregir una patente con la ayuda de la R140 CPE (y esto ya se había dicho para la R89 CPE73 en la decisión G1/97). De hecho, se desprende de los trabajos preparatorios que el legislador quería evitar que los terceros pudieran sufrir un perjuicio.

En cualquier caso, a partir de su concesión, una patente europea ya no es competencia de la OEP (punto 6 de los motivos).

Conviene señalar que el solicitante puede corregir perfectamente un error evidente antes de la concesión mediante la R139 CPE (punto 9 de los motivos). Además, el solicitante dispone de un plazo de 4 meses para dar su acuerdo sobre el texto concedido (punto 10 de los motivos). Si la OEP emite una decisión no conforme al acuerdo del solicitante, este puede entonces interponer un recurso, ya que ha sido perjudicado por la violación del A113(2) CPE (punto 12 de los motivos).

En conclusión, la R140 CPE permite rectificar errores contenidos en las decisiones de la OEP (excepto la concesión), y no errores presentes en documentos producidos por un solicitante de patente o el titular de una patente (punto 11 de los motivos).

G2/10 – Exclusión voluntaria y A123(2)

La decisión G2/10 se emitió el 30 de agosto de 2011 (el texto en francés no está disponible en HTML, por lo que aquí está la decisión G2/10 en PDF que se publicó en el JO 2012, 376).

La cuestión que se planteaba era si una exclusión voluntaria podía ser contraria al A123(2) CPE si el modo de realización excluido estaba explícitamente descrito en la solicitud.

En opinión de la Gran Sala, aunque el tema de las exclusiones voluntarias se ha discutido ampliamente en la decisión G1/03 (punto 3.9 de los motivos), esta decisión no aborda la problemática de la presente cuestión: la de una exclusión voluntaria que afecta a un modo de realización (o más generalmente, un objeto) descrito.

En cualquier caso, la decisión G1/03 nunca afirmó que la introducción de una exclusión voluntaria no cambiaba nunca el contenido técnico de la solicitud (punto 4.4.2 de los motivos).

Así, y de conformidad con la aplicación del A123(2) CPE, conviene verificar que la introducción de la exclusión voluntaria no aporta nuevas informaciones técnicas al experto en la materia (punto 4.5.1 de los motivos, deducción directa y sin ambigüedad de la solicitud tal como se presentó, basándose en sus conocimientos generales).

Por ejemplo, si la introducción de una exclusión voluntaria provoca de hecho la selección en un intervalo de un subintervalo no escrito, es probable que esta exclusión voluntaria no deba ser autorizada (punto 4.5.4 de los motivos).

Para determinar si es así o no, es necesario proceder a una evaluación caso por caso que abarque todos los aspectos técnicos, teniendo en cuenta:

• la naturaleza y el alcance de la divulgación en la solicitud tal como se presentó,
• la naturaleza y el alcance del objeto excluido,
• así como su relación con el objeto restante en la reivindicación tal como se modificó.

A priori, el hecho de que el modo de realización excluido esté divulgado en la descripción no es importante (punto 4.5.5 de los motivos): de hecho, el solicitante puede elegir el modo de realización que desee y no está obligado a integrarlos todos.

G1/11 – Competencia de las salas de recurso jurídicas

La decisión G1/11 se emitió el 19 de marzo de 2014.

En este caso, una sala de recurso jurídica fue convocada para conocer de un recurso contra una decisión por la cual una división de examen había rechazado el reembolso de tasas de búsqueda (problema de falta de unidad de invención).

La sala jurídica estaba en un dilema porque, aunque formalmente el A21(3) c) CBE la designa como competente (ya que el A21(3) a) CBE y el A21(3) b) CBE no son aplicables), la falta de unidad de invención es un problema de apreciación técnica.

La Sala Grande comparte la opinión de esta sala de recurso jurídica: subraya que el espíritu del A21(3) c) CBE era confiar a la sala jurídica solo cuestiones puramente jurídicas.

Por lo tanto, y ante este vacío jurídico, la Sala Grande indica que debe ser competente una sala técnica para los problemas de reembolso de la tasa de búsqueda mencionada en la R64(2) CBE.

G1/12 – Corrección del nombre del recurrente

La decisión G1/12 se emitió el 30 de abril de 2014.

En este caso, una sala de recurso se preguntaba si era posible corregir el nombre del recurrente (según la R101(2) CBE o según la R139 CBE) si la intención verdadera era presentar el recurso en nombre de la persona que debía presentarlo.

Según la Sala Grande, es perfectamente posible corregir el nombre del recurrente:

• con la ayuda de la R101(2) CBE, si, dentro del plazo abierto para el recurso, el recurrente es identificable:
  • es necesario evaluar la intención verdadera del recurrente, intención que se evalúa según el principio de libre evaluación de la prueba;
• con la ayuda de la R139 CBE, en las condiciones previstas por la jurisprudencia incluso fuera del plazo de recurso:
  • el recurrente soporta la carga de la prueba, que debe ser de un nivel elevado.

G2/12 – Producto obtenido por un procedimiento esencialmente biológico

La decisión G1/12 se emitió el 23 de marzo de 2015.

Se la conoce como la decisión « Tomates II ».

En este caso, los miembros de una sala de recurso se preguntaban si la exclusión de la patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales (A53 b) CBE) implicaba la exclusión de los productos obtenidos por estos procedimientos.

La Sala Grande no ve ninguna razón que explique esta exclusión: los productos obtenidos por procedimientos excluidos pueden ser perfectamente patentados (incluso si estos son reivindicados en forma de un product-by-process).

G1/13 – Estatuto de una parte / aplicación de la ley nacional

La decisión G1/13 se emitió el 25 de noviembre de 2014.

En este caso, la Sala Grande recuerda la supremacía de la ley nacional de los Estados en cuanto a la calificación de las personalidades jurídicas.

Si una sociedad está disuelta, pero su personalidad jurídica es restaurada retroactivamente, las salas de recurso no tienen razón para no tener en cuenta esta restauración retroactiva.

G2/13 – Producto obtenido por un procedimiento esencialmente biológico

La decisión G2/13 se emitió el 23 de marzo de 2015.

Se la conoce como la decisión « Brócoli II ».

Esta decisión es idéntica a la decisión G2/12.

G1/14 – Notificación por un medio diferente que la LRAR

La decisión G1/14 fue dictada el 19 de noviembre de 2015.

En realidad, en este asunto la gran sala consideró la cuestión inadmisible y, por lo tanto, no respondió a la pregunta planteada.

Sin embargo, la gran sala viene a precisar que, si una decisión no se entrega por correo certificado con acuse de recibo, como exige el R126(1) CPE (pero, por ejemplo, mediante UPS), existe un vicio de notificación.

De hecho, la primera frase del R126(2) CPE no puede ser satisfecha: por lo tanto, ningún plazo puede comenzar a correr, incluso si se certifica que el destinatario ha recibido este documento.

G3/14 – Claridad en oposición

La decisión G3/14 fue dictada el 24 de marzo de 2015.

En este asunto, una sala de recurso legal fue consultada para conocer las cuestiones relativas al examen de la claridad en el procedimiento de oposición. La cuestión era saber en qué medida la claridad de una reivindicación modificada podía ser examinada.

Sabemos que las modificaciones realizadas durante la oposición deben ser claras (A101(3) CPE junto con A84 CPE) incluso si esto no es un motivo de oposición (T301/87).

Sin embargo, ¿puede la división de oposición examinar la claridad de una simple combinación de dos reivindicaciones existentes o puede simplemente examinar la claridad relacionada con la modificación realizada (por ejemplo, cambio de un término)?

La Gran Sala considera que no se puede tener una interpretación extensiva del A101(3) CPE: las objeciones de claridad deben tener su origen en las modificaciones realizadas.

G2/21 — Simulación de invención

La decisión G2/21 fue dictada el 23 de marzo de 2023.

La cuestión planteada era si una invención simulada por ordenador puede ser considerada como una invención en el sentido del artículo 52(1) CPE.

La Gran Sala respondió afirmativamente, siempre que la invención simulada por ordenador tenga un carácter técnico y produzca un efecto técnico adicional que vaya más allá de las interacciones normales entre el programa y el ordenador.